T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/415 Esas
KARAR NO: 2019/236
DAVA: Marka hükümsüzlüğü, sicilden terkin
DAVA TARİHİ: 11/10/2016
KARAR TARİHİ: 21/05/2019
Taraflar arasında markanın hükümsüzlüğü istemiyle açılan dava dosyası istanbul 3 nolu Fikri ve sınai Haklar Hukuk mahkemesinin 2016/198 esas numarasına tevzii edilmiş bu mahkemece yargılama devam ederken HSK’nun 02/08/2017 tarihli ve 1071 sayılı kararı uyarınca İstanbul 3 ve 4. FSH Hukuk Mahkemelerinin 08/08/2017 tarihi itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına, 3. FSH Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan dava, iş ve arşiv dosyalarının 1. FSH Hukuk Mahkemesine devrine karar verilmiş ve dava dosyası uyap tevzii bürosunca mahkememizin 2017/415 esas numarasına kayıtlanarak yargılamaya mahkememizde devam edilmiştir.
İDDİA;Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı yanın ... numaralı ... markasının logosunda sünnet külotu resmini kullandığını, davalının marka resminde kullandığı sünnet külotunun, davalı adına ... sayılı faydalı model belgesi ile tescilli iken, müvekkilinin ... sayılı tasarımı ile ... sayılı faydalı modeline dayalı açtıkları hükümsüzlük davası sonucunda, ... 1. FSHHM’nin ... Esas sayılı dosyasından verilen karar ile hükümsüz kılındığını ve hükümsüzlük kararının kesinleştiğini, davalının bu kez sünnet külotu için 06/08/2009 tarihinde ... numarası ile tasarım başvurusu yaptığını ve TPE’ye yaptıkları itiraz sonucu söz konusu tasarımın 2 ve 3 nolu tasarımlarının iptal edildiğini, davalının bu kez kanunu dolanarak 31/10/2014 tarihinde ... markası altında sünnet külotu fotoğrafına marka alarak tescilli hak sahibi olmaya çalıştığını, markada kullanılan söz konusu fotoğrafın, 556 Sayılı KHK’nın 5. maddesi kapsamında, müvekkilinin sünnet külotu karşısında işaretsel olarak ayırt edici olmadığı kesinleşmiş mahkeme ilamı ile sabit olduğunu, bu sebeple 556 Sayılı KHK’nın 7-a uyarınca hükümsüz kılınması gerektiğini, davalının dürüst ve basiretli tacir gibi hareket etmediğini iddia ederek, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak, davalı adına ... sayı ile tescilli sünnet külotu fotoğrafının hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini, fotoğraf markadan bölünemez ise tümüyle hükümsüzlüğünü ve sicilden silinmesini, davalı kötü niyetli olduğundan, HMK’nın 329 maddesi uyarınca 5.000,00 TL disiplin para cezası ile cezalandırılmasını talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.
SAVUNMA; Davalı vekili beyan dilekçesinde; davacının ... sayılı faydalı modelinin kamuya mal olduğunu ve ilgili tescile dayanılarak hak iddiasında bulunulamayacağının açık olduğunu, müvekkiline ait ... logolu ürüne marka tescili alınmakla, markanın kullanıldığı çamaşır şekli ve deseni de hukuken korunmaya değer bir marka işareti kazandığını, değer dava konusu ürün malın özgün yapısı ise, davacı yanın kamuya mal olmuş ürüne dayalı olarak hükümsüzlük talebinde bulunamayacağını, müvekkili adına tescilli markanın TPE nezdinde davacı tarafından bir itiraz olmaksızın yayınlanarak tescil altına alındığını, davacının hükümsüzlük talebine dayanak faydalı model belgesinin artık kamusal nitelikte olduğunu, herkes tarafından kullanılabilir durumda olduğunu, müvekkili ürününün faydalı model veya tasarım olarak değil, marka olarak tescilli olduğunu, dolayısıyla karşılaştırılan haklar, amaçlanan koruma ve tüketici nezdindeki tercih edilme sebepleri de birbirinden farklı olduğunu, davanın reddini talep etmiştir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE
Dava konusu uyuşmazlık, davalı adına tescilli ... ibareli ve ... sayılı markanın 556 sayılı KHK nın 7/a maddesine aykırı olarak ve kötü niyetli olarak tescil edildiği iddiası ile hükümsüzlüğüne karar verilmesi taleplidir.
Türk Patent ve marka kurumundan marka tescil belgesi celp edilmiştir.
HMK 266. madde gereğince bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Düzenlenen raporun denetim ve hüküm kurmaya elverişli bulunması nedeniyle rapor mahkememizce kabul edilmiş ve hükme dayanak yapılmıştır.
Bilirkişiler 16.8.2018 tarihli müşterek raporlarında; Davalı yana ait ... kod numaralı markada görselini ihtiva eden külot görünümünün Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’in 05. Sınıfında “Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri)" emtialarında ve 35. sınıfında “Müşterilerin mallan elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbî amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri), mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” hizmetlerinde tescilli olan markanın asli ve baskın unsurunun “...” unsurları olduğunu, marka da yer verilen ... ibaresinin tali nitelikte olduğunu, İlgili markanın davacı yan adına
tescilli ... kod numaralı tasarımı içerdiğini, Evvelce davacı yana ait faydalı model tescili ve tasarım tescilleri nedeni ile faydalı model tescili hükümsüz kılınan, tasarım tescil başvurusu ise davacının itirazı üzerine TÜRKPATENT tarafından reddedilen davalının davacı yana ait fikri hakları bildiği; buna rağmen huzurda bulunan dava konusu marka tescil müracaatını gerçekleştirmesinin kötüniyetli olarak değerlendirilebileceğini, kötüniyetin varlığı hususunda nihai değerlendirmelerin Mahkemeye ait olduğunu, davalı yana ait ... kod numaralı görseli ihtiva eden; Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’in 05. Sınıfında “Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri)'” emtialarında ve 35 sınıfında '‘Müşterilerin mallan elverişli bir şekilde görmesi ve satın atması için Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden mamul çocuk bezleri), mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazalan, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir:)” hizmetlerinde tümden hükümsüz kılınması için koşulların oluştuğunu bildirdikleri anlaşılmıştır.
Davalı tarafından davacının ... nolu E.T.B nin hükümsüzlüğü yönünden açılan davada mahkememizin 2011/8 esas 2012/37 karar sayılı ilamı ile yetkisizlik kararı verildiği anlaşılmış, davalı vekilinin bekleteci meseli yapılması yönündeki istemi yerinde görülmemiştir. Zira davacının ... nolu E.T.B si hükümsüz kılınsa dahi huzurdaki dava davalının markasındaki sünnet kilodu resminin işaretsel olarak ayırt edici olmadığı husununun kesinleşmiş mahkeme ilamı ile sabit olduğundan aynı zamanda 556 Sayılı KHK’nın 7-a uyarınca hükümsüz kılınması sebesine dayalı olarak da açıldığından davalı talebinin reddi gerekmiştir.
Bilindiği üzere 556 sayılı KHK’nin 7. maddesinde sayılan tescil engelleri kamu düzeni ile ilgilidir ve mutlak ret nedenleri olarak adlandırılırlar. Bu nedenle TPE tescil sürecinde mahkemeler ise yargılama sürecinde resen dikkate almalıdır. Zira bu nedenler, herhangi bir ayırt edici gücü bulunmayan ya da ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken, yanıltıcı, kamu düzenine aykırı olduğu kabul edilen işaretlerin tescil edilmemesi amacını taşırlar.
556 sayılı KHK’nin 7/1-(a) maddesi “5.madde kapsamına girmeyen işaretler’in marka olarak tescil edilemeyeceğini amirdir. KHK’nin 5. maddesi, markanın içereceği işaretleri, bir başka deyişle hangi işaretlerin marka olabileceğini belirler. Buna göre marka, “Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.” Bir işaretin 5. madde anlamında marka olabilmesi için, ayırt edici niteliğe sahip olması ve çizimle görüntülenebilir veya benzer şekilde ifade edilebilir olması yeterli bulunmaktadır.
KHK’nın 5. maddesi kapsamına girmeyen işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceğini hükme bağlamaktadır. Markanın dolaylı tanımının yapıldığı 5. maddede ise ad ve işaretlerin marka olarak tescili ancak, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması şartına bağlı kılınmıştır. Bu yönüyle ayırt edicilik unsuru, hedef tüketici kitle nezdinde, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin diğerlerininkinden farklılaşmasını sağlayarak iltibası önleyecek ve bu sayede hem markanın kullanıldığı mal ve hizmete hem de üretici konumundaki işletmeye özgünlük kazandıracak bir nitelik taşımaktadır.
Bununla birlikte, KHK’nın 5. maddesinde geçen ayırt edici nitelik soyut ayırt edicilik olarak anlaşılmalıdır. Bir işaretin marka olarak kabul edilmesi ile marka olarak tescil edilebilmesi aynı şeyler değildir. KHK’nın 5. maddesinde marka olabilecek işaretler sıralanmış ve kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yaymlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretin marka olabileceği hüküm altına alınmıştır. Markadan bahsedebilmek için bir işaret olmalı ve bu işaret ayırt edici karakteri haiz bulunmalıdır. Bu itibarla, soyut ayırt edicilik incelemesi bahsi geçen kıstaslar etrafında, tescil mefhumundan ve tescil talep edilen ürün ve hizmetlerden bağımsız bir incelemeye tabi tutulmalıdır. Bir diğer ifadeyle, KHK’nın 5. maddesinde ifade edilen ayırt edicilik, işaretin üründen bağımsız olarak sahip olduğu ve çizimle görüntülenebilme, baskı yoluyla yayımlanabilme şartlarını haiz olacak biçimde elde edilen ayırt ediciliktir. Bunun yanında, somut ayırt edicilik incelemesi ise tescil odaklı bir değerlendirme yapılmasını zaruri kılmakta ve bu yönüyle markanın tescilinin talep edildiği sınıfların da ele alınmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, somut ayırt edicilik mefhumu, KHK’nın 7/1/a bendi dışındaki diğer mutlak ret nedenleriyle birlikte inceleme yapıldığı nispette anlam kazanmaktadır.
Hâl böyle olunca; 556 sayılı KHK’nın 5. maddesinde öngörülen ve yukarıda teferruatıyla izah edilen kıstaslar çerçevesinde, markada esas unsurun tespitinde, markanın hedef tüketici nezdindeki algılanma biçiminin temel alınması büyük önem taşımaktadır. Hedef tüketici terimi ise kimi zaman ortalama tüketiciyi, kimi zamansa ilgili mal veya hizmetin niteliği veya pazarlama şartları gibi etkenler sebebiyle daha kısıtlı bir çevreyi ifade etmektedir. Hedef tüketici markayı bir bütün olarak algılamakta ve detayları analiz etme yoluna gitmemektedir. Bir diğer ifadeyle, esas unsurun belirlenmesindeki ilk kriter, markanın bütüncül bir bakış açısıyla irdelenerek değerlendirilmesi gereğidir. İkinci önemli kriter ise tüketici nezdindeki genel izlenimin oluşmasını sağlayan ayırt edici unsurun dikkate alınması gereğidir. Bu ayırt edici unsur çoğunlukla ilk etapta algılanamayan ve bütün içinde ancak detaylı bir bakış açısıyla ortaya çıkarılabilen bir nitelik taşımaktadır. Bu itibarla esas unsurun tespit edilmesi; markadaki görsel, işitsel ve kavramsal öğelere ilişkin olarak yapılacak bütüncül bir değerlendirme ile markanın hedef tüketici nezdindeki genel izlenimine dayandırılmak, işaretlerin ayırt edici ve hâkim unsurları ise akılda tutulmalıdır.
Davalının marka olarak tescil ettirdiği ... kod numaralı markada baskın olan unsur sıradan bir kilot fotoğrafı üzerinde koruyucunun bulunduğu bir resim olup markada dikkat çeken unsur bu şekil ibaresidir, ... ibarasi küçük puntolarla yazılmış olup, 05. ve 35. sınıflar için tescil edilmiştir.
Davacı ayrıca davalı yana ait ... kod numaralı markanın, kendileri adına faydalı model ile tasarım tescili bulunan sünnet külotu görselini ihtiva ettiğinden , davalı adına tescilli markanın tescil şartı olan ayırt edicilik özelliğinin bulunmadığını, davalı yanın kötü niyetli olduğunu, daha önce kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen davalının tescilinin kötüniyetli olduğunu de iddia ettiğinden karıştırma ihktimali yönünden de somut olayın değerlendirilmesi gereklidir.
Davalı yan adına tescilli ... kod numaralı markanın, davacı yan adına tescilli tasarım belgeleri ile yapılan inceleme neticesinde de; davalı yan adına tescilli markada yer alan şekil unsurunun davacı yan adına ... kod numaralı tasarımı içerdiği ayırt edilemeyecek derece benzerlik arz ettiği, marka görselinde kullanılan ... ibaresinin ayırt edici nitelikte olmadığı, markanın asli ve baskın unsurunun "koruyucu başlık" içeren iç çamaşırı görseli olduğu, markada yer verilen ... ibaresinin tali nitelikte olduğu, davalı yanın ... kod numaralı kasık koruyucu takılabilen külot" başlıklı faydalı model tescilinin ... 1, Fikri Haklar Hukuk Mahkemesinin 2011/8 Esas 2012/35 sayılı kararı İle hükümsüz kılınmış olması, buna rağmen yine davalı tarafça "Geliştirilmiş Kasık Koruyucu Takılabilen Külot" ürün ile tasarım tescil başvurusunda bulunulmuş olması ve kurum tarafından tasarımlar arasındaki benzerlik sebebiyle iptal edildiği, Davalı tarafın buna rağmen aynı konuda birde marka başcurusunda bulunmuş olması mahkememizce kötüniyetli bir davranış olarak değerlendirilmiştir.
Zira davacının kullandığı koruyucu kilot görseli ve tasarım tescilleri ile davalının marka olarak tescil ettirdiği aynı nitelikteki görsel işletmesel bağlantılandırmayı ortadan kaldıracak boyutta değildir. Çünkü mal ve hizmetlerin ortalama yararlanıcılarının göz, kulak ve hafızalarında her iki işaretin bıraktığı etki ve iz koruyucu kilot görselidir ve aynıdır.
Başkasına ait tescilli bir markanın biçim, mâna ve bunlardan birisi itibariyle eşini veya ebat yahut renk itibariyle yahut dikkatli bakılmadıkça farkına varılamayacak kadar cüz’ i surette değiştirilmiş şeklini kullanan veya tescil ettirmek isteyen kimsenin, bu markayı aynen kullanmış veya tescil ettirmek istiyor sayılacağına ilişkin ilkenin bu gün için de geçerli olduğu göz önüne alındığında, aslında davalının davacıya ait tasarımını bir şekilde kanunu dolanarak kullanmak niyetinde olduğu kabul olunmalıdır.
Öte yandan Türk Medenî Kanunu’ nun 2. maddesi uyarıca “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.” Aksine davranışın müeyyidesi de aynı maddede gösterilmiştir. ”Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.”
Dürüstlük ise, toplumun bilincinde yerleşmiş olan ve toplumun büyük çoğunluğu tarafından beğenilerek ve uygun görülerek uyulan namusluluk, doğruluk, işlem ve iş ilişkilerinde dikkat, özen ve karşılıklı güven esaslarının oluşturduğu davranış biçimidir.
Markadan beklenen normal kullanma, yararlanma ve onu koruma amacına aykırılık teşkil eden marka tescilleri ticarî yaşamdaki dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturduğu izahtan varestedir.
Bunun gibi; davacının geliştirdiği tasarımın aynısı veya benzerinin, haklı bir neden olmaksızın ve geçerli bir mazereti bulunmaksızın, benzerini adına marka olarak tescil ettiren kişinin amacının, bu işaretin bilinirliğinden haksız yarar sağlamak olduğunu kabul etmek gerekir. Böyle bir davranış ise marka hakkının kötüye kullanımı anlamını taşır.
556 sayılı KHK’nın 35/1.maddesi uyarınca kötü niyetli marka tescil başvuruları itiraz üzerine reddedilir.
Her ne kadar 556 sayılı KHK’ nin 42. maddesinde kötü niyetli marka tescili ayrı bir hükümsüzlük nedeni olarak öngörülmemiş ise de; 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca AB ile Türkiye arasındaki fikrî ve sınaî haklara ilişkin mevzuatın uyumlu hâle getirilebilmesi amacıyla 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe konulan 556 sayılı KHK’ nin mehazını oluşturan, ... Sayılı ... Marka Yönergesinin 3/2 ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 51/1-b. maddesi hükümleri ile 556 sayılı KHK’ nin 35/1 ve 42/1-a. maddesi hükümlerinin Türk Medenî Kanunu’ nun 2. maddesinde yazılı ilkenin özel uygulamalarından ibaret bulunduğu göz önüne alınarak yapılacak bir değerlendirmede, kötü niyetli marka tescilinin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak kabulü gerekmektedir.
Mutlak ve nispi ret nedenleri yoluyla karşılanamayan veya örtüşmeyen tüm tescil engelleri kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlük konusu olabilirler.
Yani kötü niyetli tescilden hükümsüzlük kararı verilebilmesi için, kötü niyetin mutlaka bir mutlak veya nispi ret nedeni ile birleşmesi gerekmez.
Somut olayda toplanan delillere göre davalının tescil anında iyiniyetli olmadığı, Zira başkasının özel ismi, ticaret ünvanı, fotoğrafı, tasarımının benzerinin yada aynısını tescil ettirmek kötü niyetin en büyük karinesidir. Yüksek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16/07/2008 gün 2008/11-501 esas , 2008/507 karar sayılı içtıhatının içeriği dikkate alındığında ve 556 KHK 35/1 md deki düzenleme şekli ile MK 2 md değerlendirildiğinde kötü niyetli tescilin hükümsüz kılınması gereklidir. Burada kötü niyetin bir kısım mallar , hizmetler için bölünmesi söz konusu olamaz. Aksi takdirde bir kısım mal veya hizmet için kötü niyetli , bir kısım mal ve hizmetler için iyi niyetli denilmesi kendi içerisinde çelişki oluştururacaktır.
Bu kapsamda tüm dosya kapsamı, davalının tescil anında kötüniyetli olması nedeniyle ayrıca basiretli tacir kriteri dikkate alındığında tescilinin kötü niyetli olduğu (556 sayılı KHK 35., MK'nun 2. maddesi), kötüniyetin ise hukuk düzeni tarafından korunamayacağı gözetilerek marka hukuku ilkelerine göre gerek KHK 7/1-a maddesine dayalı olarak açılan gerekse kötüriyet iddiası kapsamasında açılan davanın kabülü ile davalı adına teccilli markaların tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmesi ğerekmiş,disiplin para cezasının uygulanma talebi feri nitelikte bir talep olduğundan ve her kötüniyetin disiplin cezası ile cezalandırılmasına yönelik yasal bir zorunluluk bulunmadığından bu yöndeki talep yerinde görülmemiş, hükümsüzlük davasının kabülüne dair aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.
HÜKÜM; Yukarıda açıklanan gerekçe kapsamına göre,
1-Davalı adına ... nolu ...+ şekil ibareli markanın tescilli olduğu tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne ,
2-karar kesinleştiğinde Türk Patent ve marka kurumuna ilam örneğinin gönderilerek sicile işlenmesine,
3-disiplin cezası uygulanması isteminin reddine,
4-44,40 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 15,20 TL harcın davalıdan tahsiline,
3-Davanın kabulü nedeni ile Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 3.931,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafın yargılama giderlerinden olan 29,20 TL başvuru harcı 29,20 peşin harç 184 TL tebligat ve müzekkere masrafı, 2.250 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.492,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,
Dair verilen karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere karar verildi. 21/05/2019
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır