T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/196 Esas
KARAR NO: 2020/237
DAVA: Markanın Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 30/04/2018
KARAR TARİHİ: 23/09/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan markanın hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı şirketin 1800'lü yılların ikinci yarısından beri faaliyet gösteren Amerika menşeili alkollü içki firması ...'nin bağlantılı şirketi olduğunu ve 160 yılı aşkın süredir votka ,viski, likör, şarap, rom, tekila gibi içkilerin üretimi ve uluslararası alanda satışını gerçekleştirmekte olduğunu, müvekkilinin bağlantılı şirketinin .... tarafından 1980'li yılların ikinci yarısında piyasaya sürülen tarçın aromalı ... viski ürününün sahibi olduğunu, ... viskisinin dünya çapında yüksek bilinirliğe sahip olduğunu, viskinin 2013 yılında 61 milyon dolarlık satış rakamına ulaştığını ve ödüller aldığını, yine davacı şirket .... adına Türk Patent Enstitüsü nezdinde "..." markasının 33. Sınıftaki "alkollü içecekler" için Türkiye'de tescil ettirmek için ... başvuru numarası ile başvuru yaptığını ve söz konusu başvurunun 556 sayılı KHK. 'nın 7/1-b bendi uyarınca davalı şirkete ait ... sayılı "... şekil" markası ile benzer bulunduğu gerekçesi ile reddedildiğini, davalıya ait markadan da bu şekilde haberdar olunduğunu, ancak ... sayılı "... şekil" markasının tescilli olduğu 30., 32. Ve 33. Sınıflardaki mallar üzerinde fiilen kullanılmamış olduğunu , bu çerçevede ... sayılı "... şekil" markasının 556 sayılı KHK'nın 14. Maddesi uyarınca "kullanmama" sebebiyle tümden iptaline karar verilmesi talebiyle 26.09.2016 tarihinde (kapatılan) ... 4. FSHHM nezdinde ... e. Sayılı davanın açılmış olduğunu söz konusu davanın ... 4. FSHHM' nin kapatılması sebebiyle ... 2.FSHHM'nin ...Esas sayılı dosyasına kaydedilerek yargılamaya devam edildiğini, davalarının da dayanak maddesi olan KHK.nın 14. Maddesinin AYM tarafından (14.12.2016 tarihli ... E. , ... K.) iptal edilmesi ile davanın esasına girilmeden usulden reddine karar verildiğini ve söz konusu kararın kesinleşmiş olduğu, bu itibarla SMK'nın 9 ve 26/1-a maddeleri gereğince ... sayılı "... şekil" markasının tümden iptali için iş bu davanın açılmasının zorunlu olduğunu, 6769 sayılı SMK'nın 26/1-a 'nın 9. Maddeye yaptığı atıf dolayısıyla kullanmama sebebiyle iptalin talep edilebileceğini, ... sayılı "... şekil" markasının tescil tarihinin 07.10.2004 olduğu ve 07.10.2009 tarihine kadar tescil kapsamında yer alan mallar bakımından kullanılması zorunluluğu bulunduğunu, keza markanın kullanımına 07.10.2004 tarihinden bu yana ara verildiğini, markanın kullanıldığının ispat külfetinin davalıya ait olduğunu , davaya konu markanın tescil edildiği günden bu yana tescil kapsamında yer alan 30., 32. ve 33. Sınıflardaki hiçbir mal üzerinde kullanılmadığını, marka üzerinde devir yasağı içeren ihtiyati tedbir verilmesi gerektiğini , ... sayılı "... şekil" markasının 6769 sayılı SMK'nın geçici madde 4 düzenlemesiyle 9 ve 26/1-a maddeleri uyarınca kullanmama sebebiyle tümden iptaline yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davalı şirketin ... sayılı "... şekil" markasını uzun yıllardır kesintisiz ve ciddi bir şekilde kullandığını, ürünlerin üretiminin ve ambalajlanmasının Türkiye de yapıldığını, müvekkilinin iç piyasada ciddi müşteri kitlesinin bulunduğunu, ... illerinde bulunan marketlere satış yapıldığını, bunlar ile ilgili örnek faturaların delil olarak sunulduğunu, markasına ilişkin ciddi yatırımlar yaptığını, müvekkili şirketin birçok uluslararası fuarda boy göstermiş olduğunu, "... şekil" markasının tüm dünyada tanınan ve bilinen bir marka haline getirdiğini, "fireball" markasını internet üzerinden de ciddi bir şekilde kullanıldığını iddia ederek davanın reddini talep etmiştir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava konusu uyuşmazlık; Davalı adına ... no ile tescilli "... şekil" markasının tescilli olduğu 30., 32. ve 33. Sınıflardaki mallar üzerinde fiilen kullanılmamış olduğu iddiasıyla SMK 9 ve 26/a uyarınca tümden iptali istemine ilişkindir.
Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescil belgesi celp edilmiştir.
Davanın açılmasını müteakip davacı ve davalının dava, cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, beyanlarında geçen deliller toplanmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsanında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
HMK 266. madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişi ... ve ... 02/09/2019 tarihli raporlarında; Davalı şirket'in adına Türk patent nezdinde 11/03/2003 tarihinden itibaren ... no ile tescil edilmiş markasının, 30. 32. ve 33. sınıflarda yer alan mallar için olduğu, ancak davalı şirketin SMK 9. maddesi uyarınca markasını sadece 32. sınıfta yer alan "izotonik içecekleri...(enerji içeceği/ya da sporcu içeceği)" üzerinde kullanılmış olduğunu, tescil kapsamında yer alan diğer ürünlerde kullanmadığını, bu nedenle söz konusu ... no ile tescilli ...+şekil markasının 30. sınıfta ve 33. sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile 32. sınıfta yer alan "Kolalar, gazozlar, izotonik içecekler...” haricindeki diğer tüm ürünler için iptal koşullarının oluştuğunu bildirmişlerdir.
Bilirkişiler ... ve ... 20/01/20020 tarihli ek raporunda; Davalı şirketin TÜRKPATENT nezdinde 11/03/2003 tarihinden itibaren ... no ife tescil edilmiş markasının 30, 32 ve 33. Sınıflarda yer akan mallar için tescil edilmiş olduğu, ancak davalı şirketin SMK 9 maddesi uyarınca markasını sadece 32. sınıfta yer alan "..." üzerinde kullanılmış olduğu, tescil kapsamında yer alan diğer ürünlerde kullanılmadığı, bu nedenle sözkonusu ... no ile tescilli ...+ şekil markasının 30 ve 33.sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile, 32. sınıfta yer alan "..." haricindeki diğer tüm ürünler için iptal koşullarının oluştuğunu bildirmişlerdir.
Davalı yan ayrıca dosyaya Tekin Memiş tarafından hazırlanan hukuki mütalaayı ibraz etmiştir.
Prof. Dr. ... tarafından hazırlanan mütalala da; Dava dosyasına ... markalı ürünleri kesintisiz olarak kullanıldığına ilişkin alış ve satış faturalarını, davalıya ilişkin markanın kullanıldığına ilişkin şirket katalogları, faturalarını, davalının yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katalogları, ... alan adı internet sitesine ilişkin görselleri, bu siteye ilişkin faturaları, ürünlerin yurt dışına ihraçlarına ilişkin faturaları, yurtiçinde üretim ve yurt dışına ihraç faturalarını, markalı ürünlerin ambalajlı faturalarını ayrıca 2013 yılından itibaren yıllık ciroları ve üretim adetlerini incelediğini ve davalının markasını ciddi olarak kullandığını bildirmiştir.
Davalı yan ayrıca davacının daha önce ... 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ... E. Dosyası ile dava açıldığı bu davanın reddedildiğini, kesin hükmün varlığını tespite rağmen davanın esasına dahi girilmeksizin öncelikle kesin hüküm itirazları gözetilerek davanın reddi gerektiğini beyan etmişlerdir.
... 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi ... esas/... karar ve 9.10.2017 tarihli ilamının 7.3.2018 tarihinde kesinleştiği ve incelenen dosya kapsamına göre: davanın da dayanak maddesi olan KHK.nın 14. Maddesinin AYM tarafından (14.12.2016 tarihli ... E. , ... K.) iptal edilmesi ile davanın esasına girilmeden usulden reddine karar verildiği ve söz konusu kararın kesinleşmiş olduğu, bu nedenle davalının iddiasının yerinde olmadığı esastan incelenerek verilmiş bir karar niteliğinde bulunmadığının ilam içeriğinden ve dosya kapsamandan anlaşıldığı gözetildiğinde kesin hüküm itirazının reddine karar verilmiştir. Yine davalı yanca ilk derece mahkemesinden verilmiş bir karar örneği sunulduğu ancak yüksek mahkeme denetiminden geçmediği gibi Yargıtay 11.HD’nin kullanmama nedeniyle verdiği emsal kararlar gözetildiğinde davalının itirazlarının hukuki bir temelinin bulunmadığı anlaşılarak davanın esası incelenmiştir.
Marka tescil belgesi celp edilip incelendiğinde; ... ibareli markanın 11.3.2003 yılında tescili için başvurulduğu, 11.3.2013 tarihinden itibaren markanın 10 yıl süre ile yenilendiği, 7.10.2004 tarihinde sicile kayıt edilen markanın ,9.5.2005 tarihli marka sicil gazetisinde yayınlandığı ve emtia sınıfının 30. 32. ve 33.sınıf olduğu davacının ise tüm sınıflar yönünden iptal talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.
Bilirkişiler davalı şirketin SMK 9 maddesi uyarınca markasını sadece 32. sınıfta yer alan "..." üzerinde kullanılmış olduğunu, tescil kapsamında yer alan diğer ürünlerde kullanılmadığını bildirmişlerdir. Ancak davalının marka tescil belgesinde enerji içecekleri sınıfında tescilinin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Her ne kadar davalı yan Enerji içeceklerinin 01.01.2014 tarihi itibariyle 2014 Marka Tescili Mal ve Hizmet Sınıf Listesinde 32. Sınıfa dahil olduğunu ileri sürmüş ve öncesinde herhangi bir sınıfta olmadığı için müvekkili şirket tarafından benzer sınıflar olan 30. , 32. ve 33.sınıflarda 2003 yılından itibaren tescil edildiğini ileri sürmüş ise de; bu savunmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Zira davacının 23.1.2020 tarihli dilekçesi ekindeki ... ibareli markanın 8.10.2002 tarihli başvuru ve 2.4.2004 tescil tarihli marka tescil belgesinde enerji içeceklerinin bu tarihlerde de tescil edilebildiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Yine davalı markanın tescil edildiği 2003 yılında Enerji içeceği olarak üretimi yapılacağı için herhangi bir sınıfta emtia olarak yer almamakta olduğunu, enerji içeceklerinin 01.01.2014 tarihi itibariyle 2014 Marka Tescili Mal ve Hizmet Sınıf Listesinde 32. Sınıfına dahil olduğunu, Yani öncesinde herhangi bir sınıfta olmadığı için müvekkili şirket tarafından benzer sınıflar olan 30. , 32. ve 33 . sınıflarda 2003 yılından itibaren tescil edilmiş ve kullanılmakta olduğunu ileri sürmüş ise de; bu tarih itibarıyla da enerji içeçeklerinin sicile kaydı için bir müraacının bulunmadığı gelen marka tescil belgesinden anlaşılmaktadır.
Öte yandan davalının tescil belgesinde olmayan bir emtia sınıfı için mahkemenin yorum yoluyla hükümsüzlük kararı veremeyeceği de izahtan varestedir. Davalı savunmasında ayrıca davalı şirkete ait tescilli markanın 2014 yılına kadar enerji içeceklerine ilişkin ayrı bir sınıf olmadığı için genel başlıklar altına kaydedildiğini, bu nedenle ilgili tebliğin 3. maddesine göre, ... markasının 30.,32.,33. sınıflarda kullanılmış sayılacağını; aksi kanaatle kullanmama durumu için bir tarih belirlenecek ise, bu tarihin 1 ocak 2014 olacağını, bu halde henüz 5 yıllık kullanmama süresinin dolmadığını da ileri sürmektedir. Oysa davacı yanca sunulan ... ibareli markanın 2002 tarihli başvuru ve 2.4.2004 tarihli tescil tarihli sunduğu marka tescil belgesinde enerji içeceklerinin yer aldığı dolayısıyla 2014 yılında 32. sınıfa dahil olduğu yönündeki savunmasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Mahkeme tescil belgesinde yazılı olmayan bir emtia sınıfı için iptal kararı veremeyeceği gibi bu sınıfta tescili varmış gibi bir karar da veremez. Bu nedenle davalının bu yöndeki savunmaları dikkate alınmamıştır. Zira huzurdaki dava kullanılmayan emtia sınıfları için tescilli olan sınıflar için iptal davası olup, davalının ise enerji içecekleri sınıfında bir tescili bulunmamaktadır. Aksinin kabulü halinde markanın kullanım zorunluluğu olan bir sistemde marka sahiplerinin markalarını nis sınıflandırmasında yer almıyor diye kullanmadığı mal ve hizmetler yönünden de tescil ettirmesi gerektiği anlamına gelecektirki bu hususun amaçlanmadığı da bilinmektedir. Kaldı ki tescil almak isteyenlerin mal ve hizmet sınıfına bağlı olmadan markasını kullandığı emtia üzerinde de tescil ettirdikleri hususu bilinmekte olup, davacının sunduğu ..., ..., ..., ... ,... ibareli marka tescil belgelerinde marka sahiplerinin 2014 yılından çok önce enerji içeceği sınıfını marka tescil belgelerine dahil ederek tescil aldıkları da anlaşılmaktadır.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve markanın marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.
6769 sayılı SMK'nın 26.maddesi uyarınca kullanmama nedeniyle markanın iptali yetkisi Türk Patent Kurumuna aittir. Ancak bu hüküm SMK'nın 192/1.maddesi uyarınca kanunun yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe girecektir.
6769 sayılı SMK'nın GEÇİCİ MADDE 4.maddesi uyarınca, SMK'nın 26. madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır. 26. maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır. Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir. " hükümleri düzenlenmiştir.
Dolayısıyla markanın kullanmama nedeniyle iptaline ilişkin işbu davaya bakmaya görev ve yetkisi davanını açılma tarihi itibarıyla mahkememize aittir.
SMK'nın markanın kullanım külfetine ilişkin 9.maddesi hükmü hem geçmişte tescil edilen markalar için, hem de gelecekte tescil edilecek markalar için kullanma yüklentisi getirmiştir. Dolayısıyla davalıya ait marka da kullanma külfeti veya yüklentisi altındadır. Esasen 06.01.2017-10.01.2017 tarihleri arasındaki dönem bir kenara bırakılırsa, davalı markasının tescil edildiği tarihten sonraki tüm zaman sürecinde markanın kullanım külfetinin bulunduğu da açıktır. Bu yönde 11.HD'nin kesinleşen ilamları gözetildiğinde davalının gerek kesin hüküm itirazı gerekse mevsimsiz dava açılıdğı yönündeki itirazının yerinde olmadığı da anlaşılmıştır.
Markanın kullanımının SMK'nın 7.maddesinin 2.fıkrasının a, b ve c bentlerinde öngörülen şekilde olmak üzere; anılan 7.maddenin 3. Fıkrasıyla SMK'nın 9.maddenin 2 ve 3. fıkrasında açıklandığı şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Kullanmama nedenine dayalı iptal davası açabilmek için hak düşürücü bir süre bulunmamaktadır. Önemli olan dava tarihinden geriye doğru tescil anına kadar beş yıllık sürenin dolmuş bulunmasıdır. Bu nedenle markanın tescil edildiği tarihten itibaren bu süre hesaplanacağı için dava süresindedir.
Davacı da tescilli markanın kapsamıyla aynı alanda ticari faaliyette bulunmaktadır. Üstelik yaptığı başvuru davalının markası gerekçe gösterilerek red edilmiştir, doayısıyla bu davayı açmakta hukuki yararı bulunmaktadır.
İptali istenilen markanın kullanımının, söz konusu markanın, tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla, temel işlevine uygun olarak anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde gerçekleşmesi icap etmektedir.
Bu kullanımın markanın, tüketiciye yahut son kullanıcıya ürün veya hizmetin menşeini, bu ürün ya da hizmetin diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal vermeyecek biçimde, yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil, piyasaya ulaşacak ve belirli müşteri çevresi yaratacak şekilde ciddî olarak gerçekleşmelidir.
Doğal afetler, savaş, ağır bir ekonomik buhran, ambargo, ithâlat kısıtlamaları gibi durumlar elbetteki markanın kullanılmaması için haklı bir neden olabilir. Fakat davalının bu yönde bir savunması bulunmamaktadır.
Olumsuz vakıaların ispatının davacıya düşmemesine ilişkin genel hukuk ilkesi uyarınca, yargılama konusu markanın tescilli olduğu sınıflar yönünden kullanıldığını ispat yükü davalıdadır.
Bir markayı kullanan ve ileride kullanmama sebebine dayalı iptal tehdidi ile karşılaşmak istemeyen basiretli tacir gibi hareket etmesi yasa gereği olan davalının, kullanıma ilişkin kanıtları özenle saklaması gerekmektedir. Davalı kullanıma ilişkin kanıtları açık ve anlaşılabilir biçimde mahkemeye sunacaktır. Yoksa mahkeme veya davacı, markanın kullanılmadığını ispatlamayacaktır. Markanın iptal müeyyidesinden kurtulabilmesi için tescil edildiği her bir hizmet sınıf için bağımsız olarak ayrı ayrı kullanılması gerekir. Bu yargılamada bir markanın bir ürün veya hizmet için kullanımı diğer bir ürün ve hizmet için kullanım sayılamaz. İzotonik içecekler ile enerji içecekleri arasındaki farkın davacının itiraz dilekçesinde açıklandığı şekilde incelenmesi için mahkememizce de itiraz haklı görüldüğünde bilirkişiden ek rapor alındığı, ek raporda bilirkişilerin denetim ve hüküm kurmaya elverişli olarak rapor hazırladıkları, ek raporun denetim ve hüküm kurmaya elverişli olduğu anlaşıldığından markanın kullanılmayan tescilli olduğu emtia sınıflarında iptaline karar verilmesi gerekmiştir.
Sunulan ve bilirkişilerce incelenen mali kayıtlar,fatura ve irsaliyeler, bilirkişilerin hükme dayanak alınan ek raporları, taraflarca sunulan deliller yüksek mahkeme ilamları ile birlikte incelendiğinde; Davalı adına ... no ile tescilli markanın 30 ve 33. sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile 32.sınıf yönünden ,6769 sayılı SMK'nın 9, 26 ve Geçici 4. maddesi uyarınca iptaline ve sicilden terkinine, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 51/4.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip resen Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine karar verilerek şaşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.
HÜKÜM:Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre:
DAVANIN KABULÜNE,
1-Davalı adına ... no ile tescillimarkanın 30 ve 33. sınıfta yer alan ürünlerin tamamı ile 32.sınıf yönünden KULLANMAMA NEDENİYLE İPTALİNE, Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesi sırasında üst yazıda gerekli açıklamaların kuruma hitaben yapılmasına,
2-54,40 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile 18,50 TL eksik harcın davacıdan tahsiline,
3-Avukatlık asgari ücrettarifesi gereğince; 4.910 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinden olan 35,90 TL peşin harç, 35,90 TL başvuru harcı, 1.500 TL bilirkişi ücreti ve 323,00 TL tebligat-müzekkere masrafı olmak üzere toplam 1.894,80 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
6-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talebi halinde taraflara iadesine,
Dair karar davacı ve davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren2 HAFTA içerisinde İSTİNAFYASA yoluaçık olmak üzerekarar verilip tefhim kılındı, hazır olanlara duruşma zaptından örnek verildi. 23/09/2020
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır