T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/317 Esas
KARAR NO: 2019/292
DAVA: Markanın Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 21/01/2016
KARAR TARİHİ: 19/06/2019
Taraflar arasında markanın hükümsüzlüğü istemiyle açılan dava dosyası 3 nolu Fikri ve sınai Haklar Hukuk mahkemesinin 2016/15 esas numarasına tevzii edilmiş bu mahkemece yargılama devam ederken HSK’nun 02/08/2017 tarihli ve 1071 sayılı kararı uyarınca İstanbul 3 ve 4. FSH Hukuk Mahkemelerinin 08/08/2017 tarihi itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına, 3. FSH Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan dava, iş ve arşiv dosyalarının 1. FSH Hukuk Mahkemesine devrine karar verilmiş ve dava dosyası uyap tevzii bürosunca mahkememizin 2017/317 esas numarasına kayıtlanarak yargılamaya mahkememizde devam edilmiştir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;
İDDİA; Davacı vekili dava dilekçesinde; Davacı vekili dava dilekçesi ile, ilk kez müvekkili ile ... tarafından ihdas, istimal ve tescil ettirilmiş olan ... sayılı “...”, ... sayılı “... ” ve ... sayılı “...” ibare ve şekil markalarının, yasal, öncelikli hak sahibinin müvekkili ile ...'ya ait olduğunu, ancak hal böyle iken davalının, müvekkiline ait ... tanınmış markalarının asli unsuru olan ... ibaresini ... şeklinde ve aynen iltibas suretiyle aynı sınıflarda 21/01/2013 tarih ve ... sayı ile “...” ibareli tescilinin bulunduğunu ve bu durumun müvekkili haklarına zarar verdiğini iddia ederek, müvekkilinin “...”, “... ”, “...” ibare ve şekil markaları üzerinde önceki yıllara dayanan üstün ve öncelikli hak sahibi olduğundan, öncelik ve üstün hakkının tespitini ve davalı adına ... sayı ile tescilli “...” ibareli markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.
SAVUNMA; Davalı vekili dilekçesi ile, davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığını, öncelikle huzurdaki davanın bu nedenle reddi gerektiğini, müvekkilinin “...” markası ile davacıya ait ... ve ... markalarının, tüketiciler nezdinde aldanmaya veya karıştırılmaya yol açacak derecede benzer olmadığını, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını, müvekkilinin önceki tarihli tescil ve başvuruları ile ... ibaresi üzerinde müktesep hak sahibi olduğunu, müvekkilinin söz konusu markayı dünya çapında yoğun olarak kullandığını, bu nedenle müvekkilinin ve markasının bu yoğun kullanım neticesinde dünya çapında bilindiğini ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak, davanın reddini istediği anlaşılmıştır.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE
Dava konusu uyuşmazlık, davalı adına tescilli ... sayılı ... ibareli markanın, davacı yanın ..., ... , ... + ŞEKİL ibareli markaları ile iltibas oluşturduğu ve bu markalar üzerinden öncelikli ve üstün hak sahibi oldukları iddiaları ile davalı yanın kötü niyetli tescilinden dolayı hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesi taleplidir.
Türk Patent ve marka kurumundan marka tescil belgesi celp edilmiştir. Taraflarca tüm deliller sunulduktan sonra bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
HMK 266. madde gereğince bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Düzenlenen raporun denetim ve hüküm kurmaya elverişli bulunması nedeniyle rapor mahkememizce kabul edilmiş ve hükme dayanak yapılmıştır.
Bilirkişiler ..., ..., ... 17.9.2018 tarihli raporlarında özetle; Davalı tarafın önceki tarihli markaları arasında 36. Sınıf olan gayrimenkul hizmetleri’nin bulunmadığı, söz konusu hizmet açısından davalı markasının seri marka algısı yaratmadığı, hükümsüzlük şartlarının oluştuğunu, Davalının hükümsüzlüğü talep edilen 43. Sınıfta tescilli bulunduğu tatil ve dinlenme yerlerinde konaklama hizmetleri; geçici konutlarda konaklama sağlama hizmetleri, Sağlık ve dinlenme tesisi (kaplıca) hizmetleri açısından kazanılmış hakkının olduğu hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı, bunun dışında 43. Sınıfta yer alan diğer hizmetler olan “yemek tarifleri ve yemek pişirmeyle ilgili bilgi atanında veritabam sağlanması hizmetleri; şarap barı hizmetleri; şarapların özellikleri hakkında bilgi sağlanması hizmetleri; şarap garsonluğu hizmetleri, yani, şarap ve şarap ile yemek eşleşmeleri ve seçimi hakkında tavsiyede bulunma hizmetleri; restoran hizmetleri'nin davalı tarafın 1998 yılından itibaren tescilli olduğu markasının hizmet sınıfında yer almadığı, bu hizmetler açısından kazanılmış hakkının bulunmadığı, hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, Davalının hükümsüzlüğü talep edilen markasının tescilli olduğu 44. Sınıftaki tüm hizmetler açısından davalı markasının ilgili hizmetlerde 1998 yılından itibaren tescilli olduğu, söz konusu hizmetler açısından davalının seri marka algısı yarattığı 44. Sınıf açısından davalı markasının tescil önceliği bulunduğu, söz konusu sınıf açısından hükümsüzlük şartlarının oluşmadığını, Dolayısıyla davalı markasının 36. Sınıfın tümü, 43. Sınıfın sadece “yemek tarifleri ve yemek pişirmeyle ilgili bilgi alanında veritabanı sağlanması hizmetleri; şarap barı hizmetleri; şarapların özellikleri hakkında bilgi sağlanması hizmetleri; şarap garsonluğu hizmetleri, yani, şarap ve şarap ile yemek eşleşmeleri ve seçimi hakkında tavsiyede bulunma hizmetleri; restoran hizmetleri”nde kısmi hükümsüzlüğünün gerektiği, davalının markasının tescil tarihi dikkate alındığında dava tarihine kadar 3 yıl, davalının belirttiği üzere davalı taraf ait başka bir markaya yapılan itiraz tarihi dikkata alındığında 4 yıllık bir sürenin geçtiği, her iki sürenin de sessiz kalmak suretiyle hak kaybı ilkesinin uygulanması için kısa bir süre olduğu, davacının sessiz kalmak suretiyle hak kaybına uğramadığını bildirdikleri anlaşılmıştır.
Taraf iddia ve savunmaları, marka tescil belgeleri denetim ve hüküm kurmaya elverişli ve marka hukuku ilkelerine uygun rapor kapsamı ile tüm deliller birlikte incelendiğinde;
Davanın açıldığı tarihte yürülükte olan ve huzurdaki davaya uygulanarak olan 556 sayılı KHK'nun 42/l(a)-(b)’nin atfi dolayısıyla 7/I(b)’ye ve 8/1 (b)’ye aykınlık sebebiyle hükümsüzlük sebebi davacı yanca ileri sürüldüğünden bu taleplerin incelenmesi gereklidir. markanın hükümsüzlüğünün talep edilebilmesi için;
1) Markaların aynı veya benzer olması.
2) Markalann kullanıldığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzer olmasıdır.
3)Söz konusu benzerlik nedeniyle halk nezdinde, bağlantı kurulması da dahil karıştırma ihtimalinin oluşması gereklidir.
KHK 8/l(b)’de tescili talep edilen işaretin daha önce tesci edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bulunan işaretle aynı veya benzer olması başlı başına bir tescil engeli teşkil etmemekte, bu benzerliğin hedef tüketici kitlesinde markaları karıştırmaya sebep olacak güçte olması aranmaktadır. MarkaKHK m.7/l(b)’de ise tescili talep edilen işaretin daha önce tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış buluna işaretle aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olması mutlak bir tescil engeli olarak düzenlenmiş ve 8/l(b)’den farklı olarak aynca markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali zikredilmemiştir. Dolayısıyla bu madde markalar arşındaki benzerliğin iltibasa yol açıp açmayacağının aynca inceleme yapılmasını gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık olduğu hallerde uygulama alanı bulmaktadır.
Markalar arasında ayniyet/benzerlik bulunup bulunmadığı öncelikle markaların okunuş, yazılış, fonetik ve görsel olarak değerlendirilmeli, son olarak da markanın bütün olarak bıraktığı izlenime göre belirlenmelidir. Aranan benzerlik bütünsel benzerlik olup, bu hususta yapılacak değerlendirmede inceleme konusu işaretler arasında görsel, işitsel, anlamsal ve yazılış benzerlikleri ve işaretlerin bir bütün olarak ürünlerin ortalama tüketicileri nezdinde bıraktığı genel izleniminin dikkate alınması gerekir.
Markanın esas unsurunu oluşturan sözcüğün sonraki markada farklı büyüklükte olması veya farklı yazı biçimi ile ifade edilmesi ya da başka bir renk verilmesi, markalar arasındaki yazı farkı, yazı stili ve formu, grafik düzeni ve renk unsurlarının farklı olması markalar arasındaki ayniyeti ortadan kaldırmaz. Yine gözde bıraktığı izlenim farklı olmasına rağmen, kulakta bıraktığı tesir aynı ise veya markanın esas unsurunu oluşturan sözcükteki bir veya birkaç harf değiştirilerek sonraki markada kullanılması durumunda ayırt edilemeyecek derecede ayniyetin bulunduğu kabul edilmelidir.
Davacı markasının ... ibaresinden oluştuğu, davalı markasının birden çok kelimeden oluştuğu, ilk kelimenin ... şeklinde olduğu görülmektedir. Davalı markasında yer alan ... kelimesi Türk tüketicisi açısından anlamı bilinen sıradan kelimelerden değildir. Ancak markada dikkat çeken unsur tüketicinin zihninde kalan ana unsur ... ibaresi olup,... harfinin Türk Halkı tarafından okunurken ... olarak okunacağı da bilinmektedir.
Bununla birlikte markaların sınıfsal benzerlik taşıyıp taşımadıklarının, benzerliklerin tüketici üzerindeki etkisi hem davacı hem de davalı açısından seri marka algısı dikkate alınarak da incelenmelidir.
MarkaKHK 7/l(b) ve 8/1 (b) uyarınca markanın hükümsüzlüğünün talep edilebilmesi için markaların aynı veya benzer olması yetmemekte, markaların kullanıldığı mal veya hizmetlerin de aynı veya benzer olması gerekmektedir. Hükümsüzlük davalarının en önemli uygulama alanım oluşturan MarkaKHK m.7/l/b, başvuru ve tescile konu markaların “aynı veya aynı ürdeki'’ mal veya hizmetlerle ilgili olmasını aramakta iken; MarkaKHK m.8/l(b) mal veya hizmetlerin “aynı veya benzer türde” olmasını yeterli kabul etmektedir. Aynca davacının iddialan doğrultusunda 8/4 gereğince farklı mal ve hizmet sınıflannda da korunup konulamayacağı da hususuda değerlendirilmelidir.
Markalar türlerine göre sınıflara ayrılmıştır. Türkiye 12.07.1995 tarih 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile "Markalann Tescili Amacıyla Ma) ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandınlmasma İlişkin Nis Anlaşmasına" taraf olmuştur ( RG 13.08.1995, S.22373) Bu anlaşmaya uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, markaların sınıflandınlmasma ilişkin bir tebliği yayınlamıştır. Söz konusu MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ yenilenmektedir. Yürürlükte bulunan (TPE: 2016/2) sayılı tebliği 30.12.20)6 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Tebliğde, her sınıf kendi içerisinde alt gruplara ayrılmıştır. Nis Anlaşmasının 2/1 ve II. maddesine belirtilen "Bu Anlaşma ile tanımlanan gereklere göre, sınıflandırmanın etkisi Özel Birlik ülkelerinin her biri tarafından belirlenecektir. Sınıflandırma, tescil edilen herhangi bir marka için temin edilen koruma sınırlarının değerlendirilmesi veya hizmet markalarının tanınması konusunda özellikle bağlayıcı olmayacaktır. ", 2/11. Maddesinde ki“ Özel Birlik ülkelerinin her biri Sınıflandırmayı esas veya yardımcı sistem olarak kullanma hakkına sahiptir. ” düzenlemeye göre bu kanunda belirlenen sınıflandırma sistemi, markanın koruma alanının belirlenmesinde tek başına yeterli olmadığı gibi sınıflandırma sisteminin bağlayıcılığının belirlenmesinde de birlik ülkelerine serbestlik verilmiştir. Sınıflandırma sisteminin iç hukuk bakımından esas sistem mi, yardımcı sistem mi olduğu, bu anlaşmaya dayanılarak çıkarılan Tebliğlerin incelenmesi ile anlaşılacaktır. Ancak konuyla ilgili birçok tebliğ düzenlenmiştir. Bilirkişi heyetince (TPE: 2016/2) sayılı son Tebliğ dikkate alınarak Türk Hukukunun sınıflandırma sistemine bakış açısı değerlendirilmiştir.
Tebliğ'in 3/3. maddesine göre, “Bu liste, tüm malları ve hizmetleri kapsamaz. Herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda: Söz konusu mallar veya hizmetler, listede yer alan, aynı Nis sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilebilir."
Tebliğin 3/4 Maddesi “(4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, bu Tebliğ ekindeki listede yer alan gruplar esas alınır. Ancak, Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir. ” şeklindedir.
Böylelikle Türk Hukukunda sınıflandırma sistemi esas sistem değil, yardımcı sistem olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.
Bazı durumlarda aynı sınıf içerisindeki alt sınıflar arasında dahi benzerlik oluşmazken, bir ticaret ve hizmet markası arasında iltibas eydana gelebilir. Yine farklı sınıflarda tescilli mal ve hizmetler bakımından benzerlik değerlendirmesi yapılırken,'piyasanın anlayışı, benzer alıcı kitlesine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, birbirleri yerine ikame edilebilme ve rekabet etme olanaklarının olup olmadığı, dağıtım kanalları kullanım yöntemleri ve amaçları ile hedeflenen halk kesimi gibi her somut olayın özelliklerine uygun düşen ölçütlerin de dikkate alınması gerektiği Yüksek mahkeme tarafından içtihat edilmiştir.
Davalı tarafından markasının seri marka niteliğinde olduğu markanın Türkiye’de 1998 yılından itibaren tescilli olduğu iddiası ile kelime üzerinde kazanılmış hakkı olduğu iddia edilmiştir. Bilindiği üzere Yargıtay seri markayı "bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan, markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz etliği ürünlerin de işletmesel köken olarak öncekilerle bağlantılı olduğu mesajını veren yeni markalar yaratmak amacıyla önceki markada yer alan asıl unsurun yanında başkaca asli ve/veya tali unsurlar ekleyerek oluşturulan markalar " şeklinde tanımlamıştır. (11. H.D. 14.11.2008 T., 2008/11505 E., 2008/12839 K.)
Dolayısıyla markaların aynı kaynak unsurdan oluşması, aynı veya bağlantılı mal ve hizmet sınıfında tescil edilmesi ve son olarak da markaların fiilen kullanılması gereklidir. Zira seri marka tüketici nezdinde oluşmuş bir algıdır. Asıl olarak marka hukukunda da korunmak istenen tüketicinin markaya ilişkin bu algısıdır, Davalı markaları incelendiğinde davalı tarafından markasının 1998 yılından itibaren 35,41 ve 44. Sınıfta tescilli olduğu sabittir. Davalı tarafından daha sonraki tarihlerde aynı sınıflar yanında farklı sınıflarda da tesciller sağlanmıştır. Davalı tarafından sonraki tarihlerde tescil edilen markalar incelenmiştir. Ancak bu incelemede sadece hükümsüzlüğü talep edilen ... nolu markanın koruma tarihi olan 05.12.2011 tarihinden önceki tesciller dikkate alınmıştır.
Bilirkişi heyetince sınıflandırma sistemi ile Tebliğ’lerde mal ve hizmet sınıflarında gerçekleştirilen değişiklikler neticesinde sınıf numaraları ve mal ve hizmet sınıfları davalı markasının tescilli olduğu tüm sınıflar yönünden kazanılmış hak ilkesi, karıştırma ihtimali kapsamında da incelenmiş olup, somut olayda sessiz kalma yoluyla hak kaybının bulunmadığı anlaşılmış, hükme dayanak yapılan bilirkişi raporuna göre; davalı adına ... nolu markanın 36.sınıf için tamamen hükümsüzlüğüne, 43 sınıf için kısmi hükümsüzlüğüne, diğer sınıflar yönünden hükümsüzlük isteminin istemin reddine karar verilerek yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre aşağıdaki şekilde hüküm oluşturmak gerekmiştir.
HÜKÜM;Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre,
1- Davalı adına ... nolu markanın kısmı olarak HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, (36.sınıf için tamamen hükümsüzlüğüne, 43 sınıf için sadece “yemek tarifleri, ve yemek pişirme ile ilgili bilgi alanında veri tabanı sağlanması hizmetleri; şarap barı hizmetleri; şarabın özellikleri hakkında bilgi sağlanması hizmetleri; şarap garsonluğu hizmetleri; yani şarap ve şarap ile yemek eşleşmeleri ve seçimi hakkında tavsiye de bulunma hizmetleri; restorant hizmetleri) yönünden kısmi olarak HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, diğer sınıflar yönünden istemin reddine,
2-Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna Enstitüsüne gönderilmesine,
3-44,40 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile 15,20 TL eksik harcın davalıdan tahsiline,
4-Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince; 3.931 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davanın kısmen reddi nedeniyle Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince; 3.931 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinden olan 29,20 TL peşin harç, 29,20 TL başvuru harcı, 1.800 TL bilirkişi ücreti, 493,50 TL tebligat-müzekkere masrafı olmak üzere toplam 2.351,90 TL'nin 1/2'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına,
8-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davacıya iadesine,
Dair karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere karar verilip tefhim kılındı. 19/06/2019
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır