T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/258 Esas
KARAR NO: 2018/64
DAVA: Marka Hakkını İhlal, Hükümsüzlük Ve Tazminat İstemli
ASIL DAVA TARİHİ: 11/05/2015
KARAR TARİHİ: 06/03/2018
Taraflar arasında marka hakkını ihlal, hükümsüzlük ve tazminat istemli asıl ve karşı dava İstanbul 3.FSHHM’nin 2015/103 esas numarasına kayıtlarak bu mahkemece yargılamaya devam edilirken HSK’nun 02/08/2017 tarihli ve 1071 sayılı kararı uyarınca İstanbul 3 ve 4. FSH Hukuk Mahkemelerinin 08/08/2017 tarihi itibarıyla faaliyetlerinin durdurulmasına, 3. FSH Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan dava, iş ve arşiv dosyalarının 1. FSH Hukuk Mahkemesine devrine karar verilmiş ve dava dosyası uyap tevzii bürosunca mahkememizin 2017/258 esas numarısına kayıtlanarak yargılamaya mahkememizde devam edilmiştir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
ASIL DAVADA;
İDDİA; Davacı -Karşı davalı vekili dava dilekçesinde özetle; davalının davacıya ait marka haklarına tecavüz ettiğini, davalının ... markasını ... başvuru ... tescil numarası ile ... tarihinde tescil ettirdiğini,Davalının davacıya ait markasının birebir aynısını kullanarak marka hakkına tecavüz ettiğini, Aynı markanın, ... AVM’deki şubesinde, ... e-ticaret sitesi olarak internette ve Android, IOS ve Windows uygulama mağazalarında kullanıldığını, davalının TPE'ye yaptığı ... nolu ... tarihli başvurunun, markalar dairesi tarafından müvekkilinin markasına olan benzerlikten dolayı kabul edilmemiş, davalının itirazınında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından reddedildiğini, davalının marka hakkına tevacüz teşkil eden eylemlerinin tespit ve men’i, şimdilik 1000 maddi, 10.000 TL manevi tazminatın tahsili ve hükmün ilanına , internet sitesi dahil davalı kullanımlarının tedbiren önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
SAVUNMA; Davalı-karşı davacı vekili cevap dilekçesinde özetle; "...” ibareli markanın, müvekkili şirketin yıllar süren emek ve kaynak harcamalarıyla, piyasada tanınmışlığı ve bilinirliğini sağladığını, "..." ibareli markanın 2001 yılından beri kullanmakta ve "..." ibareli markayı da 2003 yılında tescil ettirdiklerini, Müvekkili Şirketin ünvanının "... A.Ş," olduğunu, Müvekkili şirket unvanı ile birlikte ” ... “ ibareli alt markayı da uzun yıllardan beri her alanda kullandıklarını, marka üzerindeki gerçek hak sahipliğinin delili olarak müvekkili şirket tarafından düzenlenmiş 30.09.2009 ve muhtelif tarihli 18 adet faturayı sunduklarını, davacının tescil tarihinden çok önce uyuşmazlığa konu markayı oluşturup, gerçek hak sahibi olarak kullandıklarından asıl davanın reddine karar verilmesini talep etmişlirdir.
KARŞI DAVADA
İDDİA; Davalı -Karşı davacı vekili dava dilekçesinde özetle; marka üzerindeki gerçek hak sahibinin müvekkili olması nedeniyle davalı ... adına tescilli ..." ibareli, ... nolu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi, markaya tecavüzün tespiti ve önlenmesine, şimdilik 1000 maddi, 10.000 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
SAVUNMA; Davacı-karşı davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; karşı davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE;
Asıl dava marka hakkına tevacüz teşkil eden eylemlerin tespit ve men’i, şimdilik 1000 maddi, 10.000 TL manevi tazminatın tahsili istemiyle karşı dava ise davalı ... adına tescilli ..." ibareli, ... nolu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi, markaya tecavüzün tespiti ve önlenmesi şimdilik 1000 maddi, 10.000 TL manevi tazminatın tahsili istemiyle açılmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumundan marka tescil belgeleri celp edilmiştir.
HMK 266. madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Düzenlenen kök ve ek raporun denetim ve hüküm kurmaya elverişli, dosyaya sunulan deliller ile uyumlu ve marka hukukunun genel ilkelerine göre hazırlandığından rapor mahkememizce hükme esas alınmış ancak hukuki yönden son nihai karar mahkememizce takdir edilmiştir.
Bilirkişiler ..., ... , ... tarafından düzenlenen kök ve ek raporlarda özetle; ... tescil nolu ve “... markasının 35, sınıfta davacı-karşı davalı adına tescil edilmiş olduğunu, Davalı-karşı davacının teknoloji ürünleri faaliyet alanında markasını kullandığının dosya kapsamında ihtilafsız olduğunu,Davalı-karşı davacının “...” ibaresinin yanı sıra, şekil markası görseli ile “...” ibaresini de markasal olarak kullandığının 2010 yılı ve sonrasına ait irsaliye faturalarından tespit edildiğini,karşı davada, ... tescil no.lu marka ile ilgili olarak MarKHK m,8/3’e dayalı hükümsüzlük talep koşullarının mevcut olduğunu,karşı davada, karşı davacının kullandığı markanın şekil, renk, yazi karakteri unsurlarıyla aynısının karşı davalı adına tescil edilmiş olduğunu; taraf markalarındaki ayniyetin “tesadüf île açıklanamayacağını, MarKHK m.42/l/a,daki açık hüküm uyarınca, dava konusu markanın tescilinde karşı davalının İyi niyetli olarak nitelendirilemeyeceğini. Asıl davada, tescilden doğan hakka istinaden marka hakkına tecavüz iddiası ve buna bağlı talepler söz konusu ise de, davalı-karşı davacının MarKHK m.8/3 uyarınca dava konusu marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğunun tespit edilmiş olduğunu, davacı-karşı davalının marka tescilinden doğan hakka istinaden marka üzerinde gerçek hak sahibi olan kişiye karşı marka hakkına tecavüz edildiği iddiası ve buna bağlı taleplerde bulunma koşullarının mevcut olmadığını, Karşı davada, davacı-karşı davalı adına tescil edilmiş olan ... tescil no,lu “... markasının kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilecek olursa, tescilli markanın kullanımı ve bu kullanımın davalı-karşı davacının gerçek hak sahipliğinden doğan haklarını ihlal ederek zarara uğrattığının ispatı halinde karşı davacının zararı tazmin talep hakkı doğacağını,Karşı davada, karşı davacının gerçek hak sahibi olduğu ibarenin karşı davalı tarafından kötü niyetli olarak tescil edilmiş olduğuna kanaat getirilecek olursa, karşı davalının aynı/benzer faaliyet alanında karşı davacı markasının aynısının kullanılması karşı davacının emeğinden haksız faydalanma olarak değerlendirilebileceğini, tazminat istemleri yönünden ise; Asıl dava ile ilgili incelemede, davacı-karşı davalının marka tescilinden doğan hakka istinaden marka üzerinde gerçek hak sahibi olan kişiye karşı marka hakkına tecavüz edildiği iddiası ve buna bağlı taleplerde bulunma koşullarının mevcut olmadığından 556 sayılı KHK’mrı 66/c maddesi gereğince maddi tazminat talebine ilişkin değerlendirme yapılmadığını,Karşı dava ile ilgili incelemede, gerek “...” gerekse de “..." ibarelerinin dava konusu markanın tescilinden önce davalı-karşı davacı şirket tarafından kullanıldığı ispat edilmiş olduğundan, karşı davacının 556 sayılı KHK nu8/3’e dayalı hükümsüzlük talep koşullarının mevcut olduğunu, davalı/karşı davacının maddi tazminat talebine ilişkin olarak yapılan inceleme ve değerlendirmede; 556 sayılı KHK’nın 66, maddesine göre seçimlik hakkının kullanılmamış olduğunu bu nedenle tazminat hesabı yapılamadığını bildirdikleri anlaşılmıştır.
Karşı davacı vekili 16.1.2018 tarihli oturumda yargılamanın uzamaması için maddi ve manevi tazminat istemlerinden vazgeçtiklerini bildirmişlerdir.
Dosyada taraflarca sunulan deliler, Türk Patent ve Marka kurumundan celp edilen belgeler ,bilirkişi raporu ile birlikte incelendiğinde; Gerek markaların korunması Hakkındaki KHK ile gerekse 6769 sayılı Sınai Mülkiyet yasası ile marka hukukumuzda tescil ilkesi kabul edilmiştir. Ancak tescil ilkesi kabul edilmesine rağmen, Yargıtay’ın yerleşik uygulamasında gerçek hak sahipliği kuralı beninsenmiş ve markayı ilk defa kullanıp ona ayırt edicilik kazandıranı gerçek hak sahibi olarak kabul etmiştir. Ancak bir kimsenin bir markayı sadece ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğu da kabul edilemez.
Marka olarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir işaret, aynı mal ve hizmetler için başkası tarafından tescil ettirilemez. 556 sayılı KHK’ nin 7/b maddesine göre, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aym veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar tescil edilemez. Buna rağmen marka tescil edilmişse, hak sahibi olan kişi, daha sonra tescil edilen markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava edebililir.
Davalı-karşı davacı ...Ş, 09.05.2005 tarihinde kurulmuştur .Şirketin faaliyet alanı teknoloji sektörü olarak düzenlenmiştir. Davalı-karşı davacının dosyaya ibraz ettiği irsaliye faturalarından bu alanda faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla “...” gerekse de “...” ibarelerinin dava konusu markanın tescilinden önce davalı-karşı davacı şirket tarafından kullanıldığı sabit olmakla, karşı davacının davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan KHK m.8/3’e dayalı olarak hükümsüzlük talep etmesi koşullarının oluştuğu anlaşılmıştır.
Öte yandan karşı davacı markayı tescil ettiren ...’ın kötüniyetli olduğunu ileri sürmüştür. Somut dava dosyasında markaların gerek fotonitek, gerek renk kullanımı, şekil, yazı karakteri de incelendiğinde taraf markalarındaki ayniyetin tesadüfen meydana getirildiğinin ileri sürülemeyeceği, bu durumun 556 sayılı KHK m,42/1 maddesindeki açık hüküm uyarınca, dava konusu markanın tescilinde karşı davalının iyiniyetli olarak nitelendirilemeyeceği anlaşılmıştır.
Öte yandan Türk Medenî Kanunu’ nun 2. maddesi uyarıca “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.” Aksine davranışın müeyyidesi de aynı maddede gösterilmiştir. ”Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.”
Dürüstlük ise, toplumun bilincinde yerleşmiş olan ve toplumun büyük çoğunluğu tarafından beğenilerek ve uygun görülerek uyulan namusluluk, doğruluk, işlem ve iş ilişkilerinde dikkat, özen ve karşılıklı güven esaslarının oluşturduğu davranış biçimidir.
Markadan beklenen normal kullanma, yararlanma ve onu koruma amacına aykırılık teşkil eden marka tescilleri ticarî yaşamdaki dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturduğu izahtan varestedir.
Karşı davacının markanın aynısı veya benzerinin, haklı bir neden olmaksızın ve geçerli bir mazereti bulunmaksızın, şekil unsurları ile birlikte adına tescil ettiren kişinin amacının, bu işaretin bilinirliğinden haksız yarar sağlamak olduğunu kabul etmek gerekir. Böyle bir davranış ise marka hakkının kötüye kullanımı anlamını taşır.
556 sayılı KHK’nın 35/1.maddesi uyarınca kötü niyetli marka tescil başvuruları itiraz üzerine reddedilir.
Her ne kadar 556 sayılı KHK’ nin 42. maddesinde kötü niyetli marka tescili ayrı bir hükümsüzlük nedeni olarak öngörülmemiş ise de; 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca AB ile Türkiye arasındaki fikrî ve sınaî haklara ilişkin mevzuatın uyumlu hâle getirilebilmesi amacıyla 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe konulan 556 sayılı KHK’ nin mehazını oluşturan, 89/104 Sayılı AB Marka Yönergesinin 3/2 ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünün 51/1-b. maddesi hükümleri ile 556 sayılı KHK’ nin 35/1 ve 42/1-a. maddesi hükümlerinin Türk Medenî Kanunu’ nun 2. maddesinde yazılı ilkenin özel uygulamalarından ibaret bulunduğu göz önüne alınarak yapılacak bir değerlendirmede, kötü niyetli marka tescilinin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak kabulü gerekmektedir.
Mutlak ve nispi ret nedenleri yoluyla karşılanamayan veya örtüşmeyen tüm tescil engelleri kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlük konusu olabilirler.
Yani kötü niyetli tescilden hükümsüzlük kararı verilebilmesi için, kötü niyetin mutlaka bir mutlak veya nispi ret nedeni ile birleşmesi gerekmez.
Kötü niyetli tescilin bir itiraz sebebi olarak öngörülmesine ilişkin 556 sayılı KHK’ nin 35/1. maddesi hükmünde şart koşulmadığı için, itiraz üzerine başvurunun reddi için haksız rekabet koşullarının oluşması da gerekmez.
Bu cümleden olarak, saldırı, engelleme, tuzak ile spekülasyon ve transfer markaları kötü niyetli tescil kapsamında düşünülebilir.
Yargılama konusu hadise bakımından aynı sektörde faaliyette bulunan tarafların keza karşı davacıya ait olduğunu bildiği müşahede olunan markayı, karşı davacının uzun süredir kullandığı mal ve hizmetleri de kapsayacak biçimde,35. Sınıfda hizmet markası olarak tescil ettirmesinin iyi niyetli bir girişim olmadığı anlaşılmıştır. Zira ... adına yapılan tescilde iltibası kuvvetlendirmek için birebir karşı yanın markasında yer alan 4 renkli kutucuk ve markada asli unsur olarak yer alan ... ibaresi birebir karşı yanın markasında yer almaktadır.
Davacı ... tarafından gerçekleştirilen tescil haksız ve kötü niyetli olup, markanın bilinirliğinden haksız olarak yarar sağlama amaçlı olarak tescil edilmiştir. Bu nedenle karşı davacının açmış olduğu hükümsüzlük davasının kabulüne karar venilmesi gerekmiştir.
Karşı davacı aynı zamanda marka hakkına tecavüzün tespiti ve önlenmesini de talep etmiştir. Bilindiği üzere bir markanın marka siciline tescili zorunlu olmamakla beraber, markanın 556 sayılı KHK çerçevesince tescil edilmesi, marka sahibine, markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılmasını önlemeyi talep etme hakkı verir (m.9/l/a).
Tescilli marka sahibinin tescilden doğan haklarının ihlâli, marka hakkına tecavüz kapsamında değerlendirilir. Marka hakkına tecavüz oluşturan fiiller KHK m.61'de sayılmıştır. Tescilli bir marka sahibinin tescilden doğan haklarının ihlâli, marka hakkına tecavüz kapsamında değerlendirilir. Ancak, marka hakkına tecavüzün söz konusu olabilmesi için, tecavüze konu markanın tescil edilmemiş olması gerekir. Nitekim 11.HD ‘nin yerleşik içtahatlarında da bu husus vurgulanmıştır. Davanın açılıdğı tarihteki yürülükte olan 556 sayılı KHK hükümleri ve bu yöndeki Yargıtay ilamları dikkate alındığında ... marka tescilinde kötüniyetli olarak hareket etmişse de; kullanımı tescilli bir marka hakkına dayandığından somut olayda markası hükümsüz kılınıncaya kadar davalının eyleminin marka hakkına tevacüz kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.
Toplanan delillere göre denetim ve hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu dikkate alınıdığında; ... tescil nolu ve “... markasının 35, sınıfta davacı-karşı davalı adına tescil edilmiş olduğu, Davalı-karşı davacının teknoloji ürünleri faaliyet alanında markasını kullandığının dosya kapsamında ihtilafsız olduğu,Davalı-karşı davacının “...” ibaresinin yanı sıra, şekil markası görseli ile “...” ibaresini de markasal olarak kullandığının 2010 yılı ve sonrasına ait irsaliye faturalarından tespit edildiği,karşı davada, ... tescil no.lu marka ile ilgili olarak MarKHK m,8/3’e dayalı hükümsüzlük talep koşullarının mevcut olduğu,karşı davada, karşı davacının kullandığı markanın şekil(4 lü küçük kutucuk), renk, yazı karakteri markanın ASLİ UNSURU (...) unsurlarıyla aynısının karşı davalı adına tescil edilmiş olduğu, markalar arasındaki ayniyetin tesadüf île açıklanamayacağı, dava konusu markanın tescilinde karşı davalının İyi niyetli olarak nitelendirilemeyeceği,Asıl davada, tescilden doğan hakka istinaden marka hakkına tecavüz iddiası ve buna bağlı talepler söz konusu ise de, davalı-karşı davacının556 sayılı KHK m.8/3 uyarınca dava konusu marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğunu, davacı-karşı davalının marka tescilinden doğan hakka istinaden marka üzerinde gerçek hak sahibi olan kişiye karşı marka hakkına tecavüz edildiği iddiası ve buna bağlı taleplerde bulunma koşullarının mevcut olmadığı, Karşı davada, davacı-karşı davalı adına tescil edilmiş olan ... tescil no,lu “... markasının kötü niyetli tescil nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiği anlaşılmış toplanan delillere göre; ASIL DAVANIN REDDİNE,KARŞI DAVANIN KISMEN REDDİNE KİSMEN KABULÜNE, Davalı adına ... nolu markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE,Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine, Tecil edilmiş marka terkin edilmediği sürece tecavüz oluşmayacağından tecavüzün tespiti isteminin reddine, karşı davada davacı maddi ve manevi tazminat taleplerinden vazgeçildiğinden bu talepler yönünden davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE karar verilerek yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulması gerekmiştir.
HÜKÜM:Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre;
ASIL DAVA YÖNÜNDEN;
1-ASIL DAVANIN REDDİNE,
2-35,90 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile 151,96 TL fazla harcın karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davacıya iadesine,
3-Reddedilen maddi tazminat talebi yönünden; Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 1.000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'ye verilmesine,
4-Reddedilen manevi tazminat talebi yönünden; Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 3.145 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'ye verilmesine,
5-Markaya tecavüzün tespiti, men'i taleplerinin reddi nedeniyle; Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 3.145 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı ...'ye verilmesine,
6-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
7-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talebi halinde taraflara iadesine,
KARŞI DAVA YÖNÜNDEN;
1-KARŞI DAVANIN KISMEN REDDİNE KISMEN KABULÜNE,
2-Davalı adına ... nolu markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesine,
3-Tecil edilmiş marka terkin edilmediği sürece tecavüz oluşmayacağından tecavüzün tespiti isteminin reddine,
4- Maddi ve manevi tazminat taleplerinden vazgeçildiğinden bu talepler yönünden davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE
5-35,90 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile 134,880 TL fazla harcın karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davalı karşı davacıya iadesine,
6-Markanın hükümsüzlüğü talebinin kabulü yönünden; Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 3.145 TL vekalet ücretinin davacı karşı davalı ...'dan alınarak davalı karşı davacı ...'ye verilmesine,
7-Maddi tazminat talebi ve feragat nedeniyle red yönünden; Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 1.000 TL vekalet ücretinin davalı karşı davacı ...den alınarak davacı karşı davalı ...'a verilmesine,
8-Manevi tazminat talebinin reddi yönünden; Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 3.145 TL vekalet ücretinin davalı karşı davacı ...den alınarak davacı karşı davalı ...'a verilmesine,
9-Markaya tecavüzün tespiti ve önlenmesi talebinin reddi nedeniyle; Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 3.145 TL vekalet ücretinin davalı karşı davacı ...den alınarak davacı karşı davalı ...'a verilmesine,
10-Davalı karşı davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinden olan 27,70 TL başvuru harcı, 170,00 TL peşin harç, 86 TL tebligat-müzekkere masrafı olmak üzere toplam 283,70 TL'nin davacı karşı davalıdan alınarak davalı karşı davacıya verilmesine,
11-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talebi halinde taraflara iadesine,
Dair karar taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere karar verilip tefhim kılındı, hazır olanlara duruşma zaptından örnek verildi. 06/03/2018
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır