T.C.
İSTANBUL
1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/260 Esas
KARAR NO : 2025/18
DAVA : Markanın Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ : 09/02/2022
KARAR TARİHİ : 21/01/2025
Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi' nce markanın hükümsüzlüğü talebi yönünden yetkisizlik kararı verilerek Mahkememize gönderilen 2022/30 Esas - 2022/151 Karar sayılı dava dosyası Mahkememizin 2022/260 Esas numarasına kayıtlanarak yapılan açık yargılamanın sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Davacının ...' nin kendisine ait "..." ve ... oyuncusu figürlü markalarını uzun yıllardır menşe ülke Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya genelinde, Türkiye' de dahil 100'den fazla ülkede yoğun ve yaygın bir şekilde kullandığını ve tescil kayıtları ile koruma altına aldığını, davalı firmanın davacı şirketin Türk Patent nezdinde ..., ..., ..., ... sayı ile kayıtlı markalarının aynı/ benzerini, davacı markalarının da tescilli olduğu sınıf ve emtialar arasında yer alan ürünlerden "deri" ve "tekstil" ürünleri üzerinde, izinsiz ve hukuka aykırı bir biçimde kullandığının tespit edildiğini, davacı şirkete ait "..." ve at üstünde polo oyuncusu figürlü markaların 6769 Sayılı SMK'nın 6/4 ve 6/5. maddeleri anlamında tanınmış marka olduklarını, davacı şirkete ait "..." markasının ... sayı ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tanınmış marka olarak kayıtlı olduğunu, markaların tanınmış marka olduğu hususunun birçok farklı Yerel Mahkeme ilamı ve TPE kararı ile de kabul edildiğini, davalı tarafın tescilli “... şekil” markasının içerisinde yer alan "..." ve "..." ibarelerinin yeterli ayırt ediciliği sağlayamadığını, davalıya ait marka tescilinin 2012 yılında başvurusu yapıldığı göz önüne alındığında, davalı tarafın davacıya ait tanınmış markadan haberdar olarak, davacıya ait markanın tanınmışlığından ve prestijinden haksız çıkar sağlama amacıyla dava konusu marka başvurusunda bulunduğunu yani kötü niyetini kanıtlar nitelikte olduğunu, davacıya dava konusu “...” ve ... figürlü markalarını uzun yıllardır ... sınıflar kapsamında yer alan emtialar üzerinde eylemli biçimde kullanmakta olduğunudavalının kötüniyeti de gözetilerek davalıya ait ...sayılı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Sınai Mülkiyet Kanununun 25/6 maddesinin, marka sahibi kişi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği yahut bilmesi gerektiği halde bu duruma 5 yıl boyunca sesini çıkarmazsa marka hükümsüzlüğü davası açamaz hükmünü içerdiğini, davalıya ait ... markasının 18/12/2012 tarihinde koruma altına alınıp, 04/04/2014 tarihinde tescil edildiğini, ilgili hüküm gereği 5 yıllık süre geçtiğinden davacının iş bu davayı açmasının hukuken mümkün olmadığını, davalı şirketin 2012 yılından beri fiilen ... markasını kullanmakta olup dünyanın birçok farklı ülkesine ürünlerini ihraç etmekte ve ülkemiz sınırları içerisinde tüketiciye ürünlerini satmakta olduğunu, SMK 7. maddesi uyarınca markanın tescil edilmesiyle Sınai Mülkiyet Kanunundan kaynaklı tüm haklara davalının sahip olduğunu, davalıya ait marka incelendiğinde markanın ... unsurlarından oluştuğunun görüleceğini,... ibaresinin davalının markayı tescil ettirmek için başvurmuş olduğu 2012 yılının hicri takvimdeki karşılığı olduğunu, marka bir bütün halinde değerlendirildiğinde esaslı unsurunun ... olmadığının aşikar olduğunu, davalıya ait marka şeklinde ise davacının marka şekliyle benzerliğinin bulunmadığını, davacıya ait marka şekli incelendiğinde atın üzerinde ... bulunduğu ve... bulunduğunu, davalıya ait marka şeklinde ise 2 farklı atın bulunduğu herhangi bir insan figürünün bulunmadığı ve ... ayrıksı olarak yerde bulunduğunun görüleceğini, davacının her ne kadar markasının tanınmış olduğunu iddia etse de ...başvuru numarasıyla yapmış olduğu ... isimli tanınmış marka başvurusunun reddedildiğini, ... ibaresinin bir kişiye özgü olmadığını, ... markasının ayrıca dava dışı ...ŞİRKETİ'nin ... başvuru numaralı tescilli markası olduğunu, davacının iddia ettiği gibi ... markası üzerinde herhangi bir hak sahipliğinin bulunmadığını , davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava konusu uyuşmazlık; davalı adına tescilli ... tescil numaralı markanın hükümsüzlügüne ilişkindir.
Davanın açılmasını müteakip Yetkisizlik kararı veren mahkemece davacının dava, davalının cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, yetkisizlik kararı veren mahkemece ön inceleme duruşması yapılmış, yetkisizlik kararı veren mahkemece dava dilekçesindeki hükümsüzlük istemi tefrik edilerek hükümsüzlük istemi yönünden dava dosyası Mahkememize gönderilmiş, Mahkememizce tahkikata devam olunmuş, tarafların beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
HMK 266. Madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişiler ..., ... ve ... 24.04.2023 tarihli bilirkişi raporlarında özetle; davalı markasının davacı markaları ile SMK m.6/1 anlamında ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırma yaratacak nitelikte olduğunu,davacı markasının 6/5 anlamında da tanınmış marka olması nedeniyle markanın itibarından haksız yararlanma, ayırt edici karakterini zedeleyici nitelikte olduğunu, SMK m.6/1 ve m.6/5 kapsamında hükümsüzlük şartlarının gerçekleşmiş olduğunu, kötü niyet söz konusu olduğunda sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olmadığını beyan etmişlerdir.
Bilirkişiler ..., ... 22.03.2024 tarihli bilirkişi raporlarında özetle, (Ticaret Hukuku Prof.DR İsmail Kayar AYRIK görüş sunmuş olup) ; davacı tarafın davalı tarafa ait ... tescil nolu markanın tescilinden 10 yıl sonra işbu davayı açtığını, SMK25/6'da düzenlenen kötü niyetin mevcut olduğu somut delillerle ispat edilemediğinden ötürü... tescil nolu markasının hükümsüzlüğünün talep edilemeyeceğini, davalı tarafa ait markaların da kullanımının davacıya ait markalar yönünden karışıklığa meydan verebilecek nitelikte benzerlik taşıdığı ve TTK 54 vd anlamında tüketiciler nezdinde iltibas ve yaratabileceği ve haksız rekabet eylemine sebebiyet verdiği, taraf markalarındaki kelime unsuru, işitsel ve görsel açıdan bulunan benzerlik nedeniyle son tüketici nezdinde karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, tüketici gözünde davacı ile davalı arasında ticari ilişki var olduğu algısını yaratabileceği karşısında tüketicide oluşacak bu karıştırılmanın davacı markasına zarar vereceği ve bu nedenle davalı tarafın kullanımlarının SMK 29/1 maddesi gereğince “marka hakkına tecavüz” oluşturduğu yönünde görüş bildirdikleri anlaşılmıştır.
Bilirkişilerden Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi “...” (AYRIK GÖRÜŞ) beyanında: davalının TTK.m.18/2 gereğince “basiretli bir iş adamı gibi” hareket etmek durumunda olan “tacir” sıfatı taşıyor olması nedeniyle 5 yıllık sessiz kalma süresi dolmuş olsa dahi iyiniyet iddiasında bulunamayacağını ve davanın süresi içinde açıldığını ileri sürmüştür.
Birinci ve ikinci raporun kısmen çelişmesi nedeniyle ayrıca uzman görüşü sunulmuş olması nedeniyle 3. Kez bilirkişi heyeti oluşturulmuştur.
UZMAN GÖRÜŞÜNDE ..., ..., ... 23.10.2023 tarihli müşterek imzalı görüşlerinde özetle; davacı markası tannımış olsa dahi markalar arasında benzerlik bulunmadığından hükümsüzlük talebinin yerinde olmadığını, davalının markasına 5 yıl süre ile sessiz kalan davacının susma yoluyla hak kaybına uğradığını beyan etmişlerdir.
Bilirkişiler ..., ...ve ...04.04.2024 tarihli bilirkişi raporlarında özetle; davalıya ait olduğu belirtilen bahsi geçen “...” internet web sitesinin güncel olarak kullanımda ve aktif olduğu, alan adının whois (sahip) bilgileri kontrol edildiğinde bu alan adının 18.01.2013 tarihinin kayıt olunduğu ve internet sitesinin içerikleri detaylıca incelendiğinde genel olarak “...” adıyla “Giyim / Kıyafet / Tekstil Ürünleri Tanıtım ve Satışları ile ilgili internet sitesi olarak kullanıldığı, davalıya ait olan ilgili internet web sitesinin "...” adresinde davalı tarafından geçmiş yıllardan bu kullanıp kullanılmadığını tespit edebilmek adına dünyanın en önde gelen web arşiv sistemi üzerinden yapılan inceleme sonucunda ilgili internet sitesinin 2018 yılından bu yana arşiv kayıtlarına ulaşıldığı, ancak 2018 ile 2022 arasındaki arşiv kayıtlarında sitenin yayında olmadığı, 2022 yılından bu yana “...” adıyla “Giyim / Kıyafet / Tekstil Ürünleri Tanıtım ve Satışları" ile ilgili internet sitesi olarak kullanıldığı tespit edildiği, Davalı tarafa ait olduğu belirten davaya konu “...” isimli instagram sosyal medya hesabına ait genel profil sayfası “...” ve paylaşımlar kontrol edildiğinde; hesap adının ..." olarak, web sitesi adresinin “...” olarak belirtildiği, ilgili hesabın “Aralık 2020" tarihinde açıldığı ve ilgili hesaptan yapılan ilk paylaşımın 20 Mart 2021 tarihinde olduğu tespit edildiği, Davacı tarafından tespiti için sunulan pazar yeri platformu olan “...” internet sitesinde bulunan “...” isimli mağazanın güncel olarak yayında olduğu ve ilgili mağazada “658” adet ürünün aktif olarak satışlarının yapıldığı, satış sitesindeki satıcı üye mağaza detaylarına bakıldığında; satıcı unvanının “...”, Şehir'in “...”, Vergi Numarasının “...” olarak belirtildiği, tarafların tescilli markaları arasında karıştırılmaya yol açacak benzerlik bulunmadığı yönünde görüş bildirdikleri görülmüştür.
Bilirkişiler ..., ... ve ... 24.04.2023 tarihli bilirkişi raporlarında kötü niyet söz konusu olduğunda sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olmadığını ,Bilirkişiler ..., ... 22.03.2024 tarihli bilirkişi raporlarında özetle, davacı tarafın davalı tarafa ait ...tescil nolu markanın tescilinden 10 yıl sonra işbu davayı açtığını, SMK25/6'da düzenlenen kötü niyetin mevcut olduğu somut delillerle ispat edilemediğinden davanın süresi içinde açılmadığını, ayrık görüş sunan ... kötüniyet söz konusu olduğunda davanını süreye tabi olmadığını, uzman görüşünde (... ..., ... ) ise ; markalar arasında benzerlik bulunmadığından hükümsüzlük talebinin yerinde olmadığını, davacının susma yoluyla hak kaybına uğradığını beyan etmişlerdir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (6100 sayılı Kanun) 282 inci maddesinde belirtilen "hakim bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir." hükmünden hareketle sunulu tüm bilirkişi raporları ve uzman görüşünün hukuki nitelendirmesinin mahkememizce yapılması gerekmiştir.
KARIŞTIRMA, TANINMIŞLIK İDDİALARI YÖNÜNDEN İNCELEME
TPMK kayıtlarına göre; 11/09/1990 tarihli ... numaralı ... figüründen oluşan şekil markasının .... sınıfta, ... numaralı "..." markasının ... Sınıflarda ... tarihinde, ... numaralı ... figüründen oluşan şekil markasının ... sınıflarda, 03/08/1993 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.
Davalının hükümsüzlüğü talep edilen ...nolu ... ŞEKİL ibareli markanın ise ...sınıflar için 18.12.2012 tarihinden itibaren tescil edildiği anlaşılmıştır.
6769 sayılı SMK m.6/1 hükmü kısaca, bir marka başvurusunun daha önce yapılmış başvuru veya tescilli bir marka ile “karıştırılma ihtimali” bulunması ve önceki marka ya da başvuru sahibinin itiraz etmesi koşuluyla başvurunun reddini öngörmektedir. Şu halde, iltibas ya da karıştırma riskinin varlığı için, tescil kapsamındaki mal/hizmetlerin ve aynı zamanda başvuru ve markanın (işaretlerin) karıştırma ihtimali bulunacak derecede aynı yada benzer olması gerekir; karıştırma ihtimalinin değerlendirilmesinde somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. İlke olarak mal ve hizmet benzerliği ile değerlendirmeye başlanır. Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken de çekişme konusu mal ve hizmetlerin ortalama tüketici kitlesi, doğal yapısı, kullanım amacı, fiyatı, alım sıklığı, üretim dağıtım ve satış kanalları ile yerleri, rekabet, ikame veya tamamlama ilişkisi olup olmadığı gibi bütün faktörler dikkate alınmalıdır.
Karıştırma ihtimali ortalama tüketicilerin her iki işaret arasında bir şekilde bağlantı kurmasıdır. Başka bir anlatım ile halkın söz konusu mal ve hizmetleri aynı ya da bağlantılı işletmelerden geldiğini düşünme tehlikesidir. Hem markanın hem de mal veya hizmetlerin aynı olması durumunda karıştırma ihtimali daha güçlüdür. Karıştırma ihtimalinden söz edilebilmesi için öncelikle tescil başvurusuna konu veya tescil edilmiş marka ile daha önce tescil edilmiş ve tescil başvurusu yapılmış markanın kapsadığı hizmetlerin aynı ya da benzer olması gerekmektedir. Eğer bu mal ve hizmetler aynı ya da benzer ise bu kez markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları incelenecektir. Karıştırma ihtimali hem marka, hemde sınıf bakımından benzerlik gerektirdiğinden iki markanın tescil edildikleri, tescil başvurusunda bulunulduğu ya da kullanıldığı mal ve sınıfların ne kadar birbirine benzer ise karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmaması için markaların da o oranda birbirinden farklı olması gerekecektir. Markalar arasında sözcük, harf karakteri, şekil, grafik gibi renk unsurlarında hiçbir fark yok ise markalar arasında ayniyetten söz edilir. Eğer bu unsurlardan birinde küçük fark var ise benzer markalardan söz edilir. Markalar arasında karıştırma ihtimali incelenirken her bir unsura göre değil bir bütün olarak iki markanın bıraktığı genel global izlenimin markanın bütünüyle bıraktığı etki dikkate alınır.
AB Adalet Mahkemesi (CJEU ) uygulamalarında karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde bir takım ilkeler mevcuttur. Uygulamalara göre karıştırma ihtimali ilgili tüm faktörler dikkate alınmak suretiyle marka veya işaretler birer bütün olarak değerlendirilmeli bu değerlendirme yapılırken uyuşmazlık konusu mal veya hizmetin talep edebilecek durumdaki ortalama tüketici gözü ile bakılmalı ortalama tüketicinin detayları incelemeden markayı bir bütün olarak algılayacağı gözönünde bulundurulmalı markadaki ayırt edici ve egemen unsurların bıraktığı genel intibaya göre görsel ve işitsel ve kavramsal anlamda karıştırma ihtimali bulunup bulunmadığı tartışılmalıdır.
Markalar arasında daha az derecedeki benzerlik mal veya hizmetler arasında daha çok benzerlik ile dengelenebilir. Bunun tersi de mümkündür. Ayrıca eğer önceki markanın ayırt ediciliği kendiliğinden çok yüksek ise veya kullanım sonucunda yüksek ayırt edicilik sağlanmış ise karıştırılma ihtimali de çok yüksek olacaktır. Salt çağrıştırma ihtimalinin varlığı karıştırma ihtimalini de mevcut olduğunun kabulü için yeterli değildir. Önceki markanın tanınmışlığı da tek başına karıştırılma ihtimalinin varlığı için yeterli değildir. Eğer her iki marka arasında çağrıştırma ,tüketicide bu markayı taşıyan ürünlerin aynı ya da ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden kaynaklandığı yolunda bir kanaate yol açacak nitelikte ise, bu durumda karıştırma ihtimalinin bulunduğu düşünülmelidir. Markalar arasında görsel, işitsel, kavramsal benzerlik bulunup bulunmadığı her iki markanın asli ve tali unsurları ile birlikte bütünü itibariyle bıraktığı izlenimler bakımından benzerlik olup olmadığı çağrıştırma söz konusu olup olmadığı, markaların ait oldukları mal veya hizmetlerin hitap ettiği tüketici kitlesinin eğitim ve toplumsal durumu, markaların tescilli oldukları malın ya da hizmetin değeri , buna bağlı olarak alıcının mal almaya gittiğinde harcadığı zaman kriterleri dikkate alınarak ortalama düzeydeki tüketici gözü ile karıştırma ihtimali mevcut olup olmadığı tespit edilecektir.
Birinci raporda markalar arasında karıştırma ihtimali bulunduğu, ikinci raporda karıştırma ihtimali bulunduğu, son rapor ve uzman görüşünde ise karıştırma ihtimali bulunmadığı yönünde görüş bildirilmiştir.
Bilindiği üzere markalar arasında karıştırılma ihtimalinin mevcut olup olmadığı incelemesi yapılırken ortalama tüketicinin gözüyle değerlendirme yapılması, markaların ayırt edicilik derecesi ve markanın asli ve ayırt edici unsurlarının bir bütün olarak incelenmesi,markanın bölünerek incelenmemesi gereklidir.
Söz konusu markalar dikkate alındığında , davalı markasını gören tükecinin markaların farklı olduğunu düşünse dahi aynı işletmeden gelen seri marka ile karşı karşıya olduğunu düşüneceği anlaşılmaktadır.
Davalı markasında “...sayısı ve çapraz duran ...görseli kenarlarında ...” ibaresinden ve sadece yazı olan “...” ibaresinden oluştuğu,... figürü ile ... yazısı ile ... ibaresinin marka görselinde şekil unsuru ile tescil edildiği anlaşılmıştır. Davacı markasının ise sunulu delillere göre ( “... ibaresinin davacı adına tescilli tanınmış marka olduğu) genel olarak davacının tekstil sektöründe, davalının ise markasını genel olarak deri, dokuma, kumaş sektöründe kullandığı, “...” ibaresinin İngilizcede atla oynanan bir spor ismi olduğu ve bu iki sektör açısından da tanımlayıcı bir ibare olmadığı ve ayırt ediciliği haiz bulunduğu, dolayısıyla davalının “...” ibaresinin kamuya mal olmuş bir ibare olduğu yönündeki açıklamalarının sunulu diğer kesinleşen mahkeme ilamları karşısında da savunma olarak ileri sürülemeyeceği, davacının ... ve “...” ibareli markasının tanınmış marka olarak tescilli olduğu göz önüne alındığında davacı markasına tanınan korumanın yalnız tescilli olduğu sınıflarla sınırlı kalmayacağı ve daha geniş bir korumadan yararlanacağı, taraf markalarındaki esaslı unsurun ... ve “...” ibaresi olduğu, davalı markasındaki “...” ve “...” ibarelinin davalı markasından ayırt edilebilecek derece farklılaştığı bir an için kabul edilse dahi taraf markalarındaki ortak ... kelime unsuru, işitsel ve görsel açıdan son tüketici nezdinde davacı ile davalı arasında ticari ilişki var olduğu, yada davalı markasının davacı markasının serisi gibi algılanacağı, karıştırma ihtimalinin bulunduğu, huzurdaki davada davacının karıştırma ve tanınmış marka kapsamında hükümsüzlük talebinde bulunabileceği anlaşılmıştır. Ancak davacı markasının tek başına tanınmış olması ona sınırsız ve süresiz bir koruma sunmayacağından ancak davalının kötüniyetinin ispatı halınde davanın süresiz açılabileceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla davacının bu hakkını süresinde kullanıp kullanmadığının tespiti açısından davalının tescil anında iyiniyetli olup olmadığı hususu yargılamada kilit bir nokta olduğundan öncelikle bu hususun tartışılması gereklidir.
SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI SAVUNMASI ve KÖTÜNİYETLİ TESCİL İDDİASININ İNCELENMESİ:
Davalı sessiz kalma ile hak kaybı savunmasında bulunduğundan bu itirazında res’en Mahkemece ön sorun olarak incelenmesi gereklidir.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, önceki hak sahibinin, hakka konu ticari ad ve işareti iyi niyetli bir şekilde kullanan kişiye karşı dava açma hakkını uzun süre kullanmaması ve ihlallere sessiz kalarak ticari ad ve işarete zımni olarak göz yumarak dava açma hakkını kaybetmesi demektir. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin temeli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 2. maddesine dayanmaktadır. Anılan madde; “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmünü haizdir. Buna göre, anılan madde ile hukuk düzeninin kişilere tanıdığı bütün hakların kullanılmasında göz önünde tutulması ve uyulması gereken iki temel ilkeye yer verilmiş olup, öncelikle hakların dürüstlük kuralına uygun kullanılması gerektiği ifade edilmiş, ardından hakların açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağı belirtilmiştir.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi markanın hükümsüzlüğü, tecavüz ve unvan terkini davalarında da mahkemelerce res’en incelenmektedir. Gerçekten aynı veya benzer bir ticari ad ve işaretin başka bir kişi tarafından ticaret unvanında yada markasal olarak tescilli yada tescilsiz olarak kullanılması hâlinde önceki hak sahibinin dava açarak bu unvanın terkinini veya hükümsüzlüğünü talep etmesi mümkündür. Ancak bu hakkın kullanılması imkânının önceki hak sahibine sınırlandırılmaksızın tanınması bazı hâllerde haksız sonuçlar doğurabilmektedir. Zira iyi niyetli olarak ticaret unvanını, markasını tescil ettirmiş ve kullanmaya başlamış olan tacirin, para ve emek sarf ederek bu unvan altında yatırımlar yapması, ancak önceki hak sahibinin bu durumdan haberdar olmasına rağmen uzun süre sessiz kaldıktan sonra dava açması “dava hakkının kötüye kullanılması” olarak nitelendirilmelidir. Keza sonraki ticaret unvanının yada markanın bilinmesi veya devam eden tecavüze karşı uzun süre sessiz kalındıktan sonra dava açılması, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilecektir.
Ticari ad ve işaretin sahibi, haklı bir sebep olmaksızın hakkını uzun süre kullanmayarak bundan sonra da kullanmayacağı yönünde bir kanaat oluşturmuşsa artık bu hakkını kullanamaması gerekir. Bu nedenle önceki hak sahibinin, TMK’nin 2. maddesi gereğince belli bir davranışta bulunması gerekirken sessiz kalması sonucu, ticaret unvanını daha sonra iyi niyetli olarak tescil ettiren kişiye karşı dava açma hakkını veya devam eden eylemli kullanımını men etme hakkını kaybettiği kabul edilmelidir (Yasaman, Hamdi/ Yusufoğlu, Fülürya: Marka Hukuku, İstanbul, 2004, s. 856).
Sessiz kalma yoluyla hak kaybında, hak genel olarak sona ermemekte, sadece bu haktan eylemine sessiz kalınan kişi ya da kişilerin yararlanmasına katlanılmaktadır. Zira tacirin, bir hakkını bilerek isteyerek belli bir süre kullanmaması sebebiyle marka tescilinden/ticari unvandan doğan hakkı kaybolmamakta, sadece uzun süredir var olan kullanıma/tescile sessiz kalmış olması sebebiyle bu duruma zımnen icazet verildiği kabul edilmelidir.
Sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahsedilebilmesi için, önceki hak sahibinin ticari ad ve markasal işaretin aynısının veya benzerinin ticaret unvanı olarak tescil ettirildiğini veya başkaları tarafından kullanıldığını bilmesi ve buna rağmen sessiz kalmış olması gereklidir. Buna karşın ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmek zorunda olmaları ve tescilin olumlu etkisi nedeniyle keza aynı şekilde markaların marka tescil sürecinde başvuru sonrası idari olarak başvuruların resmi marka gazetesinde duyurulduğu dolayısıyla ilan edildiği , basiretli bir tacirin usulen tescil ve ilan edilmiş markadan haberdar olmadığını bilinmediği ileri sürülemeyecektir. Bununla birlikte önceki hak sahibinin uzun süre sessiz kalması mücbir sebep ya da objektif imkânsızlık gibi haklı bir nedene dayanıyorsa ve bunun ispatlanması hâlinde sessiz kalma yoluyla hak kaybı söz konusu olmayacaktır. Sessiz kalma yoluyla hak kaybından bahsedilebilmesi için diğer bur şart ise sonradan tescil ettiren kişinin iyi niyetli olması gerekir. Zira ticaret unvanını yada markasını sonradan tescil ettiren kişi kötü niyetli ise sessiz kalma yoluyla hak kaybından söz edilemeyecek önceki hak sahibi ticaret unvanının yada markanın sicilden terkinini süre gözetilmeksizin her zaman talep edebilecektir.
Bununla birlikte önceki hak sahibi dava yoluna başvurmadan önce ihtarname göndermesi de sessiz kalmadığı anlamına gelmelidir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, uzun süre boyunca, belirli aralıklarla sadece ihtarname gönderen, fakat dava açmayan ve ihtarname dışında markanın kullanılmaması için herhangi bir girişimde de bulunmayan önceki hak sahibinin sessiz kalmadığını ileri sürmesi, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir. O hâlde kullanımın daha fazla devamını istemeyen önceki hak sahibi, bu arzusunu açıklayan bir ihtarname göndermiş ise de makul bir süre içinde bu iradesini dava yoluyla da göstermelidir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile ilk defa marka hukukunda hükümsüzlük davaları yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin bir düzenleme getirilmiştir. SMK’nin 26/6. maddesi; “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez” hükmünü haizdir. Buna göre marka hükümsüzlük davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin uygulanabilmesi için beş yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Hemen belirtilmelidir ki; sessiz kalma nedeniyle dava açılamayacağı yönündeki savunma bir def’î olmayıp itirazdır. Zira sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin dayanağı TMK’nın 2. maddesi olduğuna göre, dava açılması açıkça hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve bu durum dava dosyasından ortaya konulabiliyorsa, sessiz kalma yoluyla hak kaybı bir itiraz olarak kabul edilip hâkim tarafından re'sen dikkate alınmalıdır. Keza TMK’nin 2/2. maddesi gereğince bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.
Bu ilke ile işlem güvenliğinin de sağlandığını söylemek gerekir. Bunun sebebi markayı haksız kullanan kişiye karşı dava açılmaması ve onda bir güven oluşturulmasıdır. Böylesine güvenli bir ortam oluşturan hak sahibi, genel hükümler çerçevesinde de (Medeni Kanunun 2. maddesi) koruma bulamaz , Markasının yada ticaret unvanının izinsiz kullanıldığını öğrenmesine rağmen susan kişinin, aynı zamanda bu susmaya icazet gösterdiği ve dolayısıyla sessiz kalan hak sahibinin hakkını kaybetmesine yol açacağı kabul edilmelidir.
Huzurdaki dava kayden 09.02.2022 tarihinde açılmıştır. Davalının marka tescil tarihi 18.12.2012 tarihi olup, markanın 31.05.2014 tarihli resmi marka gazetesinde ilan edildiği anlaşılmıştır. Davacı yaklaşık dava açmak için 10 yıla yakın süre beklemiştir. Dolayısıyla davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğradığı ve davanın süresinde açılmadığından reddinin gerektiği anlaşılmıştır.
Davacı yan davalının kötüniyetli olduğunu ileri sürmüş ve kötüniyet söz konusu olduğu durumda ise davanın süreye tabi olmadığını ayrıca kötüniyete dayalı olarak da davacı markasının tanınmış marka olması nedeniyle hükümsüzlük kılınmasını talep etmiştir.
KÖTÜNİYETE DAYALI HÜKÜMSÜZLÜK İSTEMİNİN İNCELENMESİ:
Mevzuatımızda “Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.
Buna göre bir marka başvurusunun kötü niyetli bir başvuru olarak değerlendirebilmesi için, başvuru anında, markanın amacı ve temel işlevi dışında bir amaçla kullanılmak istenildiğinin ispatlanması gerekmektedir. Dolayısıyla kötü niyetin kabulü için, marka için başvuruda bulunan kişi, markanın temel işlevleri olan ürünün işletmeye aidiyetini sağlama ve diğer ürünler karşısında ayırt edicilik sağlama fonksiyonu dışında bir amaçla veya marka üzerindeki gerçek hak sahibinin markadan yararlanmasını engellemek veya markanın ün ve şöhretinden yararlanmak suretiyle haksız çıkar edinme gibi bir amaçla hareket etmelidir.
Nitekim C-529/07 sayılı ABAD kararında da, “Başvuru sahibinin, bir markanın aynısı veya benzerinin, aynı veya benzer mal ve / veya hizmetlerde kullanılmakta olduğunu bildiği halde, o markayla karıştırılabilecek bir markayı tescil ettirmek istemesi ve söz konusu işaretin asıl sahibinin markayı kullanmasını önlemek amacıyla marka tescil ettirmesi” gibi unsurların, kötü niyetin varlığına karar vermeye yarayacak işaretler olduğu ifade edilmiştir.
Bununla birlikte marka başvurusunun kötü niyetli bir başvuru olarak değerlendirilebilmesi ancak marka başvurusu sırasında kötü niyetli olarak markanın amacı ve temel işlevi dışında bir amaçla kullanılması halinde söz konusu olur. ABAD nezdinde görülen uyuşmazlıklarda da kötü niyetin varlığının marka başvurusu esnasında olması gerekliliği yönündeki görüş aynı şekilde benimsenmiştir.
Keza yine tescilin kötü niyetli olduğu hususu, iddia edence ispatlanması gereken bir durum olup, bu hususun değerlendirilmesinde önceki markanın tanınmışlığı, markanın mizanpajını oluşturan tüm unsurlar, önceki markanın uzun süreli kullanımının veya tescilinin mevcut olup olmadığı ,davalının davacının ticaretini engelleme amacı taşıyıp taşamadığı gibi unsurlar birbirlerinden bağımsız olarak kötü niyetli tescil edildiği iddia olunan işaretin hangi niyetle tescil başvurusuna konu edildiğinin belirlenmesinde her dosya özelinde ayrı incelenmesi gereklidir.
Öncelikle davalı markasının, davacının tanınmış markası ile iltibasa yol açmasının, tek başına kötü niyet ve hükümsüzlük nedeni oluşturmayacağı da belirtilmelidir. Zira ... 27.06.2013 tarihli,...sayılı kararında da açıklandığı üzere, "başvuru sahibinin başvurusu yapılan markayla karıştırılması olası bir markanın yurt dışında üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekliliği hususu, tek başına başvuru sahibinin, ilgili hüküm kapsamında kötü niyetle hareket ettiği sonucuna varılması için yeterli değildir." Yine "inceleme konusu işaretlerin aynı olması, diğer faktörlerden hiçbirisi mevcut değilken, kötü niyetin varlığını ortaya çıkarmaz" (Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 01.02.2012 tarihli, T-291/09 sayılı kararı). Yargıtay HGK.'nun 16.07.2008 gün ve ... E.-... K. sayılı kararında da belirtildiği gibi Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir.
Dolayısıyla davalının markasının davacı markalarıyla iltibas oluşturma ihtimalinin varlığının kabulü halinde dahi, ayrıca tescille sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuruda bulunduğunun da ispatı gerekir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. Öte yandan kötüniyet iddiasında bulunan bu olguyu ispat etmek zorundadır.
Yine Yargıtay HGK.'nun 21.09.2005 gün ve ... E.-... K. sayılı kararında da belirtildiği gibi Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca iyiniyetin asıl, kötüniyetin istisna olması sebebiyle davalının kötüniyetli olduğunun delil ve gerekçelerinin gösterilmesi gerektiğinden davacı, davalının kötüniyetinin bulunduğunu kanıtlamalı ve mahkemece de bunun delil ve gerekçesi gösterilmelidir.
... kararında, önceki markayı bilmenin, kötü niyetin varlığının kabulü için tek başına yeterli olmadığı ve bunun için başvuru anındaki tüm faktörlerin göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Avrupa Adalet Divanı bu konuda, “kendisinden önce bir başkasının diğer üye bir devlette aynı veya karışıklığa yol açacak kadar benzer bir markanın tescilli olduğunu bilip bilmediği, bilmesinin gerekip gerekmediği, bu kimsenin, bir başkasına ait markanın kullanılmasına engel olma amacı taşıyıp taşımadığı ve önceki markanın sahip olduğu hukuki korumanın ölçüsünün ne olduğu, önceki markanın kullanımının ne kadar eski olduğu, tescil konusu ürünleri pazarlamaktan alıkoyma, piyasaya girmesini engelleme amacı olup olmadığı ” hususlarının ve tescil başvuru tarihi itibariyle “markanın sahip olduğu ün”ün göz önünde bulundurulmasını içtihat etmiştir (... kararı için bkz.: ÇOLAK, S.901, dn. 2239).
Davalı yanın, Davacı yana ait kullanımlardan haberdar olmasının beklenebileceği değerlendirilmekte ise de; yalnızca bu hususun davalı yanın kötüniyetini göstermeye yeterli kabul edilemeyeceği, öte yandan davalının davacının markasını yedeklemek, şantaj, ticaret sırasında kullanımı engellemek gibi bir faaliyette bulunduğu da ispat edilmediğinden davalının salt tacir olması nedeniyle keza davacının da tanınmış marka olmasının tek başına kötüniyetin kabulüne gerekçe olamayacağı gözetilmiş iyiniyetin asıl olduğu gözetilerek kötüniyetli tescile dayalı hükümsüzlük isteminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
TPMK nezdindeki Değerlendirme Kurulu verdiği kararlarda kötüniyet kavramını "Bilerek ve haksız bir avantaj kazanmak veya başkalarına zarar vermek amacıyla genel olarak kabul edilmiş ahlaki davranışların ve dürüst ticaret ilkelerinin dışında davranan kişinin durumu" olarak tanımlamaktadır. Marka hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı şekilde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yarar elde etmek, markayı gerçekte kullanmayıp yedeklemek, marka ticareti yapmak, gerçek hak sahibinin piyasaya girişini engellemek, gerçek hak sahibine maddi veya manevi zarar vermek vb. amaçları yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Gerçek hak sahibi ile arasında sözleşme yahut ön sözleşme bulunan başvuru sahibinin, tescil yolu ile ve dürüstlük ilkelerine aykırı biçimde marka üzerinde hak temin etme girişimi de kötü niyet olarak kabul edilir.” Şeklinde tanımlamıştır.
Kötüniyet hukuki bir nitelendirme olduğundan her somut olayda mahkemece değerlendirilmelidir. Davacı tanınmış bir marka olduğundan basiretli bir tacir olarak kendisinden beklenen davranış daha yüksektir. Markanın ticari işletmelerin görünen yüzü olması nedeniyle aleni olan marka sicilinin belirli periyotlarla izlenmesi, ilana çıkan markaların takibinin yapılması gereklidir. Günümüzde artık tek tuş ile birçok veriye online olarak ulaşıldığı keza marka sicilinin kayıt bilgilerinin aleni olduğu, isteyen herkesin marka sicilinin içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceği, buna bağlı olarak davacı şirketin, davalı şirkete ait marka sicil bilgilerini inceleyebileceği ve bu bilgiler hakkında malumat sahibi olma imkânına sahip olduğu açıktır. Ticaret sicilinde olduğu gibi marka sicilinin de olumlu ve olumsuz olmak üzere üçüncü kişiler bakımından iki ayrı etkisi bulunmaktadır. Üçüncü kişilerin, kendileri hakkında hüküm ifade etmeye başlayan kayıtları bilmedikleri yolundaki iddiaları dinlenmez. (Tescilin Olumlu Etkisi Bkz; Mülga TTK m.38-39 / Mer'i TTK m.36)
Yargıtay HGK, 19.02.1969 tarihli, 1966/130 sayılı kararında “hukuka aykırı davranışın önlenmesine veya hukuka aykırı durumuna son verilmesine ilişkin talebin kullanılmasını çok geciktiren kimsenin MK m.2’de anlamını bulan dürüstlüğe aykırı davranıp davranmadığı ayrı bir sorundur. Aradan çok uzun süre geçtikten sonra, açmış olduğu dava, hakkın sınırları dışına çıkarak yaratılan mal varlığı değerinin yok olması veya sökülüp bozulması sonucuna yol açtığı için hakkaniyete aykırı görülebilirse bu takdirde el atanın gayretiyle elde ettiği bu durumdan istifadeye kalkışmak isteyen hak sahibinin bu hakkı MK m. 2 ‘ ye göre himaye edilmez”. Yargıtay 11. HD, 02.03.2000 tarihli, ... E., ... K. sayılı kararında, “dava açılmasının MK m. 2 ‘ye aykırı olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasına bağlı olduğu, davacının davalı tarafın markasından haberdar olduğu halde uzun süre sessiz kalınmasının zımnen icazet anlamında olduğuna” karar vermiştir.
Somut olayda da davacının tanınmış bir marka sahibi işletme olarak basiretli bir tacir gibi hareket etmesi, marka sicilinin aleni olması, markanın kurumun resmi gazetesinde yayınlanmasından sonra makul bir sürede yayına itiraz etmesi, tescil gerçekleşmiş ise hükümsüzlük kararı verilmesi gerekirken, salt soyut iddia ile davalının kötüniyetli olduğu iddiası ile süreye tabi olmayan dava açma hakkına sahip olduğunu ileri sürmesi MK. 2 maddesi kapsamında mahkememizce hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmiştir. Davacı yanca davalının kötüniyetli olduğu ispat edilemediğinden keza davacı markasının tanınmış olmasının markalar arasında karıştırma ihtimalinin varlığının bulunmasına rağmen , davanın süresi içinde açılmadığı , davacının uzun süre sessiz kalarak davalının kötüniyetli olduğunu da ispat edemediğinden ; sessiz kalma yoluyla hak kaybı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM:
1-DAVANIN REDDİNE,
2-615,40 TL ilam harcının 80,70 TL peşin harçtan mahsubu ile eksik kalan 534,70 TL eksik harcın davacıdan tahsiline,
3-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 40.000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,
5-Davalı tarafın yargılama giderlerinden olan 17.188,00 TL bilirkişi ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının hüküm kesinleştiğinde ve talebi halinde iadesine,
Dair karar taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 21/01/2025
Katip ...
e-imza
Hakim ...
e-imza