T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/188
KARAR NO: 2021/106
DAVA: Marka Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 30/03/2018
KARAR TARİHİ: 04/03/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; müvekkilinin ilaç ve tıbbi cihaz meslek grubunda iştigal eden ilaç sanayi ile yan sanayinin ihtiyacı olan hammadde, yarı mamül ve mamül maddelerin imalatını yapan, yaptıran, alımı ve satımında 2005 yılından itibaren faaliyet gösterin bir firma olduğunu, TPMK nezdinde tescilli birçok markası bulunduğunu, ... başvuru nolu "... " ibareli şekil başvurusunun bültende yayınlandığını, müvekkili şirkete ait marka başvurusuna ilişkin olarak yapılan davalı şirketin de arasında bulunduğu yayıma ilişkin birçok itirazın haksız bulunarak reddedildiğini, "...", "..." ibareli markalarla karıştırılma ihtimali, tanınmışlık, eskiye dayalı kullanım ve kötü niyet gerekçeleriyle Yeniden İnceleme ve Denetleme Kurulu'na söz konusu itirazın reddine ilişkin olarak verilen karara itiraz edildiğini ve kurul tarafından itirazın kabulü ile müvekkilinin marka başvurusunun reddine karar verildiğini, TPMK'nın ret kararının iptali için ... 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ...esas sayılı davasının açıldığını, dava konusu marka olan ... tescil numaralı "... ve şekil" ibareli markada asli unsurun "..." yan unsurun ise "..." olduğu gösterilmesine rağmen davalı yan markasal kullanımını sürekli olarak dava konusu markada kötü niyetli olarak yan unsur olarak gösterdiği ... üzerinden yaptığını, ... ibaresinin markanın bütününe bakıldığında ancak markanın yardımcı unsuru olarak tasviri bir işaret olarak yer alabileceğini, bir marka ibaresinde esas unsur olarak kullanılamayacağını, ancak davalı şirketin ...tescil numaralı "... ve şekil" ile .. tescil numaralı "..." ibareli markalarda ... ibarelerini asli unsur olarak kullandığını, tasviri işaretlerin bir markada yardımcı unsur olarak bulunmalarına bir engel bulunmamakla birlikte bunların tekel altına alınamayacaklarından tüm toplumun kullanımına açık olmasının bir zorunluluk olduğunu, "..." ibareli markayı ilk ihdas ve istimal edenin davalı şirket olmadığını iddia ederek, fazlaya ilişkin taleplerinin saklı kalması kaydıyla, davalı adına TPMK nezdinde tescilli ... tescil numaralı "... ve şekil" ile ... tescil numaralı "..." ibareli markaların tescil kararı verilen tüm sınıflar için hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; müvekkilinin dahil olduğu ... şirketler grubunun dünya devi olarak nitelendirilen şirket grupları arasında olduğunu, bu gruba dahil dünyanın çeşitli bölgelerinde en az 20 şirket bulunduğunu, ... 180 yıldır, tıbbi ve sıhhi ürünler de dahil olmak üzere güzellik ve kişisel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, tüketim malzemeleri, kumaş ve ev bakımı ve temizliği, bebek bakımı, havlular, kağıt mendiller, yiyecek ve içecek gibi pek çok sahada faaliyet gösterdiğini, 180'den fazla ülkede faaliyet gösteren müvekkilinin ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... gibi dünyaca meşhur ve yüksek tanınmışlık seviyesine ulaşmış pek çok markasının bulunduğunu, Türkiye'de 1954 yılından beri tescilli ... ibaresinin tıbbi ve sıhhi ürünler ile bütünleşmiş efsanevi bir marka ve ürün olduğunu, müvekkilinin TPMK nezdinde tescilli ... ibareli ..., ... ve ... sayılı, ...+şekil ibareli ..., ... ve ... sayılı, ...+şekil ibareli ... ve ... sayılı, ... (... ŞEKİL) ibareli ... ve ...sayılı ve ... ...+ŞEKİL ibareli ... sayılı tescillerin sahibi olduğunu, davacının müvekkilinin Türkiye'de ilk tescili 1954 yılına dayanan ... markasına karşı açtığı davanın hukuki gerekçe ve dayanaktan tamamen yoksun olduğunu, öte yandan davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, müvekkilinin markası üzerindeki tescilli haklarının kati, kesin ve tartışmasız olduğunu, davacının müvekkilinin ticari takdim şekli ve markalarını taklit eder fiillerinin ... 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ... D.iş sayılı dosyası ile tespit edilmiş olduğunu, davacının müvekkili ile aynı sektörde faaliyet gösterdiğini ve müvekkilinin markasından haberdar olmayacağının kabul edilemeyeceğini, davacının mütecaviz kullanımında müvekkilinin marka ve ürünlerini birden farklı şekilde taklit ediyor olmasının tercihlerindeki kasıtlı niyeti gösterdiğini, davacının müvekkilinin marka ve ürünlerini bilerek ve isteyerek tamamen marka ve ürünlerin çekim gücünden yararlanarak haksız kazanç elde etme gayesinde olduğunu, davacının amacının başvuruya konu ibare üzerinde hakimiyet, koruma sağlamak ve bunun üçüncü kişiler tarafından kullanımına engel olmak olduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde, ...tescil nolu "... .+Şekil" ibareli markanın 03, 05 ve 10.sınıf emtialarında 16/08/2016 tarihinde tescil edildiği, ...tescil nolu "..." ibareli markanın 03, 05, 10 ve 11.sınıf emtialarında 12/12/2016 tarihinde tescil edildiği ve ... adına kayıtlı oldukları anlaşılmıştır.
Davacı vekili tarafından sunulan ve ... ile Doç. Dr. ... tarafından hazırlanan 05/07/2019 tarihli mütalaada, ... ibaresinin tanımlayıcı bir ibare olduğu, bu ibarenin buharlaşan merhem ürünü üreten herkesin kullanımına açık bir ibare olduğu ve ilgili piyasadaki herkes tarafından kullanılabileceği, bu ibarenin kimsenin tekelinde olmadığı, mentol ve nane içeren ürünler üzerinde genel olarak mavi ve yeşil renklerin kullanıldığı, bu renklerin söz konusu ürünleri içeren ürünler açısından tanımlayıcı oldukları ve markalarında ve ambalajlarında tanımlayıcı olduğu, herkesin kullanımına açık ibareleri marka olarak seçen kişilerin markaları zayıf marka olup, serbest kullanıma açık ibarelerin herkesçe kullanılmasına katlanmak zorunda olduğu, ..., "..." ibareli ile ..." renkle ambalajların başkaları tarafından kullanımına katlanmakla yükümlü olduğu, markalar arasında benzerliğin ayırt edici olmayan unsurlardan kaynaklandığı durumlarda, benzerliğe hukuken bir sonuç bağlanmadığı, benzerliğin ancak ayırt edici unsurlar üzerinde bulunması durumunda bir sonucun bağlandığı, bu hususun zayıf marka seçiminin doğal bir sonucu olduğu, taraf markaları arasındaki tek benzerliğin ayırt edici olmayan ibareler üzerinde bulunduğu, tarafların ürünlerinin eczanelerde satıldıkları ve eczaneden ürün alan tüketicilerin daha dikkatli tüketici olarak kabul edildiği, markalar arasındaki benzerlik, herkesin kullanımına açık ibarelerden oluştuğu için aralarında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı ve "..." markasına tecavüzün oluşmadığı, "..." markası açısından tescil engeli bulunmadığı, ..., "..." ürünün kullanımına yıllarca sessiz kaldığı için, artık tecavüz davası veya haksız rekabet davası açma hakkını kaybettiği, ... ibaresinin ... ve ... ibarelerinden türetildiği, cins ismi teşkil eden bu kelimelerden bağımsız ve ayırt edici bir hale gelmediği, herkesçe kullanılan unsurların ... tarafından kullanılmasından dolayı ve ...'nin ayırt edici herhangi bir işareti ... tarafından kullanılmamasından dolayı, haksız rekabetin oluşmadığı, ...'nın başkasının emeğinden haksız olarak faydalanmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığı anlaşılmıştır.
... 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasına sunulan bilirkişi raporu dosyaya getirtilmiş olup, o dosyada davacının TPMK ve davalı aleyhine davacı olduğu, TPMK kararının iptali istemi içerdiği, bilirkişi raporunda 3. sınıfta parfümeri, kozmetik ürünler, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler ile 5. sınıftaki insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler, tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler emtiaları açısından iltibas tehlikesi sebebiyle TPMK kararının yerinde olduğu, diğer emtialar açısından yerinde olmadığı yönünde görüş verildiği görülmektedir.
Mahkememizce alınan raporda bilirkişilerin, davalı adına kayıtlı olan ... no.lu "..." markası ile davalı adına kayıtlı ... numaralı "..." markalarının, hükümsüzlüğü ve sicilden terkini koşullarının oluşmadığı, hususlarında görüş ve tespitlerini bildirdikleri anlaşılmıştır.
Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.
Hükümsüzlük değerlendirmesi öncesi davalının tanınmış marka iddialarının ele alınması gerekmektedir.
Davalının Tanınmış Marka İddiasının Değerlendirilmesi;
Davacı kendisine ait markanın tanınmış marka olduğu iddiasında bulunmuştur. 6769 sayılı SMK'da ve taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus Özel Dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim Özel Daire 13/03/1998 tarih ve 5647/1704 s. bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" biçiminde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ilişkin olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunma markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
SMK m.6/5'te yer alan "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresine temel teşkil eden düzenleme Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesi hükmüdür. Bu hükümde tanınmış marka kavramına yönelik olarak verilen kriter "herkesçe bilindiği mütalaa edilen" kavramıdır. Antlaşmanın Fransızca metninde markayı ifade etmek "notoirement connue(s)" ifadesi, Almanca metninde ise Türk doktrininde de sıklıkla kullanılan "notorisch bekannte" ifadesi kullanılmaktadır. Yine Konvansiyon'un 29/1-(c) hükmünde muhtelif yorumlarda itirazlar olması halinde Fransızca metin kabul edilir denmek suretiyle, Fransızca (ve takiben Almanca) metnin esas alınmasının yanlış olmadığı söylenebilir. Hukukumuzdaki düzenlemeye de temel teşkil eden anılı hükümde yer alan ifadeler ise herkesçe bilindiği gibi anlamına gelmekte olup, tanınırlık kriteri olarak ilgili/ilgisiz herkesi yeni toplumu esas almaktadır. Bu kabulün ise tanınmış markanın bilinirlik eşiğini çok yukarı koyduğu ve maddenin uygulama alanını daralttığı muhakkaktır. Bir diğer uluslararası antlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) ise 16. maddesinde yer alan düzenleme ile tanınmışlık düzeyi (yüksek) marka kavramını gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sebebiyle doktrinde ve yargı makamlarında farklı özelliklerine göre ve tanınmıştık derecelerine göre, farklı koruma düzeylerine sahip tanınmış marka çeşitlerinin olduğu öngörüsü egemendir. Ancak tanınmış marka huhuken farklı alt türlere ayrılmamakta, TRİPs Paris Konvansiyonu'ndan bağımsız, ayrı bir tanınmış marka kavramı ile ondan ayrı bir düzen getirmemekte, aksine hükmü tamamlamakta, tanınmış marka kavramının uygulama alanını genişletmektedir. Paris Konvansiyonu ve TRIPs bağlamında tanınmış marka tektir. TRIPs düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır. (Bkz. Paslı, 433- 440).
Tanınmış marka kavramının ne olduğu ortaya koyulduktan sonra, bunun tespitinin nasıl yapılacağı sorusuna cevap vermek gerekecektir.
Markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde 1997 tarihli WIPO kriterlerinden faydalanılır. TP'de -bağlayıcı olmamakla birlikte- WIPO tarafndan ortaya konulan bu kriterleri ayrıntılandırmak suretiyle şu kriterleri getirmiştir. (Paslı, Uluslararıs Antlaşmalar, s.451); "1.Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2.Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurtiçi ve yurtdışı tesciller nelerdir?) 3.Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4.Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafî olan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) 5.Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6.Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, hâlen devam etmekte olan marka, haksiz rekabet davaları, itiraz sayıları vb.) 7.Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8.Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9.Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, kârı, yurt çapında ve yurtdışında sahip olduğu dağıtım kanalları; şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hâkimiyeti vs.), 10.Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11.Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb.kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12.Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ( marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir? 13.Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14.Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (Ömek: sedece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları iine alan bir tescil.), 15.Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16.Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari olan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17.Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile çiklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18.Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge."
Tanınmışlığın tespitinde, marka sahibi tarafından yaptırılan promosyon ve tanıtım malzemeleri yanında ulusal basında veya gazetelerde markanın tanınmışlığını ortaya koyan reklam ve haberler de dikkate alınır. Bunun yanında yaygın kullanım alanı, toplum nazarındaki tanınmışlıkta dikkate alınır. Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.
Somut olaya dönüldüğünde; davalı tarafça dosyaya sunulan belgelerde, markaların (..., ... ) uzun yıllardır tescilli olan "..." ibaresini taşıdıkları, pek çok ülkede tescilli olup, yaygın olarak satıldığı, tüketici araştırmaları, web siteleri görüntüleri, satış ağı belgelerinden davalı adına tescilli "..." ibaresinin, "..." tanınmış markasıyla yan yana kullanılarak yaygın ve bilinir hale geldiği, "..." ibaresinin tek başına tanınmış marka haline geldiğini gösterir belge bulunmadığı işletmeyle özdeşleşmiş "..." markasının yanısıra bu markanın altında gelişerek bilinir hale gelmiş olduğu davaya konu marka ve ibareler yönünden tanınmışlığın doğrudan kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Hükümsüzlük iddiası yönünden;
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 5. Madde "Marka tescilinde mutlak ret nedenleri " ne ilişkindir. Buna göre; Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez: a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler. b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler. d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler. f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler. g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler. ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler. h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler. ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler. i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler. (2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez. (3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Somut olaya dönüldüğünde ; raporda da tespit olunduğu üzere "..." ibaresinin tescil önceliği davalıda olup, TPMK online kayıtlarında bu ibareli ilk tescilinin ... sayılı ... markası ile yapıldığı görülmüştür. Davacının bu ibareyi içerir tescili bulunmadığı dosya kapsamında görülmektedir, reddedilen başvurusu ise 2016 tarihlidir.
1-Davacının hükümsüzlük gerekçelerinden biri; davacı adına tescilli markaların esas unsuru olan "..." kelimesinin herhangi birinin tekeline verilemeyecek, INN kelimelerden olduğudur.
Rapordaki değerlendirmelerde davacı tarafça konu edilen INN (International Nonproprietary Names), ilaç sektöründe özellikle "hastaların güvenliğini tehlikeye atabilecek karışıklığı önlemek için, ticari markaya konu edilemeyecek ortak kelime gövdelerinin belirlenerek, marka olarak verilmesinin engellenmesi için belirlenmiş isimler olduğu ,bu isimlerin belirlenmesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün INN Programının EMP / RHT / TSN ekibinin sorumluluğunda olduğu, Jenerik isim olarak da nitelendirilen bu isimlerin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından listeler halinde yayınlandığı, örneğin, "abelacimab, amelparib, lodapolimab" gibi isimler bu listelerde yer alan isimlere örneklerden olduğu, her biri bir etken madde (farmakolojik etki sağlayan molekül veya madde) yani kimyasal içerik taşıdıkları için bu listeye alındıklarını ve listelerde kelime karşılıklarındaki etken madde de açıklandığını, Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarında davaya konu edilen "...", "..." kelimeleri bu içerikte bulunamadığı, dolayısıyla davaya konu kelimeler, resmi olarak ... içerisinde yer almadığı, kaldı ki, "..." kelimesi bir kimyasal içeriği ifade eden molekül veya etken madde (farmakolojik etkiden sorumlu molekül) olmadığı, ancak davacının iddiasındaki "..." ve "..." kelimeleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde de, yine bir kimyasal etken madde ve içerik kelimeleri olmadığı dolayısıyla INN listelerine girme ihtimali de görülmediği tespit ve değerlendirmelerinde bulundukları anlaşılmıştır.
Yine davaya konu markaların resmi olarak INN içerisinde yer almamakla birlikte "jenerik marka" olarak adlandırılan belirli bir mal veya hizmetin ismini ifade edip tanımlayıcı olan ve ilgili malın veya hizmetin ticari kaynağını gösterme özelliği olmayan markalardan olup olmadığı yönünden yapılan incelemede; tüketicilerdeki algının bir işletme işlevinden çıkıp, diğer ifadeyle marka olmayıp "ürün"ü kasteder şekilde kullanılıp kullanılmadığının önemli olduğu, örnek olarak "..." markasının (içerdiği etken madde asetilsalisilik asid) tüketiciler tarafından bir işletmenin değil, ürünün kastedilir hale geldiği ve asetilsalisilik asid içeren her markanın yanında "aspirin" ifadesinin kullanıldığı (örneğin bebek aspirini veya suda eriyen aspirin gibi, tüketiciler tarafından kullanılan ifadeler), ya da ürünün öne çıkarak muhtelif markalarda o ürünü aramanın yaygınlaştığı durumlar gösterilebileceği, dosya kapsamında yapılan incelemelerde tüketicinin "..." kelimesini ürünle özdeşleştirdiği, işletmeden kopardığına dair bir delilin bulunmadığı, benzer markalar olduğuna dair görseller dosyaya sunulmuşsa da bir markanın benzerlerinin piyasada yayılması, onun jenerikleşmesine tek başına yeterli olmadığı, jenerikleşme süreci çok güçlü ve yayın bir tüketici algısı gerektirdiği, ülkemizde de tüketicilerin "..." ismiyle ürün çağırdığına dair bir gözlem bulunmadığı, bu sebeple söz konusu markanın jenerik marka olmadığı tespit ve değerlendirmelerinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
Yine davacı tarafça ileri sürülen, markanın kelime anlamının tekele verilemeyecek isimolduğu iddiası yönünden marka olarak tescilli olan "..." kelimesinin başlı başına hiçbir dilde karşılığı olmadığı dolayısıyla kelime anlamı araştırmasında bir sonuç bulunmadığı, ... kelimesi İngilizce, "..." anlamına geldiği, "..." kelimesi ise "..." anlamına geldiği, markanın kullanıldığı ürünlerin bir çeşit krem için kullanılması sebebiyle kullanılan ürünle bu sözcükler arasında elbette bir bağlantı olduğu, ancak marka yaratma süreci tüketicilere örtülü mesaj taşıyan, ürünü hatırlatan kelimelerle yapıldığı, ürünleri hatırlatan kelimelerin üzerinde oynanarak yeni kelimeler üretmenin, onların marka olmaktan çıkacağı ya da tekele verilemeyeceğini göstermediği, aksine marka oluşturmanın tetikleyici unsurlarından olduğu, ancak cins isimlerin marka olarak verilmesi ayırt edicilik yoksa mümkün olmadığı zira burada yalnızca bir eylem ve işlev kelimelerine atıf mevcut olduğu bir cins isim söz konusu olmadığı, dolayısıyla ... kelimesinin marka olarak tescil edilebileceği ve bu nedenle hükümsüzlüğüne gerekçe olmadığı tespit ve değerlendirmelerinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı, sunulan deliller alınan bilirkişi raporu izahı yapılan mevzuat kapsamında değerlendirildiğinde her ne kadar davacı "..." ibaresinin ... (...), ilaç sektöründe özellikle "hastaların güvenliğini tehlikeye atabilecek karışıklığı önlemek için, ticari markaya konu edilemeyecek ortak kelime gövdelerinin belirlenerek, marka olarak verilmesinin engellenmesi için belirlenmiş isimler olduğu, jenerik ifade olduğu ve kelime anlamı itibarı ile tekele verilemeyecek isimlerden olduğu iddiasıyla SMK 5 kapsamında davalı adına TPMK nezdinde tescilli ... tescil numaralı "..ve şekil" ile ... tescil numaralı "..." ibareli markaların hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebiyle iş bu davayı açmış ise de alanında uzman bilirkişilerce sunulan rapordaki değerlendirmeler dikkate alındığında davaya konu markalarda yer alan ... ibaresinin INN kapsamında olmadığı, jenerik ifade olarak kabulünün mümkün olmadığı, kimsenin tekeline verilemeyecek isim olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmış her ne kadar davacı tarafça dosyaya aksi yönde mütalaa sunulmuş ise de mütaalayı hazırlayan uzmanların hukukçu olduğu, dolayısıyla değerlendirmelerin hukukçu kabulü olarak ele alınması gerektiği, bu noktada alanında uzman bilirkişilerin yer aldığı heyetçe sunulan ve dosya kapsamı ile uyumlu heyet raporuyla çelişki olarak değerlendirilemeyeceği, "... ibaresinin tanımlayıcı bir ibare olduğu, bu ibarenin buharlaşan merhem ürünü üreten herkesin kullanımına açık bir ibare olduğu ve ilgili piyasadaki herkes tarafından kullanılabileceği, bu ibarenin kimsenin tekelinde olmadığı, mentol ve nane içeren ürünler üzerinde genel olarak mavi ve yeşil renklerin kullanıldığı, bu renklerin söz konusu ürünleri içeren ürünler açısından tanımlayıcı oldukları ve markalarında ve ambalajlarında tanımlayıcı olduğu, herkesin kullanımına açık ibareleri marka olarak seçen kişilerin markaları zayıf marka olup, serbest kullanıma açık ibarelerin herkesçe kullanılmasına katlanmak zorunda olduğu," yönündeki hukukçu değerlendirmelerinin dosya kapsamı ile uyuşmadığı gibi sektörel değerlendirmelerin hukukçu tarafından yapılamayacağı dikkate alındığında raporla çelişki olarak kabulünün de mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmış olup, alanında uzman bilirkişilerce hazırlanan heyet raporu hükme esas alınmak suretiyle davacının sübut bulmayan davasının reddi yönünden aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın REDDİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 59,30 TL karar harcından peşin yatırılan 35,90 TL'nin mahsubu ile kalan 23,40 TL bakiye karar harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 5.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
5-Davalı tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 04/03/2021
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır