T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/234 Esas
KARAR NO: 2021/199
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 24/07/2019
KARAR TARİHİ: 29/04/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı Vekili dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; davacının erkek giyim sektörü ile uğraştığını, davalıca yaratılan ... markasının Türk Patent Enstitüsü tarafından ..., ... ve ... marka no ile tescillendiğini ve davacının uzun yıllardır tescil edilen markası ile üretim yaptığını, anılan marka ile üretilen ürünlerin iç piyasa ve özellikle Irak ve İran devletleri piyasasında ciddi bir tüketici kitlesi tarafından beğeniyle kullanıldığını, davacının söz konusu markanın mevcut tanınırlığına ulaşması için 20 yıl süresince yüksek miktarda reklam harcaması yaptığını, davalı taraf adına kayıtlı “...” ibareli markanın açık olarak davacı şirkete ait “...” markası ve logosunu kullandığını, davalının ..., ..., ..., ... ve ... markalarının tescili için başvuruda bulunduğunu ve davacının itirazı üzerine başvurularının reddedildiğini, davalı şirketin markasına “...” ibaresini eklemesinin markalar arasında ki benzerliği ortadan kaldırmadığı gibi, davalı taraf markasına ayırt edicilik de kazandırmadığını, davalı şirketin markasına eklenen “...” ibarelerinin, davacıya ait ... markasıyla aynı yahut ... markasının farklı bir serisi, alt veya üst sınıf başka bir markası olduğu yönünde bir intiba yaratacağını, davacıya ait “...” ibareli tanınmış markalar ile dava konusu “...” markası arasında markaların esas unsurları ve şekil unsurları yönünden birebir benzerlik olduğunu, taraflara ait markaların yazılışlarının aynı olması, ana unsurun ... ibaresi olması gibi hususlar nazara alındığında davacı ve davalı markasının aynı şekilde telaffuz edildiği ve markalar arasında sessel benzerlik bulunduğunu, taraflara ait markaların aynı harf ve kelimelerden ibaret markalar olması, söz konusu markaların da aynı anlamları ihtiva ettiğini, bu bakımdan markalar arasında aynı zamanda anlamsal yönden de benzerlik bulunduğunu, davacı şirket adına kayıtlı “...” markalarının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 18, 25 ve 35. Sınıflarda tescilli olduğunu, dava konusu “...” markasının da 18, 25 ve 35. Sınıflarda tescilli olduğunu, markalar arasından sınıfsal yönden de çakışma olduğunu, davalı tarafa ait “...” markasının, davacı firmanın “...” ibareli markası ile tüketici nazarında karışıklığa sebebiyet vereceğini ve davacının uzun yıllardır sağlamış olduğu kalite ve güvenilirlik anlayışı doğrultusunda tüketicilerin davalının markasına güven duyabileceğini, tüketicilerin davacı markasına duydukları güven doğrultusunda davalının haksız yere kazanç sağlayacağını, iddia etmiş ve davanın kabulü ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde davalı taraf adına tescilli ...başvuru numaralı “...” markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; davalının Türk vatandaşı olduğunu, davalı adına çıkarılan dava dilekçesi tebligatının davalı uzun süreli yurt dışında olduğu ve ne zaman geleceğinin belli olmaması gerekçesi ile bila tebliğ edildiğini, sonradan aynı adrese tebligat çıkarıldığı ve muhtara teslim edildiğini, tebligat kanununa göre davalıya dava dilekçesinin TK. M. 21/2’ye göre tebliğ edilmesinin usulsüz olduğunu, iş bu dava dosyasından davalıya yapılan dava dilekçesi tebligatın usulsüz olduğundan, usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiğinden, iş bu davaya muttali oldukları 03.03.2020 tarihinden önce dosyada yapılan tüm işlemlerin yok sayılmasını ve davalının davaya muttali tarihine göre cevap dilekçelerinin süresinde sunulduğunun kabulüne karar verilmesi gerektiğini, davacı firmanın iddialarının aksine gerek sektörde gerekse internette yapılan araştırmalarda tanınırlığa sahip olmadığını, davacının yaptığı iş, ticari sicil kayıtları ve firması ile alakalı bir delil sunmadığını, davalının “... ” ticari unvanı ile ...’de kurulmuş olan firmanın kurucusu ve sahibi olduğunu, söz konusu firmanın uzun yıllardır tekstil sektöründe kaliteli kumaşları ve şık tasarımları beğeni toplayan erkek hazır giyim pazarında lider konumunda bir firma olduğunu, davalının sadece dava konusu marka sahibi değil TPE nezdinde tescilli başka markaların da sahibi olduğunu, bu markalarda da dava konusu markada olduğu gibi “...” ibaresinin mevcut olduğunu, davalının faaliyet alanının tekstil, giyim, erkek hazır giyim ve aksesuarları, ayak giysileri alanı olduğunu ve Irak ve çevresinde ki komşu illerde perakendeciler ve nihai tüketiciler nezdinde tanınan ve tercih edilen bir firma olduğunu, davalının Türkiye’de Türk vatandaşı olarak ... Ltd. Şti. unvanlı firmada çalıştığını ve ayrıca Irak’ta bulunan “... CO.” Unvanlı işyeri için fason üretim yaptırarak, bu şirkete ürün ihraç ettiğini, ürünlerini yalnızca Irak’ta sattığını, davalının Irak ülkesinde kullanılan ticari unvanının ... CO. olup, bu unvanı Türkiye’den ürün ihraç ederken de bu şekilde kullandığını, piyasada “...”, “...”, “...” Şeklinde bilindiğini, sipariş ve sevk irsaliyesi gibi ticari hayata konu evraklarda bu şekilde kayıt altına alındığını, davalı ... CO. Unvanlı işyeri 2013 yılında ticari sicil kayıt olunmuş olarak görülse de, aslında davalının ticari faaliyetlerine 2009 yılı ve öncesinde başladığını, yaygın olarak kullanılan ... arama motoruna “... ...” yazılarak arama yapıldığında, yaklaşık 510.000 sonuç içinde ilk sırada davalının ... uzantılı sosyal medya hesabı ve mağaza görsellerine ulaşıldığını, yine ... arama motoruna “...” yazılarak yapılan aramada yaklaşık 1.260.000 sonuç arasından ilk sırada ..., ...., ... vs. gibi markalar ve erkek giyim görsellerine ulaşıldığını, ... ve ... aramalarından da görüleceği üzere ... markasının ne ayırt ediciliğe sahip ne de kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış bir marka olduğunu, ..., ..., ... gibi nitelik belirtilen kelimelerin İngilizce kökenli olup, tekstil ve özellikle ... sektöründe ürünlerin hangi türde olduğunu belirten ve ürünleri sınıflara ayırmada kullanılan kelimeler olduğundan ayırt ediciliğe sahip olmadığını, davalının markasında “...” ibaresinin “...” ibaresinden daha çok ön plana çıktığını, ayrıca davalı markasının sonunda “...” unsurunun bulunduğunu, davalı marka ibaresinde "..." ibaresinin çatı marka olup dava konusu marka bakımından yan unsur olduğunu, bu nedenle taraf markaları arasında bir karşılaştırma ihtimali olmadığını, davacı markasında “...” ibaresinin esas unsur olduğunu ancak ayırt ediciliğinin zayıf olduğunu, TPE kurumunun web sitesinde yapılacak basit bir araştırma da Türkiye’de tescilli/başvuru halinde 15 tane içinde ... ibaresi geçen marka bulunduğunu, davacının davaya mesnet markalarını tescilli olunan sınıflarda kullanmadığını, ... arama motorunda görseller arasında yapılacak araştırma ile de davacının “...” ibareli markalarını hiçbir mecrada hiç kullanmadığını, davalının söz konusu markanın esas sahibi olduğunu, markayı ilk tanıtan ve kullanan olduğunu, davacı tarafın kötü niyetli olarak alışveriş sırasında bu markayı davalıda gördüğünü, davalı davacıdan mal almayınca da söz konusu markayı tescil ettirdiğini iddia etmiş ve davacının davaya mesnet gösterdiği ..., ... ve ... markalarının tescilli oldukları sınıflarda kullanılmaması nedeniyle bilirkişilerce önce bu yönde inceleme yapılmasını talep ve beyan etmiştir.
Davacı vekili cevaba cevap dilekçesi ile; davalıya yapılan tebligatın 7201 sayılı yasanın amir hükümlerine uygun olarak yapıldığını, süresinden sonra verilen cevap dilekçesini kabul etmediklerini, davalı firmanın, davacı firmanın 2009 yılında tescil ettirdiği markayı 2018 yılında tescil ettirdiğini, davalı taraf adına kayıtlı “...” ibareli markanın açık olarak davacıya ait “...” marka ve logosunu kullandığını, logoların bile birebir aynı olduğunu, davalının markasına “...” ibaresini eklemesinin markalar arasında ki benzerliği ortadan kaldırmadığı gibi, davalı taraf markasına ayırt edicilik de katmadığını, davalı tarafa ait “...” markasının, davacı firmanın “...” ibareli markası ile tüketici nazarında karışıklığa sebebiyet vereceğini ve davacının uzun yıllardır sağlamış olduğu kalite ve güvenilirlik anlayışı doğrultusunda tüketicilerin davalının markasına güven duyabileceğini, tüketicilerin davacı markasına duydukları güven doğrultusunda davalının haksız yere kazanç sağlayacağını iddia etmiş ve süresinden sonra verilen cevap dilekçesinin reddini ve davalarının kabulünü talep ettiği anlaşılmıştır.
Davalı vekili ikinci cevap dilekçesi ile; davacı markasının tanınırlığa ulaştığı hususunun sadece bir iddia olarak kaldığı ve bu iddialarını ispatlar nitelikte bir delil ortaya konulmadığını, davacının yaptığı iş, ticaret sicil kayıtları ve firması ile alakalı bir delil sunmadığını, ticari pazara ulaşmalarında kullanılan satış noktalarının ve hitap ettiği kullanıcı grubunun iki markadaki farkı anlayacak derecede olduğunun açıkça ortada olduğunu, genele hitap eden bir ürün olmayıp, ürünleri tüketen ve tercih eden bilinçli ve profesyonel bir tüketici kitlesi olduğunu, davalının Irak ülkesinde kullanılan ticari unvanının ... CO. olup, bu unvanı Türkiye’den ürün ihraç ederken de bu şekilde kullandığını, piyasada “...”, “...”, “...” Şeklinde bilindiğini, sipariş ve sevk irsaliyesi gibi ticari hayata konu evraklarda bu şekilde kayıt altına alındığını iddia etmiş ve davanın reddini talep etmiştir.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, bilirkişi raporu alınmıştır.
TPMK kayıtları incelendiğinde; davacıya ait "..." markasının ... no ile 25 sınıfta 27.05.2010 tarihinden itibaren, “...” markasının ... no ile 18, 25 ve 35.sınıfta 02.02.2015 tarihinden itibaren, “şekil” markasının ... no ile 18, 25 ve 35.sınıfta 03.05.2017 tarihinden itibaren, “...” markasının ... no ile 18, 25 ve 35.sınıfta 27.03.2019 tarihinden itibaren tescilli oldukları anlaşılmıştır.
Dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi açısından dosya alanında uzman bilirkişi heyetine tevdi olunmuş, dosyaya sunulan 02/11/2020 tarihli heyet raporunda bilirkişiler özetle; davacı yana ait ... sayılı “...” ibareli markanın 25.sınıfta tescilli olduğunu, davacı yana ait ...sayılı “...” ibareli markanın 18,25,35.sınıfta tescilli olduğu, davacı yana ait... sayılı “...” ibareli markanın yayınına itiraz geldiğinden, inceleme aşamasında olduğunu, davacı yana ait ... sayılı “şekil” ibareli markanın 18, 25, 35. sınıfta tescilli olduğunu, davalı (...) müşteri numaralı ...’ait ... sayılı “...” ibareli markanın 35. Sınıfta kısmen tescilli olduğu, davalı (...) müşteri numaralı ...’ait ...sayılı “...” ibareli markanın 35. Sınıfta kısmen tescilli olduğu, davalı (...) müşteri numaralı ...’ait ... sayılı “...” ibareli markanın yayınına itiraz geldiğinden inceleme aşamasında olduğu, davalı (...) müşteri numaralı ...’ait ... sayılı “...” ibareli markanın 18, 25, 35.sınıfta tescilli olduğunu, somut dava dosyasında bahsi geçen, ... sayılı “...”, ... sayılı ‘...” ve ... sayılı “...” ibareli ... diğer markaların ise (...) müşteri numaralı ... adına kayıtlı olduğunu, (...) müşteri numaralı ... (...) ile (...) müşteri numaralı ... (...)’ın Kurum nezdinde verilen müşteri numaralarının, adres bilgilerinin farklı olması sebebiyle aynı kişi olup olmadıklarının tarafımızca bilinemeyeceği, konu ile Türk Patent ve Marka Kurumdan ayrıca bilgi talep edilebileceğini, davacı yana ait ... dosya numaralı “...” marka ile davalı yana ait hükümsüzlüğü talep edilen ... dosya numaralı “...” ibareli markanın 18, 25 ve 35 numaralı aynı sınıflarda tescilli oldukları, benzer mal ve hizmetleri içerdiklerini, davacı yana ait ... dosya numaralı “...” marka ile davalı yana ait hükümsüzlüğü talep edilen ... dosya numaralı “...” ibareli markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu ve markalar arasında iltibas tehlikesi yaratabileceğini, ... dosya numaralı “...” ibareli marka üzerinde yer alan “...” ibaresinin marka vasfı taşımadığı, dolayısıyla “...” ibaresine markasal olarak kattığı herhangi bir anlam olmadığını, ... dosya numaralı ““...” ibareli marka üzerinde ibareli markanın birebir aynı olduğunu, logo tasarımı itibariyle, davalı yanın, davacı yanın markalarına bilinçli olarak benzetilmek istendiği kanaati hasıl olduğu, bu durum dürüstlük kuralı ile bağdaşmadığından ötürü ... dosya nolu “...” ibareli marka kötü niyetle tescil ettirildiği kanaati hasıl olduğu, ...dosya numaralı “...” ibareli marka ile ilgili olarak, hükümsüzlük bakımından SMK md.25/6’daki beş yıllık hak düşürücü sürenin dolmadığı, marka kullanımına yönelik dosya kapsamında herhangi bir evrak sunulmadığı, “...” ibareli markanın üçüncü kişilerce benzer ürünlerde kullanılmasının davacı “...” markasının ayırt edici karakterini zedeleyebileceği ve bu sebeple ... dosya numaralı “...” ibareli markanın, hükümsüzlük bakımından şartları sağladığı sonucuna varılabileceği, dosya muhteviyatı ve tarafların dilekçeleri incelenerek yapılan piyasa araştırması sonucunda davacı ve davalı firmaların her ikisinin de tekstil sektöründe erkek giyim firması olarak hizmet verdiği, dolayısıyla her iki tarafın müşteri portföyünün ve ürün gamının aynı olduğu ve hemen hemen aynı kitleye hitap ettiği görüş ve kanaatinin bildirildiği anlaşılmıştır.
Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.
Usulsüz tebliğ iddiası;
Davalı vekili davalı adına çıkarılan dava dilekçesi tebligatının davalının uzun süreli yurt dışında olduğu ve ne zaman geleceğinin belli olmaması gerekçesi ile bila tebliğ edildiğini, sonradan aynı adrese tebligat çıkarıldığı ve muhtara teslim edildiğini, tebligat kanununa göre davalıya dava dilekçesinin TK. M. 21/2’ye göre tebliğ edilmesinin usulsüz olduğunu, iş bu dava dosyasından davalıya yapılan dava dilekçesi tebligatın usulsüz olduğundan, usul ve yasaya açıkça aykırılık teşkil ettiğinden, iş bu davaya muttali oldukları 03.03.2020 tarihinden önce dosyada yapılan tüm işlemlerin yok sayılmasını ve davalının davaya muttali tarihine göre cevap dilekçelerinin süresinde sunulduğunun kabulüne karar verilmesi gerektiğini iddia etmiş ise de yapılan tebliğlerin TK na uygun olduğu davalı vekilinin sunmuş olduğu dilekçeler süresinden sonra olmakla inkar kapsamında ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılmış, ayrı dava konusu olan kötü niyetli tescil, kullanmamaya dayalı iptale ilişkin savunmalar dikkate alınmamıştır.
Tanınmış Marka İddiasının Değerlendirilmesi;
Davacı kendisine ait markaların tanınmış marka olduğu iddiasında bulunmuştur.
6769 sayılı SMK'da ve taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus Özel Dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim Özel Daire 13/03/1998 tarih ve 5647/1704 s. bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" biçiminde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ilişkin olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunma markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
SMK m.6/5'te yer alan "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresine temel teşkil eden düzenleme Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesi hükmüdür. Bu hükümde tanınmış marka kavramına yönelik olarak verilen kriter "herkesçe bilindiği mütalaa edilen" kavramıdır. Antlaşmanın Fransızca metninde markayı ifade etmek "notoirement connue(s)" ifadesi, Almanca metninde ise Türk doktrininde de sıklıkla kullanılan "notorisch bekannte" ifadesi kullanılmaktadır. Yine Konvansiyon'un 29/1-(c) hükmünde muhtelif yorumlarda itirazlar olması halinde Fransızca metin kabul edilir denmek suretiyle, Fransızca (ve takiben Almanca) metnin esas alınmasının yanlış olmadığı söylenebilir. Hukukumuzdaki düzenlemeye de temel teşkil eden anılı hükümde yer alan ifadeler ise herkesçe bilindiği gibi anlamına gelmekte olup, tanınırlık kriteri olarak ilgili/ilgisiz herkesi yeni toplumu esas almaktadır. Bu kabulün ise tanınmış markanın bilinirlik eşiğini çok yukarı koyduğu ve maddenin uygulama alanını daralttığı muhakkaktır. Bir diğer uluslararası antlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) ise 16. maddesinde yer alan düzenleme ile tanınmışlık düzeyi (yüksek) marka kavramını gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sebebiyle doktrinde ve yargı makamlarında farklı özelliklerine göre ve tanınmıştık derecelerine göre, farklı koruma düzeylerine sahip tanınmış marka çeşitlerinin olduğu öngörüsü egemendir. Ancak tanınmış marka huhuken farklı alt türlere ayrılmamakta, TRİPs Paris Konvansiyonu'ndan bağımsız, ayrı bir tanınmış marka kavramı ile ondan ayrı bir düzen getirmemekte, aksine hükmü tamamlamakta, tanınmış marka kavramının uygulama alanını genişletmektedir. Paris Konvansiyonu ve TRIPs bağlamında tanınmış marka tektir. TRIPs düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır. (Bkz. Paslı, 433- 440).
Tanınmış marka kavramının ne olduğu ortaya koyulduktan sonra, bunun tespitinin nasıl yapılacağı sorusuna cevap vermek gerekecektir.
Markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde 1997 tarihli WIPO kriterlerinden faydalanılır. TP'de -bağlayıcı olmamakla birlikte- WIPO tarafndan ortaya konulan bu kriterleri ayrıntılandırmak suretiyle şu kriterleri getirmiştir. (Paslı, Uluslararıs Antlaşmalar, s.451); "1.Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2.Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurtiçi ve yurtdışı tesciller nelerdir?) 3.Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4.Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafî olan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) 5.Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6.Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, hâlen devam etmekte olan marka, haksiz rekabet davaları, itiraz sayıları vb.) 7.Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8.Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9.Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, kârı, yurt çapında ve yurtdışında sahip olduğu dağıtım kanalları; şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hâkimiyeti vs.), 10.Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11.Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb.kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12.Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ( marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir? 13.Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14.Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (Ömek: sedece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları iine alan bir tescil.), 15.Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16.Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari olan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17.Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile çiklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18.Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge."
Tanınmışlığın tespitinde, marka sahibi tarafından yaptırılan promosyon ve tanıtım malzemeleri yanında ulusal basında veya gazetelerde markanın tanınmışlığını ortaya koyan reklam ve haberler de dikkate alınır. Bunun yanında yaygın kullanım alanı, toplum nazarındaki tanınmışlıkta dikkate alınır. Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.
Somut olaya dönüldüğünde; davacı markasının tanınmışlığı yönünden yapılan incelemede; izahı yapılan kriterler dikkate alındığında -her ne kadar bilirkişi raporunda bu yönde değerlendirme yapılmamış ise de- davacı marka / markalarının tanınmış marka olduğunun kabulünü gerektirir herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı, tanınmışlık iddiasının yukarıda belirtilen kriterler dikkate alındığında soyut iddiadan ibaret olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Hükümsüzlük iddiası yönünden;
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 5. Madde "Marka tescilinde mutlak ret nedenleri " ne ilişkindir. Madde 5/1-ç de " Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler." mutlak red nedeni olarak düzenlenmiştir. 6. Madde ise "Marka tescilinde nispi ret nedenleri " ne ilişkin olup, madde 6/1 "Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir." yine 6/5 'e göre " Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. " yine 6/9'a göre "Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. hükmüne amirdir.
Karıştırılma ihtimali yönünden;
SMK'daki deyimiyle “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali” incelenirken gerek Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide kabul edildiği üzere markaların bir bütün olarak bıraktıkları intiba dikkate alınmalı ve inceleme buna göre yapılmalıdır. Zira benzerlik göreceli bir kavram olduğundan bu olgunun objektif bir esasa bağlanması gereklidir.Objektif esas ise markanın bütünü dikkate alındığında ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde bir benzerliğin olmasıdır.
Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu içtihadında belirtildiği üzere, karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde asıl olanın ortalama tüketicinin algılaması olduğu, tüketicinin her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabileceğinin düşünülmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, markada yer alan yardımcı unsurların ve ayrım gücü az olan ifadelerin her zaman hatırda tutulamayacağının, tüketicinin daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadar hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın al almak yahut hizmetten yararlanmak isteyeceği, bu şekilde genel olarak ürünün önemine göre tanıdığı, beğendiği, bilinirliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir markayı seçerek zaman kısıtlılığının yarattığı olumsuzluklardan kurtulmaya çalışacağı, markanın sağladığı garanti fonksiyonundan yararlanmayı düşüneceği dikkate alınmalıdır.
Sadece alıcıların belirli bir mal veya hizmet yerine başka bir mal veya hizmeti almak istemeleri halinde değil alıcıların mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malları satan ve yahut hizmetleri sunanlar arasında idari veya ekonomik bağlılık olduğuna inanmaları halinde de iltibas ihtimali bulunmaktadır. İki işaret arasındaki benzerlik, telaffuzdan, biçim ve anlam benzerliğinden, genel görünümden ve çağrışımdan doğabilir.
Markanın işlevlerinden biri de, söz konusu malların kaynağını/menşeini garanti etme işlevidir.
Markalar bilindiği gibi tek ibareden oluşmuyor ise “esas unsur” ve “yardımcı unsur”lardan oluşabilir. Bu durumda inceleme markanın bütünü dikkate alınarak ayrıca markalarda yer alan esas unsurlar karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
a)Markaların Benzerliği Yönünden;
Markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, markada yer alan kelime veya şekil unsurlarının birbirlerinden bağımsız olarak tek tek ele alınması yoluyla değil (Yargıtay 11.HD. 21.06.2011 T., 2009/12972 E., 2011/7528 K.; İltibas tehlikesi değerlendirmesinde, işaretlerin dikkat çekici özellikleri de gözetilmek suretiyle üzerinde kullanılacağı ürünlerin ortalama tüketicileri nezdinde görsel, işitsel ve anlamsal olarak karışıklığa yol açıp açmayacağının dikkate alınması gerekir. Bu değelendirme yapılırken de ibareler bir bütün olarak dikkate alınıp ibarenin parçalara bölünmesi suretiyle itibas tehlikesi oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi mümkün değildir."), markanın tüm unsurlarının birlikte yarattığı bütüncül izlenime göre yapılmalıdır.
Bu noktada, davacının hükümsüzlüğe gerekçe olarak sunduğu markaları ile davalı tescilli markası arasında benzerlik/ayniyet değerlendirmesi izahı yapılan ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır.
TPMK kayıtları incelendiğinde davacının "..." ibareli birden fazla seri marka şeklinde oluşturulmuş markasının bulunduğu, davaya konu etmiş olduğu... nolu markanın sadece bu ibareden oluştuğu, yine davaya konu 2016/44778 nolu şekil markasının da bulunduğu anlaşılmıştır.
Davalı "..." ibaresinin sektörde yaygın kullanılan ayırt ediciliği olmayan ibare olduğunu iddia etmiştir.
Gerçekten bahse konu ibare ele alındığında - raporda zayıf marka yönünden değerlendirme olmamakla birlikte - davacı markasının tescilli olduğu 18, 25 ve 35 sınıflarda birçok giyim firmasının iş kesimine hitap eden business klass ibareli kendi markalarını içerir ürünleri piyasaya sunduğu izahtan varestedir. Bu husus izahtan vareste olmakla birlikte tekrardan bu yönde bir inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır . Bu yönü itibarı ile davacının tescil ettirmiş olduğu markalarda ayırt edici şekil ya da ibare içermeyen... ibareli markanın sektörde yaygın kullanılan tanımlayıcı nitelikte zayıf marka niteliğinde olduğu doğrudan ayırt edici olmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Zayıf markanın mevcudiyeti halinde 3. kişilerin ufak eklemeler ile aynı ibareyi kullanması mümkün hale gelmekte, zayıf marka hak sahibine daha düşük bir koruma sağlamaktadır.
Bu kapsamda bu ibare yönünden davalı kullanımının ayırt edici ek almak kaydıyla önlemeyeceği sonucuna ulaşılmakla birlikte davalının davaya konu ... nolu markası incelendiğinde business class ibaresini birebir kullandığı, ek olarak vitalie vaticana ibaresini eklemiş ise de bunun da doğrudan ayırt edicilik kattığının sözlenemeyeceği, esas itibarı ile benzerlik değerlendirmesinde dikkate alınması gereken hususun ise davalı markasında yer alan ve davacı adına ... no ile tescilli şekil ibaresinin birebir davalı markasında yer aldığı dikkate alındığında markalar arası benzerliğin bulunduğu ve karıştırma ihtimalinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
b)Mal ve Hizmetlerin Aynı Ya Da Benzer Olup Olmadığı Yönünden;
Karıştırılma tehlikesinin değerlendirilmesinde malların ve hizmetlerin benzerlik derecesi arasında karşılıklı bir bağlantı mevcuttur. Buna göre örneğin markaların kullanıldığı mal ve hizmetler arasında düşük benzerlik derecesi, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksek olmasıyla dengelenebilir. Bu değerlendirmede özellikle, tescilli markanın tanınmışlık derecesi arttıkça mal veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesi az olabilir. Diğer bir ifadeyle böyle bir durumda da karıştırılma tehlikesi söz konusu olabilir
Nice sınıflandırması ve TPE tebliğine göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin "benzer" olarak değedendirilmesi de mümkündür ve aynı husus öğreti de kabul edilmektedir. Nitekim Yargıtay da kararlarında bu yönde değrelendirme yaparken, mal ve hizmetlerin nice sınıflandırılmalsı ve TPE tebliğine göre mutlaka aynı sınıfta kullanılmasını değil, benzer mal ve hizmetler yönünden kullanılmasını esas almaktadır. Mal ve hizmetlerin benzediği veya ilişkilendirilebilir niteliği literatüre ve genel kabullere göre; "Mal ve hizmetlerin kullanım amacı ve olanlarının benzerliği, mal ve hizmetlerin kullanıcılarının benzerliği, malların fiziksel görünümünün benzerliği, mal ve hizmetlerin ticari pazar ulaşmasında kullanılan satış yollarının benzerliği, mal ve hizmetlerin birbirleriyle rekabet eder nitelikte bulunmasından kaynaklanan benzerlik, mal ve hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmalsından kaynaklanan benzerlik, mallarıln mağazalarında aynı reyonda veya rafta bulunmasından kaynaklananbenzerlik" durumlarında ortaya çıkabilir.
Firmaların hizmet verdiği kitle özel bir tüketici grubu ya da uzmanlık/ihtisas sahibi bir tüketici grubu değildir. Bu sebeple ortalama tüketicinin dikkate alınması gerekmektedir. SMK M.6/1'de belirtilen nispi red sebepleri değerlendirilirken, ilgili sektördeki ortalama tüketici algıları dikkate alınmaktadır. Bu tüketici modeli, kural olarak alışveriş sırasında çok vakit harcayan, inceden inceye araştıran karşılaştıran bir tüketii anlamına gelmemekte, ancak bilgisi olan ve malı daha önce almış, kullanmış veya bilen bir tüketici olarak kabul edilmektedir (İlhami Güneş, Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları/Haksız Rekabet Davaları isimli eserinde sf.145-146). davalının davaya konu davacıya ait davacının ...nolu "..." ibareli markası ve yine davaya konu ... nolu şekil markasının 18, 25 ve 35 sınıfta tescilli olduğu ayrıntısı raporda değerlendirildiği üzere davaya konu davalıya ait hükümsüzlüğü talep edilen ... dosya numaralı “...” ibareli markanın 18, 25 ve 35 numaralı aynı sınıflarda tescilli oldukları, benzer mal ve hizmetleri içerdikleri anlaşılmış olmakla bu yönden de hükümsüzlük şartlarının oluştuğu sonucuna ulaşılmış iltibasa dayalı hükümsüzlük talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
Kötü niyetli tescil iddiasının değerlendirmesi:
Kötü niyetli marka tescili 556 S. KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamış olmasına rağmen, doktrinde bir kısım yazarlar tarafından bu durum da hükümsüzlük nedeni olarak savunulmuş, nihayet SMK 6/9 maddesinde kötü niyetli tescil bir tescil engeli olarak yasal mevzuattaki yerini almıştır. Yargıtay HGK, 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501- E., 2008/507 K. Sayılı kararı ile tescilde kötü niyetliliği markanın hükümsüzlüğüne yol açacağı yönünde içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sonradan vermiş olduğu kararlarda bu hususu dikkate almıştır.
Bir markanın kötüniyetle tescil ettirildiğinden söz edebilmek için, o markanın tescil ettirilmesinin altında başkasına ait olduğunu bildiği bir markayı haksız olarak sahiplenme, başkasına ait markanın tanınmışlığından ve itibarından haksız olarak yararlanma, başkasının markasının piyasaya girmesini engelleme, tescil ettirilen markayı gelecekte gerçek hak sahibine markadan doğan hakları kullanmakla tehdit ederek satma amacı gibi dürüstlük kuralı (MK m d. 2) ile bağdaşmayan kanıtlanabilir niyetlerin yatması gerekir.
Yine bu konuda Yargıtay HGK 2013/1831 E., 2015/1198 K sayılı 15.04.2015 tarihli emsal kararlarında, “...556 sayılı KHK'nın 35/l.maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nîn 35/1. Ve 42/l-(a) maddelerindeki düzenlemelerde, esasen MK'nun 2.maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kütü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42.maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nun 2.maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nın ruhuna da uygundur. ... marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli tescil olarak kabul edilmektedir.
Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişinin iyi niyet iddiasında bulunamayacağına da şüphe yoktur (TMK. m. 2).
Davacıların basiretli bir tacir olmasının beklenmesi nedeniyle de (TTK m. 18/2), kendisinin de içinde bulunduğu ilgili piyasada daha önce kullanılan davacı adına tescilli şekil ibaresi bildiği ya da bilmesi gerektiği açıktır. ... ibaresinin izahı yapıldığı üzere tanımlayıcı zayıf marka olduğu dikkate alındığında tescili yönünden doğrudan bir yasal engel mevcut olmamakla birlikte davalının ayırt edici unsur olarak davacı adına tescilli şekili seçmesinin tesadüf olarak değerlendirilemeyeceği davalının bu ibarelerin marka olarak tescil ettirmek suretiyle davacıya ait pazardan yararlanmaya çalıştığının kabulünün gerektiği bu noktada davalının marka tescilinde kötü niyetli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı sunulan rapor içerikleri izahı yapılan mevzuat ve sınai mülkiyet kabulleri dikkate alındığında; davacının "..." ibareli marka tescili sektörel bazda zayıf marka niteliğinde olduğu davalının ayırt edici unsur eklemek suretiyle bu ibareyi kullanmasının önlenemeyeceği izahtan vareste olmakla birlikte davalının davaya konu hükümsüzlüğü talep edilen ... dosya numaralı “...” ibareli 18, 25 ve 35 sınıflarda tescilli markasında yer alan şekil ibaresinin davacı adına kayıtlı ... nolu şekil markasını birebir içerdiği, “..." ibaresinin ayırt edici olarak kabul edilemeyeceği, bu noktada markalar arası benzerliğin oluştuğu yine sınıfsal benzerlik dikkate alındığında ve iltibasa dayalı hükümsüzlük şartlarının oluştuğu yine davalının ... ibaresini kullanmakta kötü niyetli olduğu söylenmez ise de şekil ibaresinin davacı markası ile birebir aynı olduğu dikkate alındığında davalının marka tescilinde kötü niyetli olduğu ve kötü niyetli tescil şartlarının oluştuğu anlaşılmakla davacının iltibas ve kötü niyetli tescile dayalı sübut bulan davasının kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ ile; TPMK nezdinde davalı adına ...no ile tescilli '' ... '' ibareli markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 59,30 TL karar harcından peşin yatırılan 44,40 TL'nin mahsubu ile kalan 14,90 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsiline,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan: 1.500,00 TL bilirkişi ücreti, 233,90 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.733,90 TL ve 88,80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 1.822,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/04/2021
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İmza ile imzalanmıştır.