T.C.
İSTANBUL
2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/96 Esas
KARAR NO: 2022/149
DAVA: Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 22/03/2021
KARAR TARİHİ: 27/09/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; Müvekkilinin ''...'' markasını uzun yıllardır menşe ülke ABD başta olmak üzere dünya genelinde ve Türkiye'de yoğun ve yaygın olarak tescilli olarak kullandığını, müvekkilinin ''...'' ve ''¸'' (... şekli) markalarının Paris Sözleşmesi ve 6769 sayılı SMK m. 6/4 ve m. 6/5 uyarınca tanınmış markalar olduğunu, müvekkilinin “... ¸” markasının ... sayı ile TPMK nezdinde tanınmış marka olarak kayıtlı olduğunu, davacının “...” markasının tanınmışlığına ... 3. FSHHM'nin ... Esas, ... Karar ve ... 2 FSHHM'nin... Esas, ... Karar sayılı ilamlarında yine müvekkilinin ve ''¸'' markasının tanınmışlığına, ... 2. FSHHM'nin ... Esas, ... Karar ve ... 1.FSHHM'nin ... Esas, ... Karar sayılı ilamları ile her iki markanın tanınmışlığına ise ... 2 FSHHM'nin ... Esas, ... Karar, sayılı ilamlarında karar verildiğini, tanınmış markalara ilişkin yapılan benzerlik değerlendirilmesinde “benzerlik” kavramının geniş yorumlanmasının gerektiğini, davalının yer sağlayıcı firma alan adı üzerinden ... alan adlı internet sitesinde müvekkilinin Türk Patent nezdinde ..., ... ..., ..., ..., ... sayı ile kayıtlı markalarının aynısını ve benzerini, müvekkilinin markalarının tescilli olduğu ... sınıflarda yer alan ürünlerden “...”, “...” ve “...” vd. ürünlerinde hukuka aykırı ve izinsiz biçimde kullandığını, set halinde satılan 1 adet cüzdan, 1 adet kemer, 1 adet saat ve 1 adet gözlüğün satın alınarak dilekçe ekinde sunulduğunu, hem davalının ... alan adlı internet sitesinde yer alan markasal kullanımlara ilişkin deliller hem de müvekkili tarafından satın alınıp dosyaya sunulan ürünlere ilişkin deliller birlikte değerlendirildiğinde davalının satışını gerçekleştirdiği ürünler üzerinde müvekkili adına tescilli ve tanınmış ... ve ''¸'' markalarının müvekkilinin izni olmaksızın haksız ve hukuka aykırı biçimde kullandığını, davalının basiretsiz tacir ve kötüniyetli olduğunu, ... markasının aynı sektörde faaliyet gösteren müvekkili tarafından bilinmemesinin mümkün olmadığını, müvekkili ile aynı sektörde faaliyet gösteren davalının, müvekkilinin markalarının ayırt edilemeyecek derecede benzerlerini TPMK nezdinde tescil başvurusuna konu ettiğini, bu davranışın basiretli tacir olma yükümlülüğüne ve dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ettiğini, davalı markasının emtia listesinde yer alan tüm mallar için hükümsüzlüğünün gerektiğini, davalıya ait ... sınıflarda tescilli ''... '' markasının davacının ..., ... , ..., ..., ... sayı ile .... sınıflarda tescilli markasında olduğu gibi ... esas unsurlu olduğunu, davalı markasında olduğu gibi esas unsuru ... olan markaların hükümsüzlüğüne ilişkin olarak ikame edilen davalarda mahkemelerce .., .., ... , ..., ... markalarının SMK m.6/l uyarınca davacının markalarıyla iltibas ve benzerlik tehlikesi olduğuna hükmedildiğini, davalının markasının da davacının tanınmış markalarının varlığı karşısında hangi emtialarda tescilli olduğuna bakılmaksızın SMK m.6/4 ve m.6/5 uyarınca hükümsüz kılınmasının gerektiğini, davalıdan satın alınan ürünler ve internet sitesindeki markasal kullanımların incelendiğinde, davalının tescilli ... markasının tescilli olduğu şekilde değil, ... ibaresini büyük ve ön plana çıkaracak şekilde kullandığını, markada yer alan ... ibaresinin ise küçük puntolarla arka planda kalacak şekilde kullandığını, davalı tarafın, müvekkilinin tanınmış markalarından ''¸'' markasını ise hiçbir tescile konu etmeden kullandığını, davalının tescilli marka korumasının arkasına sığınarak davacının tanınmış markalarını ayrı ayrı ihlal etme niyetinde olduğunu, tescilinin kötüniyetli olduğunu beyan ederek davalıya ait TPMK nezdinde tescilli ... sayılı markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini, davacının TPMK nezdinde tescilli ... ve ''¸'' markalarına vaki tecavüzün durdurulmasını, meni, refi, haksız rekabetin giderilmesini, davalının haksız eylemlerine son verilerek ''...'', ''¸'' ve '' ...'' ibaresini ve benzerini taşıyan tüm ürünlerin toplatılmasını, imhasını, haksız rekabetin meni ve haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı vekilinin cevap dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; Davacıya ait ''...'' tescil numaralı markanın, hükümsüzlüğü istenen müvekkilinin markası ile karıştırılma ihtimalinin olmadığını, davacının ... tescil numaralı markasının ... sınıfta tescilinin bulunmadığını, davalının markasının yeni bir kelime olarak meydana geldiğini, bu nedenle davalının "..." markasının yeni ve ayırt edicilik kriterine sahip olduğunu, hukuk sistemimizde karşılaştırılan markaların aynı sınıflarda hatta alt sınıflarda tescilinin arandığını, davacıya ait ... numaralı “... ” markasının da içeriğinde ... ibaresini taşıyan yeni bir marka olduğu görüldüğünde; davacının da ... içerikli yeni bir marka türettiğinin anlaşılacağını, hükümsüzlük talebinin yerinde olmadığını, davacıya ait ... tescil numaralı markanın ise hükümsüzlüğe dayanak oluşturamayacağını, ... numaralı tanınmış marka tescilinde dosya kapsamında yer alan TPMK'den gelen yazıda; davacı markasının giyim sektöründe tanınmış olduğunun belirtildiğini, bu nedenle davalı markasının hükümsüzlüğüne gerekçe olarak gösterilemeyeceğini, davacının markasal kullanımının “...” şeklinde olduğunu, ... Şirketi Adına ... ve ... markalarında ... ibaresinin tanınmış marka olarak tescilli olduğunu, yine aynı şirkete ait ... tescil numaralı ... markasının da davalı markası ile aynı sınıfta tescilli olduğunu ve bileşik kelimeden oluştuğunu, ... tescil numaralı markanın dava dışı ... adına tescilli olduğunu, ...numaralı markanın ise ... adına tescilli olduğunu, davacı markasında yer alan at üzerinde binici görselinin ve ... ibaresinin bu iki marka tescilinde de yer aldığından kelime ve şeklin harcıalem hale geldiğinin sabit olduğunu, ... tescil numaralı ... Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı ... sınıfta tescilli markanın bulunduğunu, TPMK kayıtlarından anlaşılacağı üzere ... ibaresinin dava dışı farklı kişilerce de tescil ettirildiğini, yanına ek kelime veya bileşik kelime oluşturacak şekilde yeni markalar oluşturulduğunu, "...” markasının tesciline davacı markasının engel oluşturmayacağı, davacı markasının sadece giyim sektöründe tanınmış olduğunu, bu sektörün de ... sınıf olduğunu, tanınmışlık kriterinin kabul edildiği giyim sektöründe davalı markasının tescilli olmadığını, söz konusu kelimenin harcıalem hale geldiğinden davacının tekeline bırakılamayacağını, söz konusu markasal kullanımına konu "...” adıyla tescilli sözcük diziminin bu açıklamaları desteklediğini, davalı markasının öncelikle bütünsellik ilkesi çerçevesinde incelendiğinde davacı markasıyla benzer olmadığını, davacının iddialarının TPMK uygulamalarıyla ve mevzuatla örtüşmediğini, davacının dayanak olarak gösterdiği markaların davalı markası ile benzerlik oluşturmadığı gibi aynı sınıfları da kapsamadığını, davalının kötü niyetli olduğu iddiasının asılsız olduğunu, davacı markasına ait ürünlerin satıldığı ... internet sitesinde davacının ... sınıfta kullanımlarının olmadığını, davacının iddiasının haksız ve mesnetsiz olduğunu, dosya kapsamında bunun aksini ortaya koyacak bir delilin mevcut olmadığını, davacının bu alanda kullanımı dahi olmadığından dolayı tecavüz ve haksız rekabetin oluşmadığını, davacının reddedilen markasının hangi sınıfa ait olduğunun tespitinin gerektiğini, TPMK'nın marka araştırma sekmesine, ... sınıf yazıldığında davacının reddedilen ... başvuru numaralı belgenin çıktığını, davacının kullanımı olmayan sınıflara ilişkin tescilinin mevcut olmadığı gibi tanınmışlığının da olmadığını, davacının markasal kullanımının tescilli olduğu hiçbir markayla aynı olmadığını, davacının markasal kullanımının ... şeklinde olduğunu, dolayısıyla davalının sözcük markasıyla benzerliğinin mevcut olmadığını, davacının markasal kullanımına uygun düşmeyen tescilleri dayanak göstererek davalı markasını hükümsüz kılmayı istediği harcıalem hale geldiğini, Türkçeye yerleştiğini, liste halinde sunulan markaların başında ve ortasında yer alan "...” kelimesi üzerinde tekel oluşması sonucunu doğuracağını, TPMK'nın verdiği tescillerin bu iddiayı doğruladığını, davacının davalı tescilinde yer alan ürünlerle alakalı bir kullanımının olmadığını, tüketici kitlesinin aynı olamayacağını, saat almak isteyen kişinin pantolon, gömlek, ayakkabı satılan yere gitmeyeceğini, her iki markanın kullanım alanlarının da farklı olduğunu, bu yönüyle de çakışmadıkları ifade ve beyan edilerek davanın reddi talep edilmiştir.
Davacı vekilinin cevaba cevap dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; Müvekkilinin markasının bir spor dalının ismi olmasının onu harcıalem yapmayacağını, müvekkilinin markasının ayırt edici olduğunu, tanınmış ... markasının SMK'nın 5/1-d maddesinde sayılan markalardan olmadığını, eğer "...” markası, bir ... veya binicilik kulübünün yahut ... oyununun oynanması için gerekli alanın, atların, ekipmanların vs. tahsis edilmesi suretiyle hizmet satılan bir ticarethane tarafından tescile konu edilmiş olsaydı, o zaman belki davalı tarafın iddia ettiği gibi ilgili ticaret alanında herkes tarafından kullanılan jenerik bir marka yahut işaret olduğunun ileri sürülebileceğini, ancak "...” markasının, bu ticaret alanıyla ilgili olmayan her alanda tekel hakkına konu edilebileceğini, davalının "... ” markasının sonunda yer alan "...” kelimesinin dünyaca bilinen ... şehrinin adı olması sebebiyle davacının markasından farklılaşma sağlayacak ayırt edicilik vasfını haiz olmadığını, esas unsurun "..." olduğunu, bu ibarenin davalı şirketin marka tesciline ayırt edici özellik kazandırmadığını, davacıya ait ... sayılı markanın davalı markasının tescilli olduğu ...sınıflarda bulunan aynı emtialar için tescilli olduğunu, davalının internetten bulduğu birtakım görseller ile müvekkil şirketin markasal kullanımlarının ... şeklinde değil, farklı kullanımlar şeklinde olduğu yönündeki iddialarının da sübjektif beyanlar olmaktan öteye gitmediği yönünde beyan etmiştir.
Davalı vekilinin ikinci cevap dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; Davacının tanınmış marka başvurusuna konu ettiği üç dosyadan, marka ibaresi ile yapılan iki başvurunun reddedildiğini, yalnızca "şekil” yönünden yapılan başvurunun kabul edildiğini, tanınmış marka tescili gibi önemli hukuki bir kurumun hangi tescil açısından geçerli olduğunun belirtilmesi hususunda özenli davranılmasının gerektiğini, tanınmış statüde davacı adına yalnızca şekil tescilinin olması ve hükümsüzlüğü talep olunan müvekkilinin tescilinde markanın yalnızca ibareden oluşması ve şekil içermemesi nedeni ile davacının tanınmış markasının uyuşmazlıkta bir öneminin olmadığını, ihtilafa konu tescillerin mukayesesinde dikkate alınamayacağını, bu hususun ancak ve ancak logonun bizatihi birebir kullanımı durumunda gündeme geleceğini, dosyada ise böyle bir durumun mevcut olmadığından bu hususa yönelik iddiaların da yerinde olmadığını, tanınmış marka tesciline konu şeklin de korumasının "... ” ile genel bir koruma sağlamayacağını, şeklin yalnızca tescile konu edildiği halinin koruma kapsamında olduğu ve bu tescile konu şekil ve logonun birebir kullanımının ancak tecavüz teşkil edeceğini, şekil ve logodaki farklılıkların bulunması durumunda iltibas oluşturmayacağını, dava dışı iki farklı tüzel kişiliğe ait iki farklı marka başvurusunda "... ” marka başvurusuna yer verilmesine rağmen tescil edilmesinin bunu doğruladığını, kullanımın tescildeki şekil ve logo figürü ile birebir aynı olması ihtimalinde tecavüzün gerçekleşeceğini, davacının iddia ettiği şekilde "... ” davacı tekeline bırakılması ve diğer tüm kullanımların tecavüz oluşturmasının söz konusu olmayacağını, ihtilafa konu "...” ibaresinin yalnızca müvekkili adına tescilli iken "... ” ibaresinin ne davacı tarafından ne de dava dışı kişiler bakımından başvuru konusu edilmediğini, "...” ibaresinin marka başvuruları ve tescilleri açısından yegane olduğunu, birleşik ve ayrık halinin fark yaratmaksızın ayırt edicilik unsuruna sahip olduğunu, "...” ibaresinin esaslı unsur teşkil etmeyeceğini ve bu ibareleri içerir markaların davacı markasına iltibas teşkil etmeyeceğinin TPMK nezdinde tescil edilen dava dışı kişilerce yapılan marka başvuruları ile sabit olduğunu, TPMK nezdinde "...” ibaresi ile tescilli ... kaydın mevcut olduğunu, dava dışı şahıslara husumet yöneltilmesinin ihtilaf açısından bir önemi olmadığını, yüzlerce sonucun yer aldığı "...” ibareli markalardan bir ya da birkaçına açılmış davaların lehe alınmış karar dahi olsa bu durumun diğer tesciller açısından öneminin olmadığını, bu davaların "...” ibaresinin ayrıksı olarak yer aldığı tesciller açısından geçerli olduğunu, davalı adına tescilli markanın "...” olduğunu ve açılan yahut karara bağlanan davaların işbu uyuşmazlık açısından emsal oluşturmayacağını, hükümsüzlük davasında incelemenin konusunu marka tescilindeki ibarenin teşkil ettiğini, davalı adına tescilli markanın tescile konu edilmiş halinin inceleneceğini, bu noktada kelimelerin seçilerek bölünmesinin söz konusu olamayacağını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.
Taraf delilleri toplanmış marka tescil kayıtları dosya içerisine alınmıştır.
Mahkememizce taleplerin değerlendirilebilmesi “davacının tanınmış markaya ilişkin iddiaları irdelenmek sureti ile marka hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı, yine SMK 155 maddesi gözetildiğinde markaya tecavüz ve haksız rekabet iddialarının yerinde olup olmadığı, davalının ... ibaresine y önelik piyasadaki kullanımlara ilişkin dosyaya sunulan marka tescil belgeleri de dikkate alındığında gerek hükümsüzlük gerekse tecavüz yönünden bu savunmaların yerinde olup olmadığı hususlarında” yönünden; dosyanın ... Vekili bilirkişiye tevdiine karar verilmiş olup sunulan 01.06.2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Dosya içeriğindeki TPMK kayıtlarından Davacı tarafın: TPMK nezdinde giyim sektöründe tanınmış olduğunu gösteren ... numaralı “... + ...'nden oluşan kelime ve şekil kombinasyon markası; ... başvuru ve tescil numaralı “...” kelime markası; ... başvuru, ... tescil numaralı “...” kelime markası; ... başvuru ve tescil numaralı “...” kelime markası;... başvuru numaralı,... tescil numaralı “...” Şekil markası; ...başvuru numaralı, ... tescil numaralı “...” Şekil markasından oluşan marka ailesinde (seri markalarda) yer alan tüm markalarının davalının ... numaralı “...” kelime markasına kıyasen tescil başvurusu açısından önceliğe sahip olduğu ve davacının markaları üzerinde gerçek hak sahibi statüsünde bulunduğu; taraf markaları arasında SMK m.6/1 uyarınca kavramsal, görsel ve işitsel yönden benzerliğin oluştuğu; Bu bağlamda SMK m.6/1 uyarınca ... sınıftaki emtianın tümünde, ... sınıftaki emtianın tümünde, ... sınıftaki “Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, çakmaklar” emtiasında, ... sınıftaki “Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri. Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar.Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil).Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar.Tespihler.İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler.Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, bavullar, valizler.Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar.Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” hizmetlerinde SMK m.6/1 uyarınca ortalama tüketici nezdinde taraf markaları arasında karıştırılma ihtimalinin ortaya çıktığı ve yukarıda sayılan sınıf, emtia ve hizmetlerde davalının “...” markası açısından SMK m.6/1 uyarınca hükümsüzlük sebebinin gerçekleştiği; Buna karşılık, davalının tescilli olduğu ... sınıftaki diğer emtiadan olan “Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. sigara sarmak için aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, elektronik sigaralar ve bunlarla kullanılan kartuşlar. Kibritler.” emtiasında SMK m.6/1 kapsamında karıştırılma ihtimalinin oluşmadığı; Davacının “...” kelimesinin yanı sıra ''...''nden oluşan markalarının özellikle ... Sınıflardaki ürünlerde davalının markasına kıyasen önceliğe sahip olduğu; davacının bu markalarda gerçek hak sahibi konumunda olduğu; bu markaların yüksek ayırt ediciliğe ve toplumun ilgili kesiminde yüksek tanınma derecesine sahip olduğu; kullanım sürelerinin yirmi yıldan uzun olduğu; kapsamının ve coğrafi alanın dünya çapında bulunduğu; yüksek reklam ve tanıtım harcamalarına konu edildiği; bu markaların ve türevlerinin dünya çapında çok geniş bir coğrafi alanda, pek çok ülkede uzun süreden beri tescilli olduğu; Türk mahkemelerinde tanınmışlığa ilişkin kesinleşen kararların bulunduğu; markaya yüksek bir değerin atfedildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu çerçevede davacının markalarının SMK m.6/5 uyarınca tanınmış marka statüsünde olduğu; SMK m.6/1 ve m.6/5 uyarınca davalının “...” markasının ... sınıftaki emtianın tümünde, ... sınıftaki emtianın tümünde, ... sınıftaki “Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, çakmaklar” emtiasında, ... sınıftaki “Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri. Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar.Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil).Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Tespihler. İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler.Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, bavullar, valizler.Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar.Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları. Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, tütün içenlere mahsus malzemeler: pipolar, puro ve sigara ağızlıkları, küllükler, tütün kutuları, mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” hizmetlerinde hükümsüz kılınabileceği; Buna karşılık davalının “...” markasının tescilli olduğu ... sınıftaki diğer emtiadan olan “Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. sigara sarmak için aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, elektronik sigaralar ve bunlarla kullanılan kartuşlar. Kibritler.” emtiasında SMK m.6/5 kapsamında hükümsüzlük sebeplerinin oluşmadığı; SMK m.155 uyarınca davalının ... numaralı “...” markasını davacının hak ihlali iddialarına karşı herhangi bir savunma gerekçesi olarak ileri süremeyeceği; davalının ... alan adlı internet sitesinde satışa sunduğu kol saati emtiasında, “kemer, cüzdan, kartlık, bileklik, tespih” emtiasını içeren set kutularında, “sigara tabakası, çakmak, çakı” emtiasını içeren set kutularında “...” ibaresini büyük puntolu olarak ve “...” figürü ile birlikte kullandığı; “...” ibaresinden ise küçük puntolu bir tali unsur olarak istifade ettiği, davalının tescil dışı bu kullanımı suretiyle “...” ibaresinin, davacının öncelik sahibi olduğu tanınmış markalarına yakınlaştırıldığı; davalı tarafından fiili (de facto) bir benzerlik yaratıldığı; ayrıca davalı tarafından bu markanın aynı ürünlere uygulanması ile davacının markaları ile SMK m.7/2/b uyarınca karıştırılma ihtimaline yol açtığı yönünde sonuç ve kanaate ulaştıklarını bildirmişlerdir.
Taraf delilleri toplanmış TPMK kayıtları dosya içerisine alınmıştır.
İşbu dava markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, durdurulması, önlenmesi ve marka hükümsüzlük taleplerine ilişkindir.
1- Davacının tanınmış marka iddiası;
6769 sayılı SMK'da ve taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus Özel Dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim Özel Daire 13/03/1998 tarih ve 5647/1704 s. bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" biçiminde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ilişkin olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunma markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
SMK m.6/5'te yer alan "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresine temel teşkil eden düzenleme Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesi hükmüdür. Bu hükümde tanınmış marka kavramına yönelik olarak verilen kriter "herkesçe bilindiği mütalaa edilen" kavramıdır. Antlaşmanın Fransızca metninde markayı ifade etmek "notoirement connue(s)" ifadesi, Almanca metninde ise Türk doktrininde de sıklıkla kullanılan "notorisch bekannte" ifadesi kullanılmaktadır. Yine Konvansiyon'un 29/1-(c) hükmünde muhtelif yorumlarda itirazlar olması halinde Fransızca metin kabul edilir denmek suretiyle, Fransızca (ve takiben Almanca) metnin esas alınmasının yanlış olmadığı söylenebilir. Hukukumuzdaki düzenlemeye de temel teşkil eden anılı hükümde yer alan ifadeler ise herkesçe bilindiği gibi anlamına gelmekte olup, tanınırlık kriteri olarak ilgili/ilgisiz herkesi yeni toplumu esas almaktadır. Bu kabulün ise tanınmış markanın bilinirlik eşiğini çok yukarı koyduğu ve maddenin uygulama alanını daralttığı muhakkaktır. Bir diğer uluslararası antlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) ise 16. maddesinde yer alan düzenleme ile tanınmışlık düzeyi (yüksek) marka kavramını gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sebebiyle doktrinde ve yargı makamlarında farklı özelliklerine göre ve tanınmıştık derecelerine göre, farklı koruma düzeylerine sahip tanınmış marka çeşitlerinin olduğu öngörüsü egemendir. Ancak tanınmış marka huhuken farklı alt türlere ayrılmamakta, TRİPs Paris Konvansiyonu'ndan bağımsız, ayrı bir tanınmış marka kavramı ile ondan ayrı bir düzen getirmemekte, aksine hükmü tamamlamakta, tanınmış marka kavramının uygulama alanını genişletmektedir. Paris Konvansiyonu ve TRIPs bağlamında tanınmış marka tektir. TRIPs düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır. (Bkz. Paslı, 433- 440).
Tanınmış marka kavramının ne olduğu ortaya koyulduktan sonra, bunun tespitinin nasıl yapılacağı sorusuna cevap vermek gerekecektir.
Markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde 1997 tarihli WIPO kriterlerinden faydalanılır. TP'de -bağlayıcı olmamakla birlikte- WIPO tarafndan ortaya konulan bu kriterleri ayrıntılandırmak suretiyle şu kriterleri getirmiştir. (Paslı, Uluslararıs Antlaşmalar, s.451); "1.Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2.Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurtiçi ve yurtdışı tesciller nelerdir?) 3.Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4.Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafî olan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) 5.Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6.Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, hâlen devam etmekte olan marka, haksiz rekabet davaları, itiraz sayıları vb.) 7.Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8.Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9.Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, kârı, yurt çapında ve yurtdışında sahip olduğu dağıtım kanalları; şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hâkimiyeti vs.), 10.Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11.Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb.kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12.Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ( marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir? 13.Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14.Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (Ömek: sedece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları iine alan bir tescil.), 15.Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16.Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari olan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17.Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile çiklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18.Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge." Tanınmışlığın tespitinde, marka sahibi tarafından yaptırılan promosyon ve tanıtım malzemeleri yanında ulusal basında veya gazetelerde markanın tanınmışlığını ortaya koyan reklam ve haberler de dikkate alınır. Bunun yanında yaygın kullanım alanı, toplum nazarındaki tanınmışlıkta dikkate alınır. Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.
Somut olaya dönüldüğünde; davacının markasının, davalının tescili tarihi itibarı ile TANINMIŞ MARKA olup olmadığının ve Türkiye’de ilgili kesimce, ilgili sektörde iyi bilinip bilinmediğinin incelenmesi gerekmektedir. Tanınmışlığın inceleneceği tarih dava veya karar tarihi değil, tescil başvurusunun yapıldığı tarih olmalıdır. SMK’nın 6/5 maddesinde “Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık terimi” kullanılmıştır. Bu nedenle yeni yasaya göre farklı sınıflar yönünden korumanın elde edilebilmesi için tanınmışlığın artık Türkiye’de söz konusu olması gerekmektedir.
Dosyada sunulan deliller ve heyet raporundaki değerlendirmeler dikkate alındığında; davacı markasına ilişkin tanınmış marka tescilleri ve mahkeme kararları rapordaki değerlendirmeler bütün olarak ele alındığında davacı markalarının tanınmış marka olarak kabulünün gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
2-Marka hükümsüzlük iddiası yönünden;
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Hükümsüzlük Hâlleri Ve Hükümsüzlük Talebi Başlıklı 25. Maddesi; "1)5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.2)Menfaati olanlar. Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. 3)Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. 4)Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. 5)Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. 6)Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. 7)6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar. ” hükümlerine amirdir.
Bu madde metninde atıf yapılan 5. ve 6. maddeler, marka tescilinde mutlak ve nispi red nedenleri başlıkları altında toplanmaktadır.
Kanunun “Marka tescilinde mutlak ret nedenleri” başlıklı 5. Maddesine göre mutlak red nedeni olarak tescili yasaklanmış işaretlerin ayırt etme gücüne sahip olmamaları veya herkesin kullanımına açık olmaları sebebiyle kamu menfaati gözetilerek tescil edilmeleri mümkün değildir.
Kanunun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6. Maddesine göre; "1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir. 2)Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. 3)Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir. 4)Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir. 5)Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye'de ulaştığı tanınmıştık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir. (7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir. (8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir. (9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." hükümlerine amirdir.
6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
Karıştırılma ihtimali yönünden;
SMK'daki deyimiyle “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali” incelenirken gerek Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide kabul edildiği üzere markaların bir bütün olarak bıraktıkları intiba dikkate alınmalı ve inceleme buna göre yapılmalıdır. Zira benzerlik göreceli bir kavram olduğundan bu olgunun objektif bir esasa bağlanması gereklidir.Objektif esas ise markanın bütünü dikkate alındığında ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde bir benzerliğin olmasıdır.
Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu içtihadında belirtildiği üzere, karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde asıl olanın ortalama tüketicinin algılaması olduğu, tüketicinin her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabileceğinin düşünülmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, markada yer alan yardımcı unsurların ve ayrım gücü az olan ifadelerin her zaman hatırda tutulamayacağının, tüketicinin daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadar hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın al almak yahut hizmetten yararlanmak isteyeceği, bu şekilde genel olarak ürünün önemine göre tanıdığı, beğendiği, bilinirliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir markayı seçerek zaman kısıtlılığının yarattığı olumsuzluklardan kurtulmaya çalışacağı, markanın sağladığı garanti fonksiyonundan yararlanmayı düşüneceği dikkate alınmalıdır.
Sadece alıcıların belirli bir mal veya hizmet yerine başka bir mal veya hizmeti almak istemeleri halinde değil alıcıların mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malları satan ve yahut hizmetleri sunanlar arasında idari veya ekonomik bağlılık olduğuna inanmaları halinde de iltibas ihtimali bulunmaktadır. İki işaret arasındaki benzerlik, telaffuzdan, biçim ve anlam benzerliğinden, genel görünümden ve çağrışımdan doğabilir.
Markanın işlevlerinden biri de, söz konusu malların kaynağını/menşeini garanti etme işlevidir. Markalar bilindiği gibi tek ibareden oluşmuyor ise “esas unsur” ve “yardımcı unsur”lardan oluşabilir. Bu durumda inceleme markanın bütünü dikkate alınarak ayrıca markalarda yer alan esas unsurlar karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
Mal ve hizmetlerin aynı ya da benzer olup olmadığı yönünden; karıştırılma tehlikesinin değerlendirilmesinde malların ve hizmetlerin benzerlik derecesi ile markaların benzerlik derecesi arasında karşılıklı bir bağlantı mevcuttur. Buna göre örneğin markaların kullanıldığı mal ve hizmetler arasında düşük benzerlik derecesi, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksek olmasıyla dengelenebilir. (Sevilay Uzunallı, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012, s.83 vd.). Mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliği değerlendirilirken yalnızca tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış mal ve hizmetler dikkate alınmalıdır; listede yer almayan, ancak fiilen kullanıldığı veya kullanılma niyeti olduğu belirtilen mal ve hizmetler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır (Uzunallı, s.90).
Mal ve hizmetlerin aynılığı ile kast edilen durum açıktır. Mal ve hizmetlerin aynılığı, ilke olarak mal ve hizmetlerin aynı şekilde yazılmış, ifade edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, aynı mal ve hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada anıldığı isimle teknik, bilimsel, literatüre geçmiş isminin farklı olması veya yabancı dildeki isminin Türkçeye de geçmiş olması durumlarında da mal ve hizmetler farklı şekilde ifade edilmiş olsalar da aynı olarak kabul edilecektir.
Nice sınıflandırması ve Türk Patent tebliğine göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin ‘benzer’ olarak değerlendirilmesi de mümkündür ve aynı husus öğreti de kabul edilmektedir (Yasaman Hamdi, Marka Hukuku, Cilt II sh.779). Nitekim Yargıtay’da kararlarında bu yönde değerlendirme yaparken, mal ve hizmetlerin nice sınıflandırması ve TPE tebliğine göre mutlaka aynı sınıfta kullanılmasını değil, benzer mal ve hizmetler yönünden kullanılmasını esas almaktadır (Yargıtay kararları için bkz; Uzunallı, s.41 vd; Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2012, s. 253 vd.).
Kötü niyetli tescil iddiasının değerlendirmesi:
Kötü niyetli marka tescili 556 S. KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamış olmasına rağmen, doktrinde bir kısım yazarlar tarafından bu durum da hükümsüzlük nedeni olarak savunulmuş, nihayet SMK 6/9 maddesinde kötü niyetli tescil bir tescil engeli olarak yasal mevzuattaki yerini almıştır. Yargıtay HGK, 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501- E., 2008/507 K. Sayılı kararı ile tescilde kötü niyetliliği markanın hükümsüzlüğüne yol açacağı yönünde içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sonradan vermiş olduğu kararlarda bu hususu dikkate almıştır.
Bir markanın kötüniyetle tescil ettirildiğinden söz edebilmek için, o markanın tescil ettirilmesinin altında başkasına ait olduğunu bildiği bir markayı haksız olarak sahiplenme, başkasına ait markanın tanınmışlığından ve itibarından haksız olarak yararlanma, başkasının markasının piyasaya girmesini engelleme, tescil ettirilen markayı gelecekte gerçek hak sahibine markadan doğan hakları kullanmakla tehdit ederek satma amacı gibi dürüstlük kuralı (MK m d. 2) ile bağdaşmayan kanıtlanabilir niyetlerin yatması gerekir.
Yine bu konuda Yargıtay HGK 2013/1831 E., 2015/1198 K sayılı 15.04.2015 tarihli emsal kararlarında, “...556 sayılı KHK'nın 35/l.maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nîn 35/1. Ve 42/l-(a) maddelerindeki düzenlemelerde, esasen MK'nun 2.maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kütü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42.maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nun 2.maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nın ruhuna da uygundur. ... marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli tescil olarak kabul edilmektedir.
Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişinin iyi niyet iddiasında bulunamayacağına da şüphe yoktur (TMK. m. 2). Rapordaki tespitlerde; TPMK nezdinde giyim sektöründe tanınmış olduğunu gösteren ... numaralı “... + ...'nden oluşan kelime ve şekil kombinasyon markası; ... tescil numaralı “...” kelime markası; ... başvuru, ... tescil numaralı “...” kelime markası; ... başvuru ve tescil numaralı “...” kelime markası; ... başvuru numaralı,... tescil numaralı “...” Şekil markası; ... başvuru numaralı, ... tescil numaralı “....” Şekil markasından oluşan marka ailesinde (seri markalarda) yer alan tüm markalarının davalının ... numaralı “...” kelime markasına kıyasen tescil başvurusu açısından önceliğe sahip olduğu ve davacının markaları üzerinde gerçek hak sahibi statüsünde bulunduğu; taraf markaları arasında SMK m.6/1 uyarınca kavramsal, görsel ve işitsel yönden benzerliğin oluştuğu; ... sınıftaki emtianın tümünde, ... sınıftaki emtianın tümünde, .... sınıftaki bir kısım mal ve hizmetlerde, .... sınıftaki bir kısım mal ve hizmetlerde hükümsüz kılınabileceği buna karşılık davalının “...” markasının tescilli olduğu ... sınıftaki diğer emtiadan olan “Tütün, çiğneme tütünleri, sigaralar, purolar. sigara sarmak için aletleri, sigara kağıtları, nargileler, çakmaktaşları, elektronik sigaralar ve bunlarla kullanılan kartuşlar. Kibritler.” emtiasında SMK m.6/5 kapsamında hükümsüzlük sebeplerinin oluşmadığı değerlendirmelerinde bulunulmuş ise de; iltibasa sebebiyet veren mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlük şartlarının oluştuğu sonucuna ulaşılmış raporda hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı bildirilen mal ve hizmetler yönünden ise davacı markalarının tanınmışlığı dikkate alındığında davalının aynı / benzer sektörde faaliyet gösteren bir tacir olarak davacı markalarını bilmediği ileri süremeyeceği gibi markaları bildiğinin kabulünün gerektiği, ... ibaresinin ayırt edici olarak kabulünün mümkün olmadığı şu hale göre benzer markaları tescil ettirmekte kötü niyetli olduğu davacının tanınmış markalarından faydalanma amacı güttüğü sonuç olarak tüm mal ve sınıflar yönünden davalı tescilinin hükümsüz kılınması gerektiği sonucuna ulaşılmış kötü niyetli tescile dayalı davalı markasının tümden hükümsüzlüğüne karar vermek gerekmiş, rapordan bu yönden ayrılmak gerekmiştir.
Markaya Tecavüz iddiası yönünden;
6769 sayılı Kanunun 29. maddesinde marka hakkına tecavüz sayılan fiiller sayılmıştır. Bunlar Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak, marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek halleridir.
İlgili Kanunun 7 inci maddesi; "Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır: a)Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması. b)Tescilli marka ite aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle betik tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması. c)Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci /fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir: a)İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması. b)İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi. c)İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi. ç)İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması. d)İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması. e)İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması. f)İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması. " hükümlerine amirdir.
Kanunun 149.maddesinde "Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir: a)Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti. b)Muhtemel tecavüzün önlenmesi. c)Tecavüz fiillerinin durdurulması. ç)Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini. d)Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması. e)(d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması f)Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d)bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası. g)Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi" şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
SMK m. 29/1-a atfıyla uygulanacak olan SMK m, 7/2- b'ye göre tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tesdili markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması, marka hakkına tecavüz niteliği taşıyacaktır.
Mutlak hak niteliğini taşıyan markanın, marka sahibinin izni olmaksızın bir başkası tarafından kullanılması yasaklanmış bulunmaktadır. Markanın sahibinden başkası tarafından aynen veya taklit, tağyir, iltibas suretiyle kullanılıp kullanılmadığının saptanmasında her şeyden önce markanın şekil ve anlam itibariyle taşıdığı baskın unsur göz önünde tutulmalıdır. Bu baskın unsurun aynen veya değiştirilerek başkası tarafından kullanılması, haksız olarak kullanımın tespitinde büyük önem taşır. Bir marka ana özellikleri itibariyle başkası tarafından bir hakka dayanmadan kullanıldığında tecavüz unsuru gerçekleşmiş olur (Erdal Noyan, Marka Hukuku, Ankara 2006, s.545). Bir marka hakkına tecavüz teşkil edilebilmesi için, markayla ayniyet taşıyan veya benzer olan işaretin, tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetlerde alıcıların karıştırılmasına sebebiyet verecek şekil ve surette kullanılması gerekir.
Yine 6769 sayılı SMK'nın "Önceki tarihli hakların etkisi" başlıklı 155. Maddesine göre "Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez." hükümlerine amirdir.
Haksız rekabet iddiası yönünden;
6102 sayılı TTK'nın 54 vd maddeleri Haksız Rekabete ilişkindir. Madde 54- "(1)Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. (2)Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır." hükümlerine amridir. Yine TTK Madde 55- (1)Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır: a)Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle;.... 4.Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak,... dürüstlüğe aykırı davranmış olur. Şeklinde düzenlenmiş Madde 56 da "Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse; a)Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, b)Haksız rekabetin men'ini, c)Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını, d)Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini, e)Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini isteyebileceği düzenlenmiş kararların ilanının talep edebileceği öngörülmüştür.
Somut olaya dönüldüğünde; davacı ve davalı markalarının görsel, işitsel ve anlamsal olarak ayniyet derecesinde benzer olması, iltibasa sebebiyet vermesi, aynı sektörde iş yapmaları, benzer birbirini tamamlayan hizmetlerde markaların kullanıldığı göz önüne alındığında ... oyununa ilişkin savunmalarının dinlenemeyeceği, davalının "..." ibareesini eklemek suretiyle yaptığı kullanımların davacı tanınmış markalarıyla müşteri nezdinde dolaylı da olsa organik bir bağ kurulmasına sebep olacak olması ve karıştırılma ihtimalinin mevcut olması, SMK 155 maddesi dikkate alındığında tescil korumasından yararlanamayacağı, kaldı ki marka tescilinde kötü niyetli olduğu dikkate alındığında davalı kullanımlarının markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği sonucuna ulaşılmış buna dayalı taleplerin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
Tüm dosya kapsamı sunulan rapor içerikleri izahı yapılan mevzuat kapsamında değerlendirildiğinde; sübut bulan hükümsüzlük davasının ve davalının davacı tanınmış markasına benzer /aynı nitelikteki kullanımlarının (SMK 155 gereği tescil korumasından yararlanamayan ) markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği, sonucuna ulaşılmış davacının sübut bulan davalarının kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
1-Davacının hükümsüzlük davasının KABULÜ ile,
Davalı adına TPMK nezdinde ... no ile tescilli ''...'' ibareli markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine,
2-Davacının markaya tecavüz ve haksız rekabete yönelik açmış olduğu davanın KABULÜ ile, Davalı kullanımlarının markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti, durdurulması, önlenmesi, ortadan kaldırılmasına, bu kapsamda davacı adına tescilli¸şekil markasını ya da ... ibaresinin kullanımının önlenmesine, bu ibareyi taşıyan - davalı uhdesinde olmak kaydı - ilgili ürünlerden bu ibarelerin çıkartılmasına, silinmesine, sökülmesine, aksi takdirde ilgili ürünlere el konularak YEDDİEMİNE TEVDİİNE,
3-Karar kesinleştiğinde masrafları davalıya ait olmak üzere İMHASINA,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 80,70 TL karar harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye kalan 21,40 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
5-Davacı tarafından yapılan 127,10 TL (peşin + başvuru + vekalet) harç, 3571,50 TL posta bilirkişi gideri olmak üzere toplam 3.698,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
6-a)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen hükümsüzlük talebi yönünden hesaplanan 15.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
b)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen markaya tecavüz haksız rekabet talebi yönünden hesaplanan 15.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
7-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 27/09/2022
Katip ...
¸
Hakim ...
¸