T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/291
KARAR NO: 2021/322
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 27/09/2019
KARAR TARİHİ: 26/10/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket kurucularının 2005 senesinde ticari hayatına "..." markası ile İngiltere'de başladıklarını, müvekkili şirketin .. bünyesinde faaliyet gösterdiğini, ... bünyesinde Türkiye'de ... Ltd. Şti, ... Ltd. Şti., ... Şirketi, ...Şirketi, ...Limited Şirketi,...Limited Şirketi, ... Şirketi , ... Şirketi ... ve Ortağı'nın bulunduğunu, yurtdışında da çok sayıda şirketin holding bünyesinde faaliyet gösterdiğini, müvekkil firmanın Türkiye'de tescilli 316, yurtdışında tescilli 2.100'ün üzerinde markası olduğunu, davalı adına tescilli olan ... sayılı ... ibareli markanın tescil ettirildiğinden bu yana kullanılmadığını ve 5 yıllık sürenin geçtiğini, davalı tarafın sözkonusu markayı kullanmamasına rağmen 08.09.2017 tarihinde tekrar tescil ettirmek için başvurduğunu ve ... sayı ile markayı tekrar tescil ettirdiğini, kötü niyetli bir marka tescili olduğunu, ve müvekkilinin markalı ile iltibas yarattığını, ... ibareli markanın müvekkili adına ...ve ...sayı ile tescil edildiğini, davaya konu ... sayılı ... ibareli markanın müvekkilinin ... ibareli markaları ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu, markaların okunuşlarının benzer olduğunu, fonetik olarak bu derece yakın olan ve iltibas oluşturma tehlikesi bu denli yüksek olan markanın müvekkilinin markasını çağrıştırdığını, davalı tarafın işbu markasına başvuru sırasında itiraz edildiğini, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından müvekkiline ait ...sayılı ... ibareli marka tescili ile benzer görülerek bir kısım emtiaların çıkarıldığını, fakat itiraz sürecinde sehven müvekkiline ait ... sayılı marka dayanak gösterilmediğinden müvekkiline ait eski tarihli markanın nazara alınmadığından bahisle, öncelikle davalı adına tescilli ... sayılı ... ve ...sayılı ... ibareli marka tescil belgelerinin olası devrinin dava sonuna dek önlenmesi için 6769 sayılı Kanun’un 159.maddesi vd. ve HMK 389 ve devamı maddeleri gözetilerek sicil kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, davalı adına tescilli ...sayılı ... ibareli markanın kullanmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine, davalı adına tescilli...sayılı ... ibareli markanın ise tamamen kötü niyetli olarak ve müvekkil şirketin ... markası tescil kapsamında bulunan aynı ve benzer mal ve hizmetler için tescil edilmiş olması nedeniyle hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.
Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; 1953 yılında faaliyete başlayan müvekkili ... Şirketi'nın , stratejik önemi olan ilaç konusunda, üretim ve pazarlama faaliyeti gösteren yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olduğunu, Türk ilaç sektöründeki 300 kuruluş içinde 3. sırada yer aldığını, Türkiye’nin ilk 500 büyük firması içerisinde yer aldığını ve 50 ülkeye ihracat yaptığını, Türk ilaç pazarının lider firmalarından olduğunu, Türk ilaç sektörünün en büyük üretim tesisine ve en büyük Ar-Ge merkezine sahip olduğunu, davacının müvekkili adına tescilli olan ... sayılı ... ibareli markanın kötü niyetli olarak dosyalanmış bir başvuru olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüğü talebinin aleni olarak hukuka aykırı olduğunu, müvekkilinin ...başvuru numaralı ... ibareli marka başvurusunun 15.09.1994 yılında dosyalanmış bir başvuru olduğunu, ...başvuru numaralı ... ibareli marka başvurusunun kullanma süresinin de 15.09.1999 tarihinde dolmuş olup bu tarih itibariyle bu markaya karşı kullanmama gerekçesiyle iptali talepli dava açma hakkının başladığını, 1999 yılından 2017 yılına kadar 18 yıl geçtiğini, İptal talebinden korunmak için bir marka sahibinin 18 yıl beklemesinin hayatın olağan akışına ters olduğunu,... sayılı ... ibareli marka tescil başvurusunun sicil kayıtlarından da görüleceği üzere TÜM 5.SINIF MALLARI için dosyalandığını, müvekilinin markasının kısıtlı olan tescili ihtiyacını karşılamadığından ve 5.sınıfın diğer malları için de kullanım amacı bulunduğundan 2017 yılındaki başvuruyu dosyaladığını, ancak başvurunun davacının itirazı üzerine kısmi olarak reddedildiğini, sadece 5/1 malları için tescil edildiğini, başvuru dosyalamanın fiili olarak tek başına kötü niyet göstergesi olarak kabul edilemeyeğini, markaların işitsel olarak benzer nitelendirilmeleri için ortak seslerin bulunmasının yeterli olmayacağını, ortaya çıkan işitselliğin algıda seçiciliği zorlaştıracak derecede bir benzerlik ihtiva etmesi gerektiğini, bu haliyle markalar arasında işitsel bir benzerlikten bahsedilemeyeceğini, aynı zamanda taraf markalarındaki "..." ibaresinin de "..." ibaresi de INN adı kısaltması olduğunu ve ... adı kısaltmasından oluşturulan markaların "zayıf marka" olarak kabul edilmesi nedeni ile benzerlik incelemesinde INN adı kısaltması olan ibarenin değil ... adı kısaltması dışında markada ibarenin dikkate alınması gerektiğinin yerleşik içtihatlarla da kabul edildiğini, "..." ibaresinin ise ilaç etken maddesi için kullanılan ayırtedici niteliği bulunmayan bir ... adı kısaltması olduğunu, "..." "..." ilaç etken maddesi kısaltması olup ... ibaresinin ... kısaltması olduğundan "..." ibaresinden oluşturulan markaların "zayıf marka" konumunda olduğunu, hem Türk Patent ve Marka kurumu sicilinde "..." ibaresini içerisinde barındıran fazla sayıda marka bulunduğunu, hem de piyasada "DİKLO" ibaresi ile başlayan fazla sayıda ilaç markası bulunduğunu, ilaç sektöründe "..." ibareli birçok ilaç markası bulunduğunu, “...” ibaresinin ilaç sektöründe orjinalliğinin bulunmadığını, tıp sektöründe bu kadar yaygın olarak kullanılan bir ibareyi markasına koyan bir kişinin, bunun kullanımını yasaklayamayacağını, ayırt edici kuvveti bulunmayan bir ibareyi marka olarak veya markanın bir unsuru olarak seçen bir kimsenin bu ibarenin üçüncü kişiler tarafından kullanımını önleme hakkı bulunmadığını, taraf markalarının hitap ettiği ortalama tüketici kitlesi itibariyle markaların birbirleriyle karıştırılabilecek nitelikte olmadığını, yerleşik içtihatlarla kararlılık teşkil ettiği üzere; 5.sınıf malları ve bilhassa 5/1 “ilaçlar” mallarının ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu, ilaçların, kamu sağlığı ve kamu düzenine ilişkin ürünler olmaları, kurallara ve denetime tabi bir piyasaya sahip olmaları itibariyle diğer mallardan ayrıldığını, ilaçların tüketici kitlesinin sadece kullanıcısı olan “hasta” olmayıp son kullanıcının tercih imkanı bulunduğu durumlarda doktor ve eczacı tarafından yönlendirildikleri, diğer durumlarda ise ürün tercihini kendi isteği doğrultusunda yapmadığı yani doktorun tercihine uymak zorunda olduğu, dolayısıyla “doktor ve eczacı” gibi bilgili kişilerin “ortalama tüketici” olduğu hususunun önemli oluğunu, ayrıca ilaç markalarının satmış yönteminin kendine has bir özelik sergilediğini, ilaçların "e-reçete" sistemi ile kullanıldığını, hastanın” ilaç tercihini bizzat kendisinin yapmadığı, tedavisini yapan doktorun reçeteyi yazmadan önce ilacı zihninde belirlediği, doktorun e-reçete sistemini kullandığını, bu doğrultuda hastası için uygun gördüğü ilacın direkt markasının adını sistemden seçtiğini, eczacının ise hastaya ilaç verirken tekrar bir marka sorgulaması yapmadığını, sisteme önceden girilmiş bilgilere göre zaten ilaç markasını otomatik görüntülediğini, bu yolla ilacı hastaya verdiği göz önünde bulundurulduğunda İlaç markaları bağlamında bir iltibasın veya karışıklığın oluşmasının günümüz koşulları itibariyle mümkün olmadığını, bu bakımdan davacının müvekkili adına tescilli olan ...sayılı ... ibareli markanın hükümsüzlüğü talebinin taraf markalarının hitap ettiği ortalama tüketici kitlesi itibariyle markalar birbirleriyle karıştırılabilecek nitelikte olmadığından yerinde olmadığını, davacının müvekkili adına tescilli olan... başvuru numaralı ... ibareli markanın kullanmama gerekçesiyle iptali talebinin de hukuka aykırı olduğunu, davacının davasına dayanak olan SMK 9. ve 26.maddelerin iş bu dava bakımından uygulanabilmesi hukuken mümkün olmadığını, Markanın kullanılması zorunluluğuna SMK ile yeni bir düzenleme getirildiğini ve yürürlük tarihinin de SMK 192 madde uyarınca 7 yıl sonraya bırakıldığını, 556 sayılı KHK.'nın 14. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 14.11.2016 tarih 2016/148E. ve 2016/189K.sayılı kararı ile iptal edildiğini, bu bakımdan SMK ile getirilen kuralın SMK'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanabileceği ve bu anlamda da SMK'nın yürürlüğe girdiği 10.01.2017 tarihinden itibaren markaların 5 yıl kullanılmaması kuralının geçerli olması gerektiğini beyanla davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Dava; 6769 Sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış, marka iptali , hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.
Dosyada tarafların bildirdikleri tüm deliller toplanmış, Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Dairesi Başkanlığından tarafların markalarına ilişkin kayıtlar istenmiş, teknik ve özel bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.
Dosyaya sunulan 10.02.2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle"... başvuru numaralı ... ibareli markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde ciddi bir biçimde kullanıldığına dair dava dosyasında delil bulunmadığı için kullanmama nedeni ile markanın iptali koşullarının oluştuğu, taraf markalarının benzer olduğu, ortalama tüketiciler nezdinde 05. Sınıf emtiasında yer alan: ” İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçları tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler , tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler, ilaç ihtiva eden kozmetikler” açısından karıştırılma ihtimali bulunduğu, yine davacının SMK md. 6/4 gereği Paris sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi gereği tanınmışlığını Türkiye’deki kullanımları ile ispat edemediği, buna ilişkin dosyada delil bulunmadığı ve tanınmış marka olarak nitelendirilemeyeceği, yine davalı tarafın davaya konu marka tescilinin SMK md. 6/9 gereğince kötü niyetle yapıldığı hususunda dosyada bir delil bulunmadığı ve ispat edilemediği, davalı tarafın ... markası hakkında SMK md. 25 gereği hükümsüzlük koşulları oluştuğu; davalı tarafın, davacı tarafın 5 yıl süre ile sessiz kalma neticesi hükümsüzlük veya iptal davası açma hakkını kaybettiği yönündeki değerlendirmesinin, SMK m25/5 ve ilgili mevzuatın aynı zamanda AB mevzuatının, bu durumun fiili kullanım ve bu kullanımın öğrenimi ile başlayacağı yönündeki hükümleri dairesinde hatalı olduğu..." sonuç ve kanaatinin bildirildiği, 23.09.2021 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle" ... başvuru numaralı ... ibareli markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde ciddi bir biçimde kullanıldığına dair dava dosyasında delil bulunmadığı için kullanmama nedeni ile markanın iptali koşullarının oluştuğu, taraf markalarının benzer olduğu, ortalama tüketiciler nezdinde 05. Sınıf emtiasında yer alan: ” İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçları tıbbi ve veterinerlik amaçlı kimyasal ürünler , tıbbi ve 28 veterinerlik amaçlı kimyasal reaktif maddeler, ilaç ihtiva eden kozmetikler” açısından karıştırılma ihtimali bulunduğu, yine davacının SMK md. 6/4 gereği Paris sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi gereği tanınmışlığını Türkiye’deki kullanımları ile ispat edemediği, buna ilişkin dosyada delil bulunmadığı ve tanınmış marka olarak nitelendirilemeyeceği, yine davalı tarafın davaya konu marka tescilinin SMK md. 6/9 gereğince kötü niyetle yapıldığı hususunda dosyada bir delil bulunmadığı ve ispat edilemediği; davalı tarafın ...markası hakkında SMK md. 25 gereği kötü niyete dayalı olarak hükümsüzlük koşulları oluşmadığını, davalı tarafın, davacı tarafın 5 yıl süre ile sessiz kalma neticesi hükümsüzlük veya iptal davası açma hakkını kaybettiği yönündeki değerlendirmesinin, SMK m25/5 ve ilgili mevzuatın aynı zamanda AB mevzuatının, bu durumun fiili kullanım ve bu kullanımın öğrenimi ile başlayacağı yönündeki hükümleri dairesinde hatalı olduğu..." sonuç ve kanaatinin bildirildiği anlaşılmıştır.
KANAAT VE GEREKÇE
Dava, davalı adına TPMK nezdinde tescilli ... numaralı "..." ibareli markanın SMK md. 9 uyarınca kullanmama nedeni ile ... numaralı "..." ibareli markanın ise SMK md. 25 yollaması ile SMK md 6/1 uyarınca hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine ilişkindir.
TPMK kayıtlarının incelenmesinde; ... ve ... tescil numaralı "..." ibareli markanın davalı şirket adına tescilli ve halen geçerli olduğu görülmüştür.
Davanın açıldığı tarih itibarıyla 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU uygulanacaktar.
6769 sayılı SMK.nun 25. maddesinde “Marka Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi” aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
(1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.
(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.
(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye ’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
(9) Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir...
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve markanın marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.
6769 sayılı SMK'nın 26.maddesi uyarınca kullanmama nedeniyle markanın iptali yetkisi Türk Patent Kurumuna aittir. Ancak bu hüküm SMK'nın 192/1.maddesi uyarınca kanunun yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe girecektir.
6769 sayılı SMK'nın geçici 4.maddesinde SMK'nın 26. madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır. 26. maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır. Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir hükümleri düzenlenmiştir.
... numaralı marka bakımından yapılan inceleme
SMK'nın markanın kullanım külfetine ilişkin 9.maddesi hükmü hem geçmişte tescil edilen markalar için, hem de gelecekte tescil edilecek markalar için kullanma yüklentisi getirmiştir. Dolayısıyla davalıya ait marka da kullanma külfeti veya yüklentisi altıntadır. Markanın kullanımının SMK'nın 7/2- a, b ve c bentlerinde öngörülen şekilde olmak üzere anılan 7/3. ve 9/2-3. maddeleri açıklandığı şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.
İptali istenilen markanın kullanımının, söz konusu markanın tescil edildiği mal ve hizmetler için pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla, temel işlevine uygun olarak anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde gerçekleşmesi icap etmektedir.Bu kullanımın markanın, tüketiciye yahut son kullanıcıya ürün veya hizmetin menşeini, bu ürün ya da hizmetin diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal vermeyecek biçimde, yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil, piyasaya ulaşacak ve belirli müşteri çevresi yaratacak şekilde ciddî olarak gerçekleşmelidir.
Kullanmama nedeni ile iptal uygulaması, marka sahibini geçerli tutmak istediği markayı kullanmaya, ticaret ve sanayiye katkı sağlamaya zorlamaktadır. Marka sahibi ya da halefleri, markayı talep tarihinden önceki tescilden başlatılan 5 yıllık süre boyunca kullandıklarını ispat ederlerse talep reddedilir ve tescilin geçerliliği devam eder. Kullanım, ciddi boyutta ve tescilinde yer alan ilgili mal veya hizmetle ilişkilendirilerek gerçekleşmektedir. ( İlhami Güneş, Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları)
Dosya kapsamında incelenen belgeler ve deliller ışığında, davalı tarafın mahkeme dosyasına, davaya konu olan ve kullanmama nedeni ile iptali talep edilen markanın kullanımına ilişkin tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre içerisinde, ciddi anlamda, pazar yaratıcı bir biçimde kullanıldığına dair herhangi bir delil sunmadığı tespit edilmiş, bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, ...tescil numaralı ... ibareli markanın, SMK md. 9 uyarınca kullanmama nedeni ile iptal koşullarının somut olay bakımından oluştuğuna dair kanaate ulaşılmıştır.
... numaralı marka bakımından yapılan inceleme
6769 sayılı Yasanın 7. maddesinde ise marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları düzenlenmiştir. Buna göre marka hakkı sahibi, izinsiz olarak yapılması halinde 2. fıkra kapsamında “Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması tescilli marka ile aynı veya benzer alan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması, aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer alan ve Türkiye de ulaştığı tanınmıştık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikieki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması" fiillerinin önlenmesini talep etme hakkı düzenlenmiştir.
Görüldüğü üzere burada hem markalar arası aynılık/benzerlik hem de mal ve hizmet sınıflan arasında aynılık/benzerlik karşılaştırmasının yapılması ve iltibasın yani karıştırılmanın söz konusu olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. İltibas değerlendirmesinin önce işaretlerin, sonra mal ve hizmetlerin benzerliği şeklinde bir sıralama yerine, her ikisinin bir arada ve birbirine nitelik olarak etkisi de gözetilerek birlikte yapılması gerekir.
1)Markalar arası karşılaştırma
Bilindiği üzere Karıştırılma (iltibas) terimi, ticari alandaki faaliyetlerde, şeyler arasında bir benzerliği veya kanşınu ifade etmekte olup, satın alman iki mal arasında veya kullanılan iki unvan arasında veya iş mahsullerinde birbirinden ayrılmayacak derecede benzerliğe istinat ettirilmesidir. (FRANKO, İltibas,116) İltibas doğrudan iltibas ve dolaylı iltibas olarak ikiye ayrılabilir, buna göre, kanşiklığı yaratan aynı veya benzeri bir işaret, bu işaretin hitap ettiği çevrede, söz konusu markanın kullanıldığı mal veya hizmetin, iltibasa maruz bırakılan mal ve hizmetle özdeşleştirilmesine yol açıyorsa doğrudan iltibas söz konusu iken, karışıklığı yaratan aynı veya benzeri bir marka, bu markanın hitap ettiği çevrede, işaretler arasındaki farklılığı anlasalar bile benzerliğe dayalı olarak mal veya hizmetler arasında yanlış bağlantılar kurmasına yol açıyorsa dolaylı iltibas söz konusu olur. İltibas ihtimalinin tespitinde, markanın bütünü itibariyle bıraktığı etki, eski markanın sahip olduğu ayınm gücü, telaffuz, biçim ya da anlam itibariyle bıraktığı etki, markaların kullanılacağı mal/hizmet türlerinin birbirine yakın olup olmadığı’, markaların benzer alıcı çevrelerine hitap edip etmedikleri hususları dikkate alınmalıdır.
Dolayısıyla somut olayda üzerinde durulması gereken konular; markaların benzerliği ve kullanım alanlarındaki benzerlik, bu benzerliğin ortalama tüketici algısında karışıklığa yol açacak nitelikte olup olmadığıdır. Yargıtay ve doktrince kabul edilen görüşe göre; benzerliğin tespitinde markaların genel görünümleri dikkate alınarak, markalar arasında bütünsel benzerlik olup olmadığı araştırılmalıdır. Buna göre, markaların benzerlik değerlendirilmesi yapılırken herkesin kullanımına açık olan tenimi tanımlayıcı/ tasvir edici ibareler kapsam dışı bırakılmakta ve benzerlik değerlendirilmesi markanın esas/baskın unsuru baz alınmak suretiyle yapılmaktadır. Bununla birlikte, bir markanın farklı unsurlardan oluşmasına rağmen bütün itibariyle bıraktığı etki, diğer bir markayı çağrıştırabilmektedir. Bunun yanında markalar arasındaki benzerlik görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik şeklinde ortaya çıkabilir. Ancak bu tür benzerlik hallerinin hepsinin birden aynı somut olayda bulunması şart olmayıp, somut olaydaki özelliklere göre bunlardan birinin var olması karıştırma ihtimalinin mevcut olduğunun kabulü için yeterlidir.
Bu bilgiler ışığında somut olay bakımından markaların bütün olarak bıraktıkları izlenime göre yapılan değerlendirmede, bilirkişi raporu ile de tespit edildiği üzere, tarafların markalarında logo kullanmadıkları, sadece düz yazı ile marka tescil ettirdikleri ve her iki markanın da yabancı dilde okunuş şekli ile telaffuz açısından benzer olduğu görülmüştür. Davalı markası ile davacı markası ses, okunuş ve tını olarak birbirine benzer olup, markalar arasında fonetik açıdan benzerlik söz konusudur. İlaç etken maddesi isimlerinin markaların kökünde yer almasına karşın, ayırt ediciliği düşük olması bu nedenle de tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimali doğuracağı izahtan varestedir. Davacı markası ile davalı kullanımlarına bütünü itibari ile bakıldığında bıraktıkları görsel etki ve ortalama tüketici zihninde yarattıkları imaj bakımından benzer oldukları ve kavramsal benzerlik taşıdıkları, davacı markasının tescil edildikleri sınıflar ile davalının sınıfları aynı olduğu da gözetildiğinde karıştırılma ihtimalinin oluştuğu kanaatine varılmıştır.
2)Mal ve hizmet sınıfları yönünden karşılaştırma
Yargıtay içtihatlarına göre, birden ziyade kişiler adına tescilli ya da tescil başvurusu yapılan markaların kullanılacağı mal veya hizmetlerin benzer olup olmadıklarının tespitinde öncelikle TÜRKPATENT tarafından yayınlanan sınıflandırmaya ilişkin tebliğler uygulanacaktır Bu durum marka tescil ve sınıflandırmada belirlilik ve tescilli markanın koruma sınırının saptanmasında da birlik ve istikrarın koşuludur.
Yargıtay'ın kararlarında sınıfsal benzerlik araştırmasında, piyasanın anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, mal veya hizmetlerin birbiri yerine ikame edilebilme veya rekabet etme olanaklarının bulunup bulunmadığı, birinin diğerini tamamlama imkanı olup olmadığı, mal veya hizmetlerin dağıtım kanallarının ortak olup olmadığı, kullanan yöntemleri, amaçlan, hedeflenen halk kesiminin aynı olup olmadığı kriterlerin ölçü alınmaktadır.
Bu hususlar dikkate alınarak, her iki tarafın marka kullanım alanlarına bakıldığında; hükümsüzlüğü talep edilen marka ile davacı markalarının aynı emtiada tescilli oldukları, her iki firmanın da ilaç sektöründe faaliyet göstermiş oldukları gözetilerek kullanım alanları açısından benzer hatta aynı olduğu sonucuna varılmıştır.
3)Kötüniyet İddialarına İlişkin Değerlendirme
İyiniyet, bir hakkın ya da hukuki sonucun doğmasına engel bir nedenin varlığını bilmeme veya bilmesi de gerekememe halidir. Hukukumuzda iyi niyet asildir. TMK m. 3/f.l’de bu ilke, Kanunun iyi niyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır şeklinde ifade edilmiştir. Bir hakkın veya hukuki işlemin doğumunda kişinin iyi niyetli olup olmadığını karşı tarafın iddia ve ispat etmesi gerekir. O halde iyi niyet kural ve karine, kötü niyet istisna ve ispata muhtaç kabul edilmekte, ispatın kötü niyet iddiasında bulunan kişi tarafından yapılması gerekmektedir.
Bu bağlamda marka tescil başvurusunda bulunan kişilerin iyi niyetli olduğu, dolayısıyla kötü niyetli olmadığı kabul edilmek zorundadır. Meğer ki başvuru veya marka sahibinin iyi niyetli olmadığı açıkça anlaşılsın. Dolayısıyla iyi niyetin esas olmasının bir diğer sonucu ise, başvuru sahibinin kötü niyetli olup olmadığının özenle tespit edilmesi ve mümkün olduğunca somut koşullara bağlanmasının gerekmesidir .( Şehirali Çelik, Feyzan Hayal, “İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikâyesi”, Batider 2011, C. XXVII, S. 3, s. 103.)
Türk yargı uygulaması, başvuru sahibinin markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi halini kötü niyetin varlığında önemli görmektedir. Ancak başkasının markasının da ayırt edici olması; tanımlayıcı olmaması zorunludur. Zira serbest işaretlerin marka olarak tescilinde de kötü niyetli marka başvurusunu gündeme gelebilmektedir.(Bilgili, Fatih, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanımı, 1. Baskı, Ankara 2006, s. 124. )
Somut olay bakımından yapılan incelemede, davalı tarafın markasını oluştururken gerçekte kullanmama ve yedekleme amacı güttüğü yahut marka korumasının amaca aykırı şekilde kötüye kullanıldığına ilişkin somut bir delile rastlanmadığı, davacı yanın kötü niyet iddiasını ispatlayamadığı gerekçesi ile kötü niyet koşullarının somut olay bakımından oluşmadığı kanaatine varılmıştır.
4)Tanınmış Marka İddiasının Değerlendirilmesi;
Davacı kendisine ait markaların tanınmış marka olduğu iddiasında bulunmuştur.
6769 sayılı SMK'da ve taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus Özel Dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim Özel Daire ... tarih ve ...s. bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" biçiminde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ilişkin olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunma markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
SMK m.6/5'te yer alan "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresine temel teşkil eden düzenleme Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesi hükmüdür. Bu hükümde tanınmış marka kavramına yönelik olarak verilen kriter "herkesçe bilindiği mütalaa edilen" kavramıdır. Antlaşmanın Fransızca metninde markayı ifade etmek "notoirement connue(s)" ifadesi, Almanca metninde ise Türk doktrininde de sıklıkla kullanılan "notorisch bekannte" ifadesi kullanılmaktadır. Yine Konvansiyon'un 29/1-(c) hükmünde muhtelif yorumlarda itirazlar olması halinde Fransızca metin kabul edilir denmek suretiyle, Fransızca (ve takiben Almanca) metnin esas alınmasının yanlış olmadığı söylenebilir. Hukukumuzdaki düzenlemeye de temel teşkil eden anılı hükümde yer alan ifadeler ise herkesçe bilindiği gibi anlamına gelmekte olup, tanınırlık kriteri olarak ilgili/ilgisiz herkesi yeni toplumu esas almaktadır. Bu kabulün ise tanınmış markanın bilinirlik eşiğini çok yukarı koyduğu ve maddenin uygulama alanını daralttığı muhakkaktır. Bir diğer uluslararası antlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) ise 16. maddesinde yer alan düzenleme ile tanınmışlık düzeyi (yüksek) marka kavramını gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sebebiyle doktrinde ve yargı makamlarında farklı özelliklerine göre ve tanınmıştık derecelerine göre, farklı koruma düzeylerine sahip tanınmış marka çeşitlerinin olduğu öngörüsü egemendir. Ancak tanınmış marka huhuken farklı alt türlere ayrılmamakta, TRİPs Paris Konvansiyonu'ndan bağımsız, ayrı bir tanınmış marka kavramı ile ondan ayrı bir düzen getirmemekte, aksine hükmü tamamlamakta, tanınmış marka kavramının uygulama alanını genişletmektedir. Paris Konvansiyonu ve TRIPs bağlamında tanınmış marka tektir. TRIPs düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır. (Bkz. Paslı, 433- 440).
Dosyada, davacı markasının tanınmış marka olduğu yönündeki beyanlarını ispata yarar delil bulunmadığı, SMK md. 7/2-c bendinde yer alan "Türkiyede tanınmışlık düzeyi nedeni ile markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması" şartının oluştuğunun ispatlanamadığı, bu nedenle davacının markasının Türkiye'de tanınmış marka olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine ulaşılmıştır.
Sessiz kalma iddiası bakımından yapılan inceleme
Davalı taraf 1994 yılından 1999 yılına kadar 5 sene boyunca tescil ettirdiği sonrasında ise yenilemesini yaptırmadığı ... markasının 2017 yılında tekrar tescilini yaptırdığı 1999 yılında 2017 yılına kadar olan 17 senelik süre zarfında davacının sessiz kalması neticesi artık hükümsüzlük davası açamayacağı iddiasında bulunmaktadır.
Öncelikle davacı firmanın ... olarak tescil başvurusunu 2012 yılında yaptırdığı ve 2014 yılında tescilini yaptırdığı görülmektedir. Tescil tarihinde ... markasının yukarıda açıklandığı üzere fiili bir kullanımı söz konusu değildir. 89/ 104 sayılı Avrupa Birliği Yönergesi m.9/ f. 133 ile 207/2009 sayılı Topluluk Markası Tüzüğü m. 54/ f. 134'de de ise sessiz kalma sebebiyle hak kaybına yer verilmiştir. Bu maddelerde açıkça marka sahibinin markasının başka bir kişi tarafından kullanılmasına 5 yıl boyunca sessiz kalması halinde bu konuda hak iddia edemeyeceği belirtilmektedir. Burada fiili kullanım esastır. Aynı şekilde SMK m.25/6 da “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötü niyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.” demektedir. Uzun süre fiilen kullanılmayan, tescilde kullanılmama neticesi tescilli marka durumunu kaybetmiş bir markanın sonrasında kullanılmaya çalışılması neticesi davacının işbu davayı açmış olduğu görülmektedir. Bu durumda işbu 5 yıllık sürenin başlangıç tarihinin SMK'nın lafzı ve ilgili Avrupa Birliği mevzuatından da anlaşılacağı üzere ilgili markanın tescil tarihinden değil fiili kullanım tarihinden ve bunun davacı tarafından öğrenildiği tarihten itibaren başlayacağı, hal böyle olunca işbu 5 yıllık süre geçmediğinden davalının bu yöndeki savunmasının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.
Tüm dosya kapsamı, sunulan deliller, TPMK kayıtları ve denetime elverişli bilirkişi raporları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davalı adına tescilli ... sayılı ... ibareli markanın SMK m. 9 uyarınca kullanmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine, davalı adına tescilli ... sayılı ... ibareli markanın SMK m. 25 yollamasıyla SMK m.6/1 uyarınca hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine , dair karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ İLE, davalı adına tescilli ... sayılı ... ibareli markanın SMK m. 9 uyarınca kullanmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine,
2-Davalı adına tescilli ... sayılı ... ibareli markanın SMK m. 25 yollamasıyla SMK m.6/1 uyarınca hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 59,30 TL karar harcından peşin yatırılan 44,40 TL'nin mahsubu ile kalan 14,90 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 5.900,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yapılan: 3.000,00 TL bilirkişi ücreti,103,20 TL posta gideri olmak üzere toplam 3.103,20 TL ve 88,80TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 3.192,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/10/2021
Katip
¸
Hakim
¸
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İmza ile imzalanmıştır.