T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2015/236 Esas
KARAR NO: 2021/34
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 29/11/2017
KARAR TARİHİ: 28/01/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Markaya Tecavüzün Tespiti, Durdurulması, Önlenmesi, Sonuçlarının Ortadan Kaldırılmasına ilişkin asıl dava ve Marka Hükümsüzlüğüne ilişkin birleşen davanın yapılan açık yargılamasının sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Asıl davada davacı vekili dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; müvekkili şirketin her türlü mobilya yapım ve satımı ile her türlü ahşap eşya ve kaplama işiyle uğraştığını, şahsa özel tasarım mobilya ve el yapımı ahşap işleri anlamında kalitesi ile özellikle bu alanda butik çalışan ve aranan markalardan birisi haline geldiğini, davalı şirketin de Türkiye' de .... ismi ile halk tarafından çokça bilinen bir isim olduğunu, davalı tarafından müvekkiline ait '' ...'' markasını ahşap görünümlü seramik karo serisinin reklamları, internet sitesi, tanıtım ve afişlerinde kullanıma başladıklarını, ... markası ile davalı şirket bünyesinde piyasaya sunulan ürünlerin müvekkilinin çalışma alanıyla örtüştüğünü ve haksız rekabete sebebiyet verdiğini, davalı şirketin ekonomik gücü sebebiyle müvekkilinin yeni müşteri kazanmak için en önemli gelir kaynağı olan internet arama motorlarından 2 ve 3. Sayfalara gerilediğini, hatta müvekkili müşteri çevresinde de müvekkilinin de seramik ürettiğine dair karışıklıklar yaşandığını, davalı şirket tarafından müvekkiline ait marka hakkında tecavüz edildiği hususunun ihtarname ile bildirildiğini, davalı şirket tarafından cevabi ihtarnamede her türlü kullanımın sonlandırıldığına ilişkin ihtarname gönderildiğini, ihtarnamenin gönderilmesinin üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen davalı tarafça tecavüzün devam ettiğini, başta... alan adı olmak üzere her türlü yayın, satış ve ilanın devam ettiğini, müvekkilinin marka hakkına yapılan tecavüzün müvekkilinin müşteri ağına ulaşmasına engel olarak maddi ve manevi olarak zarara uğrattığını, açıklanan nedenlerle davalı tarafından kullanıma devam edilen müvekkiline ait markayla aynı markanın web sitesinden çıkartılmasına, mümkün olmadığı takdirde; web sitelerine erişimin engellenmesine, davalının müvekkiline ait markayı haksız kullandığının tespitine, tecavüzün önlenmesine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, müvekkiline ait '' ...'' markasının izinsiz kullanımının dava sonunda tamamen durdurulmasına, ''...'' ibaresi içeren her türlü reklam, afiş, ambalajın ve bu ibareyi içeren her türlü araç gerecin imhasına, şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminat ile 10.000,00 TL manevi tazminatın ihtar tarihinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek banka faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili sunduğu dilekçelerde davalının kullanımını kabul ettiğini, bilirkişi raporunda sözü edilen üretici ....A.Ş. olduğunun bilinmesinin mümkün olmadığını, şirketlerin grup şirket olduğunu, davalının bir husumet itirazı olmadığını, ...A.Ş.nin de davalı olarak eklenmesini talep etmiş, bu talep 31/10/2016 tarihli ara karar ile "... Ticaret odası bilgi bankasının 19/10/2016 tarihli firma sicil belgeleri incelendiğinde ... şirketinin eski ünvanının ... şirketi olduğu ve şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileri incelendiğinde dosyamız davalısı şirketle aradaki organik bağ tespit edildiğinden HMK nın 124 cü maddesi uyarınca dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin karşı tarafın rızası aranmaksızın resen kabul edilebileceği hükmü göz önüne alınarak davacı vekilinin taraf değişikliği talebinin kabulü ile ...'nin dosyaya taraf olarak eklenmesine" karar verilerek yargılamaya devam olunmuştur.
Asıl davada Davalı ...A.Ş. Vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin 1980’li yıllardan seramikten yer ve duvar karoları üreten Türkiye’de ve dünyada kendisine yer etmiş, saygın, marka sahibi bir şirket olduğunu, mahkemenin müvekkil şirket ile diğer davalı ... ile organik bağı olması nedeniyle taraf değişikliği talebinin kabulüne ilişkin 31/10/2016 tarihli kararına husumet itirazlarının bulunması nedeniyle itiraz ettiklerini, her iki şirketin de birbirinden farklı tüzel kişilikleri olan şirketler olduklarını, yöneticileri, genel müdürleri ve üretim yerlerinin farklı olduğunu ve farklı yerlerde bulunduklarını, bu sebeple birbirleri arasında herhangi bir organik bağın mevcut olmadığını, müvekkili şirketin davacının kendisine ait olduğunu ifade ettiği "..." markasını kullanmadığını, müvekkil şirkete bu hususla ilgili olarak herhangi bir ihtar gelmediğini, müvekkili şirketin bu durumdan işbu dava dilekçesinin kendisine tebliği ile haberdar olduğunu, dava konusu markanın, yurt dışında davacının tescil tarihinden çok daha önce başka kişiler ve şirketler adına tescil edilmiş bir marka olduğunu, bunun haricinde davacı şirketin dava dilekçesinde belirtmiş olduğu ve ihlalin gerçekleştiğini iddia ettiği internet sitesindeki oluşumlar ve fotoğraflar müvekkili şirket ile ilgili olmadığını, bu nedenle davacının dava dilekçesinde iddia ettiği gibi kazanç kaybına neden olabilecek nitelikte müvekkili şirketin bir ihlali ve davacının marka hakkına yapılan ısrarlı bir tecavüz söz konusu olmadığını bu nedenle açılan davanın reddidne karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.
Asıl davada davalı ... A.Ş. cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin 1950'li yıllardan beri banyo malzemeleri üreten Türkiye'de ve Dünya'da kendisine yer etmiş saygın marka sahibi bir şirket olduğunu, müvekkili şirketin seramikten ürettiği bazı ürünlerin tanıtımında çok bilinen bir isim olması nedeniyle marka olarak değilde tanıtım ismi olarak '' ... '' ismini kullandığını, ancak bu ismin bir marka olduğu ve davacıya ait olduğunun müvekkili tarafından bilinmediğini, davacı tarafça müvekkiline noter aracılığı ile ihtarname keşide edilerek markanın kendilerine ait olduğunu ve kullanımların durdurulmasını talep ettiğini, cevabi ihtarname ile müvekkili tarafından davacıya markanın kullanım dışı kalması için gerekli işlemlerin başlatıldığına dair beyanda bulunulduğunu, konuyla ilgili müvekkili tarafından derhal eyleme geçilerek markaya konu olan her türlü ürün, ambalaj, evrak, reklam panosu, tabela ve ve benzeri reklam vasıtaları yönünden her türlü kullanımının sona erdirilmesi için gerekli çalışmaları başlattığını, davacı tarafın dava dilekçesinde belirttiği internet sitesindeki oluşumları ve fotoğrafları kabul etmediklerini, çünkü müvekkili tarafından tüm ihlallerin kaldırıldığını, davacının marka hakkına yapılan ısrarlı bir tecavüzün söz konusu olmadığını, davacı şirketin ürettiği ürünlerin hammaddesinin ahşap müvekkilinin ürettiği ürünlerin hammaddesinin ise seramik olması nedeniyle davacının iddia ettiği gibi haksız rekabetin varlığından söz edilemeyeceğini, ayrıca davacı şirketin müşteri kitlesinde kafa karışıklığı yaratacak ve bu nedenle davacı tarafı büyük zarara uğratacak bir ihlalin söz konusu olmadığını, davacı tarafın internet sitesinin incelenmesinde '' ... '' markası ile ilgili herhangi bir ibarete rastlanmadığını, bu nedenle arama motorlarında bu ibarenin yazılması halinde kendisine ulaşılmasının zorlaştığı iddialarının da gerçek dışı olduğunu, bu nedenlerle açılan davanın reddine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.
Birleşen davada;
Birleşen davada davacı ... A.Ş. vekili dava dilekçesinde özetle; davalının ahşap ve mobilya sektöründe faaliyet gösterdiğini ve “...” adlı markanın kendileri adına tescil edildiğini, davacı müvekkil şirket ... Anonim Şirketi’nin (“...”) “...” adlı markayı kendi ürünlerinde kullandığını ve Tescilli Marka ile İşaret’in birbirlerine benzediklerini ve piyasada yanılgıya sebebiyet verdiği iddiasıyla, müvekkil şirketin piyasadaki büyüklüğü, üretmiş ve satmış olduğu malların piyasalarda ne denli etkili seviyede dolaştığını dikkate almadan, ... 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ... E., sayılı dosyasıyla müvekkil şirket aleyhine markaya tecavüz ve tazminat davası açtığını, davalının ikrar iddialarını kabul etmediklerini çekilen ihtarın asıl dava davalısı olan ... çekilmiş olduğunu ve cevabın da ... tarafından gönderildiğini, ... ile ...'nın ayrı tüzelkişilikler olduğunu, beyanların müvekkilini bağlamadığını, asıl davada alınan raporda müvekkili şirketin davaya konu markayı davalı tescilinden önce kullandığının tespit edildiğini, davalının mail silsilesine dayalı kullanım iddiasının dinlenilemeyeceğini, markasal kullanımın kendilerinden sonra olduğunu, bahse konu marka ile yapmış olduğu satışların davalı satışlarından yüksek olduğunu, alınan raporda davaya konu markanın toplum nezdinde tanınmasını sağlayan ve markayı yaratanın müvekkili şirket olduğunu, gerçek hak sahibinin de müvekkili şirket olduğunu, bu durumun asıl davaya sunulan rapor ile sabit olduğunu, davaya konu markada yer alan işaretin tescil öncesi müvekkili tarafından kullanılarak ayırt edici hale getirildiğini, davaya konu markanın SMK 4 ve 5 maddelerinde düzenlenen tescil şartlarının oluşmadığını, SMK 25 de düzenlenen hükümsüzlük şartlarının oluştuğu belirtmiş, birlşen dosya davalısı adına "..." ibareli ... nolu markanın hükümsüzlüğüne karar verilerek, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Birleşen davada davalı ... Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekili şirketin dava Konusu ... markasını 2012 yılından beri kullandığını, markanın tescil işlemleri için 2012 yılı içerisinde ... adlı firma ile anlaşarak logo çalışmalarına başladığını, davalı şirket ile markayı birlikte kullanan grup şirketlerinden ...Tic. A.Ş. müvekkili şirket tarafından gönderilen ihtarnameye verilen cevapta müvekkil markasına yapılan ihlalin kabul edildiğini ve markanın kullanılmayacağının belirtildiğini, kesin delil teşkil eden ikrarın söz konusu olduğunu, verilen cevabi ihtarnamenin üzerinden iki ayı aşkın zaman geçtikten sonra dahi ... sitesi ve diğer internet sitelerinde yapılan araştırmalarda müvekkil markasının kullanıldığının tespiti üzerine ... 2.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinin ... E sayılı dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile markaya vaki tecavüzün önlenmesi amaçlı dava açıldığını, davalı tarafın iş bu dosyaya sunmuş olduğu cevap dilekçesinde de ihlalin açıkça kabul edildiğini, anılan dosyada alınan bilirkişi raporunda da davalı tarafın internet sitesi kullanımlarına son vermediğinin belirtildiğini, davacı şirketin anlatılan süreçlerden sonra üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra kötü niyetli ve tazminatan kurtulmak amaçlı olarak eldeki davayı açtığını, davacının dava dilekçesinde iddia ettiği gibi ... ibaresine ayırdedici özellik kazandırmadığını, bu nedenle hükümsüzlük davası açamayacağını, davacının asıl markasının '...' olup ... ibaresine kendileri için bir aidiyet ve ayırdedicilik kazandırmadıklarının açık olduğunu, basiretli bir tacir bir ibareyi marka olarak kullanmak amacında ise öncelikle bunu tescil etmesinin bir zorunluluk olduğunu, açıklanan nedenlerle haksız mesnetsiz ve yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.
Dosyada tarafların bildirdikleri tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, özel teknik bilgi gerektirmesi nedeni ile bilirkişi raporları alınmıştır.
TPMK kayıtlarının incelenmesinde; dava konusu ... tescil numaralı, ...tescil tarihli, '' ... '' ibareli markanın 20. Sınıf ; "Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları. Aynalar. Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları. Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları. Sepetler, balıkçı sepetleri. Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler. Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları.,
35. Sınıf; Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil). Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri. Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havah yataklar ve yastıklar, kampçılar için uyku tulumları, deniz yatakları. Aynalar. Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları. Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dâhil süs ve dekorasyon eşyaları. Sepetler, balıkçı sepetleri. Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler. Bambu perdeler, stor perdeler, şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları, mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). ”Emtia ve hizmet sınıflarında ... Ltd. Şti. Adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan 01/09/2016 tarihli bilirkişi raporunda bilirkişilerin; davacı yan dilekçesi ekinde yer alan ve davalı yana ait olduğu belirtilen internet sitelerinde yer alan görüntülerin alındığı tarih bilgisinin, bilgisayar ekranında yer alan tarih bilgisi olup; söz konusu tarihin dikkate alınıp alınmayacağı yönündeki taktir sayın mahkemenize ait olmakla beraber, davalı yanın internet siteleri üzerindeki işbu kullanımlarının ve davalı yana ait markaların kullanıldığı emtialar ile davacı yan markasının kullanıldığı emtialar arasında benzerlik bulunması nedeniyle, davacı yan adına tescilli markaya tecavüzün gerçekleştiği, Tazminat talebi bakımından talebin 556 sayılı KHK 66/b maddesine dayandırıldığı ancak yapılan inceleme sonucunda “...” serisi ürünlerin üretim ve satışının davaya taraf olmayan ...A. Ş. firması tarafından yapıldığının anlaşılmasından dolayı maddi tazminat hesaplanamadığı, manevi tazminat talebinde taktirin sayın mahkemenize ait olduğu hususlarında görüş ve tespitlerini bildirdikleri anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan 01/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda bilirkişi... tarafından sunulan raporda özetle; davacı yanın tercih ettiği 556 sayılı KHK 66/b maddesi " marka hakkına tecavüz edenin markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanç yöntemine göre davalının söz konusu yıllarda sürekli zarar etmesi nedeniyle bir kazan elde etmediğinin anlaşıldığı yönünde görüş ve kanaat bildirmiştir. lerin
Mahkememizce alınan 18/08/2017 tarihli mali bilirkişi raporunda bilirkişilerin; davacının yoksun kalınan kazancına ilişkin olarak ... A.Ş.’nin KHK 66/b gereği 05.01.2015 tarihi öncesinde davaya konu ... markasını kullanmak suretiyle elde ettiği kazancın, 2014 yılı için 580.164,62 TL, 2015 yılı için 5 günlük kâr tutan olarak 984,82 TL olmak üzere toplam (580.164,62 + 984,82=) 581.149,44 TL olabileceği, talepte bağlı kalınarak davacı yanın talep edebileceği maddi tazminatın 1.000,00 TL olacağı yönünde görüş ve kanaat bildirdiği anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan 01/11/2017 tarihli ek bilirkişi raporunda bilirkişilerin; davalı ...vekilinin 18.08.2017 tarihli bilirkişi raporunun sonuç bölümünde yer alan 2014 ve 2015 yıllan esas alınarak belirlenen 581.149,44 TL kazancın hukuki mesnedi bulunmadığı yönündeki itirazı yerinde bir itiraz olarak kabul edilemeyeceği, 18.08.2017 tarihli bilirkişi raporunun mahkemenin 11.05.2017 tarihli celsesinde alınan ara kararı üzerine yapılan incelemeler sonunda düzenlendiği, raporda yapılan hesaplamanın ve sonuç bölümünde arz edilen görüş ve kanaatin değiştirilmesini gerektiren herhangi bir husus söz konusu olmadığı, davalı ... vekilinin diğer itirazları ile davacı tarafın dosyadaki 10.08.2015 tarihli ihtarnamesi ile ... A.Ş.’nin 20.08.2015 tarihli cevabi ihtarnamesinin 01/09/2016 tarihli bilirkişi raporunu düzenleyen bilirkişi heyetince değerlendirilmesinin uygun olacağı, yönünde görüş ve kanaat bildirdikleri anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunda bilirkişilerin; dava tarihinin 05/11/2015 olması nedeniyle 2015 yılına ilişkin hesaplamanın yeniden yapılması neticesinde; 2015 yılı için kâr tutarı 10 ay+5 gün karşılığı 309 gün üzerinden (71.892,15 TL/365X309=) 60.862,12 TL hesaplanmış olup, buna göre davacının yoksun kalınan kazancına ilişkin olarak ... A.Ş.’nin davaya konu ... markasını kullanmak suretiyle elde ettiği kazancın, 2014 yılı için 580.164,62 TL, 2015 yılı için 60.862,12 TL olmak üzere toplam (580.164,62 + 60.862,12 =) 641.026,74 TL olabileceği yönünde görüş ve kanaat bildirdikleri anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan 31/10/2018 tarihli bilirkişi heyeti raporunda bilirkişilerin; davalı adına 2014/14460 no ile tescilli ... markasının davacı tarafından önceye dayalı kullanım, markaya gerçek anlamda ayırt edicilik ve tanınmışlık niteliği kazandırıldığı ispatlayan delillere rastlanmadığından, davaya konu markanın hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı yönünde görüş ve kanaat sunulmuş olduğu anlaşılmıştır.
Sunulan raporların uyuşmalığın çözümü yönünden yeterli değerlendirmeler içermediği anlaşılmakla “öncelikle birleşen davadaki hükümsüzlük davası yönünden iddia ve savunmalar kapsamında birlesen dosya davacısının üstün hak sahipliğine ilişkin iddia ve savunmaları ayrıca irdelenmek suretiyle hükümsüzlük şartlannın oluşup oluşmadığı, asıl davada davacı markasının tescilli olduğu sınıflar gözetilmek suretiyle davalıların satış ve pazarlama ile internet üzerinden olduğu iddia olunan kullanımlarının (bilişim uzmanı bilirkişi tarafından arşiv kayıtları incelenmek suretiyle davalı kullanımları tespit edilerek) markaya tecavüz teşkil edip etmediği hususlarında” rapor alınması yönünden dosya yeni bir bilirkişi heyetine tevdi olunmuştur.
Mahkememizce alınan 02/03/2020 tarihli bilirkişi raporu bilirkişilerin; birlesen dava yönünden; davacının, ... ibaresini markasal anlamda ilk (önce) kullanan ve marka sahibiyle benzer sınıflarda ayırt edici hale getiren olduğu, dolayısıyla gerçek marka hakkı sahibi (maddi anlamda üstün hak sahibi) olduğu, dolayısıyla davalıya ait ... numaralı “...” markasının hükümsüzlüğünü talep edebileceği, Esas dava yönünden; ... sayılı markanın hükümsüzlüğüne karar verildiği takdirde karar geriye etkili olacağından tecavüze dayalı taleplerin değerlendirilemeyeceği, hükümsüzlüğün reddine karar verilmesi halinde ise davalıların marka kullanımlarının tescilli markaya iltibas oluşturduğu hususlarında görüş ve kanaat sunulduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan 05/12/2020 tarihli ek bilirkişi raporu bilirkişilerin; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından esas ve birleşen davada Mahkeme dosyasına gönderilen sicil kayıtları incelendiğinde; ... numaralı “...” markasının davacı/birleşen davada davalı ... İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına18.02.2013 tarihi itibariyle 20 ve 35. Sınıflarda, tescilli olduğu,
-Kök rapordaki değerlendirmelerde; birlesen dava davacısının kullanımlarına ilişkin ( mal ve sınıfların saptanması istendiğinden emtia ve hizmet değerlendirmesi de yapılmak suretiyle):
-Birleşen dava dosyasındaki pmet sense your media kapaklı dosya içeriğinde boş sayfalar dışında 24.08.2012, 22.11.2012, 15.11.2012, 15.11.2012 tarihli dört adet fatura görüldüğü, bu faturalarda ... ibaresinin ürün adı olarak yer aldığı,
-Esas dosyaya sunulan 23.11.2017 tarihli “medya takip dosyası” başlıklı dosya içeriğinde bir kısmı marka sahibinin tescil tarihinden önceki tarihleri içeren ; ... ibaresinin ahşap parke görünümlü seramik karosu, duvar karosu, ahşap yüzey temini sağlamaya yönelik malzemelerin üretim ve satışından bahsedildiği, bu bahislerde “ahşap” vurgusu yapılarak mekanlara ahşap sıcaklığının getirildiği iddiasıyla tanıtım yapıldığı,
-18.08.2017 tarihli bilirkişi raporunun 4. Sayfasında ve ek 1 olarak ... A.Ş. nin ... ürün adıyla 2012 ve 2013 yıllarında, ilk maddede bahsi geçen faturalardaki ürün kodlarıyla satış yapıldığının tespit edildiği, satış miktarlarının 2012 yılı 636.432,93.TL, 2013 yılı 4.068.666,54.TL olarak hesaplandığı, diğer ürünlere oranla % 0,59 oranında ... markalı ürün satışı olduğunun belirlendiği,
-Tüm bu deliller ışığında; bu kullanımların marka sınıf sistemindeki karşılığı ile işbu davaya konu markanın tescil karşılıkları yan yana getirildiğinde; birleşen dava davacısının, markayı
20. Sınıf kapsamına giren; “Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası ” ile,
35. Sınıf kapsamına giren; “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). ” sınıflarında doğrudan kullandığının analaşıldığı, bu kullanımlarının davaya konu markanın tescilinden önceyi yansıtıp öncelikli kullanıma dönüştüğü,
-Birleşen dava davacısının, markalı ürünlerini genel ifadeyle banyo, iç mekan düzenlemesi, seramik, parke ürünlerindeki kullanımlarının ahşap olmamakla birlikte ahşap görünüm veren ürünler olması sebebiyle, “ahşap” hammaddesine bir atıf yapıldığı ve tüketicinin bu sebeple bu ürüne yöneltilmek istendiği, tüketicinin algısında uyanan husus “ahşap” (wood) olduğundan seramik ürünleri de olsa köken olarak ahşap malzemeleri algıda oluşturduğu için 20. Sınıfla seramik ürünlerinin birbirlerini etkilediği,
-Yalnızca aynı sınıf değil “benzer” sınıf kavramı da marka hukukumuzda aynı veya benzer markanın tesciline engel sebeplerden biri olarak SMK m.6’da nisbi red nedenleri arasında sayıldığı, dolayısıyla hükümsüzlük sebeplerinin de atıf yaptığı sebepler doğrultusunda birleşen dava davacısının tescile itirazı söz konusu olsaydı kendi ürünlerini gerekçe göstererek itiraz edebileceği ve tesciline engel olabileceği benzer sınıfların da hükümsüzlük kapsamına alınması gerektiği değerlendirildiği,
-Bu kapsamda birleşen dava davacısının doğrudan kullanımı olmamakla birlikte benzer sınıf veya alt grup kapsamında kendi ürünleriyle karıştırılma ihtimali doğuracak;
-20.sınıf kapsamında yer alan ve özellikle ıslak zeminli olabilecek yerlerde (banyolar başta olmak üzere) kullanılması mümkün emtialar açısından, “Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları. ” emtiaları ile .
-35. sınıf kapsamında yer alan “ Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları, mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). ” hizmetleri açısından da hükümsüzlük talebinde bulunabileceği, yönünde görüş ve kanaat bildirdikleri anlaşılmıştır.
Asıl Dava; marka hakkına tecavüz eden fiillerin durdurulması ile maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin olup, birleşen davanın, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.
Uygulanması gereken mevzuat;
556 sayılı MarkKHK, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) 10.01.2017'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber yürürlükten kalkmıştır. Bu doğrultuda derdest davalara hangi mevzuatın uygulanacağının açıklanması zarureti doğmuştur. Kanunlar kural olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ileriye etkili olarak uygulanırlar; ancak kanunun geçmişe etkili olarak uygulanacağına ilişkin bir hüküm ihdas edilmiş ise kanun geçmişe etkili olarak uygulanabilir. Kanunun yürürlüğü düzenleyen 192. maddesinin "a" ve "b” bendinde yer alan ileri yürürlük hükümleri istisna olmak üzere, kanunun diğer hükümlerinin SMK'nın yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup; SMK'nun geçmişe etkili olarak uygulanmasına ilişkin bir hükmün bulunmadığı, dolayısıyla yürürlüğe girdiği 10.01.2017'den itibaren ileriye etkili olarak uygulanacağı görülmüştür. Bu doğrultuda SMK'nın, yürürlüğe girmesinden önce ikame edilen ve takiben anılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği sırada derdest olan ve söz konusu Kanun'un yürürlük tarihinden önce gerçekleşen olaylara yönelik davalara SMK değil, MarkKHK uygulanacak olup asıl dava yönünden KHK birleşen dava yönünden ise 6769 sayılı SMK hükümleri uygulanacaktır.
Marka tecavüzüne yönelik asıl davadaki taleplerin ele alınabilmesi için öncelikle hükümsüzlüğe ilişkin birleşen davanın değerlendirilmesi gerekmekte olup birleşen davaya yönünden hükümsüzlük şartlarının oluşmadığının kabulü halinde tecavüze ilişkin asıl davanın ele alınması gerek ve zorunludur.
1-Birleşen Hükümsüzlük davası yönünden inceleme;
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Hükümsüzlük Hâlleri Ve Hükümsüzlük Talebi Başlıklı 25. Maddesi; "1)5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.2)Menfaati olanlar. Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. 3)Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. 4)Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. 5)Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. 6)Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. 7)6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar. ” hükümlerine amirdir.
Bu madde metninde atıf yapılan 5. ve 6. maddeler, marka tescilinde mutlak ve nispi red nedenleri başlıkları altında toplanmaktadır.
Kanunun “Marka tescilinde mutlak ret nedenleri” başlıklı 5. Maddesine göre ; "Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez: a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler. b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler. d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler. g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler. ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler. h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler. ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez. (3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameyeilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine amirdir.
Buna göre mutlak red nedeni olarak tescili yasaklanmış işaretlerin ayırt etme gücüne sahip olmamaları veya herkesin kullanımına açık olmaları sebebiyle kamu menfaati gözetilerek tescil edilmeleri mümkün değildir.
Kanunun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6. Maddesine göre; "1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir. 2)Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. 3)Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir. 4)Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir. 5)Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye'de ulaştığı tanınmıştık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir. (7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir. (8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir. (9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." hükümlerine amirdir.
6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
Gerçek Hak Sahipliği İddiası
Gerek mülga KHK gerekse 6769 sayılı SMK ile marka hukukumuzda tescil ilkesi kabul edilmiştir. Ancak tescil ilkesi kabul edilmesine rağmen sistemimiz getirilen istisnalar nedeniyle kullanma sistemine daha yakındır. Yargıtay da yerleşik uygulamasında gerçek hak sahipliği kuralını benimsemiş ve markayı ilk defa kullanıp ona ayırt edicilik kazandıranı gerçek hak sahibi olarak adlandırmıştır. Ancak bir kimsenin bir markayı sadece ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğu kabul edilemez.
Tescil edilmemiş markaya SMK ile koruma sağlanmasının sebebi sadece tescilsiz marka sahibinin markayı ilk kez kullanmaya başlaması değildir. Aksine markanın kullanımını haklı kılacak daha temel ve önemli bir sebep bulunmalıdır. Bu da markanın belli bir yer, bölge ve piyasada bilinir hale gelmesidir.
Doktrinde marufiyet kuralı olarak isimlendirilen bu şart hem Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamasında hem de Yargıtay içtihatlarında kabul edilmiş ve tescilsiz marka sahibinin kendisinden sonra yapılan tescilleri engelleyebilmesi veya hükümsüzlük davası açarak haksız yapılmış tescilleri ortadan kaldırabilmesi için tescilsiz markanın yoğun kullanımının kanıtlanması gerekmektedir.
Markayı tescil ettirmeden ilk defa kullanan ve maruf hale getiren kişinin "gerçek hak sahipliğine" dayalı olarak SMK'nın 6.maddesi hükmünden yararlanarak aynı markanın aynı tür mal ve hizmet için bir başka kişi adına tesciline itiraz edebilmesi veya hükümsüzlük davası açabilmesi için; 1.Davacıya ait markanın ayırt edicilik kazanmış olması, 2.Markanın, itiraz eden veya dava açan tarafından diğer haksız başvuru/tescil yaptığı iddia edilen kişinin başvurusundan önceki bir tarihten beri kullanılmakta olması, 3.İtiraz sahibinin veya hükümsüzlük davası açanın üzerinde önceden kullanmaya dayalı hak sahibi olduğunu iddia ettiği ibare ile tescil başvurusu yapılan veya hükümsüzlüğü talep edilen markanın aynı veya benzer olması gerekmektedir.
Yargıtay 11. HD. 1998/1734 esas, 1998/5146 karar sayılı ve 06/07/1998 tarihli kararında, "İsviçre-Türk markalar hukuku, marka üzernideki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeye dayanır. Marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı, ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Buna 'gerçek hak sahibi' denilir ve bu tescil açıklayıcı etkiye sahiptir. Buna mukabil bir markayı ihdas etmeksizin seçip tescil ettiren kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Ancak, bu tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etkiye sahipliği devam eder. Çünkü, hakiki, gerçek hak sahipliği ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak vermez. Markanın hakiki hak sahibi markasının aynısını veya tefrik edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin, sonradan tescil edilmiş markanın terkinin istenebileceği kabul edilmektedir." şeklinde karar verilmiştir.
Maddi anlamda hak sahipliği ilkesi de temel taş olarak kabul edildiği için tescilli hak sahipliğinin aksi ortaya konularak tescille elde edilen karinenin çürütülebilmesi mümkündür.” (Fatih BİLGİLİ, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara, 2006, s. 92)
Somut olaya dönüldüğünde; Hükümsüzlüğü talep edilen "..." markası, davalı tarafça 18.02.2013 tarihinde tescil başvurusuna konu edilmiştir.
Bilirkişi raporlarında dosyaya sunulan belgelerden ve yapılan mali incelemeden birleşen davada davacının ... ibaresini kullanımına ilişkin;
-Birleşen dava dosyasındaki pmet sense your media kapaklı dosya içeriğinde boş sayfalar dışında 24.08.2012, 22.11.2012, 15.11.2012, 15.11.2012 tarihli dört adet faturanın bulunduğu, bu faturalarda ... ibaresinin ürün adı olarak yer aldığı, faturaların birleşen dava davacısı tarafından muhtelif tüzel kişilere kesilmiş olduğu, faturalarda yer alan ... isimli ürün karşılığının yaklaşık 22.000.TL civarında olduğu,
-Esas dosyaya sunulan... tarihli “...” başlıklı dosya içeriğinde; şehir hayatının hızına uygun banyolar içerikli haberde 01.11.2012 tarihli inşaat dünyası haber içeriğinde ... ibaresinin bir kez geçtiği, ... tarihli ... dergisi haber içeriğinde bir kez geçtiği, ... tarihli ... haber içeriğinde bir kez geçtiği,... tarihli ... dergisi haber içeriğinde bir kez geçtiği, ... tarihli ... dergisi haber içeriğinde bir kez geçtiği, 2013 tarihli ... katalog/dergisinde 43. say fada ... başlığının bulunduğu ahşap parke görünümlü seramik karosu ... olarak bahsi geçtiği, vitra ürün katalogu 2013 ürün katalogunda ... seramik karosu olarak yer aldığı, ... collection olarak yer aldığı, Ocak 2013 tarihli sektör haberlerinde ibarenin geçtiği, Ekim 2013 web haberlerinde yabancı dilde geçtiği, Google arşivinde ... içeren ... başlığı altında tarihi saptanabilenlerden 05.12.2015, 04.12.2015, 16.12.2015, 08.12.2015, 25.04.2016, 20.05.2016 tarihli (bu tarihler tescil sonrası olup aşağıdaki tespitlere esas alınmamıştır) arşiv görüntüleri yer aldığı,
- ... A.Ş. nin ... ürün adıyla 2012 ve 2013 yıllarında satış yapıldığı, 2012 yılı 636.432,93.TL, 2013 yılı 4.068.666,54.TL olarak satışa konu ürün futuralarının hesaplandığı, diğer ürünlere oranla % 0,59 oranında ... markalı ürün satışı olduğunun belirlendiği tespitlerinin yapıldığı anlaşılmıştır.
Mal ve hizmet sınıfları yönünden öncelikli kullanıma ilişkin sunulan delillerin değerlendirilmesi;
24.04.2017 tarih ve 30047 Sayılı Resmi Gazete’de, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 30. Maddesinde; kullanımın ispatı ile ilgili sunulan delillerin; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü destekleyici dokümanı içerebileceği hükme bağlanmıştır.
Bu yönetmeliğe ek olarak, markasal kullanımın ne şekilde olabileceği ve nasıl ispatlanabileceğine ilişkin TÜRKPATENT tarafından yayınlanan kılavuzda 1 hangi belgelerin markaların kullanımının ispatında faydalı olacağı hususlarına işaret edilmiştir. Bu kılavuzda, markasal kullanımın ispatında, “Faturalar”, “Katalog, Fiyat Listesi ve Ürün Kodları”, “Ürün, Ambalaj ve Tabela Örnekleri”, “Reklam, Tanıtım, Promosyon, Pazar Araştırması, Kamuoyu Araştırması”, “Reklam Görselleri ve Videoları, Bunlara ilişkin faturalar”, “Tanıtım ve promosyon ürünleri görselleri veya videoları ve bunlara ilişkin faturalar”, “Fuar katılımına ilişkin deliller”, “... araştırması, kamuoyu araştırması”, “Ticari Faaliyete İlişkin Bilgiler”, “Beyanlar”ın dikkate alınacağı belirtilmiştir.
İlgili kılavuzda, faturaların, kullanımın ispatında en güçlü delil olacağı belirtilmiş; fiyat listesi, ürün kodları ve katalogların dahi, tek başlarına markanın ticari hayata konu olup olmadığını ya da hangi emtialar için kullanıldığını kesin olarak ispat etmediği, yardımcı delil niteliğinde olduğu ifade edilmiştir. Benzer şekilde, mal veya hizmete ilişkin reklam görselleri ve videoların da kullanım ispatına ilişkin sunulacak deliller içerisinde önemli yer tuttuğu belirtildikten sonra, bu belgelere ek olarak faturaların sunulmasının gerekliliğine işaret edilmiştir. Yine, tanıtım ve promosyona ilişkin görsellerin, videoların veya ses belgelerinin kullanımın ispatında değerlendirmeye alınacağı belirtildikten sonra, tanıtım ve promosyon harcamalarına ilişkin faturaların da sunulması hususuna değinilmiştir. “İnternet üzerinden satış yapılması halinde marka ve mal/hizmet bağlantısının açık şekilde kurulduğu ilgili web sitesinin görsellerinin de delil olarak kabul edileceği” ve “markanın alan adı olarak tescil edilmesi halinde ilgili internet sitelerine ilişkin görseller ve bu sitenin kullanımını gösteren istatistik! verilerin de destekleyici delil olarak değerlendirileceği” belirtilmiştir.
Taraflar arasındaki esas davada kullanımların farklı alanlarda olduğuna yönelik iddialar mevcut olup, hak sahipliğinin tespiti yönünden önceki kullanım açısından da markanın sınıf değerlendirmesinin yapılması gereklidir. Zira birleşen dava davacısı, 2012 yılından itibaren ... ibaresini seramik ürünlerinde (banyo ürünleri) kullanmış ve bu kullanımı aynı ürünlerde devam etmiştir.
Tescilli marka ise “Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar” emtiası ağırlıklı olmak üzere markayı 20. Ve 35. Sınıfta tescil ettirmiştir.
Elbette marka kullanımında sistem, sınıf sistemi üzerine inşa edilmiş olup, bu sistemin amacı ticari faaliyet alanı farklı olan markaların iştigal ettikleri alanlarda tescil edilmesi ve bu yolla iştigal etmedikleri, hizmet/ürün üretmedikleri alanda da aynı markanın tescilini engelleyememesidir. Bunun istisnası tanınmış markalar olup, tanınmış markalar açısından tescilli olmadığı sınıflarda da eğer tanınmış markanın itibarından haksız yararlanılması söz konusu ise diğer sınıflarda da tescile engel olunabilmektedir.
Ancak, TPE tebliğine göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin benzer olarak değerlendirilmesi de mümkündür aynı husus öğretide de kabul edilmektedir. ( Bkz. Yasaman H, Marka Hukuku, Cilt II, Sh. 779)
Nice anlaşmasının 2/1. maddesine göre sınıflandırma, tescil edilen herhangi bir marka için temin edilen koruma sınırlarının değerlendirilmesi konusunda bağlayıcı değildir. Sınıflandırmanın esas sistem olarak kabulü halinde dahi tescilli markanın koruma sınırı somut uyuşmazlığın özelliğine göre belirlenecektir. Burada dikkate alınması gereken kriter halkın karıştırma ihtimali bulunup bulunmadığıdır. ” (Yargıtay 11. HD., E. 2005/13645,K. 2007/1319, T. 5.2.2007)
Bu çerçevede uyuşmazlık değerlendirildiğinde; tescilli marka sahibinin markasını, mobilya ürünlerinde kullandığı, davalıların (birleşen davada biri davacı olmak üzere) ise seramik ürünlerinde kullandığı görülmektedir. Dolayısıyla görünüşte birbirinden farklı sınıflarda kullanım mevcuttur.
Ancak raporlarda da tespit olunduğu üzere ... A.Ş.nin önceki kullanım iddiaları gerekse ... A.Ş.ye yönelik tecavüz iddiaları konusu ürünler, ... (ahşapstili) kelimesinin ifadesinden anlaşılacağı üzere gerçekte ahşap olmamakla birlikte ahşap görünüm veren seramik ürünleridir. Başka deyişle yine “ahşap” hammaddesine bir atıf yapılmakta ve tüketici bu sebeple bu ürüne yöneltilmek istemektedir. Hatta ürünlerin görünümü öyle ki tüketicinin uzaktan ahşap algılaması dahi mümkün olup, sırf bu sebeple bu ibareli ürünleri tercih etmesi ihtimali mevcuttur. Diğer ifadeyle tüketicinin algısında uyanan husus “ahşap” (wood) olduğundan seramik ürünleri de olsa köken olarak ahşap malzemeleri algıda oluşturduğu için 20. Sınıfla seramik ürünlerinin birbirlerini etkilediği sonuncuna ulaşılmıştır.
Tüm bu tespitler kapsamında birleşen dosya davacısının kullanımların marka sınıf sistemindeki karşılığı ile işbu davaya konu markanın tescil karşılıkları yan yana getirildiğinde; birleşen dava davacısının, markayı 20. Sınıf kapsamına giren; “Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası ” ile, 35. Sınıf kapsamına giren; “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). ”sınıflarında doğrudan kullandığı, birleşen dava davacısının, markalı ürünlerini genel ifadeyle banyo, iç mekan düzenlemesi, seramik, parke ürünlerindeki kullanımlarının ahşap olmamakla birlikte ahşap görünüm veren ürünler olması sebebiyle, “ahşap” hammaddesine bir atıf yapıldığı ve tüketicinin bu sebeple bu ürüne yöneltilmek istendiği, tüketicinin algısında uyanan husus “ahşap” (wood) olduğundan seramik ürünleri de olsa köken olarak ahşap malzemeleri algıda oluşturduğu için 20. Sınıfla seramik ürünlerinin birbirlerini etkilediği, dolayısıyla hükümsüzlük sebeplerinin de atıf yaptığı sebepler doğrultusunda birleşen dava davacısının tescile itirazı söz konusu olsaydı kendi ürünlerini gerekçe göstererek itiraz edebileceği ve tesciline engel olabileceği benzer sınıfların da hükümsüzlük kapsamına alınması gerektiği, bu kapsamda birleşen dava davacısının doğrudan kullanımı olmamakla birlikte benzer sınıf veya alt grup kapsamında kendi ürünleriyle karıştırılma ihtimali doğuracak; -20.sınıf kapsamında yer alan ve özellikle ıslak zeminli olabilecek yerlerde (banyolar başta olmak üzere) kullanılması mümkün emtialar açısından, “Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları. ” emtiaları ile 35.sınıf kapsamında yer alan,“ Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları, mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir). ” hizmetleri açısından da öncelikli hak sahibi haline geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı sunulan rapor içerikleri izahı yapılan mevzuat ve marka hukukuna egemen kriterler kapsamında değerlendirildiğinde; davalı birleşen dosya davacısı ...'nın davaya konu ibareyi tek başına bir marka olarak kullanmayıp ürün adı olarak kullanmakla birlikte ürün adını da kendi işletmesiyle bağlantı kuracak şekilde piyasaya sunduğu, vitra markasının tanınmış marka olduğu izaha muhtaç olmamakla birlikte davaya konu "..." ibaresinin sunulan deliller kapsamında tanınmış marka olarak kabulünü gerektirir bir durumun bulunmadığı, birleşen dosya davacısının marka tescili öncesi söz konusu ibareyi faturalarında kullandığı, çeşitli haber yayınlarında bu ibareyi tüketicinin ürünle bağdaştırabileceği şekilde kullandığı, bu kullanımların 2012 yılını yani marka sahibinin markayı tescili öncesine dayandığı, bilirkişi raporlarında belirtildiği üzere ... ibaresiyle ürün satışı yaptığı ve bu satışların dikkate alınacak düzeyde olduğu, yine web arşivinden 2012 yılına ait ... ibaresinin kullanımına dair delillerin sunulduğu birleşen dava davacısının, ... ibaresini 2012 yılında pek çok kez markasal olarak kullandığı ve bu kullanımlar dikkate alındığında davalı adına '' ... + şekil '' ibare ... no ile tescilli markanın; 20.sınıfta yer alan '' yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) - (kısa karardaki yazıım hatası resen düzeltilmiştir.) -mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları, tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları '' emtiaları ile 35. Sınıfta yer alan '' Müşterilerin malları elverişlli bir şekilde görmesi ve satın alması için Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası -((kısa karardaki yazım hatası resen düzeltilmiştir.), yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar, ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, ahşap veya sentetik malzemeden mamul mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları, tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamda katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilen ayrıntıları belirtilen hizmetler yönünden ) '' mal ve hizmetler yönünden üstün hak sahipliğini sağlayacak yeterli yoğunluğa ulaştığı sonucuna ulaşılmış birleşen hükümsüzlük davasının üstün hak sahipliği sübut bulan bu mal ve hizmetler yönünden kısmen hükümsüzlüğüne karar vermek gerekmiş, markaya tecavüze dayalı asıl dava yönünden ise davalı kullanımlarının üstün hak sahibi olduğu ispatlanan mal ve hizmetler yönünden olduğu, hükümsüzlüğe ilişkin birleşen davanın bu mallar yönünden kısmen kabul olunduğu ve hükümsüzlüğün baştan itibaren sonuç doğuracağı dikkate alındığında sübut bulmayan asıl davanın reddine karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
ASIL DAVA YÖNÜNDEN;
1-Asıl davada; davacının açmış olduğu markaya tecavüzün tespiti, durdurulması önlenmesi, ortadan kaldırılması ile maddi ve manevi tazminat davalarının REDDİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 59,30 TL karar harcından peşin yatırılan 187,86 TL'nin mahsubu ile artan 128,56 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,
3-a)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca reddolunan markaya tecavüz talebine ilişkin hesap olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara verilmesine,
b)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13 maddesi uyarınca reddolunan maddi tazminat miktarı üzerinden hesap olunan 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara verilmesine,
c)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 10 maddesi uyarınca reddolunan manevi tazminat üzerinden hesap olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara verilmesine,
BİRLEŞEN DAVA YÖNÜNDEN;
1-Birleşen dava yönünden; davacının hükümsüzlüğe yönelik açmış olduğu davanın KISMEN KABULÜ ile; TPMK nezdinde davalı adına '' ... + şekil '' ibare ile ... no ile tescilli markanın; 20.sınıfta kalan '' yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları, tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları '' emtiaları ile 35. Sınıfta yer alan '' Müşterilerin malları elverişlli bir şekilde görmesi ve satın alması için Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar, ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, ahşap veya sentetik malzemeden mamul mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları, tahta, mum, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamda katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilen ayrıntıları belirtilen hizmetler yönünden ) '' KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, SİCİLDEN BU MAL VE HİZMETLER YÖNÜNDEN TERKİNİNE, Fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 59,30 TL karar harcından peşin yatırılan 31,40 TL'nin mahsubu ile bakiye 27,90 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen talepler yönünden davacı vekili yararına hesap olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca reddolunan talepler yönünden davalı vekili yararına hesap olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
Yargılama giderleri yönünden;
1-Asıl davada davalı ... A.Ş. tarafından yapılan: 1.000,00 TL bilirkişi ücreti, 285,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.285,00 TL yargılama giderinin asıl dava davacısından alınarak bu davalıya ödenmesine,
2-Asıl Davada davacı, birleşen davada davalı tarafından yapılan: 3.500,00 TL bilirkişi ücreti, 373,50 TL posta gideri olmak üzere toplam 3.873,20 TL'nin kabul durumuna dikkate alınarak yarısına tekabül eden 1.936,60 TL ile peşin + başvuru harcı 87,00 TL olmak üzere toplamda 2023,60 TL 'nin Asıl davada davalı birleşen davada davacıdan alınarak asıl dosya davacısı birleşen dosya davalısına ödenmesine, fazlaya ilişkin kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,
3-Asıl davada davalı birleşen dosya davacı ... A.Ş. tarafından yapılan: 3.000,00 TL bilirkişi ücreti, 22,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 3.022,00 TL'nin kabul durumuna dikkate alınarak yarısına tekabül eden 1.511,00 TL ile peşin + başvuru harcı 62,80 TL olmak üzere toplamda 1.573,80 TL 'nin asıl davada davacı birleşen davada davalıdan alınarak asıl dosya davalısı birleşen dosya davacısı ... A.Ş. ödenmesine, fazlaya ilişkin kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 28/01/2021
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İmza ile imzalanmıştır.