T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/68
KARAR NO: 2021/76
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 14/02/2018
KARAR TARİHİ: 18/02/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; 1990 yılında kullanılmaya başlanan ... ibaresinin Türkiye’nin ilk “franchise” sistemine sahip kuaför markası olduğunu, 5 adeti ...’da, 1 adeti ...’da olmak üzere toplam 6 mağazada hizmet vermekte olduğunu, “...” markasını davalı şirketin “...” ibareli markalarından çok daha önce 1996’da tescil ettirmiş ve tanıtmış olduğunu, davalının bu tanınırlık nedeniyle ... markasını taklit ettiğini, nitekim davalı şirketin internet sitesinde de bu durumun "... yılına kadar... kuaför’de kariyerine devam etmiştir. 2010 yılında ...ve ... ile birlikte ... markasını kurarak yollarına devam etmişlerdir." "...’de açtığı ..." şeklinde ifade edildiğini, davalı şirket ... Kuaförden ayrılanlar tarafından 5.7.2010'da kurulduğunu ve kurulduğu andan itibaren "..." markasını kullanmaya başladığını, her iki şirketin kuaförlük alanında hizmet vermekte olduğunu ve ... ile “...” markalarının çekirdek kelimesi ... olup, ayırt edilemeyecek kadar aynı markalar olup iltibas yaratması nedeniyle davalının daha sonra tescil ettirmiş olduğu markaların 556 s.KHK’nin 42. maddesi uyarınca hükümsüz sayılması gerektiğini, davacı ... Ltd. Şti. Nin "..." markası ile özellikle her nevi güzellik bakım hizmetleri, kuaförlük hizmetleri; kadın ve erken saç kesimi - yapımı bakımı; manikür, pedikür, epilasyon, solaryum, makyaj sair her nevi güzellik ve estetik işleri ile hizmet sunduğunu, Türkiye çapında ünlü bir firma olduğunu, “...” markası için, ... tarih ve ... kod numarası ile müracaatında bulunmuş olmakla ile birlikte; bahse konu markanın ... tarihinde ... no ile tescil edilmiş olduğunu ve davalı firma ilgili markanın ve markadan kaynaklanan hakların sahibi olduğunu, açıkça görüleceği üzere, davacı firma 1996 yılından sektörde kullanılmak ile nihai tüketici nezdinde tanınır hale gelmiş olan ... hakim unsurlu markasına maddi-manevi yatırımlar yapmakta ve nihai tüketiciye hizmetlerini ... hakim unsurlu markaları ile sunmakta olduğunu, ... ve “...” kelimelerinin benzer olduğunu, davalı “...” markalarını, ... ilinde ve özellikle yoğun olduğu ...Caddesinde işyeri açarak, yazılı tabelalar asmak suretiyle ve ayrıca tüm yazışmalarında, kartvizitlerinde kullanarak davacının markası ile iltibas yarattığını, davalının da aynı türdeki hizmetleri sundukları ve ticaretini yaptıkları için “...” markasının kullanımı davacı şirketin müşterileri açısından karışıklığa yol açtığını, bu durumun giderilmesi için davalı şirketin markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, davacının "..." ibaresini marka olarak kullanan müvekkil 03, 08, 42 ve 44 sınıfları bakımından eskiye dayalı gerçek hak sahibi olduğunu, "..." ibaresi davacı firmanın kullanımı ile sektörde nihai tüketici nezdinde meşhur ve maruf hale gelmiş olduğunu, 1996 yılında tescili gerçekleşmiş markanın hali hazırda tek sahibi olduğunu, bahse konu marka nihai tüketici nezdinde tanınır hale getirildiğini, davalının davacı firmanın markasının nihai tüketici nezdinde ulaşmış olduğu tanınırlıktan istifade etmek amacıyla kötü niyetli olarak “...” ibaresini ihtiva eden marka müracaatını 3 kez gerçekleştirdiğini, söz konusu müracaatlar TPE tarafından tescille sonuçlandığını belirtmiş davalı adına tescilli markaların 44. Sınıf yönünden hükümsüzlüğünü talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle: davalı şirket 2010 yılından beri çalışmalarıyla piyasada haklı bir ün elde etmiş olduğunu, davalı şirket 05.07.2010 tarihinde gerçekleşen kuruluşundan itibaren sunduğu kaliteli kuaförlük hizmetleriyle piyasada haklı bir ün elde ettiğini ve o günden beri müşterileri nezdinde tanınır hale geldiğini, söz konusu markaları davalı şirketin meşhur ve maruf hale getirdiğinin izahtan vareste olduğunu, ulusal basında davalı şirketi konu alan pek çok haber yayınlandığını, davalı şirketin “instagram” hesabındaki takipçileri davacının takipçilerinden daha fazla olduğunu, davalı şirket markalarına ilişkin pek çok yatırım yaptığını, ulusal basında ve diğer mecralarda tanıtım faaliyetlerini sürdürdüğünü, müvekkilinin markalarına ilişkin “marka kimliği tasarımı hizmeti” dahi aldığını, davalı markalarının davacı markaları ile iltibas yaratmadığını, esasen davacı markasının davalı markası ile iltibas yaratmakta olduğunu, 42. sınıf “Kuaför salonu hizmetleri”, 44. Sınıf da “güzellik bakımı hizmetleri” ni kapsadığını, davalı şirketin 42. sınıftan tescili bulunmadığını, 44. Sınıftan tescili de iltibas yaratacak şekilde olmadığını, “...” ve “...” markaları bakımından inceleme yapıldığında, bu markaların ayırt edicilik kazandığının izahtan vareste olduğunu, öncelikle davalı markalarından “...“ ve “...” aldığı eklerle ve yardımcı kelimelerle ayırt edicilik kazanmış olduğunu, davacının markalarından epey farklılaşmış durumda olduğunu, bu durumda iltibas iddiasında bulunulmayacağından, davacının, sırf içinde “...” ibaresi yer aldığı için kendi markalarından çok farklı olan bu iki markanın terkinini talep dahi etmesi mümkün olmadığını, ortak kelimeleri ihtiva eden markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olup olmadığının markaların bütün olarak ortalama tüketici üzerinde bıraktığı etki ve izlenim dikkate alınır olduğunu, “...” markası bakımından ise, müvekkil markasının aldığı eklerle ayırt edicilik kazanmasının yanı sıra, davacı tarafın farklı sınıflarda yapılan marka tescillerinin hükümsüzlüğünü talep etmesi mümkün olmadığını, davalı şirkete ait “...” markası, “...” ibaresinden farklı olarak “...” ve “...” ekleriyle ayırt edicilik kazanmış olduğunu, bu itibarla ortak kelimeler içeren markalarda yukarıda da açıklandığı gibi bütünsel bir inceleme yapılması gerektiğini, kaldı ki “...” markası ortaklarının baş harflerinden oluşmakta ve hiçbir anlam taşımamakta iken, davalı şirketin “...” markası İngilizce “en iyi” anlamını taşımakta olup bu sebeple marka olarak tercih edilmiş olduğunu, davacı taraf dilekçesinde davalı markasını sürekli olarak “...” şeklinde yazmakta olup bu şekilde sanki davalı markası davacı markası ile iltibas yaratıyormuşçasına bir izlenim yaratmaya çalışmakta olduğunu, ancak davacının yaratmaya çalıştığı algının aksine, davalı şirketin markasının “...” değil “...” şeklinde yazıldığını, davalı şirket markalarının davacı markalarıyla iltibas yaratacak şekilde yazılmadığını, her marka için ayrı ve bütünsel bir inceleme yapılması gerektiğini, davacı tarafın de kabul ettiği üzere müvekkil şirket “05.07.2010’da kurulduğunu ve kurulduğu andan itibaren “...” markasını kullanmaya başladığını, bu tarihten bir hafta sonra da yani 12.07.2010 tarihinde “...” markasının tescili için başvuru yaptığını, davalı şirketin marka tescil başvurusu da kabul edilmiş olduğunu, davalı markası bu tarihten itibaren koruma altında olduğunu, davalı şirketin kendi tescilli markasını kullanmasında da herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, davalı şirket ortaklarının ayrıldığı tarihten itibaren ... dan ayrıldıklarını ve kendi yerlerini açtıklarını beyan ettiklerini, davalı şirket ... markasını kururken ... un iddia edildiği gibi meşhur ve tanınmışlığından faydalanmak isteselerdi internet sitelerinde bu yönde bir açıklama yapmayacaklarını, ancak davalı şirket bu niyet ve davranışta olmadığı için başlangıçtan itibaren ...markası ile ... markasını ayrıştırmaya çalışmış olduğunu, davacı taraf dilekçesinde ... markasının 03, 08, 42 ve 44. Sınıflarda eskiye dayalı hak sahibi olduğunu iddia ettiğini ancak davacı tarafın böyle bir tescili bulunmadığını, zira davacı markaları 3 ve 8. sınıflarda tescilli olmadığını, sadece 42. Ve 44. Sınıflarda tescilli olduğunu, bu nedenle de söz konusu sınıflar yönünden hak sahibi olmamakla bu sınıflar yönünden taleplerini reddinin gerektiğini, davacının 8 yıl boyunca bu yönde bir başvurusu olmamakla işbu davayı da hak düşürücü süre karşısında açması mümkün olmadığını, davalı şirketin de marka tescilinde kötü niyetli olmadıklarını, gerek tüm çalışma ve ilanları ile ve gerekse internet sitelerinde yayınladıkları “... dan ayrıldıklarını ve kendi yerlerini açtıklarını” ibaresi ile açıkça görüldüğünü, bu nedenle müvekkil şirketin tescilinden itibaren 8 yıl geçmiş olmakla hükümsüzlük davası açılamayacağı izahtan vareste olduğunu belirtmiş davanın reddini talep etmiştir.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, bilirkişi raporu alınmıştır.
TPMK kayıtları incelendiğinde; davacıya ait "..." markasının ... no ile 42 sınıfta 03/09/1997 tarihinden itibaren, “...+şekil” markasının ...no ile 44.sınıfta 03/02/2014 tarihinden itibaren, “...” markasının ... no ile 44.sınıfta 09/01/2014 tarihinden itibaren, “...” markasının... no ile 44.sınıfta 13/03/2014 tarihinden itibaren, “...” markasının ... no ile 44.sınıfta 09/01/2014 tarihinden itibaren tescilli oldukları, davalının ... nolu “the ...” ibareli markasının 44. Sınıfta 12/07/2010 tarihinden, ...numaralı “... + şekil” markasının 03 ve 44 sınıflarda 16/07/216 tarihinden itibaren, ... numaralı “... + şekil” markasının 03, 35 ve 44 . Sınıflarda tescilli olduğu anlaşılmıştır.
Dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi açısından dosya alanında uzman bilirkişi heyetine tevdi olunmuş, dosyaya sunulan 15/02/2020 tarihli heyet raporunda bilirkişiler özetle; davalıya ait olduğu belirtilen bahsi geçen “...” internet web sitesinin kullanımda ve aktif olduğu, alan adının whois (sahip) bilgileri kontrol edildiğinde bu alan adının 06.12.2017 tarihinin kayıt olunduğu ve alan adı sahibinin “...ltd. şti.” davalıya ait olduğu, davalı markalarının hükümsüzlüğüne ilişkin şartların oluşmadığı, hususlarında görüş ve tespitlerin bildirildiği anlaşılmıştır.
Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.
Tanınmış Marka İddiasının Değerlendirilmesi;
Taraflar kendilerine ait markaların tanınmış marka olduğu iddiasında bulunmuşlardır.
6769 sayılı SMK'da ve taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus Özel Dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim Özel Daire 13/03/1998 tarih ve 5647/1704 s. bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" biçiminde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ilişkin olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunma markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
SMK m.6/5'te yer alan "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresine temel teşkil eden düzenleme Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesi hükmüdür. Bu hükümde tanınmış marka kavramına yönelik olarak verilen kriter "herkesçe bilindiği mütalaa edilen" kavramıdır. Antlaşmanın Fransızca metninde markayı ifade etmek "notoirement connue(s)" ifadesi, Almanca metninde ise Türk doktrininde de sıklıkla kullanılan "notorisch bekannte" ifadesi kullanılmaktadır. Yine Konvansiyon'un 29/1-(c) hükmünde muhtelif yorumlarda itirazlar olması halinde Fransızca metin kabul edilir denmek suretiyle, Fransızca (ve takiben Almanca) metnin esas alınmasının yanlış olmadığı söylenebilir. Hukukumuzdaki düzenlemeye de temel teşkil eden anılı hükümde yer alan ifadeler ise herkesçe bilindiği gibi anlamına gelmekte olup, tanınırlık kriteri olarak ilgili/ilgisiz herkesi yeni toplumu esas almaktadır. Bu kabulün ise tanınmış markanın bilinirlik eşiğini çok yukarı koyduğu ve maddenin uygulama alanını daralttığı muhakkaktır. Bir diğer uluslararası antlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) ise 16. maddesinde yer alan düzenleme ile tanınmışlık düzeyi (yüksek) marka kavramını gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sebebiyle doktrinde ve yargı makamlarında farklı özelliklerine göre ve tanınmıştık derecelerine göre, farklı koruma düzeylerine sahip tanınmış marka çeşitlerinin olduğu öngörüsü egemendir. Ancak tanınmış marka huhuken farklı alt türlere ayrılmamakta, TRİPs Paris Konvansiyonu'ndan bağımsız, ayrı bir tanınmış marka kavramı ile ondan ayrı bir düzen getirmemekte, aksine hükmü tamamlamakta, tanınmış marka kavramının uygulama alanını genişletmektedir. Paris Konvansiyonu ve TRIPs bağlamında tanınmış marka tektir. TRIPs düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır. (Bkz. Paslı, 433- 440).
Tanınmış marka kavramının ne olduğu ortaya koyulduktan sonra, bunun tespitinin nasıl yapılacağı sorusuna cevap vermek gerekecektir.
Markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde 1997 tarihli WIPO kriterlerinden faydalanılır. TP'de -bağlayıcı olmamakla birlikte- WIPO tarafndan ortaya konulan bu kriterleri ayrıntılandırmak suretiyle şu kriterleri getirmiştir. (Paslı, Uluslararıs Antlaşmalar, s.451); "1.Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2.Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurtiçi ve yurtdışı tesciller nelerdir?) 3.Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4.Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafî olan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) 5.Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6.Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, hâlen devam etmekte olan marka, haksiz rekabet davaları, itiraz sayıları vb.) 7.Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8.Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9.Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, kârı, yurt çapında ve yurtdışında sahip olduğu dağıtım kanalları; şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hâkimiyeti vs.), 10.Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11.Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb.kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12.Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ( marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir? 13.Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14.Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (Ömek: sedece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları iine alan bir tescil.), 15.Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16.Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari olan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17.Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile çiklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18.Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge."
Tanınmışlığın tespitinde, marka sahibi tarafından yaptırılan promosyon ve tanıtım malzemeleri yanında ulusal basında veya gazetelerde markanın tanınmışlığını ortaya koyan reklam ve haberler de dikkate alınır. Bunun yanında yaygın kullanım alanı, toplum nazarındaki tanınmışlıkta dikkate alınır. Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.
Somut olaya dönüldüğünde; davacı ... Kuaförün, Sektörün bilinirliği yüksek “marka” kuaförlerinden olduğu, sektörde eski olması sebebiyle hizmet kalite standartlarının bulunduğu, bir çeşit eğitim kurumu gibi olduğu, çalışanların CV sinde ... isminin bulunması piyasada iş bulmada öncelik ve artı değer yarattığı, ... Kuaförün Sektörün duayeni olduğundan marka değeri bulunduğu, dosya içinde yer alan, ... 1. Fikrî Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin ... Esas... Karar ve 28/12/2017 tarihli kararında; “davacı markasının tanınmışlığı yönünden yapılan incelemede; dosyamız içerisine alınan yine mahkememize ait ... esas ... karar sayılı dosyası içerisinde bulunan davacıya ait markanın franchising sözleşmeleri, markanın korunması için açılan davalara ilişkin bilirkişi raporları, tanıtım katalogları, davacının markasının 1996 yılından beri 44. Sınıfta tescilli olduğu, kuaför salonu hizmetleri ve bu hizmet sınıfı ile bağlantılı olan 44.sınıfta "tıbbı hizmetler, güzellik bakımı hizmetleri, “sınıflarında tescilli olduğu göz önüne alındığında, davacının markasının sektörde bilinen bir marka olduğu kanaatine varıldığı” belirtildiği, bu kararın YARGITAY 11. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2015/4426 KARAR NO:2015/11337 02/11/2015 tarihinde kararın ONAMA ile kesinleştiği, dikkate alındığında, davacı markası olan “...”’un sektöründe tanınmış marka olduğu sonucuna ulaşılmış olup davaya konu davalı markaları yönünden tanınmışlığın ispata yeter delilin bulunmadığı tanınmış marka olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Hükümsüzlük iddiası yönünden;
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 5. Madde "Marka tescilinde mutlak ret nedenleri " ne ilişkindir. Madde 5/1-ç de " Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler." mutlak red nedeni olarak düzenlenmiştir. 6. Madde ise "Marka tescilinde nispi ret nedenleri " ne ilişkin olup, madde 6/1 "Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir." yine 6/5 'e göre " Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. " yine 6/9'a göre "Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. hükmüne amirdir.
Karıştırılma ihtimali yönünden;
SMK'daki deyimiyle “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali” incelenirken gerek Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide kabul edildiği üzere markaların bir bütün olarak bıraktıkları intiba dikkate alınmalı ve inceleme buna göre yapılmalıdır. Zira benzerlik göreceli bir kavram olduğundan bu olgunun objektif bir esasa bağlanması gereklidir.Objektif esas ise markanın bütünü dikkate alındığında ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde bir benzerliğin olmasıdır.
Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu içtihadında belirtildiği üzere, karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde asıl olanın ortalama tüketicinin algılaması olduğu, tüketicinin her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabileceğinin düşünülmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, markada yer alan yardımcı unsurların ve ayrım gücü az olan ifadelerin her zaman hatırda tutulamayacağının, tüketicinin daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadar hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın al almak yahut hizmetten yararlanmak isteyeceği, bu şekilde genel olarak ürünün önemine göre tanıdığı, beğendiği, bilinirliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir markayı seçerek zaman kısıtlılığının yarattığı olumsuzluklardan kurtulmaya çalışacağı, markanın sağladığı garanti fonksiyonundan yararlanmayı düşüneceği dikkate alınmalıdır.
Sadece alıcıların belirli bir mal veya hizmet yerine başka bir mal veya hizmeti almak istemeleri halinde değil alıcıların mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malları satan ve yahut hizmetleri sunanlar arasında idari veya ekonomik bağlılık olduğuna inanmaları halinde de iltibas ihtimali bulunmaktadır. İki işaret arasındaki benzerlik, telaffuzdan, biçim ve anlam benzerliğinden, genel görünümden ve çağrışımdan doğabilir.
Markanın işlevlerinden biri de, söz konusu malların kaynağını/menşeini garanti etme işlevidir.
Markalar bilindiği gibi tek ibareden oluşmuyor ise “esas unsur” ve “yardımcı unsur”lardan oluşabilir. Bu durumda inceleme markanın bütünü dikkate alınarak ayrıca markalarda yer alan esas unsurlar karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
a)Markaların Benzerliği Yönünden;
Markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, markada yer alan kelime veya şekil unsurlarının birbirlerinden bağımsız olarak tek tek ele alınması yoluyla değil (Yargıtay 11.HD. 21.06.2011 T., 2009/12972 E., 2011/7528 K.; İltibas tehlikesi değerlendirmesinde, işaretlerin dikkat çekici özellikleri de gözetilmek suretiyle üzerinde kullanılacağı ürünlerin ortalama tüketicileri nezdinde görsel, işitsel ve anlamsal olarak karışıklığa yol açıp açmayacağının dikkate alınması gerekir. Bu değelendirme yapılırken de ibareler bir bütün olarak dikkate alınıp ibarenin parçalara bölünmesi suretiyle itibas tehlikesi oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi mümkün değildir."), markanın tüm unsurlarının birlikte yarattığı bütüncül izlenime göre yapılmalıdır.
Markaların tüm unsurlarının ve konumlandırılma biçimlerinin tıpa tıp olması halinde aynılık söz konusu olacaktır.
Davacı markası olan “...” ibaresi Türkçe’de herhangi bir anlama gelmemektedir. Kurucularının baş harflerinden oluşturulan bir markadır. Bu açıdan özgündür ve ayırt edicilik unsuru yüksektir. Davalı markalarında yer alan “ ...” ibaresi, “en çok”, “en fazla” “...” ibaresi “...”, “...” ibaresi “saç tasarım stüdyosu” anlamlarına gelmektedir. Davacı markalarındaki “...” ibaresi ile davalı markalarındaki “ ...” ibaresi arasında “...” ibaresinin kelime içinde yer almasından başka bir benzerlik bulunmamaktadır. Davacının ...numaralı “...” markası, ... numaralı “...” markası, ...numaralı “...” markası, ...“...” markası, şekil unsuru içermeyip, beyaz zemin üzerine siyah renkte düz yazı karakterleriyle yazılmıştır. Diğer davacı markası olan ...te ise “...” ibaresi şekil unsuru ile yer almaktadır. Bu markada “...” ibaresi elips bir şekil içindedir. Zemin gri tonludur, “...” ibaresi büyük beyaz harflerle yazılmıştır.
Davalının ...numaralı markasında “...” ibaresi şekil unsuru içermemektedir. Küçük harflerle, siyah renkte yazılmıştır.
Davalının ... numaralı “...” markasında ve ... numaralı “...” markasında şekil unsuru da yer almaktadır.... numaralı “...” markasında dikdörtgen bir form içinde, hem kelime unsuru hem de şekil unsuru beraber kullanılmıştır. Formun üst kısmında beyaz zemin üstüne büyük harflerle siyah renkte the ... yazısı ve alt ortasına iki çizgi arasında hairdressers yazısı, hemen solunda siyah zeminli daire içinde beyaz renkte saçı anımsatan bir figür yer almaktadır. Formun tam alt kısmında ise üst kısımla tam bir kontrast yaratacak şekilde aynı ibareler bu kez zıt renklerde konumlandırılmıştır.
...numaralı “...” markasında ise ... ibaresi büyük harflerle bitişik şekilde bir kısmı gri bir kısmı siyah renkte yazılmıştır.
Üst kısmında ... ve ... harfleri bir şekil oluşturacak şekilde konumlandırılmış, alt kısmında ise ... ibaresi gri harflerle yazılmıştır.
Dava konusu işaretlerin tertip tarzı, içerdikleri kelime ve şekil unsurları birlikte gözetildiğinde SMK 5/1-ç anlamında aynılık/ayırtedilemeyecek derecede benzerliğin söz konusu olmadığı söylenebilecektir.
b)Mal ve Hizmetlerin Aynı Ya Da Benzer Olup Olmadığı Yönünden;
Karıştırılma tehlikesinin değerlendirilmesinde malların ve hizmetlerin benzerlik derecesi arasında karşılıklı bir bağlantı mevcuttur. Buna göre örneğin markaların kullanıldığı mal ve hizmetler arasında düşük benzerlik derecesi, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksek olmasıyla dengelenebilir. Bu değerlendirmede özellikle, tescilli markanın tanınmışlık derecesi arttıkça mal veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesi az olabilir. Diğer bir ifadeyle böyle bir durumda da karıştırılma tehlikesi söz konusu olabilir
Nice sınıflandırması ve TPE tebliğine göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin "benzer" olarak değedendirilmesi de mümkündür ve aynı husus öğreti de kabul edilmektedir. Nitekim Yargıtay da kararlarında bu yönde değrelendirme yaparken, mal ve hizmetlerin nice sınıflandırılmalsı ve TPE tebliğine göre mutlaka aynı sınıfta kullanılmasını değil, benzer mal ve hizmetler yönünden kullanılmasını esas almaktadır. Mal ve hizmetlerin benzediği veya ilişkilendirilebilir niteliği literatüre ve genel kabullere göre; "Mal ve hizmetlerin kullanım amacı ve olanlarının benzerliği, mal ve hizmetlerin kullanıcılarının benzerliği, malların fiziksel görünümünün benzerliği, mal ve hizmetlerin ticari pazar ulaşmasında kullanılan satış yollarının benzerliği, mal ve hizmetlerin birbirleriyle rekabet eder nitelikte bulunmasından kaynaklanan benzerlik, mal ve hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmalsından kaynaklanan benzerlik, mallarıln mağazalarında aynı reyonda veya rafta bulunmasından kaynaklananbenzerlik" durumlarında ortaya çıkabilir.
Firmaların hizmet verdiği kitle özel bir tüketici grubu ya da uzmanlık/ihtisas sahibi bir tüketici grubu değildir. Bu sebeple ortalama tüketicinin dikkate alınması gerekmektedir. SMK M.6/1'de belirtilen nispi red sebepleri değerlendirilirken, ilgili sektördeki ortalama tüketici algıları dikkate alınmaktadır. Bu tüketici modeli, kural olarak alışveriş sırasında çok vakit harcayan, inceden inceye araştıran karşılaştıran bir tüketii anlamına gelmemekte, ancak bilgisi olan ve malı daha önce almış, kullanmış veya bilen bir tüketici olarak kabul edilmektedir (İlhami Güneş, Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları/Haksız Rekabet Davaları isimli eserinde sf.145-146).
Somut olaya dönüldüğünde; raporda da tespit olunduğu üzere davacıya ait “...” markası ... –(42.sınıf) tescilli olup, davalı markalarıyla 44. Sınıf açısından aynı sınıfta değerlendirilmelidir. Başka bir sınıfta benzerlik yoktur.
Bu aşamada, “Sınıf Geçişine Konu Mal ve Hizmetler Listesi ”nden bahsedilmesi gerekmektedir. Zira bu liste, “Nice Sınıflandırmasında çeşitli periyotlarda meydana gelen değişiklikler nedeniyle ve Kurum tarafından yayınlanan Sınıflandırma Listesi ile Nice Sınıflandırması arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla, çeşitli yıllarda sınıf değişikliğine konu olmuş mal ve hizmetleri” göstermektedir. İlgili listede, “güzellik bakım hizmetleri” eski listede “42. Sınıf” olarak gözükmesine rağmen yeni listede “44.sınıf”olarak yer almaktadır.
Ayrıca, Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (YÜR. TAR.:01.01.2002) incelenecek olursa; 44.02. Güzellik bakımı hizmetleri: Türk hamamı hizmetleri, güzellik salonu hizmetleri, masaj hizmetleri, kuaför salonları hizmetleri, manikür hizmetleri...” şeklinde olduğu, dolayısıyla raporda da tespit olunduğu üzere sınıfsal açıdan bir farklılık varmış gibi gözükse de bunun sebebinin aslında liste değişikliği nedeniyle olduğu ve taraf markalarının 42-44 açısından “aynı sınıf” olarak değerlendirilmeleri gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Taraf markalarında yer alan “...” ve “ ...” ibareleri bazında değerlendirildiğinde işitsel açıdan benzerlik söz konusu olacağı, diğer davalı ibareleri eklendiğinde işitsel açıdan markaların farklılaşacağı, dava konusu taraf markalarında görsel benzerliğe göre işitsel benzerliğin çok ön plana çıktığını söylemek mümkün olmadığından bu açıdan genel anlamda iltibasın oluşmayacağı raporda değerlendirilmiştir.
Kavramsal benzerlik, iki markanın ortalama tüketici nezdinde, bu kişilerin zihinlerinde bıraktıkları imaj bakımından söz konusu olabilmektedir. Davacı markasının asıl unsuru olan “...” ibaresi herhangi bir anlam içermemektedir. Davalı markalarında yer alan “ ...” ibaresi, “en çok”, “en fazla” “...” ibaresi “...”, “...” ibaresi “...” anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla anlamsal benzerlik söz konusu değildir.
Sonuç olarak dava konusu işaretlerin tertip tarzı, içerdikleri kelime ve şekil unsurları birlikte gözetildiğinde SMK 5/1-ç anlamında aynılık/ayırtedilemeyecek derecede benzerliğin söz konusu olmadığı, bir bütün olarak bıraktıkları genel izlenime bakıldığında, işitsel, görsel, anlam itibariyle, tanımlayıcı ilaveler ve logo sebebiyle farklı oldukları raporda değerlendirilmiş ise de esasen ” ...” “...” markaları yönünden raporda ki tespitler yerinde olmadığı ve benzerlik olgusundan marka içerisinde yer alan diğer kelimeler ile uzaklaşıldığı, anlamsal yönden de "daha" manasının ön plana çıktığının kabulü gerek ise de davalı markası olan “...” ibaresinin davacıya ait “...” markasına yakınlaştırılmak suretiyle oluşturulduğu bu yönden bu markanın “benzer” olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılmış, rapordaki aksi yöndeki değerlendirmeler dikkate alınmamıştır.
Kötü niyetli tescil iddiasının değerlendirmesi:
Kötü niyetli marka tescili 556 S. KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamış olmasına rağmen, doktrinde bir kısım yazarlar tarafından bu durum da hükümsüzlük nedeni olarak savunulmuş, nihayet SMK 6/9 maddesinde kötü niyetli tescil bir tescil engeli olarak yasal mevzuattaki yerini almıştır. Yargıtay HGK, 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501- E., 2008/507 K. Sayılı kararı ile tescilde kötü niyetliliği markanın hükümsüzlüğüne yol açacağı yönünde içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sonradan vermiş olduğu kararlarda bu hususu dikkate almıştır.
Bir markanın kötüniyetle tescil ettirildiğinden söz edebilmek için, o markanın tescil ettirilmesinin altında başkasına ait olduğunu bildiği bir markayı haksız olarak sahiplenme, başkasına ait markanın tanınmışlığından ve itibarından haksız olarak yararlanma, başkasının markasının piyasaya girmesini engelleme, tescil ettirilen markayı gelecekte gerçek hak sahibine markadan doğan hakları kullanmakla tehdit ederek satma amacı gibi dürüstlük kuralı (MK m d. 2) ile bağdaşmayan kanıtlanabilir niyetlerin yatması gerekir.
Yine bu konuda Yargıtay HGK 2013/1831 E., 2015/1198 K sayılı 15.04.2015 tarihli emsal kararlarında, “...556 sayılı KHK'nın 35/l.maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nîn 35/1. Ve 42/l-(a) maddelerindeki düzenlemelerde, esasen MK'nun 2.maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kütü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42.maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nun 2.maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nın ruhuna da uygundur. ... marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli tescil olarak kabul edilmektedir.
Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişinin iyi niyet iddiasında bulunamayacağına da şüphe yoktur (TMK. m. 2).
Somut olaya dönüldüğünde;
Davacı tarafından davalının “...” internet sitesinde bulunan ilgili bahsi geçen sayfanın “...” linkinde güncel olarak açık ve faaliyette olduğu fakat dava dilekçesinde beyan edilen "Özden Kürtür 2010 yılına kadar ...’de kariyerine devam etmiştir. 2010 yılında ...ve ...ile birlikte ...markasını kurarak yollarına devam etmişlerdir.", "...Ekibi, ...’de açtığı ... kuaförlerde harikalar yaratıyor" açıklamaların güncel olarak yayında olmadığı tespit edilmiş olup ilgili ekran görüntüsü dosyaya sunulmuş, bahsi geçen sayfanın “...” linkinde dava tarihine en yakın 18 Şubat 2018 tarihinde arşivleme detaylıca incelendiğinde dava dilekçesinde beyan edilen " ... yılına kadar ...’de kariyerine devam etmiştir. 2010 yılında ...ve ... ile birlikte ...markasını kurarak yollarına devam etmişlerdir." açıklamaların arşivlemede yayında olduğu raporda tespit olunmuştur.
Tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde; davalının internet sayfalarında davacı eski çalışanları olduklarını belirttikleri, davacı markasının sektörde tanınmış marka olduğu dikkate alındığında davalının davaya konu markaları tescillerinde davacı markasına yaklaşmaya tanınmışlığından yararlanmaya çalıştığı, bu yönden tanınmış markanın sulandırılması niteliğindeki tescillerde kötü niyetli oldukları, "..." markası yönünden kötü niyetli tescil olgusu (ve SMK 6 gereği hükümsüzlük şartları) açık ise de diğer tesciller yönünden bu seri nitelikteki markaya yönelen kullanımların iyi niyetli olduğunun kabul edilemeyeceği "..." ibarelerini ön plana çıkaran bu tescillerin de kötü niyetli olduğunun kabulünün gerektiği sonuç olarak davacı tanınmış markasının tescilli olduğu 42 ve tescil tarihi itibariyle uygulamada olan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (YÜR. TAR.:01.01.2002) ve rapordaki tespitler kapsamında aynı sınıf olarak değerlendirilen 44. Sınıflar yönünden hükümsüzlük şartlarının oluştuğuna kanaat getirilmiş taleple bağlı kalınarak -hükümsüzlük talebi sadece bu sınıfa ilişkin olmakla- davanın kabulü yönünde aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ ile;
-davalı adına TPMK nezdinde ... no ile tescilli '' ...'' ibareli markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, SİCİLDEN TERKİNİNE,
-Davalı adına TPMK nezdinde ... no ile tescilli '' ... + şekil'' ibareli markanın 44. Sınıfta yer alan güzellik bakım hizmetleri yönünden KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, bu hizmetler yönünden SİCİLDEN TERKİNİNE,
-Davalı adına TPMK nezdinde ... no ile tescilli '' ... + şekil'' ibareli markanın 44. Sınıfta yer alan güzellik bakım hizmetleri yönünden KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, bu hizmetler yönünden SİCİLDEN TERKİNİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 59,30 TL karar harcından peşin yatırılan 35,90 TL'nin mahsubu ile kalan 23,40 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsiline,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan: 2.400,00 TL bilirkişi ücreti, 259,50 TL posta gideri olmak üzere toplam 35,90 TL ve 35,90 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 2.731,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 18/02/2021
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İmza ile imzalanmıştır.