T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/114
KARAR NO: 2020/411
DAVA: Kullanmama Sebebiyle Marka İptal ve Sicilden Terkin
DAVA TARİHİ: 17/04/2019
KARAR TARİHİ: 26/11/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan kullanmama sebebiyle marka iptal ve sicilden terkin davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; 1995 yılında ...'de kurulan ve ağırlıklı olarak kuruyemiş ve kuru meyve sektöründe faaliyet gösterin müvekkili şirketin, ürünlerinin kalitesi, lezzeti ve temin ettiği gıda güvenliği dolayısıyla kısa sürede Türkiye'de lider firma konumuna geldiğini, kurulduğu günden bu yana dünyanın birçok ülkesinde ihracat yapan ve Türkiye'nin yanı sıra ellinin üzerinde ülkede markaları tescilli olan müvekkilinin sektöründe hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde tanınmış bir firma olduğunu, davalı şirketin ise TPMK nezdinde tescilli markalarının mevcut olduğunu, ancak davalının bu markaları ticaret alanında kullanmadığını, yalnızca markaları tekelinde bulundurmayı ve üçüncü kişilerin kullanımını haksız suretle engellemeyi amaçladığını, ... tescil nolu "..." ibareli ve ... tescil nolu "..." ibareli markaların tescil tarihinin üzerinden beş yıldan uzun bir süre geçtiğini, bu süre içinde davalının bu markaları kullanmadığını, davalı tarafı aleyhine açılan ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... esas sayılı dosyası ve ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... esas sayılı dosyalarında alınan talimat raporlarında da davalı tarafın "..." ibareli markasını kullanmadığı ve iptal şartlarının oluştuğunun belirtildiğini, davalı şirket adına tescilli bulunan ... tescil nolu 27/08/2013 tescil tarihli "..." ibareli markanın tescil tarihinden bu yana kullanılmaması sebebiyle 27/08/2018 tarihinden geçerli olmak üzere ve ... tescil nolu 09/05/2013 tescil tarihli "... şekil" ibareli markanın tescil tarihinden bu yana kullanılmaması sebebiyle 09/05/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kullanılmayan tüm sınıf ve alt sınıflar bakımından iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; 556 sayılı KHK'nın 14.maddesinin Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 tarih,2016/148 esas ve 2016/189 karar sayılı ilamıyla Anayasa'nın 91.maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması nedeniyle iptal edildiğini, 6769 sayılı SMK ile getirilen iptal müessesesinin Anayasa Mahkemesinin iptal kararı neticesinde tüm sonuçları ile ortadan kalktığından 5 yıl kullanmama süresinin de yeniden başlayacağını, kullanmama zorunluluğundan kaynaklanan iptal davalarının SMK'nın yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonra açılabileceğini, 10/01/2022 tarihinden önce açılacak tüm davaların ve iş bu davanın reddedilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin reçel, marmelat, komposto gibi ürünlerin üretimi ile iştigal eden, sahip olduğu ... sistem belgeleri ile tüketicilere sağlıklı ve kaliteli ürünler ulaştırmayı hedefleyen bir şirket olduğunu, dava ya konu ... ve ... tescil numaralı markaların 09/03/2015 tarihinde ... 21. Noterliğinin ... yevmiye nolu marka devir sözleşmesi ile ... Ltd. Şti'nden müvekkili şirket... AŞ'ne devredildiğini, markaların 09/03/2015 tarihi itibariyle müvekkili adına kayıtlı olduğunu, müvekkilinin anılan markaları devraldığı tarihten itibaren bu yana ciddi bir şekilde kullandığını ve kullanmaya devam ettiğini, ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... esas sayılı dosyasındaki raporun TPMK'da müvekkili adına tescil kaydı bulunan ..., ... ve ... tescil sayılı markaların 556 sayılı KHK'nın 14.maddesine göre kullanmamaya dayalı marka hükümsüzlüğü davasında alınan rapor olduğunu, davanın kesinleşmediğini, dava konusu markaların iş bu dosya dava konusu markalardan farklı olduğunu, ... markasını taşıyan ürünlerin tek porsiyonluk, 20 kg'luk teneke kutu veya cam kavanoz şeklinde çeşitli formlarda tüketiciye sunulduğunu, ürün kataloğunun ... markalı reçel, diyabetik reçel, üzüm pekmezi, tahin, tereyağı ve bal üretimi yapıldığını gözer önüne serdiğini, ... markası adı altında üretilecek ekstra geleneksel reçel çeşitleri, fındık ezmesi, eritme peyniri ve tereyağı ürünleri için gerekli gıda üretim izinlerinin alındığını, süpermarketler ile tedarik anlaşmaları yapıldığını, bu durumun markaların müvekkilince ciddi bir şekilde kullanıldığını gösterdiğini, müvekkili şirketin dönemindeki fatura örneklerinde de ... markasının kullanıldığını, müvekkili şirketin her zaman markasına sahip çıktığını, üretim faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü, buna istinaden anlaşmalar akdettiğini, reklam çalışmalarına önem verdiğini, markaları ile ilgili olmak üzere broşür, katalog, afiş, ambalaj çalışmaları yaptığını, markalarını tanınmış ve ayırt edici hali getirdiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde,
... tescil nolu "..." ibareli markanın; 35.sınıf, "Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için İnsan ve hayvan sağlığı ıçın ilaçlar, tıbbı amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler Tıbbı amaçlı diyet maddeleri, zayıflatıcı ürünler, bebek mamaları, tıbbı amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler, insan ve hayvanlar ıçın diyetetik takviyeler (tıbbı amaçlı olmayan diyet maddelen, diyet takviyesi olarak polen, tıbbı amaçlı olmayan hayvan yemi katkıları dalıil) Dış hekimliği ıçın ürünler (aletler/cihazlar hariç) Hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbı amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden dahil çocuk bezleri) Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler İnsan ve hayvanlar ıçın olanlar hanç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbı amaçlı deterjanlar Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ıle her nevı işlenmiş et urunleri Kuru bakliyat Hazır çorbalar, bulyonlar Zeytin, zeytin ezmeleri Sut ve sut urunleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel yağ/ar Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmış, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlu meyve ve sebzeler (gıda maddesi olarak hazırlanan polen dahil) Kuru yemişler Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin Yumurtalar, yumurta tozları Patates cipsleri Kahve, kakao, kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler Makamalar, mantılar, erişteler Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar Bal, arı sutu, propolis Yiyecekler ıçın çeşni/lezzet venciler Mayalar, kabartma tozları Her turlu un, irmikler, nişastalar Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri Çaylar, buzlu çaylar Şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerier, gofretler Sakızlar Dondurmalar, yenilebilir buzlar Tuz Hububat (tahıl) ve mamulleri Pekmez, Tarım urunleri, bahçecilik urunleri ve tohumlar Ormancılık urunleri Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil) Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar Hayvan yemleri Malt (insan tüketimi ıçın olmayan) Biralar, bira yapımında kullanılan preparatlar Maden suları, kaynak suları, sofra sulan, sodalar Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar bir araya getirilerek sunulması hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)." emtialarında 09/05/2013 tarihinde tescil edildiği,
... tescil nolu "...+şekil" ibareli markanın 05.sınıf, "İnsan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimyasal ürünler, kimyasal elementler. Tıbbi amaçlı diyet maddeleri; zayıflatıcı ürünler; bebek mamaları; tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler. Diş hekimliği için ürünler (aletler/cihazlar hariç). Hijyen sağlayıcı ürünler ( pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri dahil). Zararlı bitkileri, hayvanları ve mantarları imha edici maddeler. Mekanlar için koku gidericiler, koku vericiler (kişisel kullanım amaçlı olanlar hariç). Dezenfektanlar, antiseptikler (mikrop öldürücüler), tıbbi amaçlı deterjanlar." emtialarında, 29.sınıf, "Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. Süt ve süt ürünleri Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozları. Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil). Patates cipsleri." emtialarında, 30.sınıf, "Kahve, kakao; kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler. Makarnalar, mantılar, erişteler. Pastacılık ve fırıncılık mamulleri, tatlılar. Bal, arı sütü, propolis. Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler. Mayalar, kabartma tozları; unlu mamullerin formunu, rengini iyileştirici, bayatlama süresini geciktirici doğal maddeler. Her türlü un, irmikler, nişastalar. Toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri. Çaylar, buzlu çaylar. Şekerlemeler çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler. Sakızlar. Dondurmalar, yenilebilir buzlar. Tuz. Hububat (tahıl) ve mamülleri. Pekmez" emtialarında, 31.sınıf, "Ormancılık ürünleri. Canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil). Canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar. Hayvan yemleri ve tıbbi amaçlı olmayan katkıları. Malt (insan tüketimi için olmayan)." emtialarında, 32.sınıf, "Biralar; bira yapımında kullanılan preparatlar. Maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar, tonikler." emtialarında, 35.sınıf, "Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil). Büro hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık , muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil). Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri ( belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir )." emtialarında, 40.sınıf, "Adi metallerin işleme hizmetleri. Değerli metallerin işlenmesi hizmetleri. Fotografik ve sinematografik ürünlerin işlenmesi hizmetleri (Banyo, baskı ve foto gravür hizmetleri dahil). Gıdaların işlenmesi hizmetleri. Hayvan kesim hizmetleri. Deri ve kürk işleme hizmetleri. Saraçlık hizmetleri. Kumaş işleme hizmetleri, yün işleme hizmetleri. Terzilik hizmetleri, nakış işleme hizmetleri. Ahşap ve kereste işleme hizmetleri. Sanat eserlerinin çerçevelenmesi hizmetleri. Sıvı, kimyasal madde, gaz, hava işleme hizmetleri. Cam ve optik cam işleme hizmetleri. Malzemelerin montajı (üçüncü şahıslar adına) hizmetleri. Diş teknisyenliği (döküm) hizmetleri. Çömlekçilik hizmetleri. Enerji üretimi hizmetleri, jeneratörlerin kiralanması hizmetleri. Kağıdın işlenmesi. Baskı hizmetleri, ciltçilik hizmetleri. Plastik işleme hizmetleri." emtialarında, 43.sınıf, "Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. Geçici konaklama hizmetleri (gündüz bakımı (kreş) hizmetleri dahil). Hayvan bakım evleri hizmetleri." emtialarında 27/08/2013 tarihinde tescil edildiği ve ... Şirketi adına kayıtlı oldukları anlaşılmıştır.
Talimat mahkemesi aracılığı ile alanın raporda bilirkişilerin, davalı şirketin almış olduğu gıda üretim izinlerinde, üretimini yaparak sattığı ürün yelpazesinde genel satışların reçel ve marmelat konularını kapsadığı, üretimini yaparak yurt içi ve yurt dışı piyasalara sattığı ürünlerdeki pazar payının ciddi rakamlarda olduğu, ... tescil numaralı markanın 35.sınıf içinde "Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, (komposto, reçel, marmelat) tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler (gıda maddesi olarak hazırlanan polen dahil)" konusunda davalının sattığı reçel ve marmelat ürünlerinin girebileceği, aynı şekilde "Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri", açısından davalının sattığı taze meyvenin de bu hususta değerlendirilebileceği ve ... tescil nolu markanın alt sınıf emtia listesinin incelenmesi sonucu davalının ürettiği reçel, marmelat, dondurulmuş meyve ve taze meyve ürün gruplarının tescil kapsamında bulundurmadığı, dolayısıyla bu marka çatısı altında yapılacak üretimin tescil dışı bir markasal kullanım yaratacağı, sadece markanın kapsamı dahilinde 29.sınıf dahilinde bulunan "fındık ve fıstık ezmeleri" konusunda ... Tarım İl Müdürlüğünden 29/01/2009 tarih ve ... numaralı gıda izin belgesine sahip olduğu, ancak bu hususta ticari defter ve faturalarında üretilen ve/veya satılan bir ürüne rastlanmadığı, davalının bulunduğu sektörde yapılan araştırmada şirketin reçel üreticisi olarak anıldığının tespit edildiği, davalı vekilinin muhtelif Yargıtay kararları ve görüşler ileri sürerek markanın ciddi kullanılmaması sebebiyle sicilden terkini konusunu düzenleyen 556 sayılı kararnamenin 14.maddesinin AYM tarafından iptal edildiğini ileri sürerek sonradan yayınlanarak yürürlüğe giren SMK'nın 9.maddesinin ancak 5 yıl sonra uygulanabileceğini savunmuşsa da Yargıtay kararlarında (11.HD'nin 2019/1765 esas, 2019/4421 karar sayılı 14/06/2019 tarihli) SMK'nın Resmi Gazetede yayın tarihinin 10/01/2017, kabul tarihinin ise 22/12/2016 olduğu dikkate alındığında 556 sayılı KHK'nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06/01/2017 tarihinde Resmi Gazetede'de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşılığında, SMK'nın kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesinin 22/16/2016 tarihinde ortaya çıkması nedeniyle, kanun koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, dolayısıyla davalının sahibi olduğu ... tescil numaralı markasını ciddi olarak kullandığı, ... tescil numaralı markası kapsamında ise reçel, marmelat, taze meyve ürün guruplarının üretim ve satışını bulundurmadığı, markanın 29.sınıf kapsamında geçen fındık ve fıstık ezmesi üretimi konusunda ... Tarım İl Müdürlüğünden ... tarih ve ... numaralı gıda üretim izni aldığı, ancak defter kayıtlarında bu hususta üretim ve satış bilgilerine rastlanmadığı, hususlarında görüş ve tespitlerini bildirdikleri anlaşılmıştır.
İş bu dava SMK 9 ve 25 maddeleri kapsamında açılmış kullanmamaya dayalı marka iptali talebine ilişkindir.
Marka üzerindeki hakkın kazanılması için sicile tescil edilmesi yeterli olsa da kanun koyucu tescil edilmiş marka ile marka hakkı sahibine sağlanan korumanın devam edebilmesini bazı şartlara bağlamıştır. Bunun arkasında; tescil edilen bir markanın haksız yere sahibinin tekelinde kalmasının engellenmesi, Marka sicilinin kullanılmayan markalarla dolu bir 'çöplük' haline gelmesini önlemek veya kullanılmayan bir markadan onu kullanmak ve bir değer yaratmak isteyen bir başka kişinin yararlanmasının önünü açmak gibi pek çok ekonomik ve toplumsal nedenler yatmaktadır. Zira marka hakkı sahibine inhisari bir yetki veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte olduğundan kanun koyucu, bu geniş hakkın yanı sıra marka sahibine hakkaniyet ölçüsünde birtakım sorumluluklar da yüklemiştir. Markanın usulünce kullanılması zorunluluğu da bunlardan bir tanesidir.
Bilindiği üzere, markanın en önemli fonksiyonu, farklı işletmelere ait mal veya hizmetleri birbirinden ayırt etmek olduğu için, ancak kullanılmakla hu fonksiyon yerine getirilmiş olur. Bu sebeple markanın, tescilli olduğu her bir mal ve/veya hizmet sınıfı bakımından kullanılması gerekir, her ne kadar markanın korunması için mutlaka kullanılıyor olması gerekli değilse de, bu kullanmamanın 5 yılı geçmemesi gerekir. Aksi halde marka, iptal yaptırımı ile karşı karşıya kalabilecektir. Kullanılmayan markaların marka teşdi kütüğünü işgal etmesinin önlenmesi ve tescil edilmiş olmakla birlikte kullanılmayan bir markanın, onu kullanmak isteyen kimselerin kullanabilmesine imkan tanınması gerekir. Bundan hareketle, markanın kullanılmaması bir iptal sebebi olarak kabul edilmiştir.
SMK'nın "İptal halleri ve iptal talebi" başlıklı 26. maddesinin 1. fıkrasının a) bendinde "9'uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mevcut olması" markanın iptali sebepleri arasında sayılmıştır. Yine aynı yasanın 26/5 e göre "İptal halleri markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmetlere ilişkin bulunuyorsa sadece o mal ve hizmetler yönünden kısmi iptale karar verilir. Markanın örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez."
SMK m.9/f.1: "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir" hükmüne amirdir.
SMK m.9/f. 2 ve 3 hükümleri uyarınca markayı kullanma olarak kabul edilen durumlar; i) markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, ii) markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve iii) markanın, marka sahibinin izni ile kullanılmasıdır. Bu kullanım halleri sınırlı sayıda değildir. Bunlar belli başlı kullanma halleri olmakla birlikte, markanın gazete ilanlarının bulunması, gazete ve dergilere reklam verilmesi, TV reklamlarının yayınlanması, halkla ilişkilerde kullanılması, marka ile ihalelere girilmesi, faturalarda işletme adından ya da ticaret unvanından öteye işletme adında/unvanda yer alan ayırt edici kelime öne çıkarılıp markasal olacak biçimde kullanım, internette ticari etki yaratacak biçimde kullanılması gibi markanın ayırt edicilik fonksiyonunu taşıyan diğer kullanma halleri de 9. madde anlamında birer kullanma halidir.
Dosya içeriği dikkate alındığında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 ile getirilen marka iptaline ilişkin düzenleme ile, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinin AYM'nin iptal kararı ile oluşan boşluğun ne şekilde doldurulması gerektiği üzerinde de durulması gerekmektedir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 kullanmamaya dayalı marka iptaline ilişkin olup anılan yasal düzenlemeden önce, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinde de en az beş yıldır kullanılmayan markaların, hükümsüzlük/iptal davaları ile sona erdirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Mülga 556 sayılı Marka KHK henüz yürürlükte iken, 42/1-c maddesinin AYM’nin 09.04.2014 ve 2013/147-2014/75 sayılı, 14.maddesinin ise 14.12.2016 tarih ve 2016/148–189 sayılı kararıyla iptal edildiği, ikincisinin Resmi Gazete’de yayın tarihinin 06.01.2017 olduğu ve bu tarih itibariyle kullanmama nedeniyle hükümsüzlük/iptal davalarına ilişkin mülga KHK’da yer alan yasal dayanak ortadan kalkmış ise de markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı SMK’nın 9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.
Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında, SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği (Numan Sabit SÖNMEZ,” 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar” İHFM,S.76(1), s.283 vd., erişim: https://dergipark.org.tr/download/article-file/545172), sonuç olarak 6769 sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmamaya dayalı iptal şartlarının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14/06/2019 T. 2019/1765 E. 2019/4421 K sayılı kararı)
Markanın iptal ve sicilden terkin yaptırımı ile karşılaşmamak için, tescil kapsamındaki her bir sınıf ve alt sınıf mal ve hizmetlerde kullanılması gerekir. Markanın bir mal veya hizmet bakımından kullanılması, sadece kullanmanın gerçekleştiği mal veya hizmet için markayı ayakta tutmaktadır. Benzer bile olsa, kullanılmayan mal ve/veya hizmet yönünden iptal koşulları oluşmaktadır. Bir başka deyişle, şayet marka benzer bazı mal veya hizmetlerde kullanılmışsa, sınıflar benzer bile olsa kullanılmayan mal veya hizmet bakımından marka iptal edilebilir. O halde kullanımın, her bir mal veya hizmet bakımından marka sahibi tarafından ayrı ayrı ispatı gerekir ispat yükü iptali talep edilen marka hakkı sahibine yüklenir, marka hakkı sahibi markasının kullanıldığını ispat edecektir.
Ciddi Kullanım Yönünden Değerlendirme;
Markanın kullanıldığının kabul edilebilmesi için, söz konusu kullanımın "ciddi" bir kullanım olması gerekmektedir. SMK m.9/f.1'de öngörülen ciddi kullanım ile neyin anlaşılacağı SMK'da açık değildir, ancak salt markanın iptalini önlemek için, göstermelik olarak küçük ölçekte ve sembolik kullanımlar ciddi nitelikte kullanım olarak kabul edilemez.
Ciddi kullanımdan kasıt o markanın tescil edildiği mal veya hizmetler için pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak söz konusu mal veya hizmetlerin menşe kimliğini garanti edecek şekilde kullanılmasıdır.
Ciddi biçimde kullanımdan bahsedebilmek için en öncelikli kriter markanın kullanım yoğunluğu ve markadan elde edilen ekonomik yarardır. Markanın sadece birkaç defa ambalajlara basılması veya az sayıda bastırılan broşürlerde kullanılması gibi kullanım süresi ve etkisi sınırlı, hatta göstermelik denebilecek kullanımlar SMK md.9 anlamında ciddi kullanım teşkil etmez. Markanın ciddi kullanımı belirlenirken markanın kullanım şekli, kapsamı, süresi gibi objektif kriterlerden hareket edilmelidir. Marka sahibi markasını aynı mal veya hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı bir yer edinmek veya yeni bir mal veya hizmet piyasası oluşturmak biçimde kullanmışsa ciddi bir kullanımdan söz edilebilir.
Ciddi kullanım, her somut olayın koşullarına göre değerlendirilir. Genel olarak, ciddi kullanım markanın tescil amacı dahilinde ticari bir amaçla kullanılması olarak ifade edilebilir. Ancak, ciddi kullanımın varlığından söz edebilmek için markanın kullanımı neticesinde bir kazanç elde edilmesi şart değildir. Ciddi kullanımın kabulü için markanın tüm unsurlarıyla birlikte kullanılması şart değildir. Markanın sadece esas unsurlarının kullanılıyor olması da ciddi kullanma yükümlülüğünü karşılar.
Ciddi kullanım kavramı, mehaz düzenlemeler olan 89/104 sayılı Yönergesi'nin 10.maddesi ile 40/94 sayılı Topluluk Markası'na ilişkin Tüzük'ün 15.maddesinde yer almıştır. Ancak ne Yönerge'de ne de Tüzük'te ciddi kullanımın tanımı yapılmamıştır. Bu durum, üye ülkelerin ulusal mahkemelerinde kullanım kavramının farklı şekillerde değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Söz konusu kavramın içeriğinin bağlayıcılığı surette doldurulması ise ATAD'ın yeni bir kararı ile olmuştur. ATAD, Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin önüne gelen bir olayda ATA m.234 uyarınca bekletici mesele yaparak ciddi kullanım kavaramını hakkında yorum kararı talep etmesi üzerine, bu kavramı son derece kesin bir şekilde tanımlamış ve özelliklerini belirtmiştir.
Ciddi kullanım bu şekilde, yalnız marka tarafından bahşedilen hakların elde tutulmasına yönelik sembolik bir kavram olarak anlaşılmamalıdır. Markanın temel işlevine uygun kullanım şartıdır. Bu işlev, markanın tüketiciye yahut son kullanıcıya karşı, bir ürün ya da hizmeti diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal vermeyecek şekilde garanti etmesidir.
Buradan ciddi kullanımın, yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil, markanın koruduğu mal ve hizmetlerin yer aldığı piyasada kullanımı gerektirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Markanın korunması ile üçüncü kişilere ileri sürülebilirlik bakımından tescile bağlanan sonuçlar, markayı oluşturan işareti taşıyan ürün ve hizmetler için, farklı teşebbüslerin ürün ve hizmetlerine nazaran farklı bir piyasa oluşturmak ya da mevcut piyasayı korumaktan ibaret bulunan markanın varlık nedeninin kaybı halinde işlerliği devam ettiremez. Buna göre, markanın kullanımı, evvelce piyasaya sunulmuş mal ve hizmetlere ilişkin olarak veya piyasaya sürülmek üzere olanlar bakımından belirli bir müşteri çevresinin yaratılması amaçlanarak, özellikle reklam kampanyalarında gerçekleştirilmelidir.
Sonuç olarak markanın, kullanımının ciddi olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, markanın ticari kullanımının gerçekliğinin tespitine, özellikle markanın koruduğu mal ve hizmetler bakımından pazar payı yaratılması yahut mevcut pazar payının korunması bakımından doğrudan bir kullanımın varlığına ilişkin tüm olgular ile hal ve şartların bütününün dikkate alınması gerekir. (Yasaman, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi Cilt 1)
Somut olaya dönüldüğünde;
Davalı şirketin ticari defterlerinin ve satış faturalarının incelenmesinde, davalının dava dışı ... unvanlı ...’dan ... 21. Noterliğinin ... tarih ve ... yevmiye numarasında kayıtlı marka devir sözleşmesiyle devraldığı, 06/12/2011 tarihli ... marka tescil numaralı “...” markası, 09/03/2005 tarihli, ... marka tescil numaralı “... ” markası, 10/10/20010 tarihli ... “... şekil” markası, 01/12/2010 tarih ve ... marka tescil numaralı “... şekil” ve 26/10/2011 tarih ve ... marka kod numaralı “... şekil” ve 06/12/2011 tarih ve ... marka tescil numaralı “...” kelimeli markaların sahibi olduğu tespit edilerek ticari defter ve satış faturaları üzerinde yapılan incelemede, davalı şirketin üretim yaptığı fabrikada muhtelif meyve esaslı reçel üretimi ve satışını yaptığı, üretilen ürünlerin üzerinde “...” şekil markasının etiket olarak basılı olduğu, ..., ... ve ... gibi muhtelif marketlerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde ürettiği malları bu marketlere sattığı tespit edilmiştir.
Dava konusu markalardan ... tescil numaralı markanın 35.sınıfı içerisinde “Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, (komposto, reçel, marmelat) tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler (gıda maddesi olarak hazırlanan polen dahil)” konusunda davalının sattığı reçel ve marmelat ürünlerinin girebileceği, aynı şekilde “Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri” açısından davalının sattığı taze meyvenin de bu hususta değerlendirilebileceği ve ... tescil numaralı markanın alt sınıf emtia listesinin incelenmesi sonucu davalının ürettiği reçel, marmelat, dondurulmuş meyve ve taze meyve ürün gruplarının tescil kapsamında bulundurmadığı, dolayısıyla bu marka çatısı altında yapılacak üretimin tescil dışı bir markasal kullanım yaratacağı, sadece markanın kapsamı dahilinde 29.sınıfı dahilinde bulunan “Fındık ve fıstık ezmeleri” konusunda ... Tarım İl Müdürlüğünden 29/01/2009 tarih ve ... numaralı gıda izin belgesine sahip olduğu, ancak ürün grubu bakımından da bilirkişilerce yapılan defter incelemelerinde herhangi bir üretim ve satış rakamının bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır.
Davalı şirket tarafından üretilen reçel, marmelat, dondurulmuş meyve ve taze meyve ürün gruplarında dava konusu “...+şekil” şeklinde kesintisiz şekilde kullanıldığı, yapılan satışlarında faturalarda kullanıldığı, bu kullanımların yukarıda izah olunan ciddi kullanım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı yukarıda izahı yapılan mevzuat ve açıklamalar kapsamında değerlendirildiğinde; davaya konu ... tescil numaralı "...+şekil" ibareli markanın alt sınıf emtia listesinin incelenmesi sonucu davalının ürettiği reçel, marmelat, dondurulmuş meyve ve taze meyve ürün gruplarının tescil kapsamında bulundurmadığı, bu marka çatısı altında yapılacak üretimin tescil dışı bir markasal kullanım yaratacağı, sadece markanın kapsamı dahilinde 29.sınıfı dahilinde bulunan “Fındık ve fıstık ezmeleri” konusunda ... Tarım İl Müdürlüğünden 29/01/2009 tarih ve ...numaralı gıda izin belgesine sahip olduğu, ancak ürün grubu bakımından da bilirkişilerce yapılan defter incelemelerinde herhangi bir üretim ve satış rakamının bulunmadığı dikkate alındığında bu markanın tescilli olduğu sınıflarda izahı yapılan mevzuat kapsamında ciddi kullanımın bulunmadığı, gıda izin belgesinin ciddi kullanım olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmakla bu marka yönünden sübut bulan kullanmamaya dayalı iptal talebinin tümden kabulüne, davaya konu ... tescil numaralı "...+şekil" ibareli markanın 35.sınıfı içerisinde “Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, (komposto, reçel, marmelat) tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler (gıda maddesi olarak hazırlanan polen dahil)” konusunda davalının sattığı reçel ve marmelat ürünleri kapsamında kaldığı yine “Tarım ürünleri, bahçecilik ürünleri” açısından davalının sattığı taze meyvenin de bu hususta değerlendirilmesi gerektiği bahse konu markanın tescilli olduğu diğer sınıflar ve emtialar yönünden ciddi kullanımın ispatlanamadığı anlaşılmakla bu marka yönünden ciddi kullanımı ispatlanmayan mal ve hizmetlerin kullanmamaya dayalı iptali yönünde kısmen kabul kararı vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KISMEN KABULÜ ile,
a)Davalı adına TPMK nezdinde ... no ile tescilli "...+şekil" ibareli markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, SİCİLDEN TERKİNİNE,
b)Davalı adına TPMK nezdinde ...no ile tescilli "...+şekil" ibareli markanın 35.sınıfta yer alan; "müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, tıbbi amaçlı kimsayal ürünler, kimsayal elementler, tıbbi amaçlı diyet maddeleri, zayıflatıcı ürünler, bebek mamaları, tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler, insan ve hayvanlar için diyetetik takviyeler (tıbbi amaçlı olmayan diyet maddeleri, diyet takviyesi olarak gelen, tıbbi amaçlı olmayan hayvan yemi katkıları dahil), diş hekimliği için ürünler (aletler, cihazlar hariç), hijyen sağlayıcı ürünler (pedler, tamponlar, tıbbi amaçlı yakılar, pansuman malzemeleri, kağıt ve tekstilden dahil çocuk bezleri), zararlı bitkileri hayvanları ve mantarlı imha edici maddeler, insan ve hayvanlar için olanlar hariç deodorantlar, havayı tazeleyici kokular, dezenfektanlar, anti septikler (mikrop öldürücüler), tıbbi deterjanlar, et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile hernevi işlenmiş et ürünleri, kuru bakliyat, hazır çorbalar, bulyonlar, zeytin, zeytinezmeleri, süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil), yenilebilir bitkisel yağlar, kuruyemişler, fındık ve fıstık ezmeleri, tahin, yumurtalar, yumurta tozları, patates cipsleri, kahve, kakao, kahve veya kakao esaslı içecekler, çikolata esaslı içecekler, makarnalar, mantılar, erişteler, pastacılık ve fırıncılık mamülleri, tatlılar, bal, arı sütü, propolis, yiyecekler için çeşni, lezzet verici mayalar, kabartma tozları, her türlü un, irmikler, nişastalar, toz şeker, kesme şeker, pudra şekeri, çaylar, buzlu çaylar, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler, krakerler, gofretler, sakızlar, dondurmalar, yenilebilir buzlar, tuz, hububat (tahıl) ve mamülleri, pekmez, bahçecilik (ürünleri hariç) tohumları, ormancılık ürünleri, canlı hayvanlar (kuluçkalık yumurtalar, döllenmiş yumurtalar dahil), canlı ve kurutulmuş bitkiler ve otlar, hayvan yemleri, malt (insan tüketimi için olmayan) biralar, bira yapımında kullanılan preparatlar, maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar, sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar bir araya getirilerek sunulması hizmetleri" mal ve hizmetler yönünden KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, bu mal ve hizmetler yönünden SİCİLDEN TERKİNİNE, fazlaya ilişkin talebinin reddine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 54,40 TL karar harcından peşin yatırılan 44,40 TL'nin mahsubu ile kalan 10,00 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen talepler yönünden 4.910,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ret edilen talepler yönünden 4.910,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yapılan: 3.000,00 TL bilirkişi ücreti, 127,50 TL posta gideri olmak üzere toplam 3.127,50 TL'nin -ret ve kabule göre takdiren hesaplanan- 1.563,75 TL'si ve 88,80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 1.652,55 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan giderin davacı üzerinde bırakılmasına,
6-Davalı tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,
7-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 26/11/2020
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır