T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2020/152 Esas
KARAR NO: 2022/28
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 13/04/2020
KARAR TARİHİ: 27/01/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; müvekkilinin sportif faaliyetlerde kullanılan ekipman ve kıyafetler ürettiğini, mal ve hizmetlerini üretip sunarken ... ibaresini kullandığını, ... ve ... adresli web sitelerinin sahibi olduğunu, kullanmış olduğu markanın .., .., ..., ... ve .... sınıflarda tescil ettirmek üzere ... ve ...başvuru numaraları ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurmuş ise de ..., ... ve ... numaralı marka tescilleri nedeniyle başvurusunun davalının itirazı üzerine kısmen reddedildiğini, ... ibareli markanın gerçek hak sahibi olduğunu, 40 yılı aşkın süredir mal ve hizmetleri üzerinde ve ticari evraklarda markayı kullandığını ve dünyanın farklı ülkelerinde kendi adına marka olarak tescil ettirip ticari unvanında da yer verdiğini, marka henüz tescile konusu edilmeden internet alan adlarının tescilinin yapıldığını, yarım yüzyıldır markanın tanınırlığını sağladığını ve tanınmış bir marka haline getirdiğini, dünya fikri mülkiyet ofisi ve yargıtay tarafından benimsenen kıstaslar çerçevesinde, müvekkil markasının tanınmış bir marka olarak değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle; tanınmış marka sahiplerinin, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 25/1'de yapılan atıfla, tanınmış markanın üçüncü bir kişi tarafından tescile konu edilmesi halinde, bu tescile karşı hükümsüzlük talebinde bulunma hakkına sahip bulunduklarını, unvanda yer alan "IP" ibaresinin "..." kelimesinin kısaltması olduğunu, davalı tarafın kendi ticari unvanındaki esas/kılavuz unsuru, dava konusu tescillerin konusu haline getirerek Sınai Mülkiyet Kanunu m.25/1'in atıf yaptığı madde 6/6 hükmünü ihlal ettiğini, müvekkiline marka görselinde yer alan yazı karakteri ile davalı yanca tescile konu ettiğini, davalının bir şirket olarak basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü bulunduğunu, davalının aynı sektörde faaliyet gösteren davacı markasından haberdar olmamasının mümkün görülmediğini, davalının ... internet alan adını da namına tescil ettirdiğini ve davacıya devri veya terkinin gerektiğini beyan ve iddia ederek, ihtiyati tedbir ile ... numaralı ... ibareli, ...numaralı ... ibareli ve ... başvuru numaralı ... ibareli marka tescillerinin sicilden terkini açıklanan nedenlerle dava sonuçlanıncaya kadar dava konusu ... numaralı ... ibareli, ... numaralı ... ibareli ve ...başvuru numaralı ... ibareli markalanın ve ... şeklindeki alan adının üçüncü kişilere devrinin önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesine ve kararın Türk Patent ve Marka Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na tebliğini, dava konusu ... numaralı ... ibareli,... numaralı ... ibareli ve ... başvuru numaralı ... ibareli markaların kapsadıkları tüm mal ve hizmetler bakımından kullanmama nedeniyle iptalini veya dava konusu ... numaralı ... ibareli, ... numaralı ... ibareli ve ... başvuru numaralı ... ibareli markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinini davalıya ait ... adlı alan adının müvekkil şirkete devrine veya terkinine, davalının ... ŞİRKETİ şeklindeki ticaret unvanında yer alan ... ibaresinin terkinini yargılama giderleri davalı tarafa ait olmak üzere karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalıya usulüne uygun tebligat yapıldığı ancak cevap dilekçesi sunmadığı verilen ek süre içerisinde de cevap sunulmadığı, davalı vekilinin duruşmadaki beyanlarında davanın reddini savunduğu anlaşılmıştır.
Dosyaya sunulan deliller ve TMPK kayıtları celp edilmiştir.
Davalı ... ait davaya konu marka tescilleri incelendiğinde ... nolu "..." ibareli markanın ... Sınıfta 26/07/2006 tarihinden itibaren tescil olunduğu, ... nolu "..." ibareli markanın ... Sınıfta 02/04/2009 tarihinden itibaren tescil olunduğu yine ...nolu "..." ibareli markanın ... sınıflarda 24/02/2012 tarihinden itibaren tescil olunduğu anlaşılmıştır.
Davacıya ait marka tescil belgeleri incelendiğinde; davacının ... nolu tescil başvurusunun 20.09.2018 tarihinde yapıldığı ve 15.03.2021 tarihinde ... Sınıflarda tescil olduğu, ... nolu tescil başvurusunun .../.../.../.../... Sınıflarda 24.09.2018 tarihinde yapıldığı ve 23.03.2021 tarihinde tescil olunduğu, ... nolu tescil başvurusunun ... sınıfta 17.10.2007 tarihinde yapıldığı ve 12.09.2008 tarihinde tescil olunduğu, ... nolu tescil başvurusunun 17.10.2007 tarihinde yapıldığı ve 12.09.2008 tarihinde tescilin yapılmış olduğu ve ... sınıfında tescillendiği, ... nolu tescil başvurusunun 26.07.2006 tarihinde yapıldığı ve 12.07.2007 tarihinde ... sınıfında tescillendiği, ... nolu tescil başvurusunun 02.04.2009 tarihinde yapıldığı ve 24.11.2010 tarihinde .... Sınıfta tescil olunduğu, ... nolu tescil başvurusunun 24.02.2012 tarihinde yapıldığı ve 05.11.2014 tarihinde tescilin yapılmış olduğu ve .... ve .... sınıflarda tescil olunduğu anlaşılmıştır.
Dosyaya sunulan delil ve belgelerin değerlendirilmesi özellikle tarafları arasındaki uyuşmazlık konusunun tespiti yönünden özellikle taraflarca dosyaya sunulan deliller irdelenmek suretiyle SMK hükümleri kapsamında kullanmamaya dayalı iptal şartlarının oluşup oluşmadığı, marka hükümsüzlük şartlarının oluşup oluşmadığı ve ticaret unvanı terkini ve alan adına ilişkin iddia ve savunmalar irdelenmek suretiyle ayrıntılı ve gerekçeli rapor tanzimi yönünden dosya bir marka (akademisyen), bir bilişim, bir (spor) giyim sektör bilirkişiye tevdi olunmuş sunulan 08/08/2021 tarihli kök raporda özetle; Davacı-site internet alan adının 24/07/1995 tarihinden itibaren tescil olunduğunun ve güncel durumda, davacı namına kayıtlı (içerikten) ve aktif kullanımda olduğunun, İçerik Sağlayıcının davacı yan olarak gözlendiği; Davacı-site1 ve davacı-site2 içeriklerinin dava dilekçesinde beyan olunan ve davacı yan iştigal alanıyla uyumlu olduklarının not edildiği; resen yapılan araştırmalarında davalının Facebook ve Twitter adlı Sosyal Ağ Sağlayıcı hesaplarından başka bilgilere ulaşıldığı, davalının @... kullanıcı adı ile Twitter’da sosyal medya hesabı bulunduğu, bunun yanında twitter adresinde davalının ... adresinde resmi internet sitesi olduğu bilgisi üzerine bu siteye de giriş yapıldığı, sitenin faal durumda ve burada davalı firmanın çeşitli tür ve ebatlarda çanta pazarladığı göze çarptığı, internet görselleri üzerinde yapılan incelemede ; davacının ... online satış adresinde yapılan incelemelerde , outdoor diye tanımlanan dışarıda yapılan aktivitelere yönelik ( surf- bisiklet ve kar aktiviteleri ) ürün yelpazesinde aktif olarak satış yaptığı ve markalarını aktif olarak kullandığının tespit edildiği, .../... hesabında yapılan incelemelerde, iş bu rapor için taraflarınca incelemenin yapıldığı tarihlerde 186.653 kişi tarafından beğenildiği ve 192.828 kişi tarafından takip edildiği verilerinin mevcut olduğu; sayfanın 04.05.2009 tarihinde oluşturulduğu, ayrıca markanın .../company/dikine, ..., ... hesaplarının adreslerininde belirtildiği ve mağaza ürün ve satış fiyatlarınında sayfada yer aldığı görüldüğü, firma ile ilgili yapmış oldukları re’sen incelemelerde davalının ...vs. şekilde Turkpatent’te kayıtlı dava konusu markalarını kullanımına yönelik herhangi net bir bulguya taraflarınca rastlanmadığını, açıklanan nedenlerle ... numaralı ... ibareli, ... numaralı ... ibareli ve ... başvuru numaralı ... ibareli marka tescillerinin davacının tescillerinden önce olması nedeniyle davacının davalıya ait bu markaların hükümsüzlüğünü talep edemeyeceği, bununla birlikte değerlendirmelerinde delilleri ile ortaya koyulduğu üzere davalının ürün ve hizmetlerinde ayırt edici nitelikte tescilini aldığı, ürettiği çanta dahil olmak üzere mal ve
hizmetlerinde ...numaralı ... ibareli, ... numaralı ... ibareli ve ... başvuru numaralı ... ibareli marka tescillerini esaslı şekilde 5 yıldan uzun süredir kullanmadığı bu markaları taşıyan ürün ve hizmetlerinin bulunmadığı bu sebeple davacının SMK’nın 9.maddesine göre işbu markaların terkinini talep edebileceği kanaatleri tespit edilmiştir.
Davacı vekilinin 02/09/2021 tarihli Bilirkişi Raporuna itiraz dilekçesinde özetle; Davalının alan adınına ve ticaret unvanına ilişkin taleplerinin gereği gibi incelenmediği, bilirkişi raporunda davalı adına tescilli ... alan adı yerine hatalı olarak ... şeklindeki bağlantıya ilişkin kayıtlar incelendiğini, oysa ... alan adı zaten müvekkili şirkete ait olduğunu, rapordaki ekran görüntülerinde de bu görüldüğünü, ayrıca davalının ticaret unvanında yer alan ve müvekkilin üzerinde gerçek hak sahibi olduğu ... ibaresinin terkinine ilişkin talep, itiraz konusu raporda inceleme konusu dahi yapılmadığını, bilirkişilerin resen araştırma yapmasının kabul edilemeyeceğini, bilirkişi heyetinin dosyaya sunulan delillerden bağımsız inceleme yaptığını, dava konusu markaların hükümsüzlüğünü içeren talebin gereği gibi ele alınmadığını, dava konusu markaların, müvekkiline ait ticaret unvanında yer alan ... ibaresini içermesi ayrı bir hükümsüzlük sebebi olduğunu açıklanan nedenlerle aleyhe hususları kabul etmediklerini raporun itiraz ettikleri kısımlarının nazara alınmamasını ve ihtisas mahkemesi olarak Sayın Mahkemece davalıya ait markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesini, Mahkeme aksi kanaatte ise dava konusu markaların kullanmama nedeniyle iptalini, davalıya ait ... adlı alan adının müvekkili şirkete devrini veya terkinini, davalının ... TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şeklindeki ticaret unvanında yer alan ... ibaresinin terkinine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkememiz 16/09/2021 tarihli duruşmasının 2 nolu Ara kararında "Sunulan raporda gerçek hak sahipliği, sektörel tanınmışlık ve ticaret unvanı terkini talepleri yönünden gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılmadığı anlaşılmakla bu hususlar ve tarafların itirazlarının da değerlendirilmesi yönünden dosyanın rapor sunan heyete tevdii ile davacının dava dilekçesindeki talepleri ve tarafların rapora yönelik itirazlarının değerlendirilmesi sureti ile ek rapor tanziminin istenmesine," karar verilmiş olup dosya ek rapor alınmak üzere Bilirkişi Heyetine tevdi edilmiş ve sunulan 18/12/2021 tarihli ek raporda özetle; ABD kökenli bir firma olan davacı ve markası belli ülkeler dışında (ABD, Kanada vs.) Türkiye’de bilinen tanınmış bir marka olmadığını, İlave olarak Türk Patent nezdinde T kodlu tanınmış marka olarak bir tescili bulunmadığını, ... adlı davalıya ait olduğu iddia olunan internet adresinin İçerik Sağlayıcı gerçek veya tüzel kişilik kimliğine, işbu bilirkişilik ek raporu inceleme tarihi itibariyle umuma yayınlanan bir içeriğe rastlanmadığından, erişilemediği, web sitesinin davalı yana ait olduğu yönünde, internet alan adı kütük kaydı verisi dışında bir olguya rastlanmamış ise de “tr” uzantılı internet alan adlarının tahsisinde Hizmet Sağlayıcı uygulamasında, sadece beyana ve başvuru sırasına dayalı uluslararası internet alan adı tahsisinden farkla, tahsisi talep edilen internet alan adında geçen ibarenin talep edenle ilgisini gösteren çeşitli belgelerin talep edildiğinin bilirkişilik bilgisinde olduğundan hareketle, anılan belgelerin alan adı Hizmet Sağlayıcı ...TİC. A.Ş. uhdesinde olabileceğinin değerlendirildiği; web sitesinin güncel ve erişilebilen arşiv kayıtlarında içerik yönünden iddiaları teyit edici hiçbir olguya rastlanmadığı, davalının ... markasının ve ticaret ünvanının tescili davacıdan önce olduğu, bu sebeple davacının marka ihlali iddiasında davacı bulunamayacağı, ancak davalının ... markasını 5 seneden uzun bir süredir kullanmadığı sabit olmakla Türk Patent sicilinden ... başvuru numaralı ... DK ibareli ve ...numaralı ... ibareli, ... numaralı ... ibareli marka tescillerini terkinini davacı talep edebileceği, ancak aynı durum ticaret ünvanı için geçerli olmayıp davacının davalıya ait ... ŞİRKETİ ticaret unvanının ticari sicilden terkinini talep edemeyeceği, iş bu firmanın faal durumda olduğu tespit ve değerlendirmelerine varmış bulunduklarını belirtmiştir.
Davacı vekili tarafından sunulan 07/01/2022 tarihli Bilirkişi Raporuna itiraz dilekçesinde özetle; bir markanın tanınmış olup olmadığı çeşitli kriterler nezdinde inceleme yapılmak suretiyle tespit edildiğini, bu kıstaslar, markanın kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve yaygınlığı; reklam, temsil, promosyon, gibi tanıtım faaliyetlerinin kapsamı, yurt dışı tescilleri, markaya atfedilen ticari değer, toplumun ilgili kesimince markanın bilinme derecesi gibi çeşitli hususlardan oluşturduğunu, itiraza konu raporda müvekkilinin markasının tanınmış marka olup olmadığının tespitinde müvekkilin yurt dışı tescilleri, uzun yıllardır süregelen kullanım durumu vesaire dikkate sadece "bilinme derecesi" ele alındığı; bu meselenin de yanlış ve çelişkili bir değerlendirmeye konu edildiğini, müvekkilinin tanınmışlığına ilişkin tespitler birbirleri ile çelişkili olup tanınmışlık kriterlerinin tümü göz önüne alınmaksızın gerçekleştirildiğini; eksik ve hatalı incelemeye dayandığını, bu husustaki bilirkişi görüşlerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını, davalı firmanın işler durumda olması, davalıya ait ticaret unvanının terkin edilemeyeceği anlamına gelmediğini, davalı firmanın işler durumda olması, davalıya ait ticaret unvanının terkin edilemeyeceği anlamına gelmediğini, müvekkili şirketin ... markası üzerinde gerçek hak sahibi olup olmadığı inceleme konusu yapılmadığını, Sınai Mülkiyet Kanunun 6. maddesinin 6. ve 9. fıkralarına dayanan hükümsüzlük taleplerinin değerlendirilmediğini, açıklanan sebeplerle, 18.12.2021 tarihli Ek Bilirkişi Raporunda aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ifade ederek itiraz ettikleri hususların Sayın Mahkemece göz önüne alınmaksızın davalıya ait markaların hükümsüzlüğüne; davalıya ait alan adının terkinine veya müvekkil şirkete devrine; davalı ticaret unvanında yer alan ... ibaresinin terkini karar verilmesini, Mahkeme aksi kanaatte ise dava konusu markaların kullanmama sebebiyle iptaline ve davalı ticaret unvanından ... ibaresinin terkinine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava terditli olarak açılmış marka hükümsüzlük ve kullanmamaya dayalı iptal ile markaya tecavüz kapsamında alan adı terkini ve ticaret unvanı terkini taleplerine ilişkindir.
Davacı markasının tanınmış marka olduğu iddiasında bulunmuş olup öncelikle bu hususun ele alınması gerekmektedir.
1-DAVACININ TANINMIŞ MARKA İDDİASI;
6769 sayılı SMK'da ve taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus Özel Dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim Özel Daire 13/03/1998 tarih ve 5647/1704 s. bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" biçiminde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ilişkin olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunma markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
SMK m.6/5'te yer alan "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresine temel teşkil eden düzenleme Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesi hükmüdür. Bu hükümde tanınmış marka kavramına yönelik olarak verilen kriter "herkesçe bilindiği mütalaa edilen" kavramıdır. Antlaşmanın Fransızca metninde markayı ifade etmek "notoirement connue(s)" ifadesi, Almanca metninde ise Türk doktrininde de sıklıkla kullanılan "notorisch bekannte" ifadesi kullanılmaktadır. Yine Konvansiyon'un 29/1-(c) hükmünde muhtelif yorumlarda itirazlar olması halinde Fransızca metin kabul edilir denmek suretiyle, Fransızca (ve takiben Almanca) metnin esas alınmasının yanlış olmadığı söylenebilir. Hukukumuzdaki düzenlemeye de temel teşkil eden anılı hükümde yer alan ifadeler ise herkesçe bilindiği gibi anlamına gelmekte olup, tanınırlık kriteri olarak ilgili/ilgisiz herkesi yeni toplumu esas almaktadır. Bu kabulün ise tanınmış markanın bilinirlik eşiğini çok yukarı koyduğu ve maddenin uygulama alanını daralttığı muhakkaktır. Bir diğer uluslararası antlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) ise 16. maddesinde yer alan düzenleme ile tanınmışlık düzeyi (yüksek) marka kavramını gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sebebiyle doktrinde ve yargı makamlarında farklı özelliklerine göre ve tanınmıştık derecelerine göre, farklı koruma düzeylerine sahip tanınmış marka çeşitlerinin olduğu öngörüsü egemendir. Ancak tanınmış marka huhuken farklı alt türlere ayrılmamakta, TRİPs Paris Konvansiyonu'ndan bağımsız, ayrı bir tanınmış marka kavramı ile ondan ayrı bir düzen getirmemekte, aksine hükmü tamamlamakta, tanınmış marka kavramının uygulama alanını genişletmektedir. Paris Konvansiyonu ve TRIPs bağlamında tanınmış marka tektir. TRIPs düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır. (Bkz. Paslı, 433- 440).
Tanınmış marka kavramının ne olduğu ortaya koyulduktan sonra, bunun tespitinin nasıl yapılacağı sorusuna cevap vermek gerekecektir.
Markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde 1997 tarihli WIPO kriterlerinden faydalanılır. TP'de -bağlayıcı olmamakla birlikte- WIPO tarafndan ortaya konulan bu kriterleri ayrıntılandırmak suretiyle şu kriterleri getirmiştir. (Paslı, Uluslararıs Antlaşmalar, s.451); "1.Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2.Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurtiçi ve yurtdışı tesciller nelerdir?) 3.Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4.Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafî olan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) 5.Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6.Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, hâlen devam etmekte olan marka, haksiz rekabet davaları, itiraz sayıları vb.) 7.Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8.Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9.Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, kârı, yurt çapında ve yurtdışında sahip olduğu dağıtım kanalları; şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hâkimiyeti vs.), 10.Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11.Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb.kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12.Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ( marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir? 13.Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14.Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (Ömek: sedece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları iine alan bir tescil.), 15.Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16.Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari olan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17.Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile çiklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18.Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge."
Tanınmışlığın tespitinde, marka sahibi tarafından yaptırılan promosyon ve tanıtım malzemeleri yanında ulusal basında veya gazetelerde markanın tanınmışlığını ortaya koyan reklam ve haberler de dikkate alınır. Bunun yanında yaygın kullanım alanı, toplum nazarındaki tanınmışlıkta dikkate alınır. Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.
Somut olaya dönüldüğünde; sunulan deliller ve heyet raporundaki değerlendirmeler dikkate alındığında davacının tanınmışlık iddiasını ispatlayamadığı ancak sunulan delillerden davacıya ait markanın söz konusu aktif spor yaşamları ile birebir ilgilenen ve aynı zamanda spor ile bağlantılı yaşamı olan bilgili tüketici kesimince bilinen günlük yaşamda da aktif olarak kullanılabilecek ürünleri içermesi sebebi ile bu bilgili tüketici kesiminin iletişim halinde olduğu ( spor ile ilgilenmemiş bile olsa ) kesimlerce de görsel temas ve gözlem yöntemi ile söz konusu markanın bilinirliğinin olabileceği tespitleri karşısında markanın bilinirliğinin kabulünün gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Her ne kadar davacı tanınmış marka korunmasından sunulan deliller kapsamında yararlanamayacak ise de markaya tecavüz ve diğer taleplerin ele alınmasında bu hususun göz önünde bulundurulması gerektiği anlaşılmış bu husus aşağıdaki değerlendirmelerde ayrıca irdelenmiştir.
2-KULLANMAMAYA DAYALI MARKA İPTAL TALEBİ YÖNÜNDEN;
Marka iptal talebinin SMK 9 ve 25 maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Marka üzerindeki hakkın kazanılması için sicile tescil edilmesi yeterli olsa da kanun koyucu tescil edilmiş marka ile marka hakkı sahibine sağlanan korumanın devam edebilmesini bazı şartlara bağlamıştır. Bunun arkasında; tescil edilen bir markanın haksız yere sahibinin tekelinde kalmasının engellenmesi, Marka sicilinin kullanılmayan markalarla dolu bir 'çöplük' haline gelmesini önlemek veya kullanılmayan bir markadan onu kullanmak ve bir değer yaratmak isteyen bir başka kişinin yararlanmasının önünü açmak gibi pek çok ekonomik ve toplumsal nedenler yatmaktadır. Zira marka hakkı sahibine inhisari bir yetki veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte olduğundan kanun koyucu, bu geniş hakkın yanı sıra marka sahibine hakkaniyet ölçüsünde birtakım sorumluluklar da yüklemiştir. Markanın usulünce kullanılması zorunluluğu da bunlardan bir tanesidir.
Bilindiği üzere, markanın en önemli fonksiyonu, farklı işletmelere ait mal veya hizmetleri birbirinden ayırt etmek olduğu için, ancak kullanılmakla hu fonksiyon yerine getirilmiş olur. Bu sebeple markanın, tescilli olduğu her bir mal ve/veya hizmet sınıfı bakımından kullanılması gerekir, her ne kadar markanın korunması için mutlaka kullanılıyor olması gerekli değilse de, bu kullanmamanın 5 yılı geçmemesi gerekir. Aksi halde marka, iptal yaptırımı ile karşı karşıya kalabilecektir. Kullanılmayan markaların marka teşdi kütüğünü işgal etmesinin önlenmesi ve tescil edilmiş olmakla birlikte kullanılmayan bir markanın, onu kullanmak isteyen kimselerin kullanabilmesine imkan tanınması gerekir. Bundan hareketle, markanın kullanılmaması bir iptal sebebi olarak kabul edilmiştir.
SMK'nın "İptal halleri ve iptal talebi" başlıklı 26. maddesinin 1. fıkrasının a) bendinde "9'uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mevcut olması" markanın iptali sebepleri arasında sayılmıştır. Yine aynı yasanın 26/5 e göre "İptal halleri markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmetlere ilişkin bulunuyorsa sadece o mal ve hizmetler yönünden kısmi iptale karar verilir. Markanın örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez."
SMK m.9/f.1: "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir" hükmüne amirdir.
SMK m.9/f. 2 ve 3 hükümleri uyarınca markayı kullanma olarak kabul edilen durumlar; i) markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, ii) markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve iii) markanın, marka sahibinin izni ile kullanılmasıdır. Bu kullanım halleri sınırlı sayıda değildir. Bunlar belli başlı kullanma halleri olmakla birlikte, markanın gazete ilanlarının bulunması, gazete ve dergilere reklam verilmesi, TV reklamlarının yayınlanması, halkla ilişkilerde kullanılması, marka ile ihalelere girilmesi, faturalarda işletme adından ya da ticaret unvanından öteye işletme adında/unvanda yer alan ayırt edici kelime öne çıkarılıp markasal olacak biçimde kullanım, internette ticari etki yaratacak biçimde kullanılması gibi markanın ayırt edicilik fonksiyonunu taşıyan diğer kullanma halleri de 9. madde anlamında birer kullanma halidir.
Dosya içeriği dikkate alındığında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 ile getirilen marka iptaline ilişkin düzenleme ile, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinin AYM'nin iptal kararı ile oluşan boşluğun ne şekilde doldurulması gerektiği üzerinde de durulması gerekmektedir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 kullanmamaya dayalı marka iptaline ilişkin olup anılan yasal düzenlemeden önce, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinde de en az beş yıldır kullanılmayan markaların, hükümsüzlük/iptal davaları ile sona erdirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Mülga 556 sayılı Marka KHK henüz yürürlükte iken, 42/1-c maddesinin AYM’nin 09.04.2014 ve 2013/147-2014/75 sayılı, 14.maddesinin ise 14.12.2016 tarih ve 2016/148–189 sayılı kararıyla iptal edildiği, ikincisinin Resmi Gazete’de yayın tarihinin 06.01.2017 olduğu ve bu tarih itibariyle kullanmama nedeniyle hükümsüzlük/iptal davalarına ilişkin mülga KHK’da yer alan yasal dayanak ortadan kalkmış ise de markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı SMK’nın 9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.
Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında, SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği (Numan Sabit SÖNMEZ,” 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar” İHFM,S.76(1), s.283 vd., erişim: https://dergipark.org.tr/download/article-file/545172), sonuç olarak 6769 sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmamaya dayalı iptal şartlarının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14/06/2019 T. 2019/1765 E. 2019/4421 K sayılı kararı)
Markanın iptal ve sicilden terkin yaptırımı ile karşılaşmamak için, tescil kapsamındaki her bir sınıf ve alt sınıf mal ve hizmetlerde kullanılması gerekir. Markanın bir mal veya hizmet bakımından kullanılması, sadece kullanmanın gerçekleştiği mal veya hizmet için markayı ayakta tutmaktadır. Benzer bile olsa, kullanılmayan mal ve/veya hizmet yönünden iptal koşulları oluşmaktadır. Bir başka deyişle, şayet marka benzer bazı mal veya hizmetlerde kullanılmışsa, sınıflar benzer bile olsa kullanılmayan mal veya hizmet bakımından marka iptal edilebilir. O halde kullanımın, her bir mal veya hizmet bakımından marka sahibi tarafından ayrı ayrı ispatı gerekir ispat yükü iptali talep edilen marka hakkı sahibine yüklenir, marka hakkı sahibi markasının kullanıldığını ispat edecektir.
Ciddi Kullanım Yönünden Değerlendirme;
Markanın kullanıldığının kabul edilebilmesi için, söz konusu kullanımın "ciddi" bir kullanım olması gerekmektedir. SMK m.9/f.1'de öngörülen ciddi kullanım ile neyin anlaşılacağı SMK'da açık değildir, ancak salt markanın iptalini önlemek için, göstermelik olarak küçük ölçekte ve sembolik kullanımlar ciddi nitelikte kullanım olarak kabul edilemez.
Ciddi kullanımdan kasıt o markanın tescil edildiği mal veya hizmetler için pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak söz konusu mal veya hizmetlerin menşe kimliğini garanti edecek şekilde kullanılmasıdır.
Ciddi biçimde kullanımdan bahsedebilmek için en öncelikli kriter markanın kullanım yoğunluğu ve markadan elde edilen ekonomik yarardır. Markanın sadece birkaç defa ambalajlara basılması veya az sayıda bastırılan broşürlerde kullanılması gibi kullanım süresi ve etkisi sınırlı, hatta göstermelik denebilecek kullanımlar SMK md.9 anlamında ciddi kullanım teşkil etmez. Markanın ciddi kullanımı belirlenirken markanın kullanım şekli, kapsamı, süresi gibi objektif kriterlerden hareket edilmelidir. Marka sahibi markasını aynı mal veya hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı bir yer edinmek veya yeni bir mal veya hizmet piyasası oluşturmak biçimde kullanmışsa ciddi bir kullanımdan söz edilebilir.
Ciddi kullanım, her somut olayın koşullarına göre değerlendirilir. Genel olarak, ciddi kullanım markanın tescil amacı dahilinde ticari bir amaçla kullanılması olarak ifade edilebilir. Ancak, ciddi kullanımın varlığından söz edebilmek için markanın kullanımı neticesinde bir kazanç elde edilmesi şart değildir. Ciddi kullanımın kabulü için markanın tüm unsurlarıyla birlikte kullanılması şart değildir. Markanın sadece esas unsurlarının kullanılıyor olması da ciddi kullanma yükümlülüğünü karşılar.
Ciddi kullanım kavramı, mehaz düzenlemeler olan 89/104 sayılı Yönergesi'nin 10.maddesi ile 40/94 sayılı Topluluk Markası'na ilişkin Tüzük'ün 15.maddesinde yer almıştır. Ancak ne Yönerge'de ne de Tüzük'te ciddi kullanımın tanımı yapılmamıştır. Bu durum, üye ülkelerin ulusal mahkemelerinde kullanım kavramının farklı şekillerde değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Söz konusu kavramın içeriğinin bağlayıcılığı surette doldurulması ise ATAD'ın yeni bir kararı ile olmuştur. ATAD, Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin önüne gelen bir olayda ATA m.234 uyarınca bekletici mesele yaparak ciddi kullanım kavaramını hakkında yorum kararı talep etmesi üzerine, bu kavramı son derece kesin bir şekilde tanımlamış ve özelliklerini belirtmiştir.
Ciddi kullanım bu şekilde, yalnız marka tarafından bahşedilen hakların elde tutulmasına yönelik sembolik bir kavram olarak anlaşılmamalıdır. Markanın temel işlevine uygun kullanım şartıdır. Bu işlev, markanın tüketiciye yahut son kullanıcıya karşı, bir ürün ya da hizmeti diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal vermeyecek şekilde garanti etmesidir.
Buradan ciddi kullanımın, yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil, markanın koruduğu mal ve hizmetlerin yer aldığı piyasada kullanımı gerektirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Markanın korunması ile üçüncü kişilere ileri sürülebilirlik bakımından tescile bağlanan sonuçlar, markayı oluşturan işareti taşıyan ürün ve hizmetler için, farklı teşebbüslerin ürün ve hizmetlerine nazaran farklı bir piyasa oluşturmak ya da mevcut piyasayı korumaktan ibaret bulunan markanın varlık nedeninin kaybı halinde işlerliği devam ettiremez. Buna göre, markanın kullanımı, evvelce piyasaya sunulmuş mal ve hizmetlere ilişkin olarak veya piyasaya sürülmek üzere olanlar bakımından belirli bir müşteri çevresinin yaratılması amaçlanarak, özellikle reklam kampanyalarında gerçekleştirilmelidir.
Sonuç olarak markanın, kullanımının ciddi olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, markanın ticari kullanımının gerçekliğinin tespitine, özellikle markanın koruduğu mal ve hizmetler bakımından pazar payı yaratılması yahut mevcut pazar payının korunması bakımından doğrudan bir kullanımın varlığına ilişkin tüm olgular ile hal ve şartların bütününün dikkate alınması gerekir. (Yasaman, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi Cilt 1)
Somut olaya dönüldüğünde; Marka iptal taleplerinde ispat yükü davalıda olmakla davalı tarafça davaya konu markaların izahı yapılan mevzuat kapsamında ciddi kullanımının bulunduğuna ilişkin herhangi bir delil sunulmamıştır. Yine rapordaki değerlendirmelerde "davalının ... vs. şekilde Turkpatent’te kayıtlı dava konusu markalarını kullanımına yönelik herhangi net bir bulguya taraflarınca rastlanmadığı, marka tescillerini esaslı şekilde 5 yıldan uzun süredir kullanmadığı bu markaları taşıyan ürün ve hizmetlerinin bulunmadığı bu sebeple davacının SMK’nın 9.maddesine göre işbu markaların terkinini talep edebileceği" tespit ve değerlendirmeleri kapsamında talep ele alındığında dava konusu ... başvuru numaralı ... ibareli ve... numaralı ... ibareli, ... numaralı
... ibareli markalar yönünden kullanmamaya dayalı iptal şartlarının oluştuğu anlaşılmakla terditli açılan marka iptal talebinin kabulüne markaların kullanmama nedeniyle iptallerine, sicilden terkinlerine karar vermek gerekmiştir.
3-MARKA HÜKÜMSÜZLÜK İDDİASI YÖNÜNDEN;
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 5. Madde "Marka tescilinde mutlak ret nedenleri " ne ilişkindir. Madde 5/1-ç de " Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler." mutlak red nedeni olarak düzenlenmiştir. 6. Madde ise "Marka tescilinde nispi ret nedenleri " ne ilişkin olup, madde 6/1 "Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir." yine 6/5 'e göre " Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. " yine 6/9'a göre "Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. hükmüne amirdir.
Karıştırılma ihtimali yönünden;
SMK'daki deyimiyle “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali” incelenirken gerek Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide kabul edildiği üzere markaların bir bütün olarak bıraktıkları intiba dikkate alınmalı ve inceleme buna göre yapılmalıdır. Zira benzerlik göreceli bir kavram olduğundan bu olgunun objektif bir esasa bağlanması gereklidir.Objektif esas ise markanın bütünü dikkate alındığında ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde bir benzerliğin olmasıdır.
Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu içtihadında belirtildiği üzere, karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde asıl olanın ortalama tüketicinin algılaması olduğu, tüketicinin her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabileceğinin düşünülmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, markada yer alan yardımcı unsurların ve ayrım gücü az olan ifadelerin her zaman hatırda tutulamayacağının, tüketicinin daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadar hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın al almak yahut hizmetten yararlanmak isteyeceği, bu şekilde genel olarak ürünün önemine göre tanıdığı, beğendiği, bilinirliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir markayı seçerek zaman kısıtlılığının yarattığı olumsuzluklardan kurtulmaya çalışacağı, markanın sağladığı garanti fonksiyonundan yararlanmayı düşüneceği dikkate alınmalıdır.
Sadece alıcıların belirli bir mal veya hizmet yerine başka bir mal veya hizmeti almak istemeleri halinde değil alıcıların mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malları satan ve yahut hizmetleri sunanlar arasında idari veya ekonomik bağlılık olduğuna inanmaları halinde de iltibas ihtimali bulunmaktadır. İki işaret arasındaki benzerlik, telaffuzdan, biçim ve anlam benzerliğinden, genel görünümden ve çağrışımdan doğabilir.
Markanın işlevlerinden biri de, söz konusu malların kaynağını/menşeini garanti etme işlevidir. Markalar bilindiği gibi tek ibareden oluşmuyor ise “esas unsur” ve “yardımcı unsur”lardan oluşabilir. Bu durumda inceleme markanın bütünü dikkate alınarak ayrıca markalarda yer alan esas unsurlar karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
Mal ve hizmetlerin aynı ya da benzer olup olmadığı yönünden; karıştırılma tehlikesinin değerlendirilmesinde malların ve hizmetlerin benzerlik derecesi ile markaların benzerlik derecesi arasında karşılıklı bir bağlantı mevcuttur. Buna göre örneğin markaların kullanıldığı mal ve hizmetler arasında düşük benzerlik derecesi, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksek olmasıyla dengelenebilir. (Sevilay Uzunallı, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012, s.83 vd.). Mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliği değerlendirilirken yalnızca tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış mal ve hizmetler dikkate alınmalıdır; listede yer almayan, ancak fiilen kullanıldığı veya kullanılma niyeti olduğu belirtilen mal ve hizmetler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır (Uzunallı, s.90).
Mal ve hizmetlerin aynılığı ile kast edilen durum açıktır. Mal ve hizmetlerin aynılığı, ilke olarak mal ve hizmetlerin aynı şekilde yazılmış, ifade edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, aynı mal ve hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada anıldığı isimle teknik, bilimsel, literatüre geçmiş isminin farklı olması veya yabancı dildeki isminin Türkçeye de geçmiş olması durumlarında da mal ve hizmetler farklı şekilde ifade edilmiş olsalar da aynı olarak kabul edilecektir.
Nice sınıflandırması ve Türk Patent tebliğine göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin ‘benzer’ olarak değerlendirilmesi de mümkündür ve aynı husus öğreti de kabul edilmektedir (Yasaman Hamdi, Marka Hukuku, Cilt II sh.779). Nitekim Yargıtay’da kararlarında bu yönde değerlendirme yaparken, mal ve hizmetlerin nice sınıflandırması ve TPE tebliğine göre mutlaka aynı sınıfta kullanılmasını değil, benzer mal ve hizmetler yönünden kullanılmasını esas almaktadır (Yargıtay kararları için bkz; Uzunallı, s.41 vd; Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2012, s. 253 vd.).
Somut olaya dönüldüğünde;
Her ne kadar alınan raporlarda hükümsüzlük olgusu ayrıntılı olarak irdelenmemiş ise de taraf markalarının esas unsurunun "..." ibaresi olduğu, birebir benzerliğin söz konusu olduğu, mal ve hizmetler yönünden de davacının seri markaları ile benzerlik bulunduğu, bu noktada tüketiciler nezdinde davalı markasının davacı markası ile görsel açıdan BENZER olması dolayısıyla, "çağrıştırma" ve "bağlantı kurma" suretiyle tüketiciler nezdinde karıştırılma ihtimaline yol açar nitelikte olduğu, iltibasa sebebiyet vereceği, SMK 6 maddesi kapsamında iltibasın oluştuğu sonucuna ulaşılmış olmakla birlikte davanın terditli olarak açıldığı marka iptal yönünden talebin sübut bulduğu gözetilerek usul ekonomisi de gözetilmek suretiyle tekrardan inceleme yapılmasına gerek görülmemiş, aşağıda kötü niyetli tescile dayalı değerlendirmelerde bu husus ele alınmıştır.
Yine raporda ele alınmamış ise de kötü niyetli tescilinde değerlendirilmesi gerektiği izaha muhtaç değildir.
Kötü niyetli tescil iddiasının değerlendirmesi:
Kötü niyetli marka tescili 556 S. KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamış olmasına rağmen, doktrinde bir kısım yazarlar tarafından bu durum da hükümsüzlük nedeni olarak savunulmuş, nihayet SMK 6/9 maddesinde kötü niyetli tescil bir tescil engeli olarak yasal mevzuattaki yerini almıştır. Yargıtay HGK, 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501- E., 2008/507 K. Sayılı kararı ile tescilde kötü niyetliliği markanın hükümsüzlüğüne yol açacağı yönünde içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sonradan vermiş olduğu kararlarda bu hususu dikkate almıştır.
Bir markanın kötüniyetle tescil ettirildiğinden söz edebilmek için, o markanın tescil ettirilmesinin altında başkasına ait olduğunu bildiği bir markayı haksız olarak sahiplenme, başkasına ait markanın tanınmışlığından ve itibarından haksız olarak yararlanma, başkasının markasının piyasaya girmesini engelleme, tescil ettirilen markayı gelecekte gerçek hak sahibine markadan doğan hakları kullanmakla tehdit ederek satma amacı gibi dürüstlük kuralı (MK m d. 2) ile bağdaşmayan kanıtlanabilir niyetlerin yatması gerekir.
Yine bu konuda Yargıtay HGK 2013/1831 E., 2015/1198 K sayılı 15.04.2015 tarihli emsal kararlarında, “...556 sayılı KHK'nın 35/l.maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nîn 35/1. Ve 42/l-(a) maddelerindeki düzenlemelerde, esasen MK'nun 2.maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kütü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42.maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nun 2.maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nın ruhuna da uygundur. ... marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli tescil olarak kabul edilmektedir.
Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişinin iyi niyet iddiasında bulunamayacağına da şüphe yoktur (TMK. m. 2).
Somut olaya dönüldüğünde;
Davalı tarafın sektöründe bilinirliği bulunan davacı markasından haberdar olmama ihtimalinin oldukça düşük olduğu, basiretli tacir ilkesi gereği davacı markasını bildiği ya da bilmesinin gerektiği, kötü niyet yönünden ilk marka tescili olan 2006 tarihi baz alındığında dahi davacı markasının sunulan kayıt ve deliller dikkate alındığında sektörde 1980 li yıllardan beri bulunduğu, 2000 li yıllarda birçok ülkede piyasada yer aldığı, davalının marka tescillerini hiç kullanmadığı da dikkate alındığında davalının marka tescillerinde "tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme" niyetinde olduğu iyi niyetli olmadığı, davacının internet ve sosyal medya kullanımları dikkate alındığında davaya konu "..." ibaresi üzerinde hak sahibi olduğu sonucuna ulaşılmış rapordaki davalı tescillerinin önce tarihli olduğundan bahisle hükümsüzlük iddiasının dinlenemeyeceği değerlendirmelerine itibar olunmamış, kötü niyetli tescil sebebiyle hükümsüzlük şartlarının oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.
4-MARKAYA TECAVÜZ İDDİASI YÖNÜNDEN;
6769 sayılı Kanunun 29. maddesinde marka hakkına tecavüz sayılan fiiller sayılmıştır. Bunlar Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak, marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek halleridir.
İlgili Kanunun 7 inci maddesi; "Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır: a)Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması. b)Tescilli marka ite aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle betik tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması. c)Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci /fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir: a)İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması. b)İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi. c)İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi. ç)İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması. d)İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması. e)İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması. f)İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması. " hükümlerine amirdir.
Kanunun 149.maddesinde "Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir: a)Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti. b)Muhtemel tecavüzün önlenmesi. c)Tecavüz fiillerinin durdurulması. ç)Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini. d)Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması. e)(d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması f)Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d)bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası. g)Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi" şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
SMK m. 29/1-a atfıyla uygulanacak olan SMK m, 7/2- b'ye göre tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tesdili markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması, marka hakkına tecavüz niteliği taşıyacaktır.
Mutlak hak niteliğini taşıyan markanın, marka sahibinin izni olmaksızın bir başkası tarafından kullanılması yasaklanmış bulunmaktadır. Markanın sahibinden başkası tarafından aynen veya taklit, tağyir, iltibas suretiyle kullanılıp kullanılmadığının saptanmasında her şeyden önce markanın şekil ve anlam itibariyle taşıdığı baskın unsur göz önünde tutulmalıdır. Bu baskın unsurun aynen veya değiştirilerek başkası tarafından kullanılması, haksız olarak kullanımın tespitinde büyük önem taşır. Bir marka ana özellikleri itibariyle başkası tarafından bir hakka dayanmadan kullanıldığında tecavüz unsuru gerçekleşmiş olur (Erdal Noyan, Marka Hukuku, Ankara 2006, s.545). Bir marka hakkına tecavüz teşkil edilebilmesi için, markayla ayniyet taşıyan veya benzer olan işaretin, tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetlerde alıcıların karıştırılmasına sebebiyet verecek şekil ve surette kullanılması gerekir.
Yine 6769 sayılı SMK'nın "Önceki tarihli hakların etkisi" başlıklı 155. Maddesine göre "Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez." hükümlerine amirdir.
Somut olaya dönüldüğünde;
Rapordaki değerlendirmelerde ; davalıya ait "..." ibareli alan adının davacının "..." ibareli marka tescillerine izahı yapılan mevzuat kapsamında SMK 7/3-d gereği tecavüz teşkil ettiği, SMK 155 kapsamında davalı tescillerinin tecavüz savunması yapılamayacağı anlaşılmakla tecavüzün önlenmesine yönelik terkin talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
5-TİCARET UNVANI TERKİNİ TALEBİ;
İzah olunduğu üzere SMK’ nın 7. Maddesinin 3. fıkrasının marka sahibi tarafından işaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması yasaklanabilmektedir.
Ticaret unvanı bir taciri diğer tacirlerden ayırt etmeyi sağlarken, marka ise bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamaktadır. Ticaret unvanı veya unvanda yer alan bir kelime, ticaret sicilinde yazılı halinden farklı olarak mal veya hizmetle bağlantılı şekilde kullanılır ve bu kullanıma artık markasal değer atfedilirse, izahı yapılan SMK hükümleri kapsamında marka hakkına tecavüz söz konusu olacaktır. Bu durumda ticaret unvanı, taciri değil, teşebbüsün mal veya hizmetini diğer bir teşebbüsün mal veya hizmetinden ayırt etme fonksiyonunu da üstlenmektedir.
Sonuç olarak; Smk öncesi KHK yürürlüğü döneminde Ticaret Unvanı tek başına markaya tecavüz olarak değerlendirilmemiş, yargı uygulamalarımız ile ticaret unvanının markasal kullanımları markaya tecavüz kapsamında değerlendirilerek terkin taleplerinin kabul olunabileceği yerleşik hale gelmiştir.
Davalıya marka tescillerinin davalı şirket adına SMK yürürlüğü öncesi yapıldığı, yani davalı şirketin SMK yürürlük tarihi öncesi unvanı kullandığı sonucuna ulaşılmakla her ne kadar dava tarihi itibarı ile SMK uygulanması gerek ve zorunlu ise de SMK öncesi dönemde oluşturulan ticaret unvanlarının kullanımının -markasal kullanım olmamak ve markaya tecavüz teşkil etmemek kaydıyla- sonradan yürürlüğe giren yasayla önlemeyeceği raporda yapılan tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında ticaret unvanının terkini için şartların oluşmadığına kanaat getirilmiş, sunulan delillerden davalının ticaret unvanını markasal kullandığına dair tespiti bulunmadığı anlaşılmakla bu yöndeki talebin reddine karar vermek gerekmiştir.
Tüm dosya kapsamı sunulan rapor içerikleri izahı yapılan mevzuat kapsamında değerlendirildiğinde; marka iptal talebine yönelik davanın kabulüne, tecavüz kapsamında değerlendirilen alan adı terkin talebinin kabulüne ve şartlarının oluşmadığına kanaat getirilen ticaret unvanının terkini talebinin reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ İLE; TPMK nezdinde davalı adına ... no ile tescilli "..." ibareli, ...no ile tescilli "..." ibareli ve .. no ile tescilli "..." ibareli markaların kullanmama nedeniyle İPTALLERİNE, sicilden TERKİNLERİNE,
2-"..." ibareli davalı adına kayıtlı alan adının TERKİNİNE,
3-Ticaret unvanı terkini talebinin REDDİNE,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 80,70 TL karar harcından peşin yatırılan 54,40 TL'nin mahsubu ile kalan 26,30 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
5-a)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca alan adı terkini/ tecavüz talebine ilişkin 7.375,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
b)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca marka iptal talebine ilişkin 7.375,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca reddolunan ticaret unvanı terkin/ tecavüz talebine ilişkin 7.375,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
7-Davacı tarafından yapılan: 3.878,25 TL bilirkişi + posta giderinden kabul oranına göre takdiren belirlenen 3.000,00 TL ve 116,60 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 3.116,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Davalı tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,
9-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 27/01/2022
Katip ...
¸
Hakim ...
¸