T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/5
KARAR NO: 2020/425
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 07/01/2016
KARAR TARİHİ: 02/12/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; iş bu dava öncesinde davalı yanın dava konusu “...” ibare ile 35,41,43,44 sınıflar bakımından TPE’ye yaptığı ... sayılı marka başvurusuna müvekkili şirketin yaptığı itiraz üzerine, önce TPE Markalar Dairesi Başkanlığı ’nın ... tarih, ... saydı karan ile 35,41,43,44 şeklinde tüm sınıflar bakmandan red edildiğini, YİDKK'nun 16.02.2015 tarih ve ... sayılı kararı ile de, kısmen 35,41,44 sınıflar bakımından kabul, 43.sınıf hizmetler bakımından red şeklinde karar verildiğini, iş bu davanın davalısı tarafından, TPE YİDK'nın kısmen red kararının iptali talebiyle ... 2.FSHHM'de ... esas-... karar sayılı davanın görüldüğünü, müvekkili şirketin davanın reddini talep ederken diğer yandan da karşı dava olarak TPE YİDK'nın davacı başvurusunun 35,41,44.sınıflar bakımından kısmen kabulüne dair bölümünün iptaline ve/veya tescil edilmişse her halükarda marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ettiğini, ... 2.FSHHM'nin ...esas-... karar sayılı kararı ile davalının davasının red edildiğini, karşı davadaki hükümsüzlük talebine ilişkin olarak Yetkisizlik Kararı verildiğini, “...” ibareli markaların müvekkili...A.Ş (...) şirketi ile ...(...)'nun TPE nezdinde tescilli ortak markası olduğunu, ... marka sahiplerinden ... 'nın ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ... Grup Şirketlerinden olduğunu,...'nın ise Türkiye'nin en güçlü bankalarından olan ... Bankası kuruluşlarından biri olduğunu, müvekkili ile ...'nun uzun yıllar süren emek, yatırım ve tanıtım faaliyetleri sonucunda ...'te "..."ni hayata geçirdiklerini 2004 tarihinde TPE'ye başvurarak "..." ibareli "Ortak Markaları" ortak hizmet markası olarak mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek üzere tescil ettirdiklerini, "...","...", "..." ibare ve şekil markalarının üzerinde üstün ve öncelikli hakkın müvekkili ve ... şirketlerine ait olduğunu, müvekkilinin ... hizmet markasını diğer hizmet ve ürünleri için de aynı esas unsurlu seri markalar halinde tescillerine devam ettiğini, AB ülkeleri nezdinde 27 ülkede birden tescil sağlayan OHİM tescilinin mevcut olduğunu, davalının aynı ibare ve aynı 35.41.44.sınıfltaki tescilinin haksız ve hukuka aykırı bir tescil olduğunu, davalının ... menşeli yabancı bir şirket olduğunu, yurtdışında seyahat organizasyonu ve SPA hizmetleri alanında faaliyet gösterdiğini, markalarının Türkiye'de hiçbir tanınmışlığının bulunmadığını, tüketici bakımından bir bilinirliği olmadığını, bu nedenle ayniyete yakın ibareyi esas unsur olarak ayın sınıflarda kullanmasının müvekkilinin faaliyeti/hizmeti-ürünü olarak algılanabileceğini, davalının marka görüntüsünün, orta seviyedeki insan gözü ile ayırt edilemeyecek şekilde karışıklığa sebebiyet verdiğini, marka görselinde müvekkiline ait markanın asıl ve benzer unsurlarının aynen muhafaza edildiğini, yazı karakterinin de muhafaza edilerek sadece “...” ibaresinin “...” olarak yazıldığını, asli unsurun yan unsurla kullanıldığını “...’ markası ile bire bir aynı görüntüde asıl unsurdan türemiş marka izleniminde olduğunu, yapılan ek değişikliğin hem yazı hem de görüntü açısından iltibas olgusunu yok etmediğini, müvekkillerinin ortak hizmet markası dikkate alınarak oluşturulmuş müvekkiline ait türev bir marka izleniminde olduğunu ve ilk bakışta ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu, davalının ... tescil nolu markası ile müvekkilinin markası ile aynı sınıfta tescilli, aynı görseli kullanarak, müvekkili şirketin emek ve parasının ürünü olan haklı olarak kazandığı tanınmışlıktan yararlanmak ve haksız kazanç elde etmek amacında olduğunu, kötü niyetli olduğunu beyanla ; müvekkili şirketin "...", "...", ... ibare ve şekil “...” markaları üzerinde önceki yıllara dayanan üstün ve öncelikli hak sahibi olduğundan, öncelik ve üstün hakkının tespitine, müvekkilinin tescilli markası ile davalının haksız bir biçimde tescil ettirmiş olduğu markasının tescilli olduğu mal ve hizmetler arasında bağlantılı olduğu ve davalının şekli tescile dayanan haklarının kullanımı sonucunda müvekkilinin menfaatlerinin ağır zarara uğrayacağı da dikkate alınarak; "davalı tarafın; ... tescil numaralı ... markasının haksız ve hukuka aykırı tescilinden doğan şekli haklarını yargılama sonuçlanıncaya kadar davacı müvekkile karşı kullanmasının engellenmesi ve davalı adına tescilli bu markanın yargılama sonuna kadar devri ile bu marka üzerinde bilumum tasarrufların yasaklanması” şeklinde ihtiyati tedbir kararı verilmesini, davalının tescilli markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.
Davalının yurt dışı adresine, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü vasıtasıyla dava dilekçesi usulüne uygun olarak tebliğ olunmuş ancak herhangi bir cevap dilekçesi ve delil ibraz etmediği anlaşılmıştır.
Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.
Dosyada bildirilen deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Dairesi kayıtlarının incelenmesinde, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 35,36,37,41,42,43,44, 45. Sınıflarda ilk defa 30.01.2004 tarihinde, ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 35,36,37,41,42,43,44,45.sınıflarda ilk defa 30.01.2004 tarihinde, ... tescil numaralı "kanyon" ibareli markanın 35,36,37,41,42,43,44,45.sınıflarda ilk defa 14.06.2004 tarihinde, ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 38..sınıftaa 28.09.2011 tarihinde,... tescil numaralı "..." ibareli markanın 38.sınıfta 01.04.2015 tarihinde davacı ... Ticaret A.Ş adına tescil edildiği, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 35,41,44. Sınıflarda davalı ... adına 05.12.2011 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.
Dava konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak dosyaya sunulan 03.06.2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Hükümsüzlüğü talep edilen ...sayılı ... ibareli davalı markasının, davacının ...,... ve... sayılı ... markaları ile karıştırılma/ilişkilendirme ihtimali yarattığı, ancak davalının ... tarih ve ... sayılı “...” ibareli marka tescilinin bulunduğu, söz konusu tescil kapsamında yer alan hizmetler ile hükümsüzlüğü talep edilen ... sayılı markada çakışan hizmetler yönünden davalının kazanılmış hakkının mevcut olduğu, davalının önceki tescili markası ile çakışmayan; “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için "giysiler, ayak giysileri, CD'ler, DVD'ler, gıda (Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler; çubuk/bar şeklinde tahıllar; tahıl müstahzarları; tahıl esaslı atıştırmalık yiyecekler; kurutulmuş meyve esaslı atıştırmalık yiyecekler; kurutulmuş sebze esaslı atıştırmalık yiyecekler; hububat esaslı çubuk/bar esaslı atıştırmalıklar; hububat esaslı atıştırmalık yiyecekler; granola esaslı atıştırmalık yiyecekler; çubuk/bar şeklinde müsli; müsli müstahzarları; çok tahıllı atıştırmalık yiyecekler; kabuklu yemişler ve kabuklu yemiş esaslı çubuk/bar şeklinde atıştırmalıklar; kinoa esaslı atıştırmalık yiyecekler; pirinç esaslı atıştırmalık yiyecekler; tofu esaslı atıştırmalık yiyecekler; buğday esaslı atıştırmalık yiyecekler; gazlı su; soda; içme suları; sular [içecekler]; maden suyu [içecek]), mumlar, kurutulmuş, güzel kokulu bitki, baharat ve çiçek karışım ve derlemeleri, esans yağları" mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satis mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir); Sağlık, sıhhat ve hastalıkların önlenmesi alanlarında seçkinliği göstermek amacıyla, ödüller vasıtasıyla, tanınmışlık sağlama hizmetleri; Bireylerin sağlığı ve sıhhati ile ilgili dosyaların ve kayıtların muhafaza edilmesi hizmetleri'nde kazanılmış hakkının mevcut olmadığı, dolayısıyla bu hizmetler açısından davacı markaları ile davalı markası arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu ve hükümsüzlük koşullarının oluştuğu; Davacının ..., ... ve ... sayılı markalarının tescilli olması karşısında, tescilsiz marka haklarının korunmasını düzenleyen mülga Mülga 556 Sayılı KHK 8/3. maddesi ve SMK 6/3. maddesinin işbu davada uygulanabilirliğine ilişkin hukuki değerlendirmenin Mahkemenin takdirinde olduğu, dosya kapsamında davalının dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan bir niyet taşıdığı ve markanın kötüniyetli olarak başvurulduğuna dair somut bir verinin bulunmadığı..." sonuç ve kanaatinin bildirildiği anlaşılmıştır.
İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
KARIŞTIRILMA İHTİMALİ
Mülga 556 Sayılı KHK 42. Maddesi, 8. maddede sayılan hallerin, SMK 25. maddesi 6. maddede sayılan hallerin mevcut olması halinde, mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceğini düzenlemektedir.
Mülga 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ nin 8./l-b maddesine göre; "Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa yapılacak itiraz üzerine başvurunun tescil edilemeyeceği hüküm altına almıştır.
Bu hükmün 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda karşılığı olan 6/1. maddesi ise; “Tescil başvurusu yapılan bir markanın tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal ve hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir. ” hükmünü havidir.
Markalar arasında karıştırılma ihtimali incelenirken, önce mal ve hizmetler karşılaştırılmalı, mal ve hizmetler arasında ayniyet ya da benzerlik varsa, markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları araştırılmalıdır.
Somut olayda; taraflara ait markalar incelendiğinde markaların 35,41 ve 44. sınıflarda çakıştıkları, hükümsüzlüğü talep edilen davalının ... sayılı markasının hizmetleri ile davacının ..., ... sayılı markalarının hizmetlerinin aynı olduğu anlaşılmıştır.
MARKA İŞARETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI:
Markaların aynı ya da benzer olup olmadıkları incelenirken; Markaların görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikleri, markaların birbirini çağrıştırması, markaların bir bütün olarak uyandırdığı genel izlenim, markaların tescilli oldukları malların veya hizmetlerin hitap ettiği alıcı grubunun (ortalama tüketicinin) kimliği, toplumsal düzeyi ve bilgi seviyesi, markayı taşıyan malın işlevi ve değeri ile alıcının markalı ürünü almaya ayırdığı zaman dilimi, markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurlarının neler olduğu, marka olarak tercih edilen işaretler arasındaki zayıf benzerliğin markaların kullanılacağı ürün ve hizmetler arasındaki kuvvetli benzerlik ile ne derecede telif edilebileceği ya da tersi, markaların işletmesel kökeni gösterme ve ayırt edicilik sağlama gücü, markanın önceden tescil ettirilmiş bir markanın serisi olduğu izlenimi ya da algısı yaratıp yaratmadığı hususları hep birlikte değerlendirilip, kıyaslanan markaların bir bütün halinde yarattığı izlenimin benzer olup olmadığı tespit edilmelidir.
Davacının ... ve ... sayılı markaları, beyaz zemin üstüne siyah renkte, büyük harflerle yazılmış “...” ve “...” ibarelerinden oluşan kelime markalarıdır. Davacı ...sayılı markası ise, beyaz zemin üstüne küçük harflerle yazılmış “...” kelimesi ve kanyon vadilerde yer alan arazi şekillerini çağrıştıran renkli şekil unsurundan oluşmaktadır. Davacı markalarının esas unsuru “...” ibaresidir.
Hükümsüzlüğü talep edilen ... sayılı davalı markası, beyaz zemin üstüne siyah renkte büyük harflerle yazılmış, “...” ibaresinden oluşan kelime markasıdır. İngilizce “...” anlamına gelmektedir. Herhangi bir şekil unsuru içermemektedir. ... sözcüğü İngilizce dilinde Türkçe'deki ... sözcüğü ile aynı anlamına gelmektedir. ... sözcüğü Türkçe’de “Nehirlerce oluşturulmuş derin vadi” anlamındadır. Anlamları aynı olan ... ibareleri, her iki dilde birbirine oldukça yakın şekilde, “...” olarak telaffuz edilmektedir.
Her iki taraf markasında ayırt edicilik, ... ibareleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Davacı markalarının .. esas unsurlu olması ve bu ibarenin bir bütün olarak davalı markası içerisinde yer alması, ... ibaresinin davalı markasının başlangıç kısmında yer alması ve bu ibarenin Türkçe’de aynı anlama gelip, son derece benzer yazılması ve telaffuz edilmesi ve davalı markasının sonunda bulunan “...” ibaresinin, markada farklılık oluşturarak, bu ibarenin davacının ... markalarından uzaklaşmasını sağlayamaması nedeniyle taraf markalarının benzer olduğu kanaatine varılmıştır.
MARKALAR ARASINDA KANŞTIRILMA/İLİŞKİLENDİRME İHTİMALİ VE ÖNCEKİ MARKA TESCİLİ NEDENİYLE KAZANILMIŞ HAKKIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında, herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimalidir. Buradaki “İhtimal” kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Hatta markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile “umumi intiba” ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise, iki işaret arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir. (Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İst. 2012 Sf.443)
Başka bir deyişle iltibas tehlikesi; görsel biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın esaslı unsurları ve tamamlayıcı unsurları, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik, benzerlik, anlam ve biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışımdan kaynaklanabilir. Yine halkın karşılaştırılan işaretler arasında herhangi bir şekilde “bağlantı” kurulabilmesi de benzerlik bulunduğunu kabul etmek için yeterli olmaktadır.
Bu ihtimalin tüm tüketici kitlesi bakımından söz konusu olması şart değildir. Ortalama alıcı kitlesinin tamamı karıştırılma tehlikesine maruz kalmasa bile, bir kısmının bu risk altında bulunması dahi karıştırılma ihtimalinin gerçekleştiğinin kabulü için yeterlidir.
Ortalama tüketici “İyi bilgilenmiş, makul derecede gözlem yapan ve makul derecede dikkatli, makul derecede tecrübeli ve ihtiyatlı kimse”dir. Ortalama tüketici, değişik markalar arasında karşılaştırma imkanını nadir bulabilir ve daha çok markaları hafızasında tutabildiği kadar görüntüsüne göre değerlendirme yapar.
Özellikle sözcük markalarında, tüketiciler, markanın başlangıcına daha fazla önem verirler. Bir veya birden çok sözcükten oluşan markalarda, ilk sözcükler, sözcüğün başlangıç kısmı tüketicinin daha çok dikkatini çekmektedir.
Yukarıda açıklandığı üzere, davalıya ait marka ile davacı markalarının görsel, işitsel ve anlamsal olarak benzer olduğu ve davalı markasının tescilli olduğu hizmetlerin davacı markalarının tescilli olduğu hizmetler kapsamında olduğu tespit edilmiştir.
Buna göre taraf markalarını aynı anda ya da ayrı ayrı gören ortalama tüketicinin markaların ilişkili markalar olduğunu sanması, davalı markasını davacı markalarının yeni bir versiyonu, serisi gibi algılaması mümkündür. Bir kısım tüketici iki farklı marka karşısında bulunduğunu algılayabilse bile, markaların birbirleriyle idarî ve ekonomik olarak bağlantılı şirketlere ait olduğunu sanabilir. Bu nedenle taraf markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu kanaatine varılmıştır.
Ancak dosya içerisinde yer alan mahkeme kararları ve Türk Patent ve Marka Kurumu çevrimiçi evrak sistemi ... üzerinden yapılan incelemede, davalının işbu dava konusu marka ile aynı sınıflarda ve davacının ilk olarak 2004 yılından tescil edilen markalarından önce, 15.06.1998 tarihli ve ... başvuru numaralı “...” ibareli marka tescilinin bulunduğu anlaşılmış olup, kazanılmış hakkın varlığının değerlendirmede dikkate alınması gerekmektedir.
Marka sahibinin önceki marka tescillerinde yer alan ayırt edici unsur değiştirilmeksizin, seri marka yaratma çabası ile yeni marka tescil başvurusunda bulunması durumunda, bu başvuruya konu marka, başvuru sahibinin kendisinin kök markalarından sonra ancak yeni marka başvurusundan önceki bir marka ile benzer olsa bile, önceki markalarından dolayı kazanılmış hakkı nedeniyle yeni markasının tescili mümkün olabilir.
Yargıtay kararlarına göre, bir marka üzerinde kazanılmış hak sahipliğinin iddia olunabilmesi için;
-Önceki markanın tescilli olarak uzun süre kullanıyor olması yani tescilin taraflar arasında çekişme konusu olmaktan çıkmış olması,
-Sonraki markanın, kazanılmış hak sağlayan markanın asli unsuru muhafaza etmesi, yani markaların esas unsurlarının aynı olması,
Sonraki markanın, önceki markanın kapsadığı mal ve hizmetler ile aynı ya da aynı tür mal ve hizmetleri kapsaması, emtia listesinin genişletilmemesi gerekmektedir.
Davalının ... sayılı ... markası, 15.06.1998 tarihinden beri davalı adına koruma altındadır. ... markasının asli unsuru değiştirilmeksizin yanına “...” ibaresi getirilerek, işbu dava konusu... markasının oluşturulduğu ve bu şekilde markaların birbirlerinin serisi imajı taşıdığı görülmektedir. Buna göre davalının, 1998 tarihli marka kapsamında yer alan hizmetler ile çakışan hizmetler yönünden hükümsüzlüğü talep edilen marka açısından kazanılmış hakkının bulunduğu sonucuna ulaşılacaktır.
Davalının önceki...sayılı marka kapsamında; "35.sınıfta; Sağlık kulüplerinin ve sosyal kulüplerin, sağlık çiftliklerinin ve kaplıcaların, kurulmasıyla, işletilmesiyle ve bakımıyla ilgili iş idaresi hizmetleri ve tavsiye ve danışmanlık hizmetleri, 41.sınıfta; Sağlık kulübü hizmetleri,,Zinde kalmak, jimnastik yapmak, beden eğitimi ve eğlence olanakları sağlama hizmetleri;,Boş zamanlan değerlendirmek için olanaklar sağlamak dahil sosyal merkezlerle ilgili hizmetler Yukanda sayılan tüm hizmetlerle ilgili bilgilendirme, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri, 44.sınıfta; Sağlık tesisi ve kaplıca hizmetleri, Sağlık çiftliği, sağlık kliniği hizmetleri, Güzellik salonları; Kozmetik bakım, kuaför salonu ve manikür hizmetleri, Tıpta, zinde kalmakla ve sağlıkla ilgili danışma ve tavsiye hizmetleri, Alternatif terapi hizmetleri, Sauna, solaryum ve Türk hamamı olanaklannın sağlanması hizmetleri ve sayılan tüm hizmetlerle ilgili bilgi, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri"'nin yer aldığı, bu hizmetler ile dava konusu ... sayılı markasında çakışan hizmetler çıkartıldığında, kalan hizmetlerin; 35.sınıfta; Müşterilerin mallan elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için "giysiler, ayak giysileri, CD'ler, DVD'ler, gıda (Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler; çubuk/bar şeklinde tahıllar; tahıl müstahzarlan; tahıl esaslı atıştırmalık yiyecekler; kurutulmuş meyve esaslı atıştırmalık yiyecekler; kurutulmuş sebze esaslı atıştırmalık yiyecekler; hububat esaslı çubuk/bar esaslı atıştırmalıklar; hububat esaslı atıştırmalık yiyecekler; granola esaslı atıştırmalık yiyecekler; çubuk/bar şeklinde müsli; müsli müstahzarları; çok tahıllı atıştırmalık yiyecekler; kabuklu yemişler ve kabuklu yemiş esaslı çubuk/bar şeklinde atıştırmalıklar; kinoa esaslı atıştırmalık yiyecekler; pirinç esaslı atıştırmalık yiyecekler; tofiı esaslı atıştırmalık yiyecekler; buğday esaslı atıştırmalık yiyecekler; gazlı su; soda; içme sulan; sular [içecekler]; maden suyu [içecek]), mumlar, kurutulmuş, güzel kokulu bitki, baharat ve çiçek kanşım ve derlemeleri, esans yağlan" mallannın bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satis mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir), 41.sınıfta ; Sağlık, sıhhat ve hastalıkların önlenmesi alanlannda seçkinliği göstermek amacıyla, ödüller vasıtasıyla, tanınmıştık sağlama hizmetleri (Her ne kadar dava konusu marka sınıf listesinde 41. Sınıf içinde bulunsa da, 35. Sınıfta “Reklamcılık, pazarlama ve satış arttırma hizmetleri ” kapsamında değerlendirilmiştir.), 44.sınıfta; Bireylerin sağlığı ve sıhhati ile ilgili dosyalann ve kayıtların muhafaza edilmesi hizmetleri (Her ne kadar dava konusu marka sınıf listesinde 44. Sınıf içinde bulunsa da, 35. Sınıfta “Büro hizmetleri” kapsamında değerlendirilmiştir.) olduğu anlaşılmıştır.
Davalının belirtilen bu hizmetlerde önceki tescilli markasından kaynaklı kazanılmış hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu hizmetler açısından davacı markaları ile davalı markası arasmda karıştırılma ihtimali bulunduğu ve hükümsüzlük koşullarının oluştuğu kanaatine varılmıştır.
DAVACININ ÜSTÜN VE ÖNCELİKLİ HAK İDDİASI
Mülga 556 Sayılı KHK 8/3. maddesi “ Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan başka bir işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen bir marka aşağıdaki hallerde tescil edilemez, a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmişse, b) Belirtilen işaret sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa" hükmünü, bu hükmün 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda karşılığı olan 6/3. maddesi ise “Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir. ” hükmünü içermektedir.
Söz konusu hükümler, hem nispi bir red nedeni, hem de mülga 556 Sayılı KHK 42 ve SMK 25. maddeleri gereğince hükümsüzlük sebebini düzenlemektedir. Buna göre tescilsiz bir marka ya da işaret üzerinde öncelikli hak sahibi olan kimse, bu işaretin aynı ya da benzeri için başkası tarafından yapılan başvuruya itiraz edebileceği gibi, marka tescil edilmişse hükümsüzlüğünü de talep edebilir.
Burada söz konusu olan, tescil edilmeden kullanılan bir marka veya ticaret sırasında kullanılan ticaret unvanı, isletme adı, alan adı gibi işaretlerdir.
Somut olayda, davacı, davalının 05.12.2011 tarih ve ... sayılı tescili karşısında ... ibareli marka üzerinde, 35, 41 ve 44. Sınıflar için 2004 tarihli tesciline dayanan üstün ve öncelikli hakkının olduğunu ileri sürerek, “...”, “...”, “...” ibare ve şekil markaları üzerinde önceki yıllara dayanan öncelik ve üstün hakkının tespitini ve davalı ... tescil numaralı ... markasının hükümsüzlüğünü talep etmektedir.
Ancak dava dilekçesi içeriğinde, davaya konu marka veya benzeri bir ibarenin davacı tarafından başkaca bir fikri veya sınai mülkiyet konusu olduğuna dair bir iddia yer almadığı gibi, hükümsüzlüğü talep edilen ... sayılı marka başvurusunun yapıldığı tarihte, ... ibaresinin davacı adına 2004 yılından beri tescilli olduğu görülmektedir.
Davacının ..., ... ve ... sayılı markalarının tescilli olması karşısında, tescilsiz marka haklarının korunmasına ilişkin mülga Mülga 556 Sayılı KHK 8/3. maddesi ve SMK 6/3. maddesinin işbu davada uygulanamayacağı kanaatine varılmıştır.
KÖTÜNİYET İDDİASI YÖNÜNDEN İNCELEME
Mülga 556 Sayılı KHK’nin 42. Maddesinde yer alan hükümsüzlük sebepleri arasında kötüniyetli marka tescili bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştır. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501 E- 2008/507 K. sayılı kararı ve bu tarihten sonra yerleşen uygulamaları ile kötüniyet, bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiştir. “Gerçekten de, 556 Sayılı KHK’nin 35/1. Maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötüniyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürütebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK’nin amacına uygundur. Çünkü, KHK’nin 35/1. ve 42/l-(a) maddelerindeki düzenlemeler de esasen MK’nun 2. Maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötüniyetle gerçekleştiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 Sayılı KHK’nin 42. Maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK’nun 2. maddesi uyarınca kötüniyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK’nin ruhuna da uygundur. ”
SMK ise, mülga 556 Sayılı KHK’den farklı olarak kötüniyetli marka başvurusunu açıkça nispi red nedeni saymış ve bir hükümsüzlük nedeni olarak kabul etmiştir. SMK 6/9. maddesi “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." hükmünü içermektedir.
Marka sahibinin markasını tescil ederken, markanın kullanış amacı ve fonksiyonlarına aykırı bir şekilde, iyiniyetli 3. kişileri baskı altında tutma, onlara şantaj yapma veya engelleme amacı gütmesi gibi dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan hallerde kötüniyetli marka tescilinden bahsedilebilecektir.
Davalının, markasını kullanış amacı ve fonksiyonlarına aykırı bir şekilde, davacı ve iyiniyetli üçüncü kişileri baskı altında tutma, onlara şantaj yapma, engelleme ya da bir başkasının markasından haksız yarar sağlama amacına ilişkin herhangi bir olgu ya da olay dosya kapsamında bulunmadığından, hükümsüzlüğü talep edilen markanın kötü niyetli olarak başvurulduğu iddiası sübut bulmamıştır.
Tüm dosya kapsamı, TPMK kayıtları, denetime elverişli bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde, hükümsüzlüğü talep edilen ... sayılı ... ibareli davalı markasının, davacının ..., ..., ... sayılı ... markaları ile karıştırılma/ ilişkilendirilme ihtimali yarattığı, ancak davalının ...Tarih ve ... sayılı ... ibareli marka tescilinin bulunduğu, söz konusu tescil kapsamında yer alan hizmetler ile hükümsüzlüğü talep edilen ...sayılı markada çakışan hizmetler yönünden davalının kazanılmış hakkının mevcut olduğu, davalının önceki tescilli markası ile çakışmayan (TPMK nezdinde ... numara ile tescilli) "..." ibareli markanın 35.sınıfta yer alan " “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için "giysiler, ayak giysileri, CD’ler, DVD’ler, gıda (Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler; çubuk/bar şeklinde tahıllar; tahıl müstahzarları; tahıl esaslı atıştırmalık yiyecekler; kurutulmuş meyve esaslı atıştırmalık yiyecekler; kurutulmuş sebze esaslı atıştırmalık yiyecekler; hububat esaslı çubuk/bar esaslı atıştırmalıklar; hububat esaslı atıştırmalık yiyecekler; granola esaslı atıştırmalık yiyecekler; çubuk/bar şeklinde müsli; müsli müstahzarları; çok tahıllı atıştırmalık yiyecekler; kabuklu yemişler ve kabuklu yemiş esaslı çubuk/bar şeklinde atıştırmalıklar; kinoa esaslı atıştırmalık yiyecekler; pirinç esaslı atıştırmalık yiyecekler; tofu esaslı atıştırmalık yiyecekler; buğday esaslı atıştırmalık yiyecekler; gazlı su; soda; içme suları; sular [içecekler]; maden suyu [içecek]), mumlar, kurutulmuş, güzel kokulu bitki, baharat ve çiçek karışım ve derlemeleri, esans yağları" mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir);", 41.sınıfta yer alan "Sağlık, sıhhat ve hastalıkların önlenmesi alanlarında seçkinliği göstermek amacıyla, ödüller vasıtasıyla, tanınmışlık sağlama hizmetleri;" ve 44.sınıfta yer alan "Bireylerin sağlığı ve sıhhati ile ilgili dosyaların ve kayıtların muhafaza edilmesi hizmetleri” mal ve hizmetler yönünden kazanılmış hakkının mevcut olmadığı, dolayısı ile bu hizmetler açısından davacı markaları ile davalı markası arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu ve bu mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, hükümsüzlüğü talep edilen markanın kötü niyetli olarak başvurulduğu iddiasının sübut bulmadığı tüm bu nedenlerle davanın kısmen kabulü ile hüküm kısmında yer alana mal ve hizmetler yönünden markanın kısmen hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine, fazlaya dair istemin reddine dair karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE, davalı adına TPMK nezdinde ... numara ile tescilli "..." ibareli markanın 35.sınıfta yer alan " “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için "giysiler, ayak giysileri, CD’ler, DVD’ler, gıda (Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler; çubuk/bar şeklinde tahıllar; tahıl müstahzarları; tahıl esaslı atıştırmalık yiyecekler; kurutulmuş meyve esaslı atıştırmalık yiyecekler; kurutulmuş sebze esaslı atıştırmalık yiyecekler; hububat esaslı çubuk/bar esaslı atıştırmalıklar; hububat esaslı atıştırmalık yiyecekler; granola esaslı atıştırmalık yiyecekler; çubuk/bar şeklinde müsli; müsli müstahzarları; çok tahıllı atıştırmalık yiyecekler; kabuklu yemişler ve kabuklu yemiş esaslı çubuk/bar şeklinde atıştırmalıklar; kinoa esaslı atıştırmalık yiyecekler; pirinç esaslı atıştırmalık yiyecekler; tofu esaslı atıştırmalık yiyecekler; buğday esaslı atıştırmalık yiyecekler; gazlı su; soda; içme suları; sular [içecekler]; maden suyu [içecek]), mumlar, kurutulmuş, güzel kokulu bitki, baharat ve çiçek karışım ve derlemeleri, esans yağları" mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, kataloglar ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir);", 41.sınıfta yer alan "Sağlık, sıhhat ve hastalıkların önlenmesi alanlarında seçkinliği göstermek amacıyla, ödüller vasıtasıyla, tanınmışlık sağlama hizmetleri;" ve 44.sınıfta yer alan "Bireylerin sağlığı ve sıhhati ile ilgili dosyaların ve kayıtların muhafaza edilmesi hizmetleri ”
Mal ve hizmetler yönünden KISMEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, bu mal ve hizmetler yönünden sicilden terkinine, fazlaya dair istemin reddine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca alınması gereken 54,40 TL karar harcından peşin yatırılan 29,20 TL'nin mahsubu ile, kalan 25,20 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen talepler yönünden davacı vekili yararına hesap olunan 5,900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca reddolunan talepler yönünden davalı vekili yararına hesap olunan 5,900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yapılan: 1.500,00 TL bilirkişi ücreti, 130,35 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.630,35 TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesap olunan 815,175 TL ve 58,40 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 873,57 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalın kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 02/12/2020
Katip ...
Hakim ...
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İmza ile imzalanmıştır.