T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/4
KARAR NO: 2021/130
DAVA: Marka Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkin
DAVA TARİHİ: 02/01/2019
KARAR TARİHİ: 11/03/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkin davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; müvekkili şirketin 1952 yılından bu yana sarf edilen emek ve yoğun halkla ilişkiler çalışmaları sonucu ... markasını tanıttığını, markanın uluslararası yün standardını gösteren woolmark kalite tescilinin olduğunu, davalıya 26/11/2018 tarihinde faaliyet gösterdiği alanda kullandığı ... ibaresi ile müvekkili şirketin marka hakkını ihlal ettiğini, bu eylemin marka hakkına tecavüz oluşturduğunu, eylemlere son verilmesi ve piyasadaki malların toplanmasını talep eden ihtarname gönderdiklerini, 30/11/2018 tarihli ihtarname cevabında ... markasının koruma altında olduğu gerekçesiyle itiraz edildiğini, davalı markasının müvekkiline ait marka ile aynı sınıfta faaliyet gösterdiğini, bu nedenle mütecaviz konumda ve haksız rekabet içinde olduğunu, davalının ... ibaresini ... şeklinde müvekkili şirketin bölgesel kuruluşu gibi kullandığını, ortalama dikkat düzeyine sahip, makul seviyede bilgilenmiş tüketici nezdinde ilişkilendirilebilecek şekilde ve kafa karışıklığı yaratmak suretiyle kendine ekonomik fayda sağladığını, davalının marka adı ile başlattığı iltibas eylemini ürünlerini piyasaya sürerken kullandığı ambalajları ile iktibas seviyesine yükselttiğini, müvekkili şirketin çocuk manken olarak seçtiği, şirket ortağının oğlunun fotoğrafının davalı markaya ait ürün ambalajında kullandığını, internet ortamında yapılan ... aramalarında ... olarak sonuçlar çıktığını, alışveriş sitelerinde her ne kadar ambalaj üstünde ... yazsa da ... açıklamasıyla ürün satıldığını, davalının iltibaslı kullanımının müvekkili markasına zarar verdiğini, markanın müşterilerinin yaşanan kafa karışıklığı nedeniyle ürünlerin kalitesinin değiştiğini düşündüğünü, müvekkili şirketin önceki hak sahipliği nedeniyle davalının markasının sicilden terkini talep ettiklerini, davalının müvekkili şirketin İstanbul bölgesi ... izlenimi vermeye çalıştığı markasının kötüniyetli kullanımın bir parçası olduğunu iddia ederek, davalı adına tescilli ... tescil nolu ... markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; müvekkilinin ailesinin 1950'li yıllarda üretime başladığını, yurtiçi ve yurtdışında geniş bir satış ağı oluşturarak tanınırlık elde ettiğini, ... markasının davacı tarafından tescil ettirilmeden önce davacı tarafla birlikte kullanıldığını, ancak davacının söz konusu markayı müvekkilinden önce tescil ettirdiğini, davacının ... olarak, müvekkilinin ... olarak bilindiğini, müvekkilinin ... markasını ... tescil numarası ile tescil ettirdiğini, TPMK tarafından herhangi bir ret veya iptal kararı verilmediğini, davacının markasının 22/08/2002, müvekkili markasının ise 24/08/2006 tarihinde tescil edildiğini, işbu davanın ise 02/01/2019 tarihinde açıldığını, marka sicilinin aleni olduğunu, resmi marka gazetesinin herkese açık olduğunu, davacı ile müvekkili arasındaki ticari ilişkiler, geçmişe dayalı hukuk ve tanışıklık ile davacı tarafından açılan diğer dava tarihleri dikkate alındığında, davacının müvekkilinin sonraki tarihli ... markasını kullandığını bildiği veya bilmesi gerektiğini, bu durumda davacının bu duruma beş yıl boyunca sessiz kaldığını, davacının kötüniyet iddiasını ispatlaması gerektiğini, ihtarnameye verilen yanıtta da belirtildiği üzere müvekkiline ait ... markasının yazı karakteri, renk, logo, ambalaj, kutu, resim, görsellerde kullanılan objeler, ebat olarak kendi başına ayırt edici unsurlara sahip olduğunu, bu yönlerden davacının markasından ayrıldığını, ... kelimesinin TDK sözlüğünde "özgü, katışıksız, en iyi cinsten, saf" anlamlarına geldiğini, bu neden ile davacı markasında kullanılan "..." kelimesinin kanun uyarınca mutlak ret sebeplerinden olduğunu, müvekkili markasının davacı markasından ziyade ... kelimesini çağrıştırdığını, bu neden ile davacının markası ile karıştırılmasının mümkün olmadığını, tüketicilerin davaya konu markalar arasında bağlantı kurmasının mümkün olmadığını, markaların karıştırılma ihtimalinin bulunmadığını, zira her iki markanın da piyasada en az diğeri kadar tanınırlığa sahip olduğunu, markaların görsel, işitsel veya kavramsal benzerliği bulunmadığını, davacının diğer açtığı davalar da göz önünde bulundurulduğunda tekelleşme çabası içinde olduğunu, marka ambalajlarında kullanılan çocuk manken görsellerinin, davacının rica ve talebiyle değiştirildiğini, müvekkiline ait ürünlerin etiketlerinde marka ismi, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığını, bu neden ile davacının şikayet aldığına ilişkin iddiasının kabul edilemeyeceğini, benzerliğin tespitinde münferit unsurlardan ziyade genel görünüm, yani bütünsel benzerliğin dikkate alınması gerektiğini, açıklanan nedenler ile işbu davanın zamanaşımına uğraması ve hak düşürücü süre içinde açılmaması yönünden usulden, dava konusu markaların birbirlerinden tamamen ayırt edici unsurlara sahip olmaları ve davalının markasının bizatihi tanınmış marka ve belli bir ekonomik değere sahip olması nedenleriyle esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyada bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, tanık beyanları alınmış, bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 35.sınıf emtialarında 17/02/2004 tarihinde tescil edildiği, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 25.sınıf emtialarında 07/09/2005 tarihinde tescil edildiği ve ... Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı oldukları anlaşılmıştır.
... tescil nolu "..." ibareli markanın 05 ve 25.sınıf emtialarında 04/05/2009 tarihinde tescil edildiği ve ... adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Davacı tanığı ... ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin ... Talimat sayılı dosyasının 24/12/2019 tarihli celsesinde verdiği beyanında, davacı şirketin eski sahibi olduğunu, şimdi emekli olduğunu, şirketin 1952 yılından bu yana faaliyette olduğunu, şirketin logosunun tüm Türkiye çapında bilindiğini, woolmark tescillerinin olduğunu, davalının markalarını taklit ettiğini ve düşük kalite ürün sattıkları için tüketicilerin şikayetlerini kendilerine ilettiğini, ürünlerinde kullandıkları çocuk mankenlerden birinin kendi torunu olduğunu, davalının torunun resmini ürünlerinde reklam amaçlı kullandığını, şirketin İstanbul satışlarının tüm Türkiye satışlarının %60'ını oluşturduğunu ifade etmiştir.
Davacı tanığı ... ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ... Talimat sayılı dosyasının 24/12/2019 tarihli celsesinde verdiği beyanında, 1984 yılından bu yana davacı şirkette çalıştığını, davalının davacının markasını taklit ederek ürettiği ancak düşük kaliteli olan ürünlerini alan tüketicilerin, ürünleri davacıya ait zannettikleri için şikayetlerini davacıya ilettiklerini, davalının internet satışının olup olmadığını bilmediğini ancak davalının davacının logo, yazı karakteri ve kendi çocuk mankenlerini kullandıklarını ifade etmiştir.
Davalı tanığı ... 06/02/2020 tarihli duruşmada verdiği beyanında, 2006 Yılında Ümraniye'de bulunan iç çamaşırı ve yün satan bir firması olduğunu, 2006-2009 yılları arasında ... markasına ait ürünleri sattıklarını, davacıya ait markayı hiç duymadığını, her iki tarafa ait markalara ait ambalajlar gösterildiğinde ikisinin birbiriyle karıştırılmayacağını ifade etmiştir.
Davalı tanığı ... 06/02/2020 tarihli duruşmada verdiği beyanında, davalı şirketi 1983 yılında kendinin kurduğunu ve 2002 yılında oğluna devrettiğini, davacıya ait markayı piyasadan tanıdığını ancak her iki tarafa ait markanın da ambalaj, renk ve yazım şekillerinin farklı olduğunu, ürünlerin birbiriyle karıştırılmasının mümkün olmadığını, kendi markalarının hitap ettiği kesimin markaların farklı olduğunu bildiğini, kullanımlarının davacının markasının taklidi olmadığı ifade etmiştir.
Mahkememizce alınan raporda bilirkişilerin, taraflarca ... ibaresinin tescilden önce kullanıldığına ilişkin herhangi bir delil sunulmamışsa da dosyaya sunulan suret şeklindeki emsal yargı kararları tanık beyanları doğrultusunda üstün hak sahibinin davacı olduğu, tarafların markalarının tanınmış olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılamadığı, somut olayda, davalının marka tescilinin kötü niyetli olduğu yönündeki iddiaların somut verirlerle kanıtlanamadığı, bu iddiayı kanıtlamaya yönelik herhangi bir delil sunulmadığı anlaşılmış ise de internet sitelerindeki satışı gösterir ekran görüntüleri ve çocuk manken görseli göz önünde bulundurulduğunda davalı kullanımlarının kötü niyetli olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğinin mahkemenin takdirinde olduğu, hükümsüzlüğü talep edilen davalıya ait ... tescil numaralı ... markasının 04/05/2009 tarihinde tescil edildiği, huzurdaki davanın ise 02/01/2019 tarihinde açıldığı göz önünde bulundurulduğunda, beş yıl sessiz kalma yolu ile hak kaybının söz konusu olabileceği ancak hak kaybının istisnası niteliğindeki kötü niyetin varlığının mahkemenin takdirinde olduğu, ... tescil numaralı ... ibareli markanın hükümsüzlük koşullarından mal ve hizmetlerin benzerliği kıstası yerine getirilmiş ise de sessiz kalma yolu ile hak kaybının olup olmadığının mahkemenin takdirinde olduğu, hususlarında görüş ve tespitlerini bildirdikleri anlaşılmıştır.
Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.
Davacının Gerçek Hak Sahipliği İddiası
Raporda da tespit olunduğu üzere; çözümlenmesi gereken ilk sorun ... ibaresi üstünde üstün hak sahibinin kim olduğu sorunudur.
6769 sayılı SMK ile marka hukukumuzda tescil ilkesi kabul edilmiştir. Ancak tescil ilkesi kabul edilmesine rağmen sistemimiz getirilen istisnalar nedeniyle kullanma sistemine daha yakındır. Yargıtay da yerleşik uygulamasında gerçek hak sahipliği kuralını benimsemiş ve markayı ilk defa kullanıp ona ayırt edicilik kazandıranı gerçek hak sahibi olarak adlandırmıştır. Ancak bir kimsenin bir markayı sadece ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğu kabul edilemez.
Tescil edilmemiş markaya SMK ile koruma sağlanmasının sebebi sadece tescilsiz marka sahibinin markayı ilk kez kullanmaya başlaması değildir. Aksine markanın kullanımını haklı kılacak daha temel ve önemli bir sebep bulunmalıdır. Bu da markanın belli bir yer, bölge ve piyasada bilinir hale gelmesidir.
Doktrinde marufiyet kuralı olarak isimlendirilen bu şart hem Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamasında hem de Yargıtay içtihatlarında kabul edilmiş ve tescilsiz marka sahibinin kendisinden sonra yapılan tescilleri engelleyebilmesi veya hükümsüzlük davası açarak haksız yapılmış tescilleri ortadan kaldırabilmesi için tescilsiz markanın yoğun kullanımının kanıtlanması gerekmektedir.
Markayı tescil ettirmeden ilk defa kullanan ve maruf hale getiren kişinin "gerçek hak sahipliğine" dayalı olarak SMK'nın 6.maddesi hükmünden yararlanarak aynı markanın aynı tür mal ve hizmet için bir başka kişi adına tesciline itiraz edebilmesi veya hükümsüzlük davası açabilmesi için; 1.Davacıya ait markanın ayırt edicilik kazanmış olması, 2.Markanın, itiraz eden veya dava açan tarafından diğer haksız başvuru/tescil yaptığı iddia edilen kişinin başvurusundan önceki bir tarihten beri kullanılmakta olması, 3.İtiraz sahibinin veya hükümsüzlük davası açanın üzerinde önceden kullanmaya dayalı hak sahibi olduğunu iddia ettiği ibare ile tescil başvurusu yapılan veya hükümsüzlüğü talep edilen markanın aynı veya benzer olması gerekmektedir.
Yargıtay 11. HD. 1998/1734 esas, 1998/5146 karar sayılı ve 06/07/1998 tarihli kararında, "İsviçre-Türk markalar hukuku, marka üzernideki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeye dayanır. Marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı, ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Buna 'gerçek hak sahibi' denilir ve bu tescil açıklayıcı etkiye sahiptir. Buna mukabil bir markayı ihdas etmeksizin seçip tescil ettiren kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Ancak, bu tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etkiye sahipliği devam eder. Çünkü, hakiki, gerçek hak sahipliği ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak vermez. Markanın hakiki hak sahibi markasının aynısını veya tefrik edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin, sonradan tescil edilmiş markanın terkinin istenebileceği kabul edilmektedir." şeklinde karar verilmiştir.
Dosya içeriği incelendiğinde her iki tarafın da ... ibaresini 1950'li yıllardan itibaren kullandıklarını, davacının söz konusu ibareyi önce tescil ettirmesi nedeniyle davalının ... markasını tescil ettirdiğini iddia ettiği anlaşılmıştır. Ancak her iki taraf da önceki kullanımlarına ilişkin herhangi bir belge sunmamıştır.
Talimat yolu ile dinlenen davacı tanığı ..., davacı şirketin eski sahibi olduğunu ve şirketin 1952 yılından beri faal olduğunu ifade etmiştir. Mahkememizce dinlenen davalı tanığı ... ise firmasını 1983 yılında kurduğunu ve 2002 yılında oğluna devrettiğini ifade etmiştir.
Her ne kadar davacı tarafından önceki kullanımlarına ilişkin herhangi bir belge sunulmamış ise de dosyaya sunulan emsal kararlar arasında yer alan ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 27/02/2008 tarih, ... Esas ve ...Karar sayılı dosyasında, "[…] Dosya içeriğinde bulunan ... markasının yer aldığı eski tarihli gazete ilanları, ...'e ait ... İmalatı işletme adının 16/04/1961 tarihinde tescil edildiğine ilişkin ... Sanayi ve Ticaret Odası Sicil Kaydı, 1979, 1986, 1987, 1994, 1999, 2000, 2001 ve 2002 yıllarına ait davacının kestiği ve üstünde ... markasının yer aldığı faturalar, ... markasının yer aldığı etiket örnekleri, internet sitesinin çıktıları, davacı tanıklarının anlatımları, ... markalı ürünlere ait kataloglar ve marka tescil belgeleriyle ... ibaresinin 1979 yılından beri 25.sınıfta yer alan ilgili emtialara ilişkin olarak davacının faaliyetlerinde kullanıldığı […]" ibaresinin yer aldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu mahkeme kararının suret olduğu göz önünde bulundurularak, hem ... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 27/02/2008 tarih, ... Esas ve ... Karar sayılı dosyasında geçen ibarenin varlığı hem de davacı ve davalı tanıklarının beyanları değerlendirildiğinde, ... markasının davacı tarafından tescilden önce de kullanıldığı bu neden ile davacının ... markasının üstün hak sahibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tanınmış Marka İddiası;
6769 sayılı SMK'da ve taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus Özel Dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim Özel Daire 13/03/1998 tarih ve 5647/1704 s. bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" biçiminde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ilişkin olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunma markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
SMK m.6/5'te yer alan "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresine temel teşkil eden düzenleme Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesi hükmüdür. Bu hükümde tanınmış marka kavramına yönelik olarak verilen kriter "herkesçe bilindiği mütalaa edilen" kavramıdır. Antlaşmanın Fransızca metninde markayı ifade etmek "notoirement connue(s)" ifadesi, Almanca metninde ise Türk doktrininde de sıklıkla kullanılan "notorisch bekannte" ifadesi kullanılmaktadır. Yine Konvansiyon'un 29/1-(c) hükmünde muhtelif yorumlarda itirazlar olması halinde Fransızca metin kabul edilir denmek suretiyle, Fransızca (ve takiben Almanca) metnin esas alınmasının yanlış olmadığı söylenebilir. Hukukumuzdaki düzenlemeye de temel teşkil eden anılı hükümde yer alan ifadeler ise herkesçe bilindiği gibi anlamına gelmekte olup, tanınırlık kriteri olarak ilgili/ilgisiz herkesi yeni toplumu esas almaktadır. Bu kabulün ise tanınmış markanın bilinirlik eşiğini çok yukarı koyduğu ve maddenin uygulama alanını daralttığı muhakkaktır. Bir diğer uluslararası antlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) ise 16. maddesinde yer alan düzenleme ile tanınmışlık düzeyi (yüksek) marka kavramını gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sebebiyle doktrinde ve yargı makamlarında farklı özelliklerine göre ve tanınmıştık derecelerine göre, farklı koruma düzeylerine sahip tanınmış marka çeşitlerinin olduğu öngörüsü egemendir. Ancak tanınmış marka huhuken farklı alt türlere ayrılmamakta, TRİPs Paris Konvansiyonu'ndan bağımsız, ayrı bir tanınmış marka kavramı ile ondan ayrı bir düzen getirmemekte, aksine hükmü tamamlamakta, tanınmış marka kavramının uygulama alanını genişletmektedir. Paris Konvansiyonu ve TRIPs bağlamında tanınmış marka tektir. TRIPs düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır. (Bkz. Paslı, 433- 440).
Tanınmış marka kavramının ne olduğu ortaya koyulduktan sonra, bunun tespitinin nasıl yapılacağı sorusuna cevap vermek gerekecektir.
Markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde 1997 tarihli WIPO kriterlerinden faydalanılır. TP'de -bağlayıcı olmamakla birlikte- WIPO tarafndan ortaya konulan bu kriterleri ayrıntılandırmak suretiyle şu kriterleri getirmiştir. (Paslı, Uluslararıs Antlaşmalar, s.451); "1.Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2.Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurtiçi ve yurtdışı tesciller nelerdir?) 3.Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4.Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafî olan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) 5.Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6.Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, hâlen devam etmekte olan marka, haksiz rekabet davaları, itiraz sayıları vb.) 7.Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8.Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9.Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, kârı, yurt çapında ve yurtdışında sahip olduğu dağıtım kanalları; şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hâkimiyeti vs.), 10.Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11.Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb.kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12.Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ( marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir? 13.Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14.Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (Ömek: sedece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları iine alan bir tescil.), 15.Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16.Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari olan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17.Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile çiklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18.Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge."
Tanınmışlığın tespitinde, marka sahibi tarafından yaptırılan promosyon ve tanıtım malzemeleri yanında ulusal basında veya gazetelerde markanın tanınmışlığını ortaya koyan reklam ve haberler de dikkate alınır. Bunun yanında yaygın kullanım alanı, toplum nazarındaki tanınmışlıkta dikkate alınır. Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.
Somut olaya dönüldüğünde;Her iki taraf da dilekçelerinde markalarının piyasada tanınır ve bilinir olduğunu iddia etmiş ancak dosyaya bu konuda herhangi bir delil sunmamıştır. Davacı tanığının beyanları ve suretleri sunulan emsal mahkeme kararları değerlendirildiğinde davacı şirketin 1960'lı yıllardan itibaren piyasada olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca internette ... adı ile arama yapıldığında davacıya ait markanın pek çok ticari sitede satıldığı tespit edilmiştir. Davalıya ait ... markasına ait ise internette herhangi bir kayıt bulunamamıştır. Açıklanan neden ile taraflarca dosyaya bu konuda herhangi bir belge sunulmaması ve Türk Patent nezdinde de her iki tarafın markasının da tanınmış olarak tescil edilmemiş olması nedeni ile ancak yukarıda belirtilen diğer hususlar göz önünde bulundurulduğunda, davacıya ait ... markasının piyasada daha bilinen bir marka olduğu söylenebilir. Ancak somut olayda tanınmışlık halinin günümüzdeki karşılığının değil, davalıya ait hükümsüzlüğü talep edilen ... tescil numaralı ... markasının başvuru tarihindeki durumunun değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında tanınmışlık olgusunun sübut bulmadığı tescil tarihi itibarı ile tanınmış marka olarak kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Hükümsüzlük iddiası yönünden;
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 5. Madde "Marka tescilinde mutlak ret nedenleri " ne ilişkindir. Madde 5/1-ç de " Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler." mutlak red nedeni olarak düzenlenmiştir. 6. Madde ise "Marka tescilinde nispi ret nedenleri " ne ilişkin olup, madde 6/1 "Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir." yine 6/5 'e göre " Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. " yine 6/9'a göre "Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. hükmüne amirdir.
Karıştırılma ihtimali yönünden;
SMK'daki deyimiyle “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali” incelenirken gerek Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide kabul edildiği üzere markaların bir bütün olarak bıraktıkları intiba dikkate alınmalı ve inceleme buna göre yapılmalıdır. Zira benzerlik göreceli bir kavram olduğundan bu olgunun objektif bir esasa bağlanması gereklidir.Objektif esas ise markanın bütünü dikkate alındığında ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde bir benzerliğin olmasıdır.
Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu içtihadında belirtildiği üzere, karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde asıl olanın ortalama tüketicinin algılaması olduğu, tüketicinin her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabileceğinin düşünülmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, markada yer alan yardımcı unsurların ve ayrım gücü az olan ifadelerin her zaman hatırda tutulamayacağının, tüketicinin daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadar hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın al almak yahut hizmetten yararlanmak isteyeceği, bu şekilde genel olarak ürünün önemine göre tanıdığı, beğendiği, bilinirliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir markayı seçerek zaman kısıtlılığının yarattığı olumsuzluklardan kurtulmaya çalışacağı, markanın sağladığı garanti fonksiyonundan yararlanmayı düşüneceği dikkate alınmalıdır.
Sadece alıcıların belirli bir mal veya hizmet yerine başka bir mal veya hizmeti almak istemeleri halinde değil alıcıların mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malları satan ve yahut hizmetleri sunanlar arasında idari veya ekonomik bağlılık olduğuna inanmaları halinde de iltibas ihtimali bulunmaktadır. İki işaret arasındaki benzerlik, telaffuzdan, biçim ve anlam benzerliğinden, genel görünümden ve çağrışımdan doğabilir.
Markanın işlevlerinden biri de, söz konusu malların kaynağını/menşeini garanti etme işlevidir.
Markalar bilindiği gibi tek ibareden oluşmuyor ise “esas unsur” ve “yardımcı unsur”lardan oluşabilir. Bu durumda inceleme markanın bütünü dikkate alınarak ayrıca markalarda yer alan esas unsurlar karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
... tescil numaralı ... ibareli markanın hükümsüzlük koşullarının oluşup oluşmadığı bakımından değerlendirme;
... ibaresi her iki tarafın da markasında bulunmaktadır. Bilindiği üzere bir marka ilgili olduğu emtiayı ne kadar kapsıyorsa, ayıt ediciliği o kadar düşüktür. ... markası tüketicide doğrudan ilgili markanın yünlü tekstil ürünleri hakkında olduğunu çağrıştırmaktadır. Bu neden ile ayırt ediciliğinin düşük olduğu söylenebilir. Bir işaret doğası gereği ayırt edici nitelikte olabileceği gibi, başlangıçta ayırt edici nitelikte bulunmayan bir işaret kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanabilir. ... markasının 1960'lı yıllardan beri piyasada olması ve internette yapılan araştırmada markaya sıkça rastlanması, davacının markasının bilinirliğini artırdığı ve ... markasına bir ayırt edicilik kazandırdığı rapordaki tespitlerde yer almaktadır.
Davalıya ait olan ve hükümsüzlüğü talep edilen ... tescil numaralı ibareli marka bir bütün olarak incelendiğinde, görsel, işitsel ve kavramsal açılardan davacıya ait olan markasını çağrıştırmaktadır. Zira ... ibaresinin başına getirilen ... ibaresi Istanbul ilinin kısaltmasını yani coğrafi bir alanı akla getirdiğinden, tüketicide ... markasının Istanbul ayağı algısını yaratması muhtemeldir. Ayrıca davalının markasal kullanımları da doğrudan ... ibaresine vurgu yaptığından, tüketicinin taraflara ait markaları karıştırma ihtimalinin bulunduğu izahtan varestedir. Bu açıdan bakıldığında, tüketiciler tarafından davalının ... markasının davacının ... markalarının bir türevi olarak algılanabilmesi ve söz konusu markaları taşıyan emtianın ve/veya hizmetin müşteriler tarafından aynı ekonomik kaynağa atfetmesi mümkün olabilecektir.
Davalının ve davacının markaları 25. sınıfa dahil emtia ve hizmetler yönünden aynı olup, mal ve hizmetlerin benzerliği de dikkate alındığında davacının iltibasa dayalı hükümsüzlük talebinin sübut bulduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kötü niyetli tescil iddiasının değerlendirmesi:
Kötü niyetli marka tescili 556 S. KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamış olmasına rağmen, doktrinde bir kısım yazarlar tarafından bu durum da hükümsüzlük nedeni olarak savunulmuş, nihayet SMK 6/9 maddesinde kötü niyetli tescil bir tescil engeli olarak yasal mevzuattaki yerini almıştır. Yargıtay HGK, 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501- E., 2008/507 K. Sayılı kararı ile tescilde kötü niyetliliği markanın hükümsüzlüğüne yol açacağı yönünde içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sonradan vermiş olduğu kararlarda bu hususu dikkate almıştır.
Bir markanın kötüniyetle tescil ettirildiğinden söz edebilmek için, o markanın tescil ettirilmesinin altında başkasına ait olduğunu bildiği bir markayı haksız olarak sahiplenme, başkasına ait markanın tanınmışlığından ve itibarından haksız olarak yararlanma, başkasının markasının piyasaya girmesini engelleme, tescil ettirilen markayı gelecekte gerçek hak sahibine markadan doğan hakları kullanmakla tehdit ederek satma amacı gibi dürüstlük kuralı (MK m d. 2) ile bağdaşmayan kanıtlanabilir niyetlerin yatması gerekir.
Yine bu konuda Yargıtay HGK 2013/1831 E., 2015/1198 K sayılı 15.04.2015 tarihli emsal kararlarında, “...556 sayılı KHK'nın 35/l.maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nîn 35/1. Ve 42/l-(a) maddelerindeki düzenlemelerde, esasen MK'nun 2.maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kütü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42.maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nun 2.maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nın ruhuna da uygundur. ... marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli tescil olarak kabul edilmektedir.
Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişinin iyi niyet iddiasında bulunamayacağına da şüphe yoktur (TMK. m. 2).
Davacıların basiretli bir tacir olmasının beklenmesi nedeniyle de (TTK m. 18/2), kendisinin de içinde bulunduğu ilgili piyasada daha önce kullanılan markayı bildiğinin kabulünün gerektiği açıktır.
Davalının markası ... kelime kombinasyonundan oluşmaktadır. Davacının, davalının hükümsüzlük talep edilen markası ile aynı sınıfta olan, yani 25. sınıfta tescilli olan iki adet markası vardır. İlkinde beyaz zemin üstünde siyah renkte ... ... ŞEKİL bulunmakta iken, ikinci marka kenarları kırmızı çerçeve içinde olan ve yine kırmızı renkte yazılmış ... kelime markasıdır. Davalının hükümsüzlüğü talep edilen tescilli markası beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılmış markasıdır. Ancak davalının ürün ambalajlarında kullandığı ve şeklinde iki adet markasal kullanımları vardır. Söz konusu markasal kullanımların ilkinde kahverengi, düzensiz sınırlara sahip bir zemin içinde sarı renkli ... ve ayrı bir sarı zeminli çerçeve içine alınmış kahverengi yazı ile yazılmış ... ibaresi yer alırken, ikinci markasal kullanımda yine kahverengi, düzensiz sınırlara sahip bir zemin içinde sarı renkli ve küçük harflerle ... ve baş harfi büyük olacak şekilde yine sarı renkli ... ibaresi bulunmaktadır. Dava esas itibarı ile hükümsüzlüğe ilişkin olup tecavüze yönelik kullanımlar değerlendirme dışı olmakla birlikte davalının özellikle seri markası yaratacak izlenimini verecek veya müşteri nezdinde markalar ve işletmeler arasında ekonomik ilişki bulunduğu kanısına sevk edebilecek marka oluşumlarından kaçınılması basiretli tacir ilkesinin ve dürüstlük ilkesinin bir gereğidir.
Somut olaya dönüldüğünde ; davalı tanığı olan ve şirket kurucusu olan ... 06/02/2020 tarihli duruşmada verdiği beyanında, davalı şirketi 1983 yılında kendinin kurduğunu ve 2002 yılında oğluna devrettiğini, davacıya ait markayı piyasadan tanıdığını ikrar etmiştir. Bunun yanında her ne kadar internet görselleri yönünden yapılan incelemede tam bir sonuca ulaşılmamış ise de, davacı vekili dava dilekçesinde müvekkiline ait ... markasına ait ürün ambalajlarında kullanılan çocuk manken görselinin müvekkili şirketin ortaklarından birinin oğlu olduğunu ve söz konusu görselin aynen davalı tarafa ait ürünlerin ambalajlarında da kullanıldığını iddia etmiş, söz konusu davacı iddiası davalı vekilinin yanıt dilekçesinde kabul edilmiş ve davacının talebi ve ricası neticesinde söz konusu görselin kullanımının kaldırıldığı ifade edildiği dikkate alındığında davalının davacıya ait markayı piyasadan bildiği, basiretli tacir dürüstlük kuralı gereği ilkesi gereği, markasını seçerken önceki tarihli markasal kullanımları göz önünde bulundurmakla yükümlü olduğu, bildiği ya da bilmesi gereken markayı önceki tarihli markaya yaklaştırmak suretiyle tescil ettirmekte kötü niyetli olduğunun kabulünün gerektiği, dürüstlük kuralına aykırı tescil ettirdiği markayı yine davacı markasına benzer sunumlar kullanmak suretiyle piyasada davacı markasının bilinirliğinden faydalanmaya çalıştığı açık olup tescildeki kötü niyetin sonraki uygulamaları ile de desteklendiği dikkate alındığında kötü niyetli tescile dayalı hükümsüzlük şartlarının oluştuğunun kabulünün gerektiği sonucuna ulaşılmakla davacının kötü niyetli tescile dayalı hükümsülük talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
Tüm dosya kapsamı yukarıda izahı yapılan mevzuat ve açıklamalar kapsamında değerlendirildiğinde; taraf markaları arasında benzerliğin bulunduğu, davalı markasının tüketiciler nezdinde iltibasa sebebiyet vereceği (davalının davacı firmanın İstanbul şubesi ya da bağlantılı firması olduğu intibaını uyandıracağı), görsel benzerlikle birlikte mal ve hizmetlerde de benzerliğin söz konusu olduğu dikkate alındığında iltibasa dayalı hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, tarafların tanınmış marka iddiasının sunulan deliller ve izahı yapılan kriterler dikkate alındığında sübut bulmadığı, davalının piyasadan tanıdığı ve davacının üstün hak sahibi olduğunu bildiği "..." ibaresini marka olarak tescil ettirirken önceki tarihli markasal kullanımları göz önünde bulundurmakla yükümlü olduğu, bildiği ya da bilmesi gereken markayı önceki tarihli markaya yaklaştırmak suretiyle tescil ettirmekte kötü niyetli olduğunun kabulünün gerektiği, dürüstlük kuralına aykırı tescil ettirdiği markayı yine davacı markasına benzer sunumlar kullanmak suretiyle piyasada davacı markasının bilinirliğinden faydalanmaya çalıştığı açık olup tescildeki kötü niyetin sonraki uygulamaları ile de desteklendiği dikkate alındığında kötü niyetli tescile dayalı hükümsüzlük şartlarının oluştuğunun da kabulünün gerektiği, bu noktada her ne kadar dava tescil tarihinden 10 yıl sonra açılmış ise de kötü niyetli tescil dikkate alındığında uzun süre sessiz kalmaya dayalı hak kaybına yönelik savunmaya itibar olunamayacağı anlaşılmakla davacının sübut bulan hükümsüzlük davasının kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ ile; davalı adına TPMK nezdinde ... numara ile tescilli '' ... '' ibareli markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, sicilden TERKİNİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 59,30 TL karar harcından peşin yatırılan 44,40 TL'nin mahsubu ile kalan 14,90 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca yararına hesap olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan: 1.600,00 TL bilirkişi ücreti, 289,20 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.889,20 TL ve 88,80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 1.978,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/03/2021
Katip
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır