İstanbul 2. Fikrî Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 2017/486 Esas 2022/32 Karar

T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/486 Esas
KARAR NO: 2022/32
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 20/04/2017
KARAR TARİHİ : 27/01/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı karşı davalı vekili dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; Müvekkili şirkete ait “...” markalı tütün sarma kağıtlarının 1822 tarihinde Fransa'da üretilmeye başlandığını ve ilk olarak 1918 yılında faaliyete başlayıp tanınmış bir tütün sarma markası haline geldiğini, 1923 yılında ABD'de “...” markasının tescil edildiğini, “...” markasının 1994 yılından bu yana WIPO nezdinde de tescilli olduğunu, ayrıca EUIPO'da 40'ın üzerinde ülkede tescil edilmiş bulunduğunu, Türk Patent nezdinde müvekkiline ait “...” ibaresini içeren çeşitli markaların da bulunduğunu, WiPO ve Türk Patent nezdindeki markaların ... sınıfta tescil edildiğini, “...” markaları ürünlerin Türkiye'de de uzun süredir kullanıldığını ve tanınmış hale geldiğini, sosyal medyada ve diğer mecralarda da binlerce kişi tarafından bilindiğini, davalı karşı davacı tarafından 17.10.2016 tarihinde tescil edilen ...başvuru nolu“... ” markasında isim ve şekil unsurlarında öne çıkan ibarenin “...” ibaresi olduğunu, markanın ... sınıfta tescil edildiğini, davalının markadan yararlanarak haksız yarar sağlamak istediğini, davalı karşı davacı markasında “...” ibaresinin markanın en başında kullanıldığını, tüketicinin dikkatini çekecek ve karışıklığa yol açacak nitelikte bulunduğunu, baskın unsurun da her iki markada “...” ibaresi olduğunu, her iki markanın baskın unsurlarının fonetik olarak da birbirlerine benzer olduklarını, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun m. 25/1 hükmü atfıyla uygulanacak olan 5/1-ç ve 6/1, 5, 9 hükümleri uyarınca davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, müvekkilinin “...” ibaresini taşıyan birçok markasırın da bulunduğunu, markaların seri marka olarak değerlendirilmesinin de mümkün olduğunu, tüm markaların baskın unsurunun da “...” ibaresi olduğunu, bu nedenle de davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, davalının davaya konu markasını tescil ettirmesinin ardından yine “...” ibaresini taşıyan birçok marka tescil başvurusunda bulunduğunu, müvekkiline ait markalar ile benzerlik gösteren başvuru konusu markaların davalı karşı davacının kötü niyetli olduğunu kanıtladığını, davaya konu markalar farklı şirketlere ait olsa da bahsi geçen tüm şirketlerin ... şirketler grubunun birer grup şirketi olduğunu, sunulan vekaletnamede dahi söz konusu şirketlerin isimlerinin yer aldığını hatta vekaletin de şirketler adına tek kişi tarafından verildiğini, yalnız... sayılı “...” markası düşünülse dahi, müvekkili tarafından markanın Türkiye'de yaygın şekilde kullanıldığını, Türkiye'deki herhangi bir ... dahi ürünlere rastlanabileceğini, Müvekkiline ait markanın WIPO ve EUIPO nezdinde tecilli olmasının dahi tanınmışlığa bir karine teşkil ettiğini, Müvekkiline ait olmadığı ileri sürülen tüm markaların .... grup şirketlerine ait olduklarını, “...” markası ile davalı markası arasında ortalama tüketici nezdinde ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırma ihtimalinin mevcut olduğunu, davalının markasında baskın unsurun da “...” ibaresi olduğunu, benzer şekilde Türk Patent nezdinde yapılar itirazlar neticesinde “...” ve “...” markalarının tescil edilemediğini, davalı markasının da aynı şekilde hükümsüz kılınması gerektiğini, “...” markasının yalnız ilgili tüketici nezdinde değil genel tüketici nezdinde tanınmışlığa ulaştığını, davalı markasının tanınmışlıktan haksız yarar sağlayacağı, bu nedenle tüm sınıflarda hükümsüz kılınması gerektiğini, müvekkiline ait markanın “...” adresi üzerinde tanıtıldığını, ... ibareli ürünlerin internet üzerinden yurtdışından ithal edildiğini, bunun da markanın kullanıldığını gösterdiğini, dava konusu markanın müvekkilinin alan adını içermesi sebebiyle SMK m. 6/6 bakımından da hükümsüz kılınması gerektiğini, açıklanan nedenlerle davalı karşı davacı ... Şirketi hakkında haksız rekabet ve marka hakkının kötüye kullanılması nedeni ile maddi tazminat ve fazlaya ilişkin tüm diğer hakları saklı kalmak kaydı ile: markanın 3. kişilere devrinin engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini; davalı ...Şirketi'ne ait ... no'lu tescilli markaya ilişkin başvurunun kötü niyetle yapılmış olması, müvekkiline ait tescilli markanın ile benzer ve aynı mal ve hizmet sınıfında yer alması ve Müvekkilimize ait tescilli markanın tanınmışlığından faydalanarak haksız yarar sağlaması nedeni ile ... no'lu marka tescilinin hükümsüzlüğüne kararı vermesi ile marka tescilinin sicilden terkin edilmesini, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalı karşı davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı karşı davacı cevap ve karşı dava dilekçesinde özetle; Dava dilekçesinde de kayıtlı olduğu üzere, davaya konu markanın sahibi müvekkil şirketin ticarî merkezi "..." adresinde olduğunu, şu halde huzurdaki asıl dava bakımından yetkili Mahkeme Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğu, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi yetkisiz olduğunu, bu bakımdan yetki itirazında bulunarak yetkili Mahkemenin Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğunu ve yetkisizlik kararı verilmesini talep ettiklerini, davacı karşı davalının (...) Türk Patent nezdinde ... sayılı “...+şekil” markasına sahip olmakla birlikte, ... sayılı “...”, ... sayılı “... ”, ... sayılı “... ”, ... sayılı “...” markalarına sahip olmadığının görüldüğünü, nitekim bu markaların bir kısmının Fransa adresinde kayıtlı bulunan ... şirketine ait göründüğünü, dolayısıyla her ne kadar unvanlarda benzerlik olsa da davacının söz konusu markalara dayanamayacağını, yalnız ... sayılı “...+şekil” markasına dair beyanlarda bulunabileceğini, diğer markaların davacının grup Şirketlerine ait markalar olmasının da durumu değiştirmeyeceğini, davacının bu markalara dayanarak davacının hak iddia etmesinin mümkün olmadığını, müvekkiline ait ... sayılı markanın ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ....sınıflarda tescilli olduğunu, yalnız .... sınıf açısından davacı markası ile benzer olabileceğini, davacının markasını on yıla yakın zamandır kullanmadığını, iptal koşullarının oluştuğunu, davacı markasının tanınmış marka olduğu yönünde de herhangi bir delile yer verilmediği gibi tarınmış marka ölçütlerinin de karşılanmadığını, Türk Patent neznindeki tanınmış marka listesinde de yer almadığını, davacının seri marka oluşturmaya yeterli markasının da bulunmadığını kaldı ki uzun süredir kullanılmayan markanın seri marka algısı yaratmasının da mümkün olmadığını, her iki marka birlikte değerlendirildiğinde iltibas tehlikesinin de mevcut olmadığını, müvekkili markasının “original chameleon behaviour” kelimelerinin baş harflerinden oluşan “...” ibaresi ile ve bu kelimelerle birlikte kullanıldığını, TAPDK tarafından 12.10.2005 tarihinde 25694 sayılı Resmi Gazete ile çıkarılan ve 12.97.2011 tarih ve 27992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile değişikliğe uğrayan “Sarmalık Kıyılmış Tütün — Mamullerinin — Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişki: Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre davacının ilgili ürünleri Türkiye'de satması, dağıtması ve ithal etmesinin yasak olduğunu, söz konusu yasağın 25.10.2016 gün ve 29868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girene kadar devam ettiğini, bu çerçevede yasağın uygulandığı dönemde davacı markasının uzun yıllar kullanıldığı iddiasının temelsiz olduğunu, SMK m. 9/1 çerçevesinde markanın Türkiye'de kullanılmasının zorunlu olduğunu, delil olarak sunulan internet siteleri görsellerinin tarihsiz olarak sunulduğunu ve yurt dışı kullanımlara ait olabileceğini, davacının markasını ... sınıf kapsamında ne şekilde kullandığını da ispat edemediğini, Müvekkiline ait markanın şekil ile desteklenen, iltibas yaratmaya mahal vermeyecek bir marka olduğunu, WIPO nezdinde davacıya ait bir marka tescilinin de bulunmadığını, yapıları aramalarda dava dışı Fransa merkezli ... şirketine ait markaların görüldüğünü, aynı şekilde EUIPO'da var olduğu iddia olunan tescillere de rastlanmadığını, ispat yükünün markayı kullandığını iddia eden kişiye ait olduğunu, 1999-2017 yılları arasında kullanılmayan markanın ..., sınıf yönünden iptalinin gerektiğini, müvekkilinin markasını 556 sayılı KHK döneminde tescil ettirdiğini, daha sonra yürürlüğe giren SMK'da yer alan ve başkasının alan adının marka olarak kullanılmasına hükümsüzlük sonucu bağlayan hükmün kendileri açısından uygulama alanı bulmayacağını, TPMK nezdinde davacı-karşılık davalı adına kayıtlı ... sayılı "...+şekil" markasının haklı bir neden olmaksızın beş yıl süre içinde kullanılmaması nedeniyle iptaline karar verilmesi gerektiğini, taraflarınca yapılan araştırmada, davacı-karşılık davalı adına kayıtlı ... sayılı "...+şekil" markasının tescil kapsamındaki ... sınıfta mülga 556 sayılı KHK m. 14 bağlamında ciddi bir biçimde kullanılmadığının tespit edildiğini, ikame ettikleri işbu davanın devamı sürecinde, davalının kullanılmadığı halde markalar sicilini işgal eden dava konusu markayı her an üçüncü kişilere devretme veya marka üzerinde lisans verme riski bulunduğunu, markanın üçüncü kişiye devredilmesi, huzurdaki davamızın etkinliğini azaltacak ve yargılama sürecinin gereksiz yere uzamasına neden olacağını, böyle bir devir veya lisansın gerçekleşmesi halinde davanın sürüncemede kalması söz konusu olacağından, Sınai Mülkiyet Kanunu md.159 ve mülga 56 sayılı KHK md. 76 uyarınca dava konusu markanın, hüküm kesinleşinceye kadar üçüncü kişilere devrinin önlenmesi ve lisans verilmemesi için ihtiyatî tedbir kararı verilmesini ve bu hususun TPMK’ya bildirilmesini talep ettiklerini, tedbir talepleri değerlendirilirken, karşı tarafa tebligat yapılması halinde tedbir konularak ulaşılmak istenen amacın ortadan kalkma riski bulunması sebebiyle, bu aşamada davalı tarafa tebligat yapılmamasını açıklanan nedenlerle asıl dava bakımından; yetki itirazlarının kabulüyle yetkili Mahkemenin ... Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi olduğunun tespitini, Mahkemenin yetkisizliğini, haksız ve dayanaksız asıl davanın reddini, karşı dava bakımından; mevcut durumun muhafazası ve davanın etkinliğini sağlamak amacıyla, dava konusu markanın muhtemel devrini ve/veya marka üzerinde lisans verilmesini önlemek amacıyla Sınai Mülkiyet Kanunu md. 159, mülga 56 sayılı KHK m. 76 vd. ile HMK. md. 389 vd. hükümleri gereği ihtiyatî tedbire, karşı davalarının kabulüyle TPMK nezdinde davacı-karşı davalı adına kayıtlı ... sayılı "...+şekil" markasının yasal süreler içinde kullanılmaması nedeniyle Sınai Mülkiyet Kanunu md. 9 ve 26/1(a) (ve mülga 556 sayılı KHK md. 14) gereğince iptalini, asıl ve karşı dava bakımından yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı karşı davalı vekili cevaba cevap ve karşı davaya cevap dilekçesinde özetle; Davalı karşı davacının HMK madde 127 ve tensip zaptı gereğince cevap dilekçesini süresi içerisinde sunmaması sebebiyle dilekçede yer verilen itiraz ve delillerin geçersiz olduğunu, davalı tarafın yetkisizlik itirazının hukuken geçersiz olduğunu, davalı karşı davacı tarafından cevap dilekçesinde yer verdiği SMK madde 156/5 hükmünün yalnızca üçüncü kişiler tarafından açılacak davalara ilişkin olduğunu, Sınai Mülkiyet Hakkı sahibini tarafından açılacak davaları kapsamadığını, davacı şirketin ... şirketler grubunun bir parçası olduğunu, kendi markasının grubun diğer şirketlerine ait markalarla bir bütün içerisinde bulunduğunu, hatta davacı vekiline verilen vekaletnamede dahi tüm bu şirketlerde yetkili tek bir kişinin imzasının bulunduğunu, davalı karşı davacı tarafın davacıya ait markanın kullanılmadığı iddiasında bulunmasının ciddiyetten uzak olduğunu, kesinlikle kabul anlamına gelmemekle beraber yalnızca... sayılı marka için hak iddiasında bulunulabileceği iddiası değerlendirildiğinde dahi dava dilekçelerinin ekinde sunulan delillerin haricinde ekte görülebileceği üzere ... markasının Türkiye'de oldukça yaygın olarak kullanılmaya devam edildiği, tüm bunların dışında Türkiye'de herhangi bir ...'a gidildiğinde dahi söz konusu ... markalı ürünlerin görüldüğünü, dava dilekçelerinde bahsedilen davacı ve grup şirketlerine ait olan tüm markaların, davalı tarafından nasıl da taklit edilmeye çalışıldığının ekte açıkça görüldüğünü, dava konusu markanın davacıya ait marka ile benzerlik taşıdığının ve iltibas tehlikesinin bulunduğunun tartışmasız olduğunu, davalı karşı davacının bunun aksi yönündeki iddialarının hukuka aykırı olduğunu, davacının “...” markasının iltibas yaratacak derecede bir benzeri olan “...” markasının ...A.Ş. tarafından 08.03.2016 tarihinde başvurmak suretiyle 17.10.2016 tarihinde TPMK nezdinde tescil ettirildiğini, tescilli markanın gerek isminde gerekse logosunda ön plana çıkan ibarenin “...” olduğunu dolayısıyla burada ki amacın “...” algısından faydalanmak suretiyle haksız yarar sağlamak olduğunu ayrıca davalının marka tescilinin davacının sahibi olduğu “...” markası ile aynı sınıfta olduğu, önceden tescilli marka ile aynı ve benzer isimli; aynı ve benzer mal ve hizmet şınıfında bulunması sebebi ile zaten hükümsüz kılınması gerektiği davalı markası ile davacı markasının karıştırılabilecek derecede benzer olduğunu, bu kapsamda davalı tarafın cevap dilekçesindeki iddialarının herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığını, Yargıtay 11. HD 2015/14883 E., 2017/2403 K. sayılı kararının da beyanlarına dayanak niteliği taşıdığını, tamamen gerçek dışı olduğunu davacının dava dilekçesinde ve işbu cevap dilekçesinde bu konuyu ayrıntılı olarak açıkladığını ve delillendirdiğini, nitekim davacının ... markasının WIPO ve EUIPO nezdinde tescilli olmasının markasının tanınmış marka olduğuna karine teşkil ettiğini buna dayanak olarak 11. HD 05.06.2000 tarih 2000/8992 E. 2000/10212 K. sayılı kararı, 11. HD 19.04.2000 tarih 2000/6139 E. 2000/7062 K. sayılı kararı, 11 HD 13.10.1999 tarih 2001/6204 E. 2001/7162 K. sayılı kararı, 11 HD 13.10.1999 tarih 2000/10133 E. 2001/1142 K. sayılı kararlarının gösterilebileceğini, karşı dava süresinde açılmadığından davaların ayrılmasının gerektiğini HMK Madde 133 gereğince cevap dilekçesini ve aynı dilekçe içerisinde karşı dava dilekçesini 13.06.2017 tarihinde sunan davalının süresinde geçerli bir cevap dilekçesi sunmadığından açmış olduğu işbu karşı davanın asıl davadan ayrılması gerektiğini, karşı davacı tarafın davacıya-karşı davalıya ait markanın kullanılmadığı iddiasının ciddiyetten uzak olduğunu, ihtiyati tedbirin kanuni koşullarının oluşmadığını, HMK Madde 389/1 hükmünde yer alan şartların hiçbirinin bulunmadığını, karşı davacının, davacı-karşı davalının 1999 yılında TPMK nezdinde tescil ettirilen ve o yıldan bu yana kullanılan markasını hangi sebeple 3. Kişilere devredeceğini ve devir olması halinde ne tür bir zararın ortaya çıkacağını somut bir gerekçe ile açıklamadığını dolayısıyla söz konusu ihtiyati tedbir talebinin reddinin gerektiğini, açıklanan nedenlerle asıl dava bakımından; Davalı ...Şirketi hakkında haksız rekabet ve marka hakkının kötüye kullanılması nedeni ile maddi tazminat ve fazlaya ilişkin tüm diğer hakları saklı kalmak kaydı ile: davalı Cevap Dilekçesini süresinde sunmadığından, sunmuş olduğu delillerin reddini, davalı karşı davacı ...Şirketi'ne ait ... no'lu tescilli markaya ilişkin başvurunun kötü niyetle yapılmış olması, müvekkiline ait tescilli markanın ile benzer ve aynı mal ve hizmet sınıfında yer alması ve Müvekkiline ait tescilli markanın tanınmışlığından faydalanarak haksız yarar sağlaması nedeni ile ...no'lu marka tescilinin hükümsüzlüğüne kararı vermesi ile marka tescilinin sicilden terkin edilmesini, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini, karşı dava bakımından; karşı davanın süresi içerisinde açılmamış olduğundan davaların ayrılmasını, koşulları oluşmayan ihtiyati tedbir talebinin reddini, haksız ve dayanaksız davanın reddini, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı karşı davacı ikinci cevap ve karşı davaya cevaba cevap dilekçesinde özetle; Cevap dilekçelerinde yeni bir vakıa ileri sürmediklerini dolayısıyla savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi olarak değerlendirilebilecek bir durumun olmadığını, dilekçede yer verilen diğer hususların yanı sıra yetki itirazının kamu düzeninden olduğunu ve mahkemece re'sen değerlendirilmesi gerektiğini, sınai mülkiyet hakkı sahibine karşı açılacak davaların davalının yerleşim yerinde ki mahkemede açılmasının emredici kurala bağlandığını, bu yetkinin kesin yetki olduğunu, bu nedenle yetki itirazının kabulünün gerektiğini, davacı-karşı davalının davaların ayrılması yolundaki talebinin usul ekonomisine aykırı olduğunu ve reddinin gerektiğini, davacı-karşı davalının asıl dava ile ilgili beyan ve iddialarının yerinde olmadığını ve reddinin gerektiğini, cevap dilekçelerinde belirtildiği üzere dava dilekçesinde bahsi geçen pek çok markanın davacı firmaya ait olmadığını, başka şirketlere ait markalara işbu davada dayanılmasının söz konusu olamayacağını, ortada dava dışı şirketler ve dava dışı şirketler adına kayıtlı dava dışı markaların bulunduğunu, davacının kendisine ait olmayan markalara dayanmasını hiçbir şekilde kabul etmediklerini, bu hususun sayın mahkemece re'sen dikkate alınması gerektiğini, davacı-karşı davalının markayı kullandığı yönünde iddiasının dayanaksız olduğunu, davacının markasını 34. Sınıf mal ve hizmetlerde Türkiye'de kullanmasının gerektiğini, Türkiye'ye ithalinin, ülkede dağıtılmasının ve satışının mümkün olmadığı sigara kağıdı markasının uzun yıllardır kullanıldığı iddiasının tamamen gerçeklere aykırı olduğunu, SMK 9/1 maddesindeki açık hüküm karşısında Türkiye'de kullanılmayan bir markanın başka yerlerde kullanılmasının markanın kullanılması olarak kabul edilemeyeceğini, davacının markasını Türkiye'de 34, Sınıf kapsamında hangi ürünlerde nasıl ve ne şekilde kullanıldığını açıklamadığını, sadece tobacco shoplarda satılan ve markayı taşıyan ürünlerden bahsettiğini, dava tarihinden 6 ay öncesine kadar ülkemizde satışı olmayan yaprak sigara kağıdı ve makaron tabir edilen ürünlerde söz konusu markanın kullanıldığının ve bu sayede ülkemizde yaygın olarak bilindiğinin kabul edilemeyeceğini, davalının markasını kötü niyetle tescili ve taklit yoluyla iltibas yarattığı yönündeki iddiaların haksız olduğunu, bu iddialara itibar edilse dahi davalının markasının davacı markasının tescilli olmadığı ve kullanmadığı .., ...., ...., ...., .... ve .... Sınıflar bakımından davacının davasının reddinin gerektiğini, davacının tanınmışlık ile ilgili iddialarının dayanaksız olduğunu, WIPO nezdinde davacı adına tescilli marka bulunmadığını hal böyleyken davacı taraf adına kayıtlı olmayan markaların tanınmışlık değerlendirmesinde dikkate alınamayacağını, keza söz konusu markanın EUIPO”'da 40'dan fazla ülkede tescil edildiği iddia edilmekteyse de tescil edilen markaların kimin adına kayıtlı olduğundan bahsedilmediğini, davacının somut delil bildirmediğini, bu bakımdan markanın tanınmışlığına dair beyanlarının ve iddialarının reddinin gerektiğini, karşı dava bakımından da; davacı-karşı davalının beyanlarının yerinde bulunmadığını ve reddinin gerektiğini, davaların ayrılması yolunda ki talebin usul ekonomisine aykırı olduğunu dolayısıyla talebin reddinin gerektiğini, kullanmama nedeniyle iptal davalarında ispat yükünün markayı kullandığını ileri süren marka sahibine ait olduğunu, kullanmama nedeni ile iptal davasında markanın Türkiye'de kullanıldığının kanıtlanmasının gerektiğinin SMK madde 9/1'de sabit olduğunu, davacı-karşı davalının tütün ürünlerinin hangi dükkanlarda satıldığını hangi ürünler üzerinde ve nasıl bu markanın kullanıldığını açıklamadığını, Davacı-karşı davalının markası tanınmış marka olarak kabul edilse de 5 yılı aşkın süredir kullanılmayan ... Sınıf bakımından markanın kısmen iptalinin gerektiğini bu bakımdan Davacı-karşı davalı markasının... yılları arasında ... Sınıfta kullanılmadığı göz önüne alınarak iptal talebinin kabulünün gerektiğini, Yargıtay'ın da aynı görüşte olduğunu (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2010/11-695 K. 2011/47T. 09.02.2011) açıklanan nedenlerle fazlaya dair her türlü talep ve dava hakları saklı kalmak üzere; Mahkemenin yetkisizliğine, Mahkeme kendisini yetki olarak kabul ederse haksız ve dayanaksız asıl davanın reddini, karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkememiz 11/05/2017 tarihli Ara Kararı ile "1-Davacının müvekkilinin ABD' de olması ve teminatı henüz temin edebilmesi ve delil durumunda da değişiklik olmadığından talebinin kabulü ile 20.000TL teminat mukabilinde ihtiyati tedbir talebinin kabulüyle davalı ...ne ait...nolu tescilli markanın 3. Kişilere devrinin önlenmesine, bu hususta TPE ye müzekkere yazılmasına, " karar verilmiştir.
Mahkememiz 09/01/2018 tarihli duruşmasında " 1-Davalı yanın yetki itirazının ve karşı davasının cevap süresinde olmaması nedeniyle yetki itirazının reddine, karşı davanın işbu dosyadan tefrik edilerek ayrı esasa kaydedilmesine ve usül ekonomisi yönünden mahkememiz dosyası ile birleştirilmesine, 2-... 1. FSHHM nin .. esas sayılı dosyasının incelenmek üzere mahkemesinden istenilmesine," karar verilmiş olup karşı dava yönünden Mahkememiz ... Esasına kaydedilmiş ve usul ekonomisi yönünden Mahkememiz 12/01/2018 tarih 2018/17 Esas 2018/5 sayılı kararı ile yine Mahkememiz işbu dosyası ile birleştirilmiştir.
... 1.FSHHM'nin 06/02/2018 tarih... Esas ve ...sayılı kararı ile de "1-Mahkememizin ... Esas sayılı dava dosyası ile ... 2.FSHH Mahkemesi'nin ...Esas nolu dava dosyaları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması, biri hakkında verilecek hükmün diğer dava dosyasınıda etkileyecek olması nedeniyle HMK 166/1 MADDE GEREĞİNCE her iki dava dosyasının BİRLEŞTİRİLMESİNE,
2-Mahkememizin 2017/726 Esas sayılı dava dosyasının esasının kapatılarak, yargılamaya birleşme kararı verilen ... 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin ...Esas sayılı dava dosyası üzerinden yürütülmesine," karar verilmiş ve Mahkememiz işbu dosyası ile birleştirilmiştir.
Birleşen dava yönünden davacının talebinin aynı marka hükümsüzlüğüne yönelik olduğu, birleşen davadaki karşı davada ise bu defa birleşen dosya davacısı adına kayıtlı .., ...sayılı markaların kullanmamaya dayalı iptal talebine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.
Dosyaya sunulan deliller ve TPMK kayıtları celp edilmiş olup, davalı karşı davacı ...'ne ait ...marka tescil dosyası, davacı karşı davalı ... e ait ..., ..., ..., ... ve ... sayılı marka tescil dosyaları yine davacı ...adına tescilli ... sayılı "...+şekil" markası Mahkememiz dosyası içerisine alınmıştır.
Davalının dava konusu markasına ilişkin TPMK nezdinde tescil bilgileri incelendiğinde, ... başvuru no.lu “...” markasının 08.03.2016 tarihinden itibaren korunmakta olduğu ve halen davacının...başvuru no.lu “...+Şekil” markası ile kesişen biçimde 07. ve 34. Sınıflarda (Tütün; tabaka veya rulo halde sigara kağıtları, sigara sarmaya mahsus makineler, rulolar, doldurmaya mahsus makineler, uç şeklinde filtreler dahil tütün kullananlara mahsus eşyalarda) davalı adına geçerliliğini koruduğu anlaşılmıştır.
Davacılarca marka tanınmışlığına ve markanın kullanımına ilişkin deliller sunulmuş olup alınan raporlarda bu deliller irdelenmiştir.
Dosyaya sunulan deliller ve belgeler kapsamında dosya incelenmek üzere Bilirkişi Heyetine tevdi edilmiş olup alınan 12/12/2018 tarihli raporda özetle; Markalar arasında benzerlik bulunduğu sonucuna varıldığı, markalar arasında benzerlik bulunduğu tespiti de yapıldıktan sonra bu benzerliğin ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırmaya yol açıp açmayacağı düşünülmesi gerektiği, Tütün Mamulleri tüketicisi olarak ürün satın alan kitlenin ürün ve marka algılarının, ürünün kalite düzeyinin yanında paket ve ambalajlarındaki görsel ve estetik öğelere, isim ve marka imajlarına dayalı olduğu görülmekte ve buna bağlı satış trendleri oluştuğunu, raporda marka ve şekilleri gösterilen ürünler Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilen, işlenmiş veya işlenmemiş haldeki tütün, sigaralar, purolar, enfiyeler, tömbekiler, kibritler ve sigara kullananlara ait eşyalar-emtia olarak kategorize edilen 34 nice sınıfı içerisinde kullanıldığını, hükümsüzlüğü istenen marka görsel açıdan, renk ve tasarım benzerliği bakımından davacı markalarından farlılık gösterdiğini, ancak her iki markanın telaffuz edilme şekli ve piyasadaki muhtemel kullanımı düşünüldüğünde, markalar benzer nitelikte olacak ve davalının renk kullanımları adeta davacıya ait “...” marka ürünün yeni ve devam eden bir versiyonu şeklinde bir algı yaratacağını, dolayısıyla davalı markasının ortalama tüketici nezdinde ilişkilendirme de dâhil karıştırma durumu yaratacağı sonucuna ulaşıldığını, sonuç olarak; davacı markalarının Türkiye'de ciddi şekilde kullanıldığına dair bulguların dosyada mevcut olduğu, davalı tarafça ileri sürülen ithalat yasaklarının ancak davacı bakımından kullanmama için haklı neden teşkil edeceği, bu çerçevede davacı markalarının kullanılmış olduğu, davacı ve davalı markalarınım işitsel açıdan benzer oldukları, ... Sınıfta tescilli oldukları, ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere ortalama tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin de mevcut olduğu, dolayısıyla davalı Markasının ... Sınıf bakımından hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, “...” markasının tüketici nezdinde öncelikli olarak tercih edilen, tanınan ve bilinen, aynı zamanda bu bağamda tarihi misyonu olan markalar olduğu, benzer marka taşıyan ürünün piyasada kalite ve satış itibarı ve tanınma düzeyi yüksek olan davacı markası ürün olarak teveccüh görme yanılgısına yol açabileceği görüş ve kanaatlerini belirtmiştir.
Davacı karşı davalı vekili tarafından sunulan 21/01/2019 tarihli Bilirkişi Raporuna karşı beyan dilekçesinde özetle; Müvekkiline ait markanın kullanılmadığı iddiasına yönelik olarak bilirkişi raporunda ‘’...’’ ibareli ürünlerin tescilli olduğu farklı mal ve hizmetlerde 2011 yılından beri etkin ve ciddi bir şekilde kullandığını, SMK md 9/1’de belirtilen markanın iptaline ilişkin şartların oluşmadığı belirtilmiş olduğunu markanın satışını gösteren faturaları 16.07.2018 tarihli beyan dilekçelerinde delil olarak sunduklarını, söz konusu bilirkişi raporunda da iş bu delilimize ilişkin değerlendirmede markanın ciddi bir şekilde Türkiye’de ve Dünyada kullanımının mevcut olduğuna kanaat getirildiğini, davalının hukuka aykırı şekilde tescil edilmiş olan dava konusu markasının hükümsüzlüğüne ilişkin değerlendirme görsel, işitsel ve kavramsal özellikler göz önünde bulundurularak yapıldığını, bu değerlendirme neticesinde Müvekkiline ait markaların ve davacı şirketi ait markanın işitsel açıdan benzer oldukları, ... Sınıfta tescil edildikleri ve iki markanın ilişkilendirme ihtimalinin hayli yüksek olmasından dolayı ortalama tüketici nezdinde iki markanın karıştırma ihtimalinin de mevcut olmasıyla hükümsüzlük koşullarının oluştuğu hükmü kurulduğunu, bilirkişilerin de belirttiği üzere Yargıtay kararlarında da işitsel izlenimin aynı olması halinde ayniyetin varlığı mevcuttur ve markanın hükümsüzlüğüne ilişkin olarak taraflarınca açılmış işbu davada iddialarını destekler nitelikte olan bu değerlendirme çerçevesinde esas alınması gerektiğini, bilirkişi heyetinin de değerlendirmesi ile görüleceği üzere müvekkiline ait markanın tanınmışlık düzeyi geniş tüketici kitlesine hitap etmesinden dolayı davalı şirketin markası ile karıştırılmasına yol açacak ve müvekkilinin hak kaybına uğrayıp davalı şirket haksız fayda sağlamış olacağını, mahkememizce hükmün 07.01.2019 tarihinde taraflarına tebliğ edilen bilirkişi raporuna göre kurularak, davalı şirket hakkında haksız rekabet ve marka hakkının kötüye kullanılması nedeni ile maddi tazminat ve fazlaya ilişkin tüm diğer haklarımız saklı kalmak kaydı ile dava konusu ... no’lu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi ile marka sicilinden terkin edilmesine ve yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini, karşı dava bakımından haksız ve dayanaksız olan davanın reddini, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı davacıya yükletilmesini talep etmiştir.
Davalı karşı davacı vekili tarafından sunulan 21/01/2019 tarihli Bilirkişi Raporuna karşı beyan dilekçesinde özetle; davalar birleşmiş olsa da asıl dava birleşen dava ve ayrıca karşılık davamız için ayrı ayrı inceleme yapılması ve karar verilmesi gerektiğinden bilirkişi incelemesinin de davaya konu her marka bakımından ayrı ayrı yapılması gerektiği İncelemede bu husus göz ardı edildiğinden hangi dava yönünden hangi markanın hangi sınıflarda ne zamandan beri kullanıldığının tespit edilemediğini, raporun bu yönüyle hatalı ve hükme esas alınacak nitelikte olmadığını, heyetin davacının asıl tanınmışlık iddiasında olduğu "enfiye, çiğneme, nargile tütünü ve yaparak sigara kağıdı ve makaron" ürünleri bakımından markaların kullanılmadığını tespit ettiğini, dolayısıyla markanın bu ürünlerde kullanılmadığının açıkça ortada olduğunu, öte yandan 01.01.2017 tarihinde lisans verildiği ileri sürülen ... Tic. AŞ'nin kuruluşu 11.11.2016 tarihi olsa bile, lisansın ne zaman verildiği ve "..." markalı ürünlerin ne zaman piyasa sürüldüğünün belli olmadığını, ayrıca kullanım iddiasının delili olarak sunulan tüm fatura ve belgelerin, iptal taleplerinin karşı davalısı Amerikan uyruklu ... firmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığı, söz konusu fatura ve belgelerin Fransız uyruklu ... (...) şirketine olduğunun gözden kaçırıldığını, taraflarınca hükümsüzlüğe gerekçe gösterilen...ve ... nolu markaların, davacıların uygunluk belgesi almadan ürünlerin satışının olanaklı olmaması ve hem mülga KHK hükümleri hem de SMK hükümleri gereğince, tescilden itibaren veya beş yıl kesintisiz kullanılmaması halinde markanın İPTAL edileceklerini davacı yanlarca bilindiğinden, 17.04.2008 tarihli ve ... nolu markaların iptal koşulları oluşması üzerine, yasaları arkadan dolanarak, kötü niyetli tescil ettirdikleri, dolayısıyla her ne kadar dava tarihi itibariyle 5 yıllık kullanım ispat şartı olmamasına rağmen kötü niyetli tescil nedeniyle bu markaların da kullanımın ispatlanması aksi takdirde iptal/hükümsüzlüğü gerektiği yönündeki görüşlerine ilişkin raporda hiçbir inceleme ve değerlendirme yapılmadığını, nitekim ...ve ... nolu markaların marka örneklerinden görüldüğü üzere her biri “yaprak sigara kağıt” ambalajları olup, davacı yanlarca olası iptal şartlarını bertaraf etmek için kötüniyetle tescil edildiklerini, kötü niyetin hukuk düzeni tarafından korunmaması gerektiğini, açıklanan nedenlerle rapor eksik incelemeye dayalı ve hükme esas alınamayacağını, bilirkişi raporuna karşı itirazlarının kabulüyle yeni oluşturulacak bir heyetten rapor alınmasını, bu talepleri kabul görmezse, itirazlarıyla ilgili ek rapor alınmasını, sonuç olarak asıl ve birleşen davanın reddini, karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyaya yapılan itirazlar ve Mahkememiz 02/05/2019 tarihli duruşmasında "1-Dosya incelendiğinde mahkememiz dosyası ile birleşen birden fazla dava olduğu, birleşen 1.FSHHM'nin 2017/726 Esas sayılı dosyasında hükümsüzlüğe ilişkin karşı davanın bulunduğu sunulan raporda genel değerlendirme yapıldığı dosya bazlı olarak ayrıntılı değerlendirme yapılması gerektiği anlaşılmakla dosyanın rapor sunan heyete tevdii ile her bir dosya ve her bir hükümsüzlük talepleri için tescilli oldukları emtialarda göz önünde bulundurulmak suretiyle ayrı ayrı değerlendirme yapılmasının istenmesine..." karar verilmiş olup alınan 09/12/2019 tarihli ek raporda özetle; Esas davada, davacının ... tescil no.lu markası ile davalının .. tescil nolu markasının işitsel açıdan benzer oldukları, ... sınıfta tescilli oldukları, ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere ortalama tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin de mevcut olduğu, dava konusu ...tescil no.lu markanın tescil edildiği 34. sınıf bakımından hükümsüzlük şartlarınıtı mevcut olduğu; Esas davada “...” markasının tüketici nezdinde öncelikli olarak tercih edilen, tanınan ve bilinen, aynı zamanda bu bağlamda tarihi misyonu olan marka olduğu, benzer marka taşıyan ürünün piyasada kalite ve satış itibarı ve tanınma düzeyi oları davacı markası ürün olarak teveccüh görme yanılgısına yol açabileceği; dava konusu 2016 21028 tescil nolu markanın tescil edildiği tüm sınıflar yönünden SMK m.6/5'e dayalı hükümsüzlük şartlarının mevcut olduğu; Birleşen 2018/17 E. sayılı davada, davalınım ... tescil no.lu markasının Türkiye'de ciddi şekilde kullanıldığına dair bulguların dosyada mevcut olduğu, davacı tarafça ileri sürülen ithalat yasaklarını ancak davalı bakımından kullanmama için haklı neden teşkil edeceği, bu çerçevede davacı markalarının kullanılmış olduğu; Birleşen 2017/726 E. no.lu davada, davacının ..., ..., ... tescil no.lu markaları ile davalının 2016 21028 tescil no.lu markasının işitsel açıdan benzer oldukları, ... sınıfta tescilli oldukları, ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere ortalama tüketici nezdinde karıştırma ihtimalinin de mevcut olduğu, dava konusu ...tescil no.lu markanın .. sınıf bakımından hükümsüzlük şartlarının mevcut olduğu; Birleşen 2017/726 E. no.lu davada, “...” markasının tüketici nezdinde öncelikli olarak tercih edilen, tanınan ve bilinen, aynı zamanda bu bağlamda tarihi misyonu olan markalar olduğu, benzer marka taşıyan ürünün piyasada kalite ve satış itibarı ve tanınma düzeyi olan davacı markası ürün olarak teveccüh görme yanılgısına yol açabileceği; dava konusu... tescil no.lu markanın tescil edildiği tüm sınıflar yönünden SMK m.6/5'e dayalı hükümsüzlük şartlarının mevcut olduğu; Birleşen 2017/726 E. no.lu davada karşı dava yoluyla davalının ..., ..., ..., ..,... tescil no.lu markalarının kullanmama nedeniyle iptalinin talep edilmiş olduğu; davalı adına 34. sınıfta tescilli olan ..., .. ve ... no.lu markaların Türkiye'de ciddi şekilde kullanıldığına dair bulguların dosyada mevcut olduğu, davacı tarafça ileri sürülen ithalat yasaklarını ancak davalı bakımından kullanmama için haklı neden teşkil edeceği, bu çerçevede davacı markalarının kullanılmış olduğu; ancak davalı adına ... sınıf dışında tescil edilmiş olan ... ve ... no.lu markaların tescil edildikleri sımıflarda kullanıldıklarını gösterir deliller ibraz edilmemiş olmakla bu markalar yönünden kullanmama nedeniyle iptal şartlarının mevcut olduğu görüş ve kanaatlerini belirtmiştir.
Davacı karşı davalı vekili tarafından sunulan 02/01/2020 tarihli Bilirkişi Raporuna karşı beyan dilekçesinde özetle; Bilirkişi ek raporunda da açıkça ifade edildiği gibi davalı karşı davacı Modern Metal'e ait tescil edilmiş markaların hükümsüzlük şartlarının haiz olduğu, bu doğrultuda Bilirkişi ek raporunda netice bölümün de yer alan a-e bentleri arasında Bilirkişilerce yapılan tespitlerin yerinde olduğuna inandıklarını, fakat aynı bölümün f bendinde tespitine itirazda bulunduklarını, ...no'lu tescilli markalarında tescil edilen yalnızca siyah "..." harfleri diğer tescilli markalarımızda da kullandıkları bir yazım çeşidi olduğunu, bu sebeple "..." markası aslında aktif kullanımı bilirkişi raporuyla sabit olan diğer markalarında aktif kullanılan bir marka olduğunu, burada tescil edilenin "..." harfleri olduğunu şekil olmadığını, dolayısıyla aktif markaları olan ...'nin kullanıldığına ilişkin bir belgenin ibraz edilmediğinin doğru olmadığını, ... no'lu markalarında ... ve ... Sınıflarda aktif olarak kullanılan markalar olduğunu, dolayısıyla kullanmama nedeniyle iptal şartları haiz olmadığını, bunun yanı sıra ...no'lu tescilli markaları içinse dosyada bulunan delillerin kullanımın aktifliği konusunda yeterli delil tescil ettiği kanaatinde olduklarını, müvekkilinin ticari şöhretine de bilirkişi raporunda zaten defalarca değinildiğini, kaldı ki davalı karşı davacının ...'in kötü niyetli tescilleri olduğunu, aksi halde tescil ettirdikleri "... " "... " "... " gibi açıkça tescilli markalarımızın hepsine ayırt edilemeyecek kadar bu isimleri aynı marka sınıfları için seçmelerinin hiçbir açıklaması olmadığını, müvekkili şirketin tescilli bütün markaları göz önünde tutulduğunda, ... kağıtlarının renklerine göre farklı içerikleri haiz kağıtlardan vb. oluştuğunun görüldüğünü, kötü niyetin bu denli aleni olduğu tescillerde kullanımın hala devam edip etmediğini araştırmak ve buna göre tescilli markalarımızı birbirinden ayırmak suretiyle karar vermenin doğru bir yaklaşım olmadığını, markalarının bir bütün ve ticari şöhreti eskilere dayanan markamızın farklı ürünleri için tescil edildiğini, açıklanan nedenlerle davalı karşı davacı şirket hakkında haksız rekabet ve marka hakkının kötüye kullanılması nedeni ile maddi tazminat ve fazlaya ilişkin tüm diğer hakları saklı kalmak kaydı ile her iki dava konusu...no’lu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi ile marka sicilinden terkin edilmesini ve yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini, birleşen aleyhe davalar bakımından haksız ve dayanaksız olan davaların reddini, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı davacıya yükletilmesini talep etmiştir.
Davalı karşı davacı vekili tarafından sunulan 21/01/2019 tarihli Bilirkişi Raporuna karşı beyan dilekçesinde özetle; Mahkemenin görevlendirme kararı çerçevesinde Kök Rapordaki tespitleri kısmen davalara göre ayırmaktan öteye geçemediğini, asıl ayrıştırılması gereken hususların ayrılmadığını, Kök Rapora itirazlarıyla ilgili hiçbir inceleme ve değerlendirme yapılmadığını, bu haliyle Raporun ek rapor olarak isimlendirilse de içerik itibariyle ek rapor niteliğinde kabul edilemeyeceğini, bu yüzden Heyetin davaları, dava konusu markaları, tarafların iddialarını ve sunulan delilleri inceleyip, belirleyerek yorumlamakta yetersiz kaldığı gözetilerek; uzman kişilerden kurulacak yeni bir heyetten asıl dava, birleşen dava ve karşılık davaya konu markalar, tarafların beyan ve iddiaları ile dosyaya sunulan deliller kapsamında dosya içeriğine uygun nitelikte rapor alınmasını, ek rapora itiraz ettiklerini, heyetin dosya kapsamına göre yetersiz kaldığı gözetilerek dosyanın yeni oluşturulacak heyete tevdi edilmesini; asıl dava, birleşen dava ve karşılık davaya konu markalar, tarafların beyan ve iddiaları ile dosyaya sunulan deliller kapsamında dosya içeriğine uygun nitelikte rapor alınmasını, bu talepleri kabul görmezse, itirazlarımızın irdelenip değerlendirilmesi için ek rapor alınmasını, sonuç olarak asıl davanın ve birleşen davanın reddini, karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkememiz 14/05/2020 tarihli duruşmasında "1-Dosyaya sunulan bilirkişi raporunun talep edilen raporun ve incelemenin yapılamadığı anlaşılmakla taraf vekillerinin açmış oldukları davalar ve her bir dava yönünden talepleri ve incelenmesini istedikleri hususlar ile bilirkişilerin cevaplandırılmasını istedikleri hususlara ilişkin yazılı beyanlarını sunabilmeleri için iki haftalık kesin süre verilmesine, aksi takdirde bu hususta beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacağının ihtarına (ihtarat yapıldı),
2-Beyanlar sunulduğuda celse arasında inceleme ara kararının oluşturulmasına ve taraflara tebliğine," karar verilmiş olup Mahkememiz 18/02/2020 tarihli 2 nolu Ara Kararı ile "...Tarafları arasındaki uyuşmazlık konusunun tespiti yönünden özellikle tanınmışlık, kötüniyetli tescil, sınıfsal benzerlik ve iltibasa ilişkin hükümsüzlük sebepleri tek tek irdelenerek ve yine kullanmamaya dayalı iptal talebine ilişkin mevzuat kapsamında şartların oluşup oluşmadığı hususlarında önceki rapordaki tespitlerde irdelenerek ve farklı kanaatlere ulaşılması halinde gerekçelendirilmek suretiyle, birleşen her bir dosyada davaya konu markalar ve taleple davacılar ve tesciller de gözetilerek ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle tarafların ara karar gereği sunduğu ve bilirkişilerden tespitini talep ettikleri hususlarda dikkate alınarak ayrıntılı ve gerekçeli bilirkişi raporu alınmasına... " karar verilerek dosya bilirkişi heyetine tevdi edilmiş ve alınan 22/03/2021 tarihli kök raporda özetle; 2017/726 e. ve 2018/486 e. sayılı birleştirilen dava dosyalarına konu olan markalarına ilişkin; somut olayda davacısı ...şirketi olan ... 2. FSHHM'nin ... E. Sayılı dosyası ile, davacısı ...olan .. 1. FSHHM'nin... E. Sayılı dosyası, işbu dosya nezdinde ... 1. FSHHM”'nin 06.02.2018 tarihli ve ...E. ...K. neticesinde birleştirildiğini, bu doğrultuda Mahkememize sunulan 12.12.2018 tarihli ilk raporun 7. sayfasında da davacıların aynı kişiler olduğu ve bu gerekçe ile 2017/726 e. ve ... e. sayılı dava dosyalarının birleştirildiği ifade edildiği, bu bağlamda ...e. sayılı dosyada yer alan ...karar no.lu 12.01.2018 tarihli .. 2.FSHHM kararında dosyalardaki tarafların aynı olduğu hususu belirtildiğini, taraflarınca yapılan incelemede ise ... şirketi ile .... şirketinin aynı şirketler grubunu oluşturan iştirakler olduğu kanaatine ulaşıldığını dolayısıyla, birleştirilerek görülen bu dava dosyaları bakımından her iki davacı şirkete ait “...-Şekil” asli unsurlu farklı markaların mevcut olduğu ve bunların bir bütün halinde davalının markası ile kıyaslanmasının isabetli olacağı kanaatine ulaşıldığını, dava konusu tescillerle ilgili olarak “...” şirketler grubunun yavru şirketi konumunda olduğu; davacılar ile davalının markalarında ortak olarak “...” ibaresinin yer aldığı ve bu ibarede ayniyet olduğu, bu ortak unsurun davacıların öncelik sahibi olduğu markalar açısından asli ve ayırt edici unsur olduğu; davalı markası açısından ise tüketicinin bu ibareyi bukalemun resmi ile birlikte bir bütün olarak algılayacağının düşünüldüğünü, raporda detaylı sunulan gerekçelerle davalı karşı davacının markasının, davacılara ait markanın bir türevi olduğu kanısını oluşturduğunu, başka deyişle davalının “...+Şekil” markası, köken gösterme yönünden yarattığı zincir markası görünümü sonucunda davalı karşı davacının işletmesi ile davacı karşı davalıya ait işletmeler arasında bir bağlantı olduğu izlenimi yaratma potansiyel taşıdığını, dolayısıyla ... Sınıf açısından davacı markaları ile davalının... sayılı markası arasında tüketicide karıştırılma ihtimali yaratacak düzeyde bir benzerlik olduğu kanaati hasıl olduğunu, dosyadaki mevcut delillerin davacıların “...” asli unsurlu markalarının SMK m.6/4 gereği “Paris sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalardan” olduğunun; bu sebeple davalının ... sınıftaki tescilinin hukuka aykırı olduğu; ayrıca SMK m.6/5 gereği davacıların daha önceki tarihte tescilini yapmış oldukları “...” asli unsurlu markaların, Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyinden davalının haksız bir yarar sağlayabileceği; ayrıca davalının, davacı markalarının ayırt edici karakterini zedeleyebileceği kanaatine varıldığından davalının markasının tescil edildiği tüm sınıflarda hükümsüz kılınabileceği sonucuna varıdığını, buna ek olarak, davacıların sahip oldukları tanınmışlıktan haksız yarar elde etme maksadıyla davalının, ilgili pazarın yönetmelik değişikliği ertesinde rekabete açılmasını müteakiben, davacıların tescilli markalarıyla benzer marka başvurularını ardı ardına yapması nedeniyle davacının hükümsüzlük talebini kötüniyetle tescile dayandırılabileceği kanaati hasıl olduğunu, ayrıca dava konusu asli unsur olan “...” ibaresinin tanımlayıcı olmadığı; buna karşılık davacıların bu unsuru içeren markalarının tanınmışlığı ve yüksek ayırt ediciliği de somut olayda tespit edildiğinden, davalının kötüniyetli tescilinin bölünmemesi gerektiği ve ... Sınıf dahil olmak üzere tüm sınıflarda da hükümsüzlüğe karar verilebileceği kanaatine ulaşıldığını, dosya içeriği incelendiğinde davacı ...'nin ...sayılı markasının SMK m.6/4 anlamında tanınmış marka olduğunun kabulü gerektiği; Birleşen davanın diğer davacısı ... adına kayıtlı markalar da dikkate alındığında birleşen dosyanın davacıları açısından SMK m.6/5 anlamında tanınmışlık şartının karşılandığının düşünüldüğünü, dosya içeriği incelendiğinde davalı/karşı davacının TPMK nezdinde 2016-2017 tarihlerinde yapmış olduğu “...” asli unsurlu marka başvurularının reddedilmesi; davacıların yarattığı seri markalardan istifade etmeye çalışması, davacıların yurt içi ve yırt dışındaki önceki tescillerinden haberdar olmayıp, “...” ibaresini tescil ettirmeye çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olacağı dikkate alındığında davalı/karşı davacının davranışlarının bir bütün halinde kötüniyetli olduğunun kabul edilmesi gerektiği ve tüm sınıflarda hükümsüz kılınması gerektiğinin düşünüldüğünü, açıklanan nedenlerle taraf markaları arasında karıştırılma ihtimalinin oluştuğu, bu sebeple davalı/karşı davacının ...sayılı markasının SMK m.6/1 ve SMK m.6/4 açısından ... sınıfta hükümsüz kılınabileceği; birleşen dosyaların davacılarına (....ve ... şirketlerine) ait “...” asli unsurlu markalarının SMK m.6/4 ve m.6/5 anlamında tanınmış marka oldukları, özellikle SMK m.6/5 gereği davalı/karşı davacının ... sayılı markasının ...sınıf dahil olmak üzere tüm sınıflarda hükümsüz kılınabileceği; davalı/Karşı davacının ... sayılı markasının SMK m.6/9 açısından kötü niyetle tescil edildiğinden .... sınıf dahil olmak üzere tüm sınıflarda hükümsüz kılınabileceği; davacı/ karşı davalının (... şirketinin) ... sayılı markası açısından SMK m.9 açısından ..., sınıfta kullanmamaya dayalı iptal şartlarının oluşmadığı, davacı/ karşı davalının (... şirketinin) ..., ..., ...sayılı markaları açısından SMK m.9 açısından ... sınıfta kullanmamaya dayalı iptal şartlarının oluşmadığı görüş ve kanaatini belirtmiştir.
Asıl ve birleşen ... 1 FSHHM'nin ...esas sayılı dosyasında açılan davaların marka hükümsüzlüğüne ilişkin olduğu, tefrik suretiyle mahkememizin 2018/17 esas sırasına kaydolunan ve tekrar birleştirilen dava ile birleşen ... 1 FSHHM'nin ... esas sayılı dosyasındaki karşı davaların ise kullanmamaya dayalı iptal taleplerine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.
Alınan raporlarda her bir dava ayrı ayrı ele alınmış olup mevzuat kapsamında talepler altta değerlendirilmiştir.
Davacı karşı davalıların tanınmış marka iddiaları;
6769 sayılı SMK'da ve taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus Özel Dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim Özel Daire 13/03/1998 tarih ve ... s. bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" biçiminde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ilişkin olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunma markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
SMK m.6/5'te yer alan "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresine temel teşkil eden düzenleme Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesi hükmüdür. Bu hükümde tanınmış marka kavramına yönelik olarak verilen kriter "herkesçe bilindiği mütalaa edilen" kavramıdır. Antlaşmanın Fransızca metninde markayı ifade etmek "..." ifadesi, Almanca metninde ise Türk doktrininde de sıklıkla kullanılan "..." ifadesi kullanılmaktadır. Yine Konvansiyon'un 29/1-(c) hükmünde muhtelif yorumlarda itirazlar olması halinde Fransızca metin kabul edilir denmek suretiyle, Fransızca (ve takiben Almanca) metnin esas alınmasının yanlış olmadığı söylenebilir. Hukukumuzdaki düzenlemeye de temel teşkil eden anılı hükümde yer alan ifadeler ise herkesçe bilindiği gibi anlamına gelmekte olup, tanınırlık kriteri olarak ilgili/ilgisiz herkesi yeni toplumu esas almaktadır. Bu kabulün ise tanınmış markanın bilinirlik eşiğini çok yukarı koyduğu ve maddenin uygulama alanını daralttığı muhakkaktır. Bir diğer uluslararası antlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) ise 16. maddesinde yer alan düzenleme ile tanınmışlık düzeyi (yüksek) marka kavramını gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sebebiyle doktrinde ve yargı makamlarında farklı özelliklerine göre ve tanınmıştık derecelerine göre, farklı koruma düzeylerine sahip tanınmış marka çeşitlerinin olduğu öngörüsü egemendir. Ancak tanınmış marka huhuken farklı alt türlere ayrılmamakta, TRİPs Paris Konvansiyonu'ndan bağımsız, ayrı bir tanınmış marka kavramı ile ondan ayrı bir düzen getirmemekte, aksine hükmü tamamlamakta, tanınmış marka kavramının uygulama alanını genişletmektedir. Paris Konvansiyonu ve TRIPs bağlamında tanınmış marka tektir. TRIPs düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır. (Bkz. Paslı, 433- 440).
Tanınmış marka kavramının ne olduğu ortaya koyulduktan sonra, bunun tespitinin nasıl yapılacağı sorusuna cevap vermek gerekecektir.
Markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde 1997 tarihli WIPO kriterlerinden faydalanılır. TP'de -bağlayıcı olmamakla birlikte- WIPO tarafndan ortaya konulan bu kriterleri ayrıntılandırmak suretiyle şu kriterleri getirmiştir. (Paslı, Uluslararıs Antlaşmalar, s.451); "1.Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2.Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurtiçi ve yurtdışı tesciller nelerdir?) 3.Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4.Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafî olan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) 5.Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6.Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, hâlen devam etmekte olan marka, haksiz rekabet davaları, itiraz sayıları vb.) 7.Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8.Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9.Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, kârı, yurt çapında ve yurtdışında sahip olduğu dağıtım kanalları; şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hâkimiyeti vs.), 10.Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11.Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb.kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12.Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ( marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir? 13.Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14.Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (Ömek: sedece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları iine alan bir tescil.), 15.Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16.Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari olan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17.Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile çiklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18.Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge."
Tanınmışlığın tespitinde, marka sahibi tarafından yaptırılan promosyon ve tanıtım malzemeleri yanında ulusal basında veya gazetelerde markanın tanınmışlığını ortaya koyan reklam ve haberler de dikkate alınır. Bunun yanında yaygın kullanım alanı, toplum nazarındaki tanınmışlıkta dikkate alınır. Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.
Somut olaya dönüldüğünde; sunulan deliller ve heyet raporundaki değerlendirmeler dikkate alındığında; davacıların “...” asli unsurlu markalarının SMK m.6/4 gereği “Paris sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalardan” olduğu tanınmış marka korumasından yararlanacağı sonucuna ulaşılmıştır.
1-MARKA HÜKÜMSÜZLÜK TALEPLERİ YÖNÜNDEN;
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
"Marka tescilinde mutlak ret nedenleri" Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez: .... d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler...
(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez." hükümlerine amirdir.
"Marka tescilinde nispi ret nedenleri" başlıklı Madde 6- (1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir....(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." hükümlerine amirdir.
Karıştırılma ihtimali yönünden;
SMK'daki deyimiyle “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali” incelenirken gerek Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide kabul edildiği üzere markaların bir bütün olarak bıraktıkları intiba dikkate alınmalı ve inceleme buna göre yapılmalıdır. Zira benzerlik göreceli bir kavram olduğundan bu olgunun objektif bir esasa bağlanması gereklidir.Objektif esas ise markanın bütünü dikkate alındığında ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde bir benzerliğin olmasıdır.
Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu içtihadında belirtildiği üzere, karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde asıl olanın ortalama tüketicinin algılaması olduğu, tüketicinin her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabileceğinin düşünülmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, markada yer alan yardımcı unsurların ve ayrım gücü az olan ifadelerin her zaman hatırda tutulamayacağının, tüketicinin daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadar hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın al almak yahut hizmetten yararlanmak isteyeceği, bu şekilde genel olarak ürünün önemine göre tanıdığı, beğendiği, bilinirliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir markayı seçerek zaman kısıtlılığının yarattığı olumsuzluklardan kurtulmaya çalışacağı, markanın sağladığı garanti fonksiyonundan yararlanmayı düşüneceği dikkate alınmalıdır.
Sadece alıcıların belirli bir mal veya hizmet yerine başka bir mal veya hizmeti almak istemeleri halinde değil alıcıların mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malları satan ve yahut hizmetleri sunanlar arasında idari veya ekonomik bağlılık olduğuna inanmaları halinde de iltibas ihtimali bulunmaktadır. İki işaret arasındaki benzerlik, telaffuzdan, biçim ve anlam benzerliğinden, genel görünümden ve çağrışımdan doğabilir.
Markanın işlevlerinden biri de, söz konusu malların kaynağını/menşeini garanti etme işlevidir. Markalar bilindiği gibi tek ibareden oluşmuyor ise “esas unsur” ve “yardımcı unsur”lardan oluşabilir. Bu durumda inceleme markanın bütünü dikkate alınarak ayrıca markalarda yer alan esas unsurlar karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
Mal ve hizmetlerin aynı ya da benzer olup olmadığı yönünden; karıştırılma tehlikesinin değerlendirilmesinde malların ve hizmetlerin benzerlik derecesi ile markaların benzerlik derecesi arasında karşılıklı bir bağlantı mevcuttur. Buna göre örneğin markaların kullanıldığı mal ve hizmetler arasında düşük benzerlik derecesi, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksek olmasıyla dengelenebilir. (Sevilay Uzunallı, Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012, s.83 vd.). Mal ve hizmetlerin aynılığı veya benzerliği değerlendirilirken yalnızca tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış mal ve hizmetler dikkate alınmalıdır; listede yer almayan, ancak fiilen kullanıldığı veya kullanılma niyeti olduğu belirtilen mal ve hizmetler değerlendirmede dikkate alınmayacaktır (Uzunallı, s.90).
Mal ve hizmetlerin aynılığı ile kast edilen durum açıktır. Mal ve hizmetlerin aynılığı, ilke olarak mal ve hizmetlerin aynı şekilde yazılmış, ifade edilmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, aynı mal ve hizmetin birden fazla isme sahip olması veya piyasada anıldığı isimle teknik, bilimsel, literatüre geçmiş isminin farklı olması veya yabancı dildeki isminin Türkçeye de geçmiş olması durumlarında da mal ve hizmetler farklı şekilde ifade edilmiş olsalar da aynı olarak kabul edilecektir.
Nice sınıflandırması ve Türk Patent tebliğine göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin ‘benzer’ olarak değerlendirilmesi de mümkündür ve aynı husus öğreti de kabul edilmektedir (Yasaman Hamdi, Marka Hukuku, Cilt II sh.779). Nitekim Yargıtay’da kararlarında bu yönde değerlendirme yaparken, mal ve hizmetlerin nice sınıflandırması ve TPE tebliğine göre mutlaka aynı sınıfta kullanılmasını değil, benzer mal ve hizmetler yönünden kullanılmasını esas almaktadır (Yargıtay kararları için bkz; Uzunallı, s.41 vd; Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2012, s. 253 vd.).
Kötü niyetli tescil iddiasının değerlendirmesi:
Kötü niyetli marka tescili 556 S. KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamış olmasına rağmen, doktrinde bir kısım yazarlar tarafından bu durum da hükümsüzlük nedeni olarak savunulmuş, nihayet SMK 6/9 maddesinde kötü niyetli tescil bir tescil engeli olarak yasal mevzuattaki yerini almıştır. Yargıtay HGK, 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501- E., 2008/507 K. Sayılı kararı ile tescilde kötü niyetliliği markanın hükümsüzlüğüne yol açacağı yönünde içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sonradan vermiş olduğu kararlarda bu hususu dikkate almıştır.
Bir markanın kötüniyetle tescil ettirildiğinden söz edebilmek için, o markanın tescil ettirilmesinin altında başkasına ait olduğunu bildiği bir markayı haksız olarak sahiplenme, başkasına ait markanın tanınmışlığından ve itibarından haksız olarak yararlanma, başkasının markasının piyasaya girmesini engelleme, tescil ettirilen markayı gelecekte gerçek hak sahibine markadan doğan hakları kullanmakla tehdit ederek satma amacı gibi dürüstlük kuralı (MK m d. 2) ile bağdaşmayan kanıtlanabilir niyetlerin yatması gerekir.
Yine bu konuda Yargıtay HGK 2013/1831 E., 2015/1198 K sayılı 15.04.2015 tarihli emsal kararlarında, “...556 sayılı KHK'nın 35/l.maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nîn 35/1. Ve 42/l-(a) maddelerindeki düzenlemelerde, esasen MK'nun 2.maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kütü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42.maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nun 2.maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nın ruhuna da uygundur. ... marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli tescil olarak kabul edilmektedir.
Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişinin iyi niyet iddiasında bulunamayacağına da şüphe yoktur (TMK. m. 2).
Somut olaya dönüldüğünde; ... şirketi ile ...şirketinin aynı şirketler grubunu oluşturan iştirakler olduğu; her iki davacı şirkete ait “...-Şekil” asli unsurlu farklı seri markaların mevcut olduğu ve dava konusu tescillerle ilgili olarak “...” şirketler grubunun yavru şirketi konumunda olduğu; davacılar ile davalının markalarında ortak olarak “...” ibaresinin yer aldığı ve bu ibarede ayniyet olduğu, bu ortak unsurun davacıların öncelik sahibi olduğu markalar açısından asli ve ayırt edici unsur olduğu, davalı markası açısından ise tüketicinin bu ibareyi bukalemun resmi ile birlikte bir bütün olarak algılayacağının düşünüldüğünü, davacılara ait markanın bir türevi olduğu kanısını oluşturduğu, başka deyişle davalının “...+Şekil” markası, köken gösterme yönünden yarattığı zincir markası görünümü sonucunda davalı karşı davacının işletmesi ile davacı karşı davalıya ait işletmeler arasında bir bağlantı olduğu izlenimi yaratma potansiyel taşıdığını, dolayısıyla ... Sınıf açısından davacı markaları ile davalının ... sayılı markası arasında tüketicide karıştırılma ihtimali yaratacak düzeyde bir benzerlik olduğu kanaati hasıl olduğunu, dosyadaki mevcut delillerin davacıların “...” asli unsurlu markalarının SMK m.6/4 gereği “Paris sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalardan” olduğunun; bu sebeple davalının 34. sınıftaki tescilinin hukuka aykırı olduğu; ayrıca SMK m.6/5 gereği davacıların daha önceki tarihte tescilini yapmış oldukları “...” asli unsurlu markaların, Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyinden davalının haksız bir yarar sağlayabileceği; ayrıca davalının, davacı markalarının ayırt edici karakterini zedeleyebileceği kanaatine varıldığından davalının markasının tescil edildiği tüm sınıflarda hükümsüz kılınabileceği sonucuna varıldığını, buna ek olarak, davacıların sahip oldukları tanınmışlıktan haksız yarar elde etme maksadıyla davalının, ilgili pazarın yönetmelik değişikliği ertesinde rekabete açılmasını müteakiben, davacıların tescilli markalarıyla benzer marka başvurularını ardı ardına yapması, davalı/karşı davacının TPMK nezdinde 2016-2017 tarihlerinde yapmış olduğu “...” asli unsurlu marka başvurularının reddedilmesi, davacıların yarattığı seri markalardan istifade etmeye çalışması, davacıların yurt içi ve yurt dışındaki önceki tescillerinden haberdar olmayıp, “...” ibaresini tescil ettirmeye çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu dikkate alındığında davalı/karşı davacının davranışlarının bir bütün halinde kötüniyetli olduğunun kabulünün gerektiği, kötü niyetli tescile dayalı hükümsüzlük şartlarının oluştuğu sonucuna ulaşılmış olup davacılara ait markaların tanınmış marka olduğu da dikkate alınarak gerek iltibas gerekse kötü niyetli tescile dayalı asıl ve birleşen davaların kabulü ile davalı karşı davacıya ait markanın tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne karar vermek gerekmiştir.
2-MARKA İPTALE YÖNELİK BİRLEŞEN VE KARŞI DAVA TALEPLERİ YÖNÜNDEN;
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9/1.maddesinde yer alan “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir 2-Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fikra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a)Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.3- Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." şeklindeki düzenleme ile kanun koyucunun Markalar Sicilini kullanılmayan markalardan arındırma amacını güttüğü anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde SMK m.26/I-a) hükmü de SMK m.9/I'de belirtilen hallerin bir iptal sebebi olduğunu ortaya koymaktadır.
Marka üzerindeki hakkın kazanılması için sicile tescil edilmesi yeterli olsa da kanun koyucu tescil edilmiş marka ile marka hakkı sahibine sağlanan korumanın devam edebilmesini bazı şartlara bağlamıştır. Bunun arkasında; tescil edilen bir markanın haksız yere sahibinin tekelinde kalmasının engellenmesi, marka sicilinin kullanılmayan markalarla dolu bir 'çöplük' haline gelmesini önlemek veya kullanılmayan bir markadan onu kullanmak ve bir değer yaratmak isteyen bir başka kişinin yararlanmasının önünü açmak gibi pek çok ekonomik ve toplumsal nedenler yatmaktadır. Zira marka hakkı sahibine inhisari bir yetki veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte olduğundan kanun koyucu, bu geniş hakkın yanı sıra marka sahibine hakkaniyet ölçüsünde birtakım sorumluluklar da yüklemiştir. Markanın usulünce kullanılması zorunluluğu da bunlardan bir tanesidir.
SMK madde 9'da marka kullanılmama sebebiyle iptali edilebilmesi için haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmamış veya kullanımına beş yıl ara verilmiş olması gerektiği düzenlenmiştir. Ciddi biçimde kullanımdan bahsedebilmek için en öncelikli kriter markanın kullanım yoğunluğu ve markadan elde edilen ekonomik yarardır. Markanın sadece birkaç defa ambalajlara basılması veya az sayıda bastırılan broşürlerde kullanılması gibi kullanım süresi ve etkisi sınırlı, hatta göstermelik denebilecek kullanımlar SMK md.9 anlamında ciddi kullanım teşkil etmez. Markanın ciddi kullanımı belirlenirken markanın kullanım şekli, kapsamı, süresi gibi objektif kriterlerden hareket edilmelidir. Marka sahibi markasını aynı mal veya hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı bir yer edinmek veya yeni bir mal veya hizmet piyasası oluşturmak biçimde kullanmışsa ciddi bir kullanımdan söz edilebilir.
Dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık ciddi kullanımlar SMK m.9 anlamında marka hakkının muhafazasını sağlayacaktır. Aksi halde markanın dava konusu emtia bakımından iptali talep edilebilecektir. Bu çerçevede davalı tarafın geriye doğru 5 yıllık sürede ciddi olarak kullandığını ispatlaması gerekmektedir.
Dosya içeriği dikkate alındığında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9 ile getirilen marka iptaline ilişkin düzenleme ile, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinin AYM'nin iptal kararı ile oluşan boşluğun ne şekilde doldurulması gerektiği üzerinde durulması gerekmektedir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9 kullanmamaya dayalı marka iptaline ilişkin olup anılan yasal düzenlemeden önce, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinde de en az beş yıldır kullanılmayan markaların, hükümsüzlük/iptal davaları ile sona erdirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Mülga 556 sayılı Marka KHK henüz yürürlükte iken, 42/1-c maddesinin AYM’nin 09.04.2014 ve 2013/147-2014/75 sayılı, 14.maddesinin ise 14.12.2016 tarih ve 2016/148 – 189 sayılı kararıyla iptal edildiği, ikincisinin Resmi Gazete’de yayın tarihinin 06.01.2017 olduğu ve bu tarih itibariyle kullanmama nedeniyle hükümsüzlük/iptal davalarına ilişkin mülga KHK’da yer alan yasal dayanak ortadan kalkmış ise de markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı SMK’nın 9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.
Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında, SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği (Numan Sabit SÖNMEZ,” 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar” İHFM,S.76(1), s.283 vd., erişim: https: //dergipark. Org. Tr/download /article-file / 545172), sonuç olarak 6769 sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmamaya dayalı iptal şartlarının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14/06/2019 T. 2019/1765 E. 2019/4421 K sayılı kararı)
Kullanılmama nedeniyle bir markanın iptal edilebilmesi için kullanılmamanın haklı bir sebebe dayanması gerekmektedir. Bu noktada ispat yükü davalı taraftadır.
Davacıların kullanımlarına ilişkin rapordaki değerlendirmelerde;
Davacının ... ile arasında akdedilen sözleşme gereği, davacının dahil olduğu grup şirketlerine ait ... markalı ürünlerinin Türkiye’de üretimine ve pazarlanmasına ilişkin ... ile 1 Ocak 2017 tarihli lisans anlaşması olduğu ve davacının ... markasını bu anlaşma yolu ile kullandığı, lisans vermenin SMK m.9 kapsamında markanın kullanımı mahiyeti taşıdığı iddiasına dayanak teşkil ettiği, buna ek olarak, davacıların sunduğu gümrük beyannamelerinin ve faturaların (özellikle 2011 ve sonrası döneme ait faturaların) da irdelenmesi gerektiği, bu faturalar gereği iptal davasının dava tarihi olan 13.06.2017 tarihinden geriye doğru 5 yıl içerisinde davacının markasal kullanımının olduğu, dosyada 2011-2016 yıllarına ait davacı şirket tarafından düzenlenmiş ve “...” ibaresini taşıyan ürünlerin satışını gösteren faturaların yer aldığı, bu faturalar gereği “...” markasını taşıyan ürünlerin Türkiye’ye ithal edilmesi dahi (mülga/iptal edilen 556 sayılı KHK m. 14 gereği) markasal kullanım olarak nitelendirilmesi gerektiği, dosyada yer alan ve ... ibaresinin de markasal mahiyette kullanıldığı bu faturaların en düşük bedeli 4.500,00 EURO olup bu faturaların ciddi ve pazar yapı yaratacak mahiyette bir kullanım olduğu, bunun dışında davalı ileri sürdüğü kullanmama iddiasına dayanak olarak, davacının markasını taşıyan ürünlerin 2005-2016 yılları arasında ithal edilmesinin kanun gereğince yasak olmasını gösterdiği, bu çerçevede davalı tarafından .. sayılı, 12.10.2005 tarihli Tütün Mamüllerinin Üretimine ilişkin Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren ... sayılı, 12.07.2011 tarihli Yönetmelik ile ... sayılı, 25.10.2016 tarihli Yaprak Sigara Kağıdı Üretimine ilişkin Yönetmelik hükümleri, davacının markasını kullanamayacağını ispatlamak maksadı ile dosyaya sunulduğu, davalı taraf bu iki Yönetmelik hükümlerine dayanarak, yaprak sigara kağıdı ve makaron ürünlerinin 2005 tarihinden 2016 tarihine dek Türkiye’ye ithalinin, ülkemizde satışının ve dağıtımının yasaklandığını, bu sebeple ... markasını ülkemizde kullanmadığı, 11.11.2016 tarihinde lisans sözleşmesi yaptığı ... unvanlı firmanın 2017 tarihinde uygunluk belgesi olarak ithalat yasağı mahiyetindeki pazara giriş engeli kalktığında (kullanmama için haklı sebep ortadan kalktığında) derhal “...” markasının kullanımına adımların atıldığı, ... arasında 1 Ocak 2017 tarihinde 5 yıl süre ile üretim ve dağıtım sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmenin konusunun “...” markalı yaprak sigara kağıdı ürünleri olduğu; Tütün piyasalarını düzenleyici kurum olan TAPDK’dan 06.03.2017 tarihinde ...’nın tesis kurma izni aldığı; 06.06.2017 tarihinde 4.000.000,00TL kapasite raporunun belirlendiği, 18.04.2017 tarihinde yatırım teşvik belgesi alındığı, en eskisi 02.05.2017 tarihli olan gümrük beyannamelerinin düzenlendiğinin tespit edildiği, bu kullanımların ciddi kullanım olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, kullanmamaya dayalı iptal iddialarının ispatlanamadığı sonucuna ulaşılmış tefrik suretiyle birleşen davanın ve birleşen davadaki karşı davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
Tüm dosya kapsamı, TPMK kayıtları, ayrıntılı değerlendirme içeren son sunulan heyet raporundaki değerlendirmeler ve izahı yapılan gerekçelerle aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
1-Asıl dava ve birleşen (1 FSHHM'nin 2017/726 Esas sayılı dosyası) davanın KABULÜ İLE; Davalı/Davacı - Karşı Davacı adına TPMK nezdinde ... no ile tescilli ''...'' ibareli markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, SİCİLDEN TERKİNİNE,
ASIL DAVA YÖNÜNDEN;
-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 80,70 TL karar harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye kalan 49,30 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
-Davacı tarafından yapılan 67,40 TL harç ve 4.942,00 TL bilirkişi + posta masrafı olmak üzere toplam 5.009,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacılara ödenmesine,
-Davalı tarafından yapılan masrafların kendi üzerinde bırakılmasına,
-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 7.375,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
BİRLEŞEN (1 FSHHM'nin 2017/726 Esas sayılı dosyası) DAVA YÖNÜNDEN;
-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 80,70 TL karar harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye kalan 49,30 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
-Davacı tarafından yapılan masraflar asıl dosyada ele alındığından tekrardan ele alınmasına yer olmadığına,
-Davalı tarafından yapılan masrafların kendi üzerinde bırakılmasına,
-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 7.375,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren birleşen davacıya verilmesine,
-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
2-Birleşen 2 FSHHM 2018/17 Esas sayılı dosyasından açılan (TEFRİKLE GELEN) davanın ve birleşen 1 FSHHM 2017/726 Esas sayılı dosyasındaki karşı davanın REDDİNE,
BİRLEŞEN 2 FSHHM 2018/17 Esas sayılı dosyası DAVA YÖNÜNDEN;
-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 80,70 TL karar harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye kalan 44,80 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
-Davacı tarafından yapılan masrafların kendi üzerinde bırakılmasına,
-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 7.375,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
BİRLEŞEN 1 FSHHM 2017/726 Esas sayılı dosyası KARŞI DAVA YÖNÜNDEN;
-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 80,70 TL karar harcından peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye kalan 44,80 TL'nin karşı davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
-Karşı Davacı tarafından yapılan masrafların kendi üzerinde bırakılmasına,
-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 7.375,00 TL vekalet ücretinin karşı davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren karşı davalıya verilmesine,
-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.27/01/2022
Katip ...
¸


Hakim ...
¸

Full & Egal Universal Law Academy