T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/410
KARAR NO: 2020/436
DAVA: Marka İptali ve Sicilden Terkin
DAVA TARİHİ: 16/08/2018
KARAR TARİHİ: 03/12/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan marka iptali ve sicilden terkin davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; müvekkili tarafından "..." ibareli işaretin 9. 35. 38. 41. ve 42. sınıflarda tescili amacıyla TPMK'ya ... sayı ile marka tescil başvurusu yapıldığını, müvekkili adına yapılan başvurunun 9. sınıfta davalı ... adına tescilli ... tescil numaralı "... " ibareli marka ile benzerlik nedeniyle TPMK tarafından reddedildiğini, yaptıkları araştırmada davalının ... tescil numaralı "... d +şekil" ibareli markasını SMK hükümleri kapsamında markasal olarak kullandığına dair bir delile ulaşamadıklarını, davalının marka tescilinin iptalinde kamu yararının olduğunu iddia ederek, davalının ... tescil nolu "... " ibareli markasının tescil edildiği tüm emtialar için iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ve aşamalardaki beyanlarında özetle; dava konusu olan "... " ibareli markanın müvekkilinin aile şirketleri olan ... Şirketi adına ... tescil numarası ile 31/05/2002 tarihinde tescil edildiğini ve 2001 tarihinden günümüze kadar müvekkilinin tüm aile şirket kuruluşlarında ara vermeksizin ticaretini yaptıkları her üründe kullanıldığını, davacının iddia ettiği şekilde kullanımına 5 yıl boyunca ara verilmesi durumunun söz konusu olmadığını, yaklaşık 20 yıllık geçmişi olan ve hala kullanılmakta olan dava konusu markanın hükümsüzleştirilmeyi çalışılmasının hukuka aykırı ve mesnetsiz bir davranış olduğunu, davacının müvekkilinin markasına benzer bir markayı tescil ettirmiş olmasının SMK 29.maddesi uyarınca marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini, markanın ticaretin olmazsa olmazı olduğunu ve müşterilere tanıtım ve güven teşkil ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 09, 35, 38, 41 ve 42.sınıf emtialarında 16/09/2019 tarihinde tescil edildiği ve ... adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
... tescil nolu "... " ibareli markanın 09.sınıf emtialarında 31/05/2002 tarihinde tescil edildiği ve davalı ... adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan raporda bilirkişiler; davalının ... tescil numaralı "..." ibareli markasını tescil ettirdiği tüm sınıflar yönünden SMK 9.maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde ve dava tarihinden geriye dönük beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi ve kesintisiz bir biçimde kullanıldığını ve/veya marka sahibi olan davalı tarafın izni ile dava dışı şahıs/şahıslar tarafından ciddi şekilde kullanıldığını ispat edemediği, hususlarında görüş ve tespitlerini bildirdikleri anlaşılmıştır.
Dava, 6769 sayılı SMK 9.maddesi kapsamında açılmış kullanmamaya dayalı marka iptali ve sicilden terkin talebine ilişkindir.
İş bu dava SMK 9 ve 25 maddeleri kapsamında açılmış kullanmamaya dayalı marka iptali talebine ilişkindir.
Marka üzerindeki hakkın kazanılması için sicile tescil edilmesi yeterli olsa da kanun koyucu tescil edilmiş marka ile marka hakkı sahibine sağlanan korumanın devam edebilmesini bazı şartlara bağlamıştır. Bunun arkasında; tescil edilen bir markanın haksız yere sahibinin tekelinde kalmasının engellenmesi, Marka sicilinin kullanılmayan markalarla dolu bir 'çöplük' haline gelmesini önlemek veya kullanılmayan bir markadan onu kullanmak ve bir değer yaratmak isteyen bir başka kişinin yararlanmasının önünü açmak gibi pek çok ekonomik ve toplumsal nedenler yatmaktadır. Zira marka hakkı sahibine inhisari bir yetki veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte olduğundan kanun koyucu, bu geniş hakkın yanı sıra marka sahibine hakkaniyet ölçüsünde birtakım sorumluluklar da yüklemiştir. Markanın usulünce kullanılması zorunluluğu da bunlardan bir tanesidir.
Bilindiği üzere, markanın en önemli fonksiyonu, farklı işletmelere ait mal veya hizmetleri birbirinden ayırt etmek olduğu için, ancak kullanılmakla hu fonksiyon yerine getirilmiş olur. Bu sebeple markanın, tescilli olduğu her bir mal ve/veya hizmet sınıfı bakımından kullanılması gerekir, her ne kadar markanın korunması için mutlaka kullanılıyor olması gerekli değilse de, bu kullanmamanın 5 yılı geçmemesi gerekir. Aksi halde marka, iptal yaptırımı ile karşı karşıya kalabilecektir. Kullanılmayan markaların marka teşdi kütüğünü işgal etmesinin önlenmesi ve tescil edilmiş olmakla birlikte kullanılmayan bir markanın, onu kullanmak isteyen kimselerin kullanabilmesine imkan tanınması gerekir. Bundan hareketle, markanın kullanılmaması bir iptal sebebi olarak kabul edilmiştir.
SMK'nın "İptal halleri ve iptal talebi" başlıklı 26. maddesinin 1. fıkrasının a) bendinde "9'uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mevcut olması" markanın iptali sebepleri arasında sayılmıştır. Yine aynı yasanın 26/5 e göre "İptal halleri markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmetlere ilişkin bulunuyorsa sadece o mal ve hizmetler yönünden kısmi iptale karar verilir. Markanın örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez."
SMK m.9/f.1: "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir" hükmüne amirdir.
SMK m.9/f. 2 ve 3 hükümleri uyarınca markayı kullanma olarak kabul edilen durumlar; i) markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, ii) markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve iii) markanın, marka sahibinin izni ile kullanılmasıdır. Bu kullanım halleri sınırlı sayıda değildir. Bunlar belli başlı kullanma halleri olmakla birlikte, markanın gazete ilanlarının bulunması, gazete ve dergilere reklam verilmesi, TV reklamlarının yayınlanması, halkla ilişkilerde kullanılması, marka ile ihalelere girilmesi, faturalarda işletme adından ya da ticaret unvanından öteye işletme adında/unvanda yer alan ayırt edici kelime öne çıkarılıp markasal olacak biçimde kullanım, internette ticari etki yaratacak biçimde kullanılması gibi markanın ayırt edicilik fonksiyonunu taşıyan diğer kullanma halleri de 9. madde anlamında birer kullanma halidir.
Dosya içeriği dikkate alındığında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 ile getirilen marka iptaline ilişkin düzenleme ile, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinin AYM'nin iptal kararı ile oluşan boşluğun ne şekilde doldurulması gerektiği üzerinde de durulması gerekmektedir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9 kullanmamaya dayalı marka iptaline ilişkin olup anılan yasal düzenlemeden önce, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinde de en az beş yıldır kullanılmayan markaların, hükümsüzlük/iptal davaları ile sona erdirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Mülga 556 sayılı Marka KHK henüz yürürlükte iken, 42/1-c maddesinin AYM’nin 09.04.2014 ve 2013/147-2014/75 sayılı, 14.maddesinin ise 14.12.2016 tarih ve 2016/148–189 sayılı kararıyla iptal edildiği, ikincisinin Resmi Gazete’de yayın tarihinin 06.01.2017 olduğu ve bu tarih itibariyle kullanmama nedeniyle hükümsüzlük/iptal davalarına ilişkin mülga KHK’da yer alan yasal dayanak ortadan kalkmış ise de markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı SMK’nın 9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.
Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında, SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği (Numan Sabit SÖNMEZ,” 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar” İHFM,S.76(1), s.283 vd., erişim: https://dergipark.org.tr/download/article-file/545172), sonuç olarak 6769 sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmamaya dayalı iptal şartlarının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14/06/2019 T. 2019/1765 E. 2019/4421 K sayılı kararı)
Markanın iptal ve sicilden terkin yaptırımı ile karşılaşmamak için, tescil kapsamındaki her bir sınıf ve alt sınıf mal ve hizmetlerde kullanılması gerekir. Markanın bir mal veya hizmet bakımından kullanılması, sadece kullanmanın gerçekleştiği mal veya hizmet için markayı ayakta tutmaktadır. Benzer bile olsa, kullanılmayan mal ve/veya hizmet yönünden iptal koşulları oluşmaktadır. Bir başka deyişle, şayet marka benzer bazı mal veya hizmetlerde kullanılmışsa, sınıflar benzer bile olsa kullanılmayan mal veya hizmet bakımından marka iptal edilebilir. O halde kullanımın, her bir mal veya hizmet bakımından marka sahibi tarafından ayrı ayrı ispatı gerekir ispat yükü iptali talep edilen marka hakkı sahibine yüklenir, marka hakkı sahibi markasının kullanıldığını ispat edecektir.
Ciddi Kullanım Yönünden Değerlendirme;
Markanın kullanıldığının kabul edilebilmesi için, söz konusu kullanımın "ciddi" bir kullanım olması gerekmektedir. SMK m.9/f.1'de öngörülen ciddi kullanım ile neyin anlaşılacağı SMK'da açık değildir, ancak salt markanın iptalini önlemek için, göstermelik olarak küçük ölçekte ve sembolik kullanımlar ciddi nitelikte kullanım olarak kabul edilemez.
Ciddi kullanımdan kasıt o markanın tescil edildiği mal veya hizmetler için pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak söz konusu mal veya hizmetlerin menşe kimliğini garanti edecek şekilde kullanılmasıdır.
Ciddi biçimde kullanımdan bahsedebilmek için en öncelikli kriter markanın kullanım yoğunluğu ve markadan elde edilen ekonomik yarardır. Markanın sadece birkaç defa ambalajlara basılması veya az sayıda bastırılan broşürlerde kullanılması gibi kullanım süresi ve etkisi sınırlı, hatta göstermelik denebilecek kullanımlar SMK md.9 anlamında ciddi kullanım teşkil etmez. Markanın ciddi kullanımı belirlenirken markanın kullanım şekli, kapsamı, süresi gibi objektif kriterlerden hareket edilmelidir. Marka sahibi markasını aynı mal veya hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı bir yer edinmek veya yeni bir mal veya hizmet piyasası oluşturmak biçimde kullanmışsa ciddi bir kullanımdan söz edilebilir.
Ciddi kullanım, her somut olayın koşullarına göre değerlendirilir. Genel olarak, ciddi kullanım markanın tescil amacı dahilinde ticari bir amaçla kullanılması olarak ifade edilebilir. Ancak, ciddi kullanımın varlığından söz edebilmek için markanın kullanımı neticesinde bir kazanç elde edilmesi şart değildir. Ciddi kullanımın kabulü için markanın tüm unsurlarıyla birlikte kullanılması şart değildir. Markanın sadece esas unsurlarının kullanılıyor olması da ciddi kullanma yükümlülüğünü karşılar.
Ciddi kullanım kavramı, mehaz düzenlemeler olan 89/104 sayılı Yönergesi'nin 10.maddesi ile 40/94 sayılı Topluluk Markası'na ilişkin Tüzük'ün 15.maddesinde yer almıştır. Ancak ne Yönerge'de ne de Tüzük'te ciddi kullanımın tanımı yapılmamıştır. Bu durum, üye ülkelerin ulusal mahkemelerinde kullanım kavramının farklı şekillerde değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Söz konusu kavramın içeriğinin bağlayıcılığı surette doldurulması ise ATAD'ın yeni bir kararı ile olmuştur. ATAD, Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin önüne gelen bir olayda ATA m.234 uyarınca bekletici mesele yaparak ciddi kullanım kavaramını hakkında yorum kararı talep etmesi üzerine, bu kavramı son derece kesin bir şekilde tanımlamış ve özelliklerini belirtmiştir.
Ciddi kullanım bu şekilde, yalnız marka tarafından bahşedilen hakların elde tutulmasına yönelik sembolik bir kavram olarak anlaşılmamalıdır. Markanın temel işlevine uygun kullanım şartıdır. Bu işlev, markanın tüketiciye yahut son kullanıcıya karşı, bir ürün ya da hizmeti diğer kaynaklardan gelenlerden ayırt etmesine izin verecek ve karıştırmaya mahal vermeyecek şekilde garanti etmesidir.
Buradan ciddi kullanımın, yalnızca ilgili teşebbüs nezdinde değil, markanın koruduğu mal ve hizmetlerin yer aldığı piyasada kullanımı gerektirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Markanın korunması ile üçüncü kişilere ileri sürülebilirlik bakımından tescile bağlanan sonuçlar, markayı oluşturan işareti taşıyan ürün ve hizmetler için, farklı teşebbüslerin ürün ve hizmetlerine nazaran farklı bir piyasa oluşturmak ya da mevcut piyasayı korumaktan ibaret bulunan markanın varlık nedeninin kaybı halinde işlerliği devam ettiremez. Buna göre, markanın kullanımı, evvelce piyasaya sunulmuş mal ve hizmetlere ilişkin olarak veya piyasaya sürülmek üzere olanlar bakımından belirli bir müşteri çevresinin yaratılması amaçlanarak, özellikle reklam kampanyalarında gerçekleştirilmelidir.
Sonuç olarak markanın, kullanımının ciddi olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, markanın ticari kullanımının gerçekliğinin tespitine, özellikle markanın koruduğu mal ve hizmetler bakımından pazar payı yaratılması yahut mevcut pazar payının korunması bakımından doğrudan bir kullanımın varlığına ilişkin tüm olgular ile hal ve şartların bütününün dikkate alınması gerekir. (Yasaman, Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi Cilt 1)
Somut olaya dönüldüğünde; Davalı tarafından cevap dilekçesi ekinde dava dışı ... LTD ŞTİ ne ait 2017 tarihli 4 adet fatura sunulmuş olup malın cinsi kısmına elle ... TAŞ ibaresinin yazılı olduğu, malın cinsinin anlaşılmadığı, davalı tarafından dava dışı aile şirketi tarafından markanın kesintisiz kullanıldığının iddia olunduğu, 01/06/2015 tarihli marka lisans sözleşmesinin suretinin davalı vekilince aslı gibidir yapılmak suretiyle dosyaya sunulduğu, marka sicilinde kayıtlı herhangi bir lisans sözleşmesinin bulunmadığı, talep doğrultusunda dava dışı şirket kayıtlarında yapılan incelmede 2014 yılında herhangi bir fatura düzenlenmediği, ayrı aylara ait 2015 yılında 7 adet, 2016 yılında 10 adet, 2016 yılında 7 adet, 2018 yılında 2 adet olmak üzere toplam 26 adet faturanın davadışı şirket tarafından farklı firmalara kesildiği, iletişim bilgilerinin ve mail adresinin alt kısmında ... yazı ve işaretinin bulunduğu, 2017 yılına ait sunulan 4 adet faturada ... ibaresinin yer almadığı tespit olunmuştur.
Bir markanın faturalarda kullanılması, arama motorlarında yer alması, işletmenin kataloglarında görünmesi gibi hususlar tek başına o markanın ciddi biçimde kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Bu tür belgelerin delil değerleri düşük olup markaya göndermede bulunmayan belgeler sadece yol gösterici olup ancak diğer delillerle desteklenmeleri halinde dikkate alınabilirler.
Dava konusu markanın piyasaya etkin şekilde sunulduğu, yeterli zaman geçmesine rağmen işaretin tüketici nezdinde kalıcı hale gelmesinin sağladığını, bunun sonucu olarak da işaret mal veya hizmetlerin kaynağını gösterme işlevini yerine getirdiğini ispat eder deliller dosya nazarında bulunmadığından, ciddi kullanım ispat edilememiştir.
Kullanmanın ciddi olup olmadığı, kullanmanın süresi, şekli, işletmenin büyüklüğü, mal veya hizmetin türü, satış miktarı, rakip işletmelerin tutumu gibi çeşitli objektif ölçütlere göre yapılacak bir diğerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Bu ölçütlere göre kullanmanın görünüşte kaldığı durumlarda, markanın kullanılmadığı kabul edilmelidir. Dosyada başkaca delil yatırım reklam harcaması vs bulunmadığından ciddi kullanımın ispatlanamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı, sunulan bilirkişi heyet raporu, izahı yapılan mevzuat kapsamında değerlendirildiğinde; davalının adına tescilli ... tescil nolu "... " ibareli markayı tescilli olduğu 09.sınıf emtialarında kanunun öngördüğü şekilde ciddi kullanımını ispatlayamadığı, sunulan lisans sözleşmesinin sicile kayıtlı olmadığı dikkate alındığında davacıya karşı ileri sürülemeyeceği, bir an için lisansın geçerli olduğu kabul olunsa bile lisansa dayalı kullandığı iddia olunan dava dışı şirketin markasal kullanımlarının da ciddi kullanım kapsamında kalmadığı, görünüşte yapılan lisans sözleşmesinin ve sunulan az sayıdaki -markasal kullanım olarak da kullanımı tartışmalı olan- faturanın ispat açısından yeterli olmadığı anlaşılmakla davacının sübut bulan davasının kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ İLE, TPMK nezdinde davalı adına ... no ile tescilli "..." ibareli markanın İPTALİNE, SİCİLDEN TERKİNİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 54,40 TL karar harcından peşin yatırılan 35,90 TL'nin mahsubu ile kalan 18,50 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 4.910,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan: 1.400,00 TL bilirkişi ücreti, 191,30 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.591,30 TL ve 71,80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 1.663,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/12/2020
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır