T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/215
KARAR NO: 2018/72
DAVA: Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli)
DAVA TARİHİ: 11/10/2016
KARAR TARİHİ: 27/03/2018
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) dava ve karşı dava olarak açılan hükümsüzlük davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin 14.02.1990 tarihinde "..." ibareli markasını TPE' de tescil ettirdiğini ve bu marka ile tesettürlü mayo satıp, tanıtım ve reklamını yaptığını, bu nedenle söz konusu markayı haksız ve kötü niyetli olarak kullandığını, davalı şirketin sattığı bu numunelerden temin edip orjinal ürünleri ile karşılaştırdığında aşırı kalitesiz olduğunu tespit ettiklerini, davalı şirketin bu kalitesiz ürünü sanki "..." markasının ürünüymüş gibi satarak tüketiciler nezdindeki müvekkilinin itibarına zarar verdiğini, tüketicilerin davacı şirkete ürünler hakkında şikayetlerin geldiğini, davalı şirketin bu haksız ve kötüniyetli fiilleri sonrasında davacı şirketin cirosunda %50'lik bir azalma görüldüğünü, davalının bu şekilde haksız kazanç sağladığını belirtilerek; davalının "..." markasını hukuka aykırı kullandığının tespiti ile tecavüzün önlenmesi ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 100 TL kazanç kaybı tazminatı, 100 TL haksız kar kazancı ve 50.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek faiziyle davalıdan tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmesini talep etmiştir.
CEVAP
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davalı şirketin yüksek kalitede temel gıda ve tüketim malzemelerini mümkün olduğunca en düşük maliyetle üretip uygun fiyatla halka sunduğunu, birçok kendi markalı ürününün bulunduğunu, satımı ve tanıtımı yapılan tesettürlü mayonun da bu ürünlerden olduğu ve markasının "..." olmaması ve hatta ürün etiketinde "tesettürlü mayo" yazması dolayısıyla markanın haksız kullanılmasının söz konusu olmadığı, yalnızca ürün tanıtımında ... kelimesinin giysi türü olarak kullanıldığı ve amacının vasıf bildirmek olduğu, "..."nın bir giysi türü olduğu, sözlük anlamının " dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi" olması dolayısıyla sektörde herkes tarafından kullanılan vasıf büdirici bir kelime olduğu ve böyle tasviri bir kelimenin tek bir firmanın tekeline bırakılamayacağını, tazminat olarak hem kazanç kaybı hem de davalı şirketin elde ettiği kazancın birlikte istenemeyeceği, bunlardan birinin seçilmesi gerektiğini, davacı markasının tanınmış marka olmaması ve dava konusu markanın kötü ya da uygun olmayan şekilde kullanılması söz konusu olmadığı için itibar tazminatı şartlarının oluşmadığı ve talep edilen tazminatın fahiş miktarda olduğunu, davacı ticari defterlerinin incelenerek elde edilen gelirde düşme olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
KARŞI DAVA
Davalı vekili 21.11.2016 tarihli karşı dava dilekçesinde özetle; Arapça ... kökünden gelen ve sözlük anlamı " dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmım örten giysi" olan ... kelimesi ürünün adı olması nedeni ile 556 s. KHK md. 7/1-c maddesi gereği bu ibarenin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilerek markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesi istenmiştir.
GEREKÇE
Dava 556 sayılı KHK hükümleri gereğince açılmış marka hakkına tecavüzün tespiti, önlenmesi ve maddi ve manevi tazminat talepli asıl dava ile marka hükümsüzlüğü talepli karşı davadır.
TPE'den gelen tescil belgesi ışığında ... tescil nolu, ... ibareli markanın, davacı adına, Nice 25.sınıfta; "Konfeksiyon (kazak, mont, ceket, pantolon, etek, yelek, süeter, hırka, kaban, manto, palto, pardesü, bluz, tişört, döpiyes, takım elbise, gömlek ve mayo, eşarp, yazma, mermerşahi)."emtiası yönünden, 14.02.1990 tarihinden bu yana, süresi içerisinde yenilenerek, dava tarihinde ve halen, marka tescil koruması ile korunmaktadır.
Davacı şirketin İTO'ya tescil tarihinin ... tarihi olduğu anlaşılmaktadır.
Davacı tarafından, dava dilekçesi ekinde sunulan davalıya ait 1 adet satış fişi, davalı ... marketlerinde davalının web sitesindeki markasal kullanımlar incelendiğinde; "..." kelimesinin, davalı tarafından, markasal olarak, "kadın tesettür mayosu" ürünü üzerinde kullanıldığı görülmüştür.
Davacı ... alan adlı web sitesinde ... ibareli markasını, tesettür mayosunda ve tesettüre uygun aktif spor giyim ürünlerinde, ferace, deniz havluları gibi ürünlerde de kullandığını bildirmiştir. Bilirkişi tarafından ilgili web sitesinde yapılan araştırmada, ... markasının, eşofman, aktif spor giyim ürünleri gibi ürün çeşitlerinde de markasal olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Dosyaya davalı tarafından sunulan belgeler incelenmiş; Internet ortamında, çeşitli sözlüklerde "..." kelime anlamını gösteren çıktılar, ... alan adlı web sitesinde "..." kelime için yorumlar, ... kelimesi içeren çeşitli haberler olduğu görülmüştür.
Markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde 1997 tarihli WIPO kriterlerinden faydalanılır. TPE de WIPO kriterlerine dayanarak bir takım kriterler getirmiştir.
Tanınmış markadan söz edilebilmesi için, bir hizmet veya ticaret markasının toplumun ilgili kesiminde tanınmış olması gerekir. Tanınmışlığın her mal ve hizmet için ayrı ayrı değerlendirilmesi ve markanın, korumanın talep edildiği ülkede tanınmışlığa sahip olması gerekir. Tanınmışlığın belirlenmesinde önemli olan tanınmışlık iddiasının ortaya atıldığı zamana göre değerlendirme yapılmasıdır. Tanınmışlığın tespitinden marka sahibi tarafından yaptırılan promosyon ve tanıtım malzemeleri yanımda ulusal basında veya gazetelerde markanın tanınmışlığını ortaya koyan reklam ve haberler de dikkate alınır. Bunun yanında yaygın satış zinciri, toplum nazarındaki tanınmışlık da dikkate alınır. Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir. Marka sahiplerinin tanınmışlık talepleri ile birlikte sunacakları bilinirlik düzeyini ispat eder nitelikteki belgeler, tanınmış markanın tespitinde yol göstericidir.
Somut olayda, davacı tarafından ... ibareli markanın tanınmışlığı yönünde dosyaya yeterli belge ve bilgi sunulamamıştır. Ancak davaya sunulan delillerden sektörel bazda bu markanın, toplumun ilgili kesimi yönünden belirli bir tanınmışlık seviyesine yükseldiği anlaşılmaktadır.
Markalar arasında karıştırılma ihtimali araştırılırken inceleme konusu markaların benzerlik derecesi, inceleme konusu markalar kapsamında bulunan mal ve hizmetlerin benzerlik derecesi, önceki markanın ayırt edici gücünün, tanınmışlığının derecesi, inceleme konusu mal ve hizmetlerin tüketicilerinden oluşan ortalama tüketici kitlesinin bilinç ve dikkat düzeyi, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan yukarıdaki hususların birlikte değerlendirilmesiyle, inceleme konusu davalıya ait markanın bütün olarak ortalama tüketicilerde bıraktığı izlenim çerçevesinde, davacıya ait marka ile davalıya ait marka arasında karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına karar verilir.
Markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, markada yer alan kelime veya şekil unsurlarının birbirlerinden bağımsız olarak tek tek ele alınması yoluyla değil, markanın tüm unsurlarının birlikte yarattığı bütüncül izlenime göre yapılmalıdır. Bir markada birden fazla unsurun bulunması durumunda önceki markalarla ayniyet veya benzerlik açısından yapılan değerlendirme, bu unsurların tümünün birlikte yarattığı görünüm, ses veya anlam çerçevesindeki izlenim doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Karıştırılma tehlikesinin değerlendirilmesinde malların ve hizmetlerin benzerlik derecesi ile markaların benzerlik derecesi arasında karşılıklı bir bağlantı mevcuttur. Markalar arasındaki benzerliğin karıştırılma ihtimaline yol açıp açmayacağı değerlendirilirken, önceki markanın ayırt edici karakteri ve özellikle tanınmışlığı dikkate alınmalıdır. İnceleme konusu markaların çok benzer olması ve önceki markanın, özellikle tanınmışlığı nedeniyle, yüksek derecede ayırt ediciliğe sahip olması durumunda, mal ve hizmetler arasında düşük derecedeki benzerliğe rağmen karıştırılma ihtimali ortaya çıkabilir.
Somut olayda davacının tescilli markası, ibareli ... kelime ibaresi ve yunuslardan oluşan ... ibaresinden oluşmuş bir markadır. Markanın ayırt edici, ana unsuru, ... kelimesidir. Davalının markasal kullanımı ise, ... kelime unsurundan ibarettir. Bu hali ile, markalar arasında, görsel, işitsel, anlamsal benzerlik bulunduğu gibi, her iki tarafta benzer iş ile iştigal etmekte, markayı, bir kısım tekstil ürünleri üzerinde ve satışında kullanmaktadır. Ayrıca her iki tarafın da tüketici kitlesi, ortalama tüketici kitlesidir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, davalının markasal kullanımının, davacının tescilli markası ile karıştırılma ihtimali de dahil olmak üzere iltibasa neden olabileceği tespit edilmiştir.
556 s. KHK nin 7/1-c maddesi; Ticaret alanında cins, çeşit, "vasıf', kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların tescil edilmeyeceğini düzenler. Türk Dil Kurumu sözlük araştırmasında, "..." kelimesinin Türkçe bir anlamı bulunamamıştır. Kaldı ki, bu kelimenin, davalının iddia ettiği gibi, "dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi" şeklinde bir anlamı olduğu varsayılsa dahi, davalının, bu kelimeyi, markasal olarak kullandığı ürünlerin, "kadın tesettür mayoları" olduğu dikkate alındığında, her halükarda, bu kelimenin, kadın tesettür mayoları açısından 556 s. KHK 7/1 .c maddesi kapsamında "cins, çeşit, vasıf" bildiren bir kelime olmadığı açıktır.
Ayrıca, davacının, karşı davaya cevap dilekçesinde ileri sürdüğü; "... ibaresinin davacı şirket tarafından oluşturulan ve açılımı "Hakiki Şeriat Mayosu" olan, dolayısıyla "..." kelimesinin vasıf bildiren bir kelime değil yalnızca markanın tescil başvurusunun, 14.02.1990 gibi oldukça eski bir tarihte yapılmış olması, davacı şirket kuruluş tarihi vb hususlar da bu iddiayı destekler niteliktedir.
556 sayılıı KHK'nin 42/1-a maddesinde düzenlenen 5 yıllık hak düşürücü süre yasa metnine göre "tanınmış markalar" için öngörülmüştür. Ancak, tanınmış olmayan markaların hükümsüzlüğü için açılan davaların da kötü niyetli tescil hariç olmak üzere, 5 yıllık süre içinde açılması gereklidir.
Markanın davacı tarafından yaratılan bir marka olduğu, tesettürlü mayo gibi bir ürünü piyasaya ilk defa davacı şirketin soktuğu" vb iddiaların aksini kanıtlayacak bir delil dosyada bulunmamaktadır. Kötü niyetli tescil hali ilk Avrupa Birliği Marka Yönergesinin (89/104) m.3/2d'de yer almış ve üye devletlere bu hali teşdi engeli ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler buna uygun olarak kötü niyetli tescil engelini iç hukuk düzenlerine taşımışlardır. Avrupa Topluluk Marka Tüzüğü'de topluluk markası yönünden eski Tüzük (40/94) m. 51/b 'de yeni Tüzük (207/2009) m. 52/lb'de kötü niyetli tescili hükümsüzlük hali olarak düzenlemiştir.
Davacının ... ibareli markasının, tescil tarihinin, 12.04.1990 tarihi olduğu, hükümsüzlük ve iptal talepli karşı dava tarihinin ise, 21.11.2016 tarihi olduğu dikkate alındığında, ayrıca davacının bu markanın tescilinde kötü niyetli olduğu da ispatlanmadığına göre, davanın, hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığı anlaşılmaktadır.
Davalı tarafın, 2015 ve 2016 yıllarında e-Defter uygulamasına tabi olduğu, defter beratlarının kanunda öngörülen sürelere uygun olarak alındığı, ticari defter ve kayıtların geriye dönük değiştirilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle incelenen ticari defterlerin sahipleri lehine delil vasfına haiz olduğu tespit edilmiştir.
Davacı taraf adına tescilli olan ... markasının, davalı tarafın haksız ve hukuka aykırı kullanımları nedeniyle elde ettiği kazanca yönelik, davalı şirket merkezinde ticari defter ve belgeleri üzerinde inceleme yapılmıştır. Davacı 556 sayılı KHK'nin 66. maddesinde (b) bendinde geçen; "Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre," hesap yöntemi kullanılarak maddi zararının hesaplanmasını talep etmiştir. Dava konusu markanın, bayan tesettür mayolarında kullanıldığı, davalının, dava konusu markaya yönelik ürünleri, dava dışı ... İth. Ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı şirketten satın aldığı tespit edilmiştir. Dava konusu markaya yönelik ürünlerin, ilk olarak 06.07.2015 tarihinde stoklara alındığı, daha sonra 2016 yılında ürün alımlarının hızlandığı görülmüştür. Davalı taraf, dava konusu markaya yönelik ürün satışlarından, 2015 ve 2016 yıllarında 43.510 adet ürün satışından 20.114,79 TL/ sı faaliyet karı elde etmiştir.
Toplanan deliller ve hüküm kurmaya elverişli ve yeterli bilirkişi raporu ışığında davacının ... tescil numaralı ... ibareli markası ile, davalı ticaret ünvanını markasal kullanımının karıştırılma ihtimali de dahil olmak üzere iltibasa neden olabileceği ve davacının tescilli marka hakkına tecavüz oluşturabileceği, davacının ... tescil nolu markasının hükümsüzlük ve sicilden terkin şartlarının oluşmadığı, davalı tarafın ticari defterlerinin sahipleri lehine delil vasfına haiz olduğu, yapılan incelemelerde dava konusu markanın, bayan tesettür mayosu ürününde kullanıldığı, dava konusu ürünlerin dava dışı ... ve İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti. ünvanlı şirketten satın alındığı, davalının 2015 ve 2016 yılında toplam 43.510 adet ürün satışından 20.114,79 TL faaliyet kârı elde ettiği anlaşılmakla açılan asıl davanın kabulü ile karşı davanın reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
A-Asıl davada;
1-Davacı ... Tekstil.... Ltd. Şti. Tarafından davalı ... AŞ, aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile,
2-Davalının "..." ibaresinin markasal kullanımı ile davacı marka hakkına tecavüzünün tespiti ve önlenmesine,
3-Davacı yanın yoksun kaldığı kazanca ilişkin hesap edilen 20.114,79 TL'nin dava tarihinden itibaren yürütülecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı yanın manevi zararına yönelik takdiren 20.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair manevi tazminat talebinin reddine,
5-Kesinleşen hüküm özetinin masrafı davalıdan alınmak üzere yurt çapında yayın yapan trajı en yüksek üç gazeteden birinde bir kez ilanına,
6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 2.740,24 TL karar harcından peşin yatırılan 398,50TL'nin(ıslah+peşin harç) mahsubu ile kalan 2.341,74 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsiline,
7-Marka hakkına tecavüzün tespiti ve önlenmesi talebi yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 3.145,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
8-Kabul edilen yoksun kalınan kazanca ilişkin talep yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 3.145,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
9-Kabul edilen manevi tazminata ilişkin talep yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 3.145,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
10-Red edilen manevi tazminata ilişkin talep yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı vekili yararına hesap olunan 3.145,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
11-Davacı tarafından yapılan: 1.500,00 TL bilirkişi ücreti, 281,60 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.781,60 TL'nin red ve kabul oranına göre takdiren hesaplanan 1.425,60 TL ve 398,50 TL harç (ıslah+peşin+başvuru) olmak üzere toplam 1.824,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmının davacı üzerinde bırakılmasına,
12-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
B-Karşı davada,
1-Davacı ... A.Ş tarafından davalı şirket aleyhine açılan markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talepli davanın reddine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 35,90 TL karar harcından peşin yatırılan 29,20 TL'nin mahsubu ile kalan 6,70 TL bakiye karar harcının davacıdan tahsiline,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı vekili yararına hesap olunan 3.145,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
5-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair verilen karar, hazır bulunan taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere açıkça okundu, usülen anlatıldı. 27/03/2018
Katip
e-imzalı
Hakim
e-imzalı