T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/346 Esas
KARAR NO: 2021/62
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 11/11/2019
KARAR TARİHİ: 11/02/2021
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili, ... (“...”) ..., ...’da kurulmuş çok uluslu e-ticaret ve bulut bilişim şirketi ...’in iştiraki olduğunu, ...’a yapılan atıflar ...’un ana şirketi, dünya çapındaki bağlı şirketleri, devredilen şirketleri, mirasçıları, devralınanları ve iştirakleri olarak anlaşılması gerektiğini, .. markasının yaratıcısının müvekkil ... olduğu, gerek kullanımları gerekse de markalara yaptığı yatırımlar uyarınca “...” markasının gerçek hak sahibi olduğunu, markasını birçok ulusal ve uluslararası kuruluş nezdinde tescile konu ettiğini, müvekkilinin ...'un gerçek hak sahibi olduğu “¸ ” ibareli marka başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından davalıya ait ... tescil no’lu “¸ ” marka tescili sebebiyle reddedildiğini, davalıya ait ... Tescil No’lu 24. Ve 25. Sınıflardaki “... ürünlerinin, her türlü iç ve dış giyim bay ve bayan gömlek, tişört, swetshirt, mont, kaban, pardesü, pantolon, yelek, bluz, etek, elbise, ceket, şort, slopet, manto, mayo,çorap, pijama, atlet, kilot, havlu, triko giyim, kumaş.” emtiaları kapsayan tescil, müvekkil şirketin dünyaca tanınmış “¸ ” markasını ülkemizde TÜRKPATENT nezdinde tescil edilmesine engel teşkil ettiğini, müvekkili tarafından davalı şirkete ait ... No’lu “¸ ” marka tescilinden haberdar olunduğunu, davayı ikame etmeden önce usul ekonomisi gereği konuyu dostane bir şekilde çözmek amacıyla noter aracılığı ile ihtarname gönderildiğini, davalı adına kayıtlı markanın, 29.11.1993 tarihinde davalı adına tescil edildiğini, ancak davalı “¸ ” markasını tescil ettirdiği tarihten bu yana tescil edildiği sınıflarda yer alan hiçbir mal üzerinde kullanmadığını, SMK’nın 9/1. maddesi: “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” hükmüne havi olduğunu, Paris Sözleşmesi’nin 5. maddesi uyarınca ise “eğer bir ülkede tescilli markayı kullanmak zorunluysa, marka sahibi kullanmama fiilini haklı çıkarmazsa marka iptal edilir.” düzenlemesi gereğince kullanılmayan markaların, marka sicilini haksız ve gereksiz yere meşgul ederek, rakiplerinin piyasaya girmesini engellediğinden; davalı şirket adına TÜRKPATENT nezdinde ... No ile 24 ve 25. sınıflarda tescilli “¸ ” markasının SMK’nın 9. maddesi uyarınca iptaline ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili davaya cevap dilekçesinde özetle; öncelikle davacı taraf yabancı olduğundan iş bu davayı açarken MÖHUK 48/1 uyarınca yabancılık teminatını yatırması gerektiğini, müvekkili adına kayıtlı markanın kullanılması zorunluluğu mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 42/1-c ve 14. Madee hükümleri ile düzenlenmişken KHK'nın 41/1-c hükmünün 09/04/2014 tarih ve 2013-147/75 sayılı 14.madde hükmü 14/12/2016 tarih ve 148/189 sayılı Anayasa Mahkemesi kararları ile iptal edildiğini, 6769 Sayılı SMK'nun 9.maddesinin ise 10/01/2017 tarihinde yürürlüğe girdiğini, kanunların geçmişe yürümesinin mümkün olmadığını, davacı şirketin müvekkiline ait markanın başvurusunun yapılmasından sonra kurulduğunu, marka tescilinin sahibine ülkesel koruma sağladığını, bu nedenle davacı yanın diğer ülkelerdeki marka başvurularına dayanarak müvekkiline ait markanın iptalini talep edemeyeceğini, davacı yanın 18 yıldır müvekkiline ait markadan haberdar olduğu, 18 yıl sonra bu davayı açmasının kötü niyetli olduğunu, TMK 'nun 2.maddesine göre bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.
Davacı vekili cevaba cevap dilekçesi ile davalı tarafın kötü niyet iddialarının yersiz olduğunu, asıl kötü niyetin 25 yıldır dünyanın hiç bir yerinde kullanılmayan bir markayı haksız elinde tutmak olduğunu, kullanmama davası açmak için herhangi bir hak düşürücü süre bulunmadığını, ... markasının davalının iddialarının aksine ... markalarının gerçek hak sahibi olup; gerçek hak sahipliğinin marka tescili ile değil piyasada maruf hale getirmekle oluştuğunu, ... markasının da ... tarafından ticari faaliyetlerde kullanılarak piyasada maruf hale getirildiğinin açık olduğunu, müvekkilinin MÖHUK 48.madde uyarınca teminat yatırma zorunluluğunun bulunmadığını bulunsa dahi davanın reddini gerektirmediğini, müvekkilinin iş bu davayı kötü niyetli olarak açmadığını, davalıya ait ... nolu '' ...'' markasının dava açıldığı tarihten itibaren geriye dönük olarak 5 yıldır kullanılmaması nedeniyle davanın SMK 9.maddesi uyarınca 24. Ve 25. Sınıflarda iptaline, sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyada tarafların bildirdikleri tüm deliler toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiştir.
Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde, ... tescil nolu, 24/11/1993 tescil tarihli, 24. ve 25. sınıfında bulunan '' ... '' isimli markanın davalı ... Ticaret A.Ş. adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememiz dosyası, 24/09/2020 tarihli oturumunun (4) nolu ara kararı uyarınca inceleme ara kararının taraf delilleri sunulduktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiş olmakla; davalı tarafa ticari defterlerini tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına ibraz etmesi yönünde ihtaratlı davetiyenin usulüne uygun olarak tebliğine rağmen, davalının verilen kesin süre içinde ticari defter ve bağlı kayıtlarını ibraz etmediği anlaşılmıştır.
Davacı taraf, davalının markasını ciddi şekilde kullanmadığını, bu sebeple SMK m.9 uyarınca iptali gerektiğini iddia etmektedir.
Davalı vekili esas hakkındaki beyan dilekçesinde; davanın, müvekkili markasının davacı tarafından öğrenilmesinden 18 yıl sonra açılması kötü niyetli olup, davanın bu sebeple reddinin gerektiğini, davacı tarafından her ne kadar kullanmama sebebi ile iptal davasının ikame edilmesinde süre sınırı bulunmadığı, bu sebeple müvekkili tarafından ileri sürülen “kötü niyet” iddiasının herhangi bir hukuki dayanağı bulunmadığını iddia ediyor olsa da, tarafımızca ileri sürülen “kötü niyet” iddiasının temeli davacının süre sınırına takılması olmadığını, davacının davadan önce müvekkiline ihtarname gönderilmiş olması da bu durumun aksini göstermeyeceğini, davacı yanın 2001 tarihli başvurusu reddedildikten sonra dava ikame etmeyerek ve hatta 2014 yılında böylesi bir dava ikame etmeden bir başvuru daha yaparak amacının müvekkili markasını hükümsüz kılmak olmadığını, varlığından zaten uzun zamandır haberdar olduğu müvekkilinin markasının tescilini kabul ettiğini, bu konuda bir uyuşmazlık çıkarmayacağını düşündürmekte ancak 2014 yılında gerçekleşen başvurunun dahi üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bu davayı ikame ederek çelişkili davrandığını, bir hakkın ihlaline uzun süre sessiz kalınması ve o eyleme karşı dava açılmayacağı inancı oluşturulduktan sonra açılan davanın çelişkili davranış yasağı teşkil edeceğini, davacının müvekkili markasına uzun süre sessiz kalması sebebi ile tam 18 yıl sonra ikame ettiği bu davanın çelişkili bir davranış olduğu ve dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ettiği sabit olup, işbu davanın reddi gerektiğini, müvekkilinin gerçek hak sahibi olduğunu, 556 Sayılı KHK’nın 14. Maddesi 06.1.2017 tarihinde iptal edildiğini, 6769 Sayılı SMK’nın 9. Maddesi ise 10.1.2017 tarihinde yürürlüğe girdiğini, kanunların geçmişe yürümesi mümkün olmadığını, SMK’nın yürürlük tarihi olan 10.1.2017 tarihinden önce markanın kullanılmamasına kanuni bir sonuç bağlanmadığını, ancak SMK’nın yürürlüğe girdiği 10.1.2017 tarihinden 5 yıl sonra SMK md. 9 anlamında bir değerlendirme yapılabilmesi mümkün hale geleceğini, davacı yanın açmış olduğu kullanmama nedeniyle iptal davasının, mevsimsiz açıldığından reddine karar verilmesini talep ve beyan etmiştir.
Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış kullanmamaya dayalı marka iptali talebine ilişkindir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9/1.maddesinde yer alan “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir 2-Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fikra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a)Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.3- Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." şeklindeki düzenleme ile kanun koyucunun Markalar Sicilini kullanılmayan markalardan arındırma amacını güttüğü anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde SMK m.26/I-a) hükmü de SMK m.9/I'de belirtilen hallerin bir iptal sebebi olduğunu ortaya koymaktadır.
Marka üzerindeki hakkın kazanılması için sicile tescil edilmesi yeterli olsa da kanun koyucu tescil edilmiş marka ile marka hakkı sahibine sağlanan korumanın devam edebilmesini bazı şartlara bağlamıştır. Bunun arkasında; tescil edilen bir markanın haksız yere sahibinin tekelinde kalmasının engellenmesi, marka sicilinin kullanılmayan markalarla dolu bir 'çöplük' haline gelmesini önlemek veya kullanılmayan bir markadan onu kullanmak ve bir değer yaratmak isteyen bir başka kişinin yararlanmasının önünü açmak gibi pek çok ekonomik ve toplumsal nedenler yatmaktadır. Zira marka hakkı sahibine inhisari bir yetki veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte olduğundan kanun koyucu, bu geniş hakkın yanı sıra marka sahibine hakkaniyet ölçüsünde birtakım sorumluluklar da yüklemiştir. Markanın usulünce kullanılması zorunluluğu da bunlardan bir tanesidir.
SMK madde 9'da marka kullanılmama sebebiyle iptali edilebilmesi için haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmamış veya kullanımına beş yıl ara verilmiş olması gerektiği düzenlenmiştir. Ciddi biçimde kullanımdan bahsedebilmek için en öncelikli kriter markanın kullanım yoğunluğu ve markadan elde edilen ekonomik yarardır. Markanın sadece birkaç defa ambalajlara basılması veya az sayıda bastırılan broşürlerde kullanılması gibi kullanım süresi ve etkisi sınırlı, hatta göstermelik denebilecek kullanımlar SMK md.9 anlamında ciddi kullanım teşkil etmez. Markanın ciddi kullanımı belirlenirken markanın kullanım şekli, kapsamı, süresi gibi objektif kriterlerden hareket edilmelidir. Marka sahibi markasını aynı mal veya hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı bir yer edinmek veya yeni bir mal veya hizmet piyasası oluşturmak biçimde kullanmışsa ciddi bir kullanımdan söz edilebilir.
İş bu davanın açılma tarihi11/11/2019'dir. Bu tarihten geriye doğru 5 yıllık ciddi kullanımlar SMK m.9 anlamında marka hakkının muhafazasını sağlayacaktır. Aksi halde markanın dava konusu emtia bakımından iptali talep edilebilecektir. Bu çerçevede davalı tarafın geriye doğru 5 yıllık sürede ciddi olarak kullandığını ispatlaması gerekmektedir.
Dosya içeriği dikkate alındığında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9 ile getirilen marka iptaline ilişkin düzenleme ile, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinin AYM'nin iptal kararı ile oluşan boşluğun ne şekilde doldurulması gerektiği üzerinde durulması gerekmektedir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ‘nın 9 kullanmamaya dayalı marka iptaline ilişkin olup anılan yasal düzenlemeden önce, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 42/1-c ve 14.maddesinde de en az beş yıldır kullanılmayan markaların, hükümsüzlük/iptal davaları ile sona erdirilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır. Mülga 556 sayılı Marka KHK henüz yürürlükte iken, 42/1-c maddesinin AYM’nin 09.04.2014 ve 2013/147-2014/75 sayılı, 14.maddesinin ise 14.12.2016 tarih ve 2016/148 – 189 sayılı kararıyla iptal edildiği, ikincisinin Resmi Gazete’de yayın tarihinin 06.01.2017 olduğu ve bu tarih itibariyle kullanmama nedeniyle hükümsüzlük/iptal davalarına ilişkin mülga KHK’da yer alan yasal dayanak ortadan kalkmış ise de markanın son beş yıllık süre içerisinde kullanılmaması bu tarihten önce TBMM tarafından kabul edilen 22.12.2016 tarihli 6769 sayılı SMK’nın 9, 19, 25, 26 ve 27.maddelerinde, iptal ve def’i sebebi olarak kabul edildiği anlaşılmıştır.
Kural olarak kanunlar geriye yürümez ve ileriye etkili olarak sonuç doğurur ise de, TBMM’nin geçmişe etkili olacak şekilde kanun çıkarmasına da bir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar 6769 sayılı SMK’da kullanmama nedeniyle iptal ve def’i haklarını düzenleyen Kanun maddelerinin yürürlük tarihi konusunda özel bir düzenleme yapılmadığı için Resmi Gazetede yayını tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmakta ise de, Kanunun Resmi Gazetede yayın tarihinin 10.01.2017, kabul tarihinin ise 22.12.2016 olduğu dikkate alındığında, mülga 556 sayılı Marka KHK’nın 14.maddesinin iptaline dair AYM kararının 06.01.2017 tarihinde R.G.’de yayınlanması ve bu tarihte yürürlüğe girmesi nedeniyle, 14.maddenin bu tarihe kadar hukuki varlığını sürdürüyor olması karşısında, SMK’nin kabul tarihi konusunda kanun koyucunun iradesi 22.16.2016 tarihinde ortaya çıktığından, Kanun Koyucunun asıl amacının geçmişe etkili olacak şekilde kullanmama sebebiyle markanın iptalini öngördüğünün kabulünün gerektiği, Kanunun kabulünden sonra ve henüz yürürlüğe girmesinden önce, yürürlük konusunda öngörülemeyen AYM kararı ile ortaya çıkan kanun boşluğunun bu şekilde doldurulması gerektiği (Numan Sabit SÖNMEZ,” 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Markanın Kullanılmaması Neticesinde Ortaya Çıkan Sonuçlar” İHFM,S.76(1), s.283 vd., erişim: https: //dergipark. Org. Tr/download /article-file / 545172), sonuç olarak 6769 sayılı SMK’nın yürürlük tarihinden önceki dönemi de kapsayacak şekilde kullanmamaya dayalı iptal şartlarının değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 14/06/2019 T. 2019/1765 E. 2019/4421 K sayılı kararı)
Kullanılmama nedeniyle bir markanın iptal edilebilmesi için kullanılmamanın haklı bir sebebe dayanması gerekmektedir. Bu noktada ispat yükü davalı taraftadır.
6100 sayılı HMK'nın "USUL EKONOMİSİ İLKESİ" başlıklı Madde 30-"(1) Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür." hükmüne amirdir.
Davalının kullanımlarına ilişkin cevap dilekçesine ekli deliller dikkate alındığında sunulan delillerin davaya konu ... markasından ziyade davalıya ait ... markasına ilişkin olduğu, ticari defterlerin yapılan ihtarata rağmen sunulmadığı dikkate alındığında ciddi kullanımı ispat yükü altındaki davalının bunu ispata yarar delil sunmadığı, bu noktada yaptırılacak olan bilirkişi incelemesinin esasa etkili olmayacağına kanaat getirilmiş, usul ekonomisi gözetilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın dosya kapsamı ve mevzuat hükümleri kapsamında gerekli değerlendirme mahkememizce yapılarak yargılamaya devam olunmuştur.
Tüm dosya kapsamı, TPMK kayıtları, bir bütün olarak değerlendirildiğinde; davaya konu markanın dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süreçte ciddi kullanımının bulunduğunun davalı tarafça ispatlanamadığı, kullanmamaya dayalı iptal talebi yönünden davalının sair itirazlarının dikkate alınamayacağı anlaşılmakla davacının sübut bulan SMK m.9 dayalı marka iptal davasının kabulüne karar vermek gerekmiş davanın kabulü yönünde aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Dava KABULÜ ile; davalı adına TPMK nezdinde ... nolu ile tescilli '' ... '' ibareli markanın kullanmama nedeni ile İPTALİNE, sicilden terkinine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 59,30 TL karar harcından peşin yatırılan 44,40 TL'nin mahsubu ile kalan 14,90 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsiline,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan: 89,75 TL posta gideri olmak üzere toplam 44,40 TL ve 44,40 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 178,55 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/02/2021
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İmza ile imzalanmıştır.