T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/548
KARAR NO: 2019/277
DAVA: Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 25/07/2017
KARAR TARİHİ: 25/06/2019
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkili tarafından "..." marka adı altında ... başvuru ve tescil nosu ile 19. nice sınıfında, 25.10.2016 tarihinde tescil edilen markanın başvuru tarihi 29.04.2016 olup bu tarihten itibaren koruma altında olduğunu, düzenli olarak kullanılan markanın ve "..." yazılı logonun hizmetin görüldüğü inşaat sektöründe tanındığını, gayrimenkul sektöründe büyümekte olan şirketin 26.07.2016 tarihinde, ... başvuru nosu ile 36. ve 37. nice sınıflarında da korunmak üzere başvuruda bulunduğunu, marka logosunun sağ ve solunda yer alan ve simetrik şekilde duran ağaç figürlerinin bina figürüne döndürülerek logonun diğer tüm unsurlarının birebir aktarılarak sözde yeni logo oluşturulduğunu, anılan logonun "..." yazısı, şekli ve diziliminin, bu yazının üzerinde yer alan diagonal şekillerin sayı ve oranlarının, arka plandaki çizgilerin şekil, sayı ve renk fonu değişimlerinin tamamen taklit edilerek, değiştirilen bina figürlerinin marka logosuna ayırt edici nitelik kazandırılmadan, müvekkiklinin koruma altına alınan marka hakkının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili hükümlerine rağmen davalı tarafından ihlal edildiğini ve marka haklarına tecavüz edildiğini, taklit markanın müvekkilinin organizasyonuymuş gibi algılandığınının farklı kişilerden duyulduğunu, müvekkilinin taklit edilen logosunun davalının kurucusu ve tek sahibi olduğu "... Tic.Ltd." tüzel kişiliğinin tabela, muhtelif teşhir ve tanıtım araçlarında bulunan telefon ve iletişim bilgilerinde, e-posta bilgilerinde müvekkilinin marka hakkına tecavüz oluşturacak şekilde kullanıldığından bahisle müvekkili adına tescilli markaya tecavüzün ihtiyati tedbiren durdurulmasına, hüküm sonucu olarak marka hakkına tecavüzün durdurulmasına, marka hakkına tecavüz fiilleri sebebiyle davalı aleyhine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği, 05.10.2017 tarihli dilekçesi ile de fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL maddi tazminat ve 25.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle ; davacı tarafın ... numaralı "..." ibareli marka başvurusunun benzerlik incelemesi sonucunda red edildiğini bu nedenle davacı adına tescil edilmiş marka bulunmadığından davanın esasına girilmeden davanın reddinin gerektiğini, müvekkilinin işyerinde 24.08.2017 tarihli bilirkişi incelemesi sonrasında aktif olarak kullanılmayan "..." unvanının tespit olunduğunu, tabelaların söküldüğünü, müvekkili ...'ın "..." unvanı adı altında 2008 yılı itibariyle vergi dairesinden açılışının yapılması suretiyle Emlak ve İnşaat sektöründe faaliyete başladığını, sonrasında davacı şirket yetkilisinin yakını olan iş ortağı ...'in eşi ... ile birlikte davacı şirket ...TİC VE SAN.LTD.ŞTİ.'ni kurduklarını, müvekkilinin davacı şirketin eski ortağı olduğunu, şirketin kapanışının ortak karar ile yapıldığını, müvekkilinin şirketteki hissesini ...'e devrettiğini, ancak ...'in şirketi kayıtlardan terkin etmek yerine, şirketin hisselerini müvekkili ile aralarında husumet bulunan üçüncü bir kişiye devrettiğini, müvekkilinin davacı şirkete ait hisselerini devrettikten sonra ...Tic. Ltd.Şti'nin hissedarı ve kurucu ortağı olduğunu, halen şirket unvanı adı altında inşaat sektöründe ticari faaliyetine devam ettiğini, müvekkilinin ticari faaliyetine "..." vergi açılışı ile davacı firmanın kuruluşundan çok öncesinde faaliyette bulunduğunu beyanla yasal dayanaktan yoksun ve kötü niyetli olarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Dava; 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka tecavüzünün tespiti, durdurulması, önlenmesi ve maddi-manevi tazminat talebine ilişkindir.
Dosyada tarafların bildirdikleri tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılarak raporlar ve ek rapor alınmıştır.
Celp olunan Türk Patent ve Marka Kurumundan kayıtlarından; davaya konu ... tescil nolu "...+ şekil" ibareli markanın davacı ...Tic.Ltd.Şti. Adına 19. Nice sınıfında kayıtlı olduğu ve 29.04.2016 tarihinden itibaren On yıl müddetle 25.10.2016 tarihinde tescil edildiği, markanın 19.sınıfta "Bu sınıfta dahil biçimlendirilmemiş halde malzemeler: kum, çakıl, mıcır, asfalt, zift, çimento, kireç, alçı, sıva, beton, blok mermer. Beton, alçı, toprak, kil, taş, mermer, ahşap, plastik veya sentetik malzemelerden imal edilmiş ve şekil almış yapı/inşaat/yol yapımı ve benzer amaçlı malzemeler, metalden olmayan binalar/yapılar, yapı elemanları, direkler, bariyerler, tabii veya sentetik ısı ile yapıştırılabilen kaplamalar, çatılar için ziftli kartonlar, ziftli kaplamalar, ahşap ve sentetik malzemeden kapı ve pencereler, yollar için metal, mekanik ve aydınlatmalı olmayan trafik işaretleri. Beton, taş veya mermerden yapılmış anıtlar, heykeller, inşaatlar için cam ürünleri. Metalden olmayan prefabrik yüzme havuzları. Akvaryum kumları.” bentlerinde tescilli olduğu, davacı tarafından ... başvuru numara ile 36 ve 37 sınıflarda tescili talep olunan "... + şekil" ibareli markanın kurum tarafından benzerlik gerekçesi ile red edildiği anlaşılmıştır.
Davalının ... adresinde bilirkişi tarafından yapılan tespit sonrası ibraz edilen 14.08.2017 tarihli bilirkişi raporunda; ofis tabelalarında ve kartvizitlerde kullanılan logoda davacıya ait tescilli markanın ayırt edilemeyecek kadar benzerinin bulunduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır.
Bilirkişi heyeti tarafından sunulan 03.07.2018 tarihli bilirkişi raporunda özetle;"... emsal alınabilecek herhangi bir lisans sözleşmesinin var olmaması, davaya konu olan markanın inşaat sektöründe kullanılması ve ilgili alandaki satış verileri dikkate alındığında, davacı tarafın satışlarının düşük olması, diğer taraftan davalı tarafın davaya konu dönemde herhangi bir satışının olmaması nedeniyle herhangi bir maddi tazminat hesabı yapılmadığı..." sonucunun bildirildiği anlaşılmıştır.
Marka Hakkına Tecavüz Yönünden Değerlendirme ;
6769 sayılı SMK'nın 7. Maddesine göre; Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır: a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması. b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması. c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması. (3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir: a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması. b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi. c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi. ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması. d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması. e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması. f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması. (4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez. (5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez: a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi. b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması. c) Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.
6769 sayılı Kanunun 29. maddesinde marka hakkına tecavüz sayılan fiiller sayılmıştır. Bunlar Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak, marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak, marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek halleridir.
Somut olaya dönüldüğünde; davalının ... adresinde bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucunda davalının ofis tabelalarında ve kartvizitlerde kullanılan logoda davacıya ait tescilli markanın ayırt edilemeyecek kadar benzerinin bulunduğunun tespit edildiği, eklenen görseller incelendiğinde davacıya ait ... tescil nolu "... şekil" ibareli markanın ayırt edilemeyecek derecede benzeri olduğu, SMK 7 ve 29. Maddeleri kapsamında davalı kullanımlarının markaya tecavüz teşkil ettiği, davacının yine aynı yasanın 149 ve 151. Maddelerine dayalı olarak talepte bulunabileceği anlaşılmıştır.
6769 sayılı Kanunun 149.maddesi "Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir: a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti. b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi. c) Tecavüz fiillerinin durdurulması. ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini. d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması...." hükümlerine amirdir. Yine madde 150 'ye göre Sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler hak sahibinin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Madde 151/1 e göre " hak sahibinin uğradığı zarar fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar." 151/2 uyarınca yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edilebileceği muhtemel gelire göre, marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre ya da marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre hesaplanır. Bu haklardan hangisinin seçileceği davacı yanca tayin edilir ve mahkemeye bildirilir. Yoksun kalman kazancın hesaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.
Davacı maddi tazminat talebini SMK 151/2-c ye dayandırmıştır. Buna göre, marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre yoksun kalınan kazanç hesaplanabilir. Doktrinde “lisans ömeksemesi” olarak kullanılan bu hesap yöntemine “varsayımsal lisans bedeli" de denmektedir. Lisans bedelini hesaplamak için; 1-Markası tecavüze uğrayan lisans sahibinin o marka ile ilgili olarak 3.kişilere verdiği lisans haklarını gösteren emsal teşkil edebilecek nitelikte lisans sözleşmelerinin olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Davacının verdiği lisans ve ise bu bedel dikkate alınabilir. 2-Üçüncü kişilere verdiği lisans haklarını gösteren emsal nitelikte lisans sözleşmesi yoksa ilgili ticaret odalarının belirlediği emsal kira bedelleri söz konusu olabilir. 3-Üçüncü kişilere verdiği lisans haklarını gösteren emsal nitelikte lisans sözleşmesi yoksa diğer bir yöntem ise davacının ticari defter ve belgelerinin incelenerek lisans bedelinin hesaplanmasıdır. 4-Diğer taraftan Sınai ve Mülkiyet Kanununun 151/3'üncü maddesi gereğince, "Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur ” denmektedir.
Somut Olayda Markanın Lisans Açısından Değerlendirilmesi
Dava dosyasında hesaplama yaparken emsal alınabilecek herhangi bir lisans sözleşmesi bulunmamaktır. Dava dosyasına konu markanın Türk Patent Kurumu nezdinde herhangi bir tanınmış marka başvurusu ya da tescili bulunmamaktadır. Dava konusu markanın, davacıya ait gelir tabloları ve davacının mali verileri incelendiğinde, faaliyet konusu olan inşaat sektöründe, ilgili meblağların yüksek bedeller olmaması sebebi ile markanın ya da firmanın büyük oranda satışları olmadığı ve dava konusu markanın herhangi bir tanınmışlık seviyesinde olmadığı bilirkişilerce tespit olunmuştur. Davalı tarafa ait gelir tabloları incelendiğinde, davalının davaya konu dönemde herhangi bir satış verisinin olmadığı görülmüştür. .... Ticaret Odası'nın 30.05.2013 tarihli cevabi yazında; söz konusu markaya ilişkin firmalar arasında lisans sözleşmesinin yapılmış olması durumunda sözleşmede belirtilen şartların geçerli olacağı, sözleşmenin olmaması durumunda ise, davaya konu olan markanın cirosunun %15’i oranında rakamın emsal lisans bedeli olarak tespit edilebileceğinin bildirildiği anlaşılmış ise de izah olunan tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında davacının seçmiş olduğu lisansa dayalı zarar tazmini talebi yönünden herhangi bir zararın hesaplanamadığı, ispat yükünün davacı da olduğu dikkate alındığında maddi tazminat talebinin sübut bulmadığı sonucuna ulaşılmış bu yöndeki tazminat talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.
Manevi tazminat talebi yönünden;
Yukarıda izah olunduğu üzere markaya tecavüz halinde marka sahibinin SMK 149 kapsamında manevi tazminat talep hakkı bulunmaktadır. Davacının lisansa dayalı maddi zararı hesaplanmamış ise de bu durum manevi zarar talebinde bulunmayacağı sonucunu doğurmamaktadır. Davacıya ait markanın durumu, davalının tecavüz niteliğinde olduğu tespit olunan eylemlerinin ağırlığı hak ve nesafet kuralları gözetildiğinde takdiren 5.000 TL manevi tazminatın yerinde olduğuna kanaat getirilmiş bu miktar üzerinden talebin kısmen kabulüne karar vermek gerekmiştir.
Tüm dosya kapsamı, taraflarca sunulan deliller ve bilirkişi raporları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; yukarıda ayrıntılı olarak izah olunduğu üzere davalı kullanımlarının davacıya ait tescilli markaya tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, tecavüzün durdurulmasına, muhtemel tecavüzlerin önlenmesine, ispatlanamayan lisans bedeline dayalı maddi tazminat talebinin reddine, manevi tazminat talebinin ise kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin talebin reddine karar vermek gerekmiş gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davacının markaya tecavüze yönelik açmış olduğu davanın KABULÜ ile; davalı kullanımlarının davacı adına TPMK nezdinde 19. Sınıfta tescilli ... nolu "..." markasına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, tecavüzün DURDURULMASINA, muhtemel tecavüzlerde dahil olmak üzere tecavüzün ÖNLENMESİNE,
2-Davacının maddi tazminat davasının REDDİNE,
3-Davacının manevi tazminat davasının KISMEN KABULÜ ile; takdiren 5.000,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,
4-Alınması gerekli 341,55 TL karar harcının, peşin yatırılan 476,40 TL harçtan mahsubu ile fazla yatırıldığı anlaşılan 134,85 TL'nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,
5-Davacı tarafından yapılan:2.800,00 TL bilirkişi ücreti, 1.015,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 3.815,00 TL yargılama giderinden kabul ve red oranına göre takdiren hesaplanan 3000,00 TL ile 372,95 TL harç (peşin+başvuru+ıslah) olmak üzere toplam 3.372,95 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,
6-Davacı yargılamada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen marka hakkına tecavüzün tespiti, durdurulması ve önlenmesine ilişkin talepler yönünden AAÜT'ne göre tespit olunan 3.931,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
7-Davacı yargılamada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden kabul edilen manevi tazminat talebi yönünden AAÜT'ne göre tespit olunan 3.931,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
8-Davalı yargılamada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden red olunan maddi tazminat talebi yönünden AAÜT 13/1 maddesine göre tespit olunan 1.000,00 TL'nin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,
9-Davalı yargılamada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden red olunan manevi tazminat talebi yönünden AAÜT'ne göre tespit olunan 3.931,00 TL'nin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,
10-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.25.06.2019
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır