T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/312
KARAR NO: 2020/221
DAVA: Marka Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 22/06/2018
KARAR TARİHİ: 25/06/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle; müvekkili şirketin 1988 yılından itibaren "...", "..." adı altında ..., ..., ... gibi gazetelerle birlikte Türkiye'de ve aynı anlama gelen "..." markasıyla uluslararası platformlarda organizasyonlar gerçekleştirerek bu markaların tanınmışlığını müvekkili şirketle birlikte anılmasını Türkiye'de ve uluslararası platformlarda sağladığını, ... ve ... anlamına gelen ve 30/12/2016 tarihinden itibaren koruma altına alınan "..." ibareli markasını ... numarasıyla WIPO üzerinden TPMK nezdinde "... " olarak 38.ve 41.sınıflarda tescil ettirdiğini ve gerçek hak sahibi konumunda olduğunu, müvekkilinin 1988 yılından beri ... ve ... ibareli markaları kullandığını, tanınmış hale getirdiğini, müvekkilinin öncelikli hak sahibi olduğunu bilmesine rağmen davalının müvekkilinin markasıyla iltibas yaratacak kadar benzer olan "..." ibareli markasını 17/08/2017 tarihinde tescil ettirdiğini, davalının müvekkiline gönderdiği ihtarnamede ... ve ... adı altında son zamanlarda müvekkili şirketin organizasyon yapmadıklarının belirtildiğini bu durumun davalının ikrarı niteliğinde olduğunu, müvekkili şirketin markaları kullandığını, organizasyonları yaptığını, tanınmışlığını davalının yolladığı ihtarname ile kabul ettiğini, davalı ile müvekkili markası arasında ayırt edilemeyecek derecede bir ayniyet olduğunu, davalı markasındaki tek farkın "..." yerine "...", "..." yerine "..." şeklindeki kullanımları olduğunu, müvekkiline ait marka ile davalı markası arasında ortalama seviyedeki tüketici arasında karıştırma ve bağlantı kurma tehlikesi bulunduğunu iddia ederek, ... tescil numarası ile davalı adına kayıtlı "..." ibareli markasının tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ve duruşmadaki beyanlarında özetle; davacı yanın iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, davacı adına tescilli olan markanın İngilizce kelimeler ile oluşturulduğunu, "..." kelimesinin Türkçe karşılığının "..." olduğunu, "... " ibareli markasının müvekkili adına tescilli olan "..." ibareli markalarının aynı anlama gelmediğini, ... kelimelerinin İngilizce karşılıklarının "..." kelimesi olmadığını, "..." kelimesi olduğunu, bu kapsamda değerlendirme yapıldığında tarafların markalarının aynı anlama gelmediğini, davacı tarafından gerçekleştirilen organizasyonların en yakın tarihli olanının 1993 yılına ait olduğunu, 25 yıldır kullanılmayan bir markanın tanınmışlığından bahsetmenin mümkün olmadığını, geçmişe dayalı kullanımın olduğu kabul edilse dahi davacı yan adına tescil olunan "..." markasının mevcut olmadığını, davacı yanın geçmişe ait kullanıma dayalı olarak gerçek hak sahibi olduğu yönündeki iddialarının hukuken mümkün olmadığını, iki marka arasında ayırt edilemeyecek derecede ayniyet olduğunun kabulünün mümkün olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyada bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, bilirkişi incelemeleri yaptırılarak raporlar alınmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 41.sınıfta 16/08/2017 tarihinde tescil edildiği ve ... Ltd. Şti adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
... tescil nolu "..." ibareli markanın 38 ve 41.sınıflarda 08/06/2017 tarihinde tescil edildiği ve ... Tic. AŞ adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan raporda bilirkişilerin, davalının "..." ibareli markasını davacının fiilen kullandığı "..." markası ile benzer olduğu, ancak markanın uzun yıllardır kullanılmadığı ve tanınmış marka olmadığı, davalının "..." markasının davacının "... " tescilli markası ile benzer olmadığı, marka ihlalinin bulunmadığı, davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... numara ile tescilli "..." markasının SMK md. 6/1 ve md. 25/1 uyarınca hükümsüzlük ve sicilden terkin şartlarının oluşmadığı, hususlarında tespit ve kanaatlerini bildirdikleri görülmüştür.
Davacı vekilinin bilirkişi raporuna itirazında, "..." kelimesinin karşılığının "..." yerine lügatlerdeki birçok seçenekten biri olan ... ve ... anlamına gelen "..." kelimesini ileri sürerek davacı aleyhine rapor hazarlamalarının bilirkişilerin taraflı ve konudan uzak olduklarını gösterdiğini, müvekkili adına "..." anlamına gelen "... " markasının müvekkili adına davalının markasından önce TPMK nezdinde tescilli olduğunu, müvekkilinin 1988 yılından beri senelerce ... organizasyonları yaptığını, SMK 25/1'in yollamasıyla m. 6/1 ve 6/3 ve 6/9 uyarınca davalının markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, bilirkişilerin raporda Türkçe "...", Almanca ..., Fransızca ... anlamına gelen İngilizce ... kelimesini lugatte bulunan yüzlerce birçok kelimenin yanında zikredilen Bayan kelimesi ile tercüme ederek davalıyı haklı çıkartmaya çalıştıklarını, bilirkişilerin bu çıkarsamasının doğru olması halinde, ...'in karşılığı "..." veya "..." ve keza ... 'nin karşılığının da "..." veya "..." olacağını ki bunun anlamsız olduğunu, hiçbir organizasyonda bahsedilen çeviri karşılıklarının kullanılmadığını belirttiği görülmüştür.
Mahkememizce yapılan 10/09/2019 tarihli oturum 1 nolu ara karar uyarınca yeni bir heyet oluşturularak rapor alınmasına karar verildiği, bilirkişi heyetinin raporunu sunduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan raporda bilirkişilerin, davalının "..." şekil markasının davacının "... " ibareli tescilli markası ile benzer olmadığı, bu ikisi arasında ayniyet ve karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, ... ibaresi ile davalının tescilli Sinemanın Kral Kraliçesi markası arasında tanımları, sıfatları, adları gerek ontolojik olarak gerekse kelimenin yazılımları, çağrıştırdığı anlamlar ve çevirisi ve mal hizmet sınıfları bakımından benzerlik söz konusu olmakla birlikte davacı tarafın önceye dayalı kullanımına ilişkin gazete küpürleri incelendiğinde güzellik yarışmalarına ilişkin haberler haber içeriğinde güzellik yarışmalarının organizasyonuna ilişkin adlandırmalar olduğu, buna mukabil ... ibarelerinin sektörün uzun süreden beri kullandığı ve kimsenin tekeline bırakılamayacak jenerik adlar olduğu ve davacı tekelinde de olamayacağı dikkate alındığında tescil edilmediği sürece bu ibarelerin önceye dayalı kullanım hakkı vermeyeceği, davalının TPMK nezdinde ... numara ile tescilli "..." markasının SMK md.6/1-3 ve md. 25/1 uyarınca hükümsüzlük ve sicilden terkin şartlarının oluşmadığı, hususlarında tespit ve görüşlerini bildirdikleri anlaşılmıştır.
Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.
Davacının Gerçek Hak Sahipliği İddiası
6769 sayılı SMK ile marka hukukumuzda tescil ilkesi kabul edilmiştir. Ancak tescil ilkesi kabul edilmesine rağmen sistemimiz getirilen istisnalar nedeniyle kullanma sistemine daha yakındır. Yargıtay da yerleşik uygulamasında gerçek hak sahipliği kuralını benimsemiş ve markayı ilk defa kullanıp ona ayırt edicilik kazandıranı gerçek hak sahibi olarak adlandırmıştır. Ancak bir kimsenin bir markayı sadece ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğu kabul edilemez.
Tescil edilmemiş markaya SMK ile koruma sağlanmasının sebebi sadece tescilsiz marka sahibinin markayı ilk kez kullanmaya başlaması değildir. Aksine markanın kullanımını haklı kılacak daha temel ve önemli bir sebep bulunmalıdır. Bu da markanın belli bir yer, bölge ve piyasada bilinir hale gelmesidir.
Doktrinde marufiyet kuralı olarak isimlendirilen bu şart hem Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamasında hem de Yargıtay içtihatlarında kabul edilmiş ve tescilsiz marka sahibinin kendisinden sonra yapılan tescilleri engelleyebilmesi veya hükümsüzlük davası açarak haksız yapılmış tescilleri ortadan kaldırabilmesi için tescilsiz markanın yoğun kullanımının kanıtlanması gerekmektedir.
Markayı tescil ettirmeden ilk defa kullanan ve maruf hale getiren kişinin "gerçek hak sahipliğine" dayalı olarak SMK'nın 6.maddesi hükmünden yararlanarak aynı markanın aynı tür mal ve hizmet için bir başka kişi adına tesciline itiraz edebilmesi veya hükümsüzlük davası açabilmesi için; 1.Davacıya ait markanın ayırt edicilik kazanmış olması, 2.Markanın, itiraz eden veya dava açan tarafından diğer haksız başvuru/tescil yaptığı iddia edilen kişinin başvurusundan önceki bir tarihten beri kullanılmakta olması, 3.İtiraz sahibinin veya hükümsüzlük davası açanın üzerinde önceden kullanmaya dayalı hak sahibi olduğunu iddia ettiği ibare ile tescil başvurusu yapılan veya hükümsüzlüğü talep edilen markanın aynı veya benzer olması gerekmektedir.
Yargıtay 11. HD. 1998/1734 esas, 1998/5146 karar sayılı ve 06/07/1998 tarihli kararında, "İsviçre-Türk markalar hukuku, marka üzernideki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeye dayanır. Marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı, ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Buna 'gerçek hak sahibi' denilir ve bu tescil açıklayıcı etkiye sahiptir. Buna mukabil bir markayı ihdas etmeksizin seçip tescil ettiren kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Ancak, bu tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etkiye sahipliği devam eder. Çünkü, hakiki, gerçek hak sahipliği ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak vermez. Markanın hakiki hak sahibi markasının aynısını veya tefrik edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin, sonradan tescil edilmiş markanın terkinin istenebileceği kabul edilmektedir." şeklinde karar verilmiştir.
Davacı tarafça dosyaya sunulan delillerden davacının 80 li yıllardan itibaren davalı adına tescil olunan davaya konu "... " ibarelerini kullandığı ...no ile davalı sonrası bahse konu ibareleri marka olarak tescil ettirdiği anlaşılmaktadır.
Burada esasen üzerinde durulması gereken husus ise "..." ibaresinin sektörel bazda ayırt ediciliğinin bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. Raporlarda da belirtildiği üzere davaya konu ibare güzellik yarışma organizasyonlarına ilişkin adlandırmalar olduğu, sektörel bazda gerek ülkemizde gerekse dünyada yaygın şekilde kullanıldığı kimsenin tekeline bırakılamayacak adlandırmalar olduğu izahtan varestedir.
Yargıtay 11. HD’nin 1998/9556-1999/4424 sayılı Mepa kararında, davacının davalı şirketin tescilli markasından önce maruf hale getirdiği marka üzerinde öncelikli ve üstün hakkı bulunduğu, belirtilmiştir.
Sonuç olarak; izahı yapılan değerlendirmeler kapsamında uyuşmazlık değerlendirildiğinde davacının üstün hak iddiasının "sinemanın kral kraliçesi " ibarelerinin jenerik ibare olması sebebiyle dinlenilemeyeceği, önceye dayalı kullanım olmasının ya da davalı sonrası bu ibarelerin tescil edilmiş olmasının tescil olundukları sınıflar dikkate alındığında hak sahipliği tanımayacağı marka tescile dayalı tekel hakkı doğurmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Davacı Markasının Tanınmış Marka Olup Olmadığı
Tanınmış Marka İddiası;
Davacı kendisine ait markanın tanınmış marka olduğu iddiasında bulunmuştur. 6769 sayılı SMK'da ve taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu husus Özel Dairenin bozma kararında belirtildiği üzere konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Nitekim Özel Daire 13/03/1998 tarih ve 5647/1704 s. bir kararında "bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayırımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır" biçiminde bir tanımlama getirmiş ve bu tanıma nazaran da markanın promosyon sonucunda kazanılan herkesçe veya ilgili kesimce bilinme, emtia söylendiğinde o markanın akla gelmesi, ilişkin olduğu sektörde iyi bilinme ve geniş bir dağıtım ağına sahip olma gibi kıstaslara göre markanın tanınmış marka olup olmadığının tespiti cihetine gidilmektedir.
Doktrinde konuyla ilgili yapılan bir başka tanıma göre ise; "Bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunma markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen, Paris Sözleşmesine üye devletlerden birinin yurttaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere ait bulunan markalar" tanınmış markalardır (Bkz. Ünal Tekinalp Fikri Mülkiyet Hukuku, 2012, s. 411).
SMK m.6/5'te yer alan "Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi" ibaresine temel teşkil eden düzenleme Paris Konvansiyonunun 1. mükerrer 6. maddesi hükmüdür. Bu hükümde tanınmış marka kavramına yönelik olarak verilen kriter "herkesçe bilindiği mütalaa edilen" kavramıdır. Antlaşmanın Fransızca metninde markayı ifade etmek "notoirement connue(s)" ifadesi, Almanca metninde ise Türk doktrininde de sıklıkla kullanılan "notorisch bekannte" ifadesi kullanılmaktadır. Yine Konvansiyon'un 29/1-(c) hükmünde muhtelif yorumlarda itirazlar olması halinde Fransızca metin kabul edilir denmek suretiyle, Fransızca (ve takiben Almanca) metnin esas alınmasının yanlış olmadığı söylenebilir. Hukukumuzdaki düzenlemeye de temel teşkil eden anılı hükümde yer alan ifadeler ise herkesçe bilindiği gibi anlamına gelmekte olup, tanınırlık kriteri olarak ilgili/ilgisiz herkesi yeni toplumu esas almaktadır. Bu kabulün ise tanınmış markanın bilinirlik eşiğini çok yukarı koyduğu ve maddenin uygulama alanını daralttığı muhakkaktır. Bir diğer uluslararası antlaşma olan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması (TRIPs) ise 16. maddesinde yer alan düzenleme ile tanınmışlık düzeyi (yüksek) marka kavramını gündeme getirmiştir. Bu düzenleme sebebiyle doktrinde ve yargı makamlarında farklı özelliklerine göre ve tanınmıştık derecelerine göre, farklı koruma düzeylerine sahip tanınmış marka çeşitlerinin olduğu öngörüsü egemendir. Ancak tanınmış marka huhuken farklı alt türlere ayrılmamakta, TRİPs Paris Konvansiyonu'ndan bağımsız, ayrı bir tanınmış marka kavramı ile ondan ayrı bir düzen getirmemekte, aksine hükmü tamamlamakta, tanınmış marka kavramının uygulama alanını genişletmektedir. Paris Konvansiyonu ve TRIPs bağlamında tanınmış marka tektir. TRIPs düzenlemesiyle tanınmış markanın herkesçe bilinirlik ölçütünü tüm toplum olmaktan çıkarmıştır. Bu bağlamda markanın ticarete konu yapıldığı ilgili sektörde bilinir olması tanınmış marka olarak kabul görmesinde yeterli olacaktır. İlgili sektörün tespitinde ise markanın kapsadığı ürünlerin hitap ettiği müşteriler yanında, rakip ürün müşterileri, alıcıları, satıcıları ve sektör içindeki ilgili kişiler nezdindeki bilinirlik dikkate alınacaktır. (Bkz. Paslı, 433- 440).
Tanınmış marka kavramının ne olduğu ortaya koyulduktan sonra, bunun tespitinin nasıl yapılacağı sorusuna cevap vermek gerekecektir.
Markanın tanınmış olup olmadığının tespitinde 1997 tarihli WIPO kriterlerinden faydalanılır. TP'de -bağlayıcı olmamakla birlikte- WIPO tarafndan ortaya konulan bu kriterleri ayrıntılandırmak suretiyle şu kriterleri getirmiştir. (Paslı, Uluslararıs Antlaşmalar, s.451); "1.Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2.Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurtiçi ve yurtdışı tesciller nelerdir?) 3.Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4.Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye'deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafî olan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) 5.Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6.Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında, verilmiş mahkeme kararları, hâlen devam etmekte olan marka, haksiz rekabet davaları, itiraz sayıları vb.) 7.Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8.Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9.Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, kârı, yurt çapında ve yurtdışında sahip olduğu dağıtım kanalları; şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hâkimiyeti vs.), 10.Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11.Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb.kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12.Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları ( marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir? 13.Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14.Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (Ömek: sedece "gazozlar" için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları iine alan bir tescil.), 15.Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16.Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari olan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17.Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek: araba markası ile çiklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18.Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge."
Tanınmışlığın tespitinde, marka sahibi tarafından yaptırılan promosyon ve tanıtım malzemeleri yanında ulusal basında veya gazetelerde markanın tanınmışlığını ortaya koyan reklam ve haberler de dikkate alınır. Bunun yanında yaygın kullanım alanı, toplum nazarındaki tanınmışlıkta dikkate alınır. Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesinde, markanın toplumun ilgili kesiminde sahip olduğu yüksek bilinirlik düzeyi dikkate alınması gereken kriterlerden biridir.
Somut olaya dönüldüğünde; davaya konu "..." ibaresinin sektörel bazda yoğun kullanıma sahip jenerik ad olarak algılandığı, davacı ile doğrudan bağlantıyı sağlayan bir ayırt ediciliğin sunulan deliller kapsamında ispatlanamadığı kanaatiyle tanınmış markaya yönelik iddialara da itibar olunmamıştır.
Hükümsüzlük iddiası yönünden;
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 sayılı SMK'nın 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 5. Madde "Marka tescilinde mutlak ret nedenleri " ne ilişkindir. Madde 5/1-ç de " Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler." mutlak red nedeni olarak düzenlenmiştir. 6. Madde ise "Marka tescilinde nispi ret nedenleri " ne ilişkin olup, madde 6/1 "Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir." yine 6/5 'e göre " Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. " yine 6/9'a göre "Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. hükmüne amirdir.
KARIŞTIRILMA İHTİMALİ YÖNÜNDEN;
SMK'daki deyimiyle “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali” incelenirken gerek Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide kabul edildiği üzere markaların bir bütün olarak bıraktıkları intiba dikkate alınmalı ve inceleme buna göre yapılmalıdır. Zira benzerlik göreceli bir kavram olduğundan bu olgunun objektif bir esasa bağlanması gereklidir.Objektif esas ise markanın bütünü dikkate alındığında ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde bir benzerliğin olmasıdır.
Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu içtihadında belirtildiği üzere, karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde asıl olanın ortalama tüketicinin algılaması olduğu, tüketicinin her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabileceğinin düşünülmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, markada yer alan yardımcı unsurların ve ayrım gücü az olan ifadelerin her zaman hatırda tutulamayacağının, tüketicinin daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadar hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın al almak yahut hizmetten yararlanmak isteyeceği, bu şekilde genel olarak ürünün önemine göre tanıdığı, beğendiği, bilinirliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir markayı seçerek zaman kısıtlılığının yarattığı olumsuzluklardan kurtulmaya çalışacağı, markanın sağladığı garanti fonksiyonundan yararlanmayı düşüneceği dikkate alınmalıdır.
Sadece alıcıların belirli bir mal veya hizmet yerine başka bir mal veya hizmeti almak istemeleri halinde değil alıcıların mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malları satan ve yahut hizmetleri sunanlar arasında idari veya ekonomik bağlılık olduğuna inanmaları halinde de iltibas ihtimali bulunmaktadır. İki işaret arasındaki benzerlik, telaffuzdan, biçim ve anlam benzerliğinden, genel görünümden ve çağrışımdan doğabilir.
Markanın işlevlerinden biri de, söz konusu malların kaynağını/menşeini garanti etme işlevidir.
Markalar bilindiği gibi tek ibareden oluşmuyor ise “esas unsur” ve “yardımcı unsur”lardan oluşabilir. Bu durumda inceleme markanın bütünü dikkate alınarak ayrıca markalarda yer alan esas unsurlar karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde davacı adına ... numara ile "..." ibareli marka 38, 41.sınıflarda, ... numara ile sinema "..." ibareli marka 16, 38.sınıflarda, ... numara ile "..." ibareli marka 16, 38.sınıflarda tescillidir. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Tanınmış Markalar Sicilinde yapılan araştırmada davacı adına tescilli herhangi bir marka kayıtlı değildir. Davalı adına hükümsüzlüğü talep edilen dava konusu ... numara ile 41.sınıfta tescilli "sinemanın kral kraliçesi şekil" markası bulunmaktadır.
Davaya konu uyuşmazlık davalı adına tescilli ... nolu "..." markasının hükümsüzlük koşullarının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. Öncelikle davacı hükümsüzlüğe gerekçe olarak kendi adına tescilli ... nolu ... ile ... nolu ... markalarını da göstermiş ise de her iki markanın hükümsüzlüğü talep edilen markadan sonra 06/03/2018 tarihinde tescil başvurusu yapılmıştır.
Davacının hükümsüzlük talebi kendi adına tescilli ... nolu ... ve TV markası ile davalının markası arasında benzerlik iddiasına ve ayrıca tescilli olmasına bile önceye dayalı kullanıma ilişkindir.
Davacının fiilen kullandığı "..." markası ile davalının hükümsüzlüğü talep edilen "..." markasının bütünü itibariyle bıraktıkları etki incelendiğinde ortalama tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet verecek şekilde benzerlik oluşturduğu; görsel, fonetik ve anlamsal olarak benzer oldukları kanaatine varılmıştır. Davacı tarafından dosya kapsamında sunulan 1991, 1993 yıllarına ait ..., ..., ... gazetelerinin küpürlerinden "..." markasının yarışma organizasyonlarında kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Davacının "..." tescilli markası ile davalının hükümsüzlüğü talep edilen "..." markasının bütünü itibariyle bıraktıkları etki incelendiğinde ortalama tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet verecek şekilde benzerlik oluşturmadığı; görsel, fonetik ve anlamsal olarak benzer olmadıkları anlaşılmıştır.
Malların ve hizmetlerin aynılığı ve benzerliği
Marka sahibi, markası hangi sınıflarda tescil edilmişse markasının başkası tarafından kullanılmasını ve tescilini önleme yetkisi, o mal veya hizmetler ve onlarla benzer olan mal ve hizmetlerle sınırlıdır. Tanınmış marka bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.
Davacının markası 38 ve 41. sınıfta davalının markası 41. sınıfta tescillidir. Her iki tarafın markası ile sinema/tv alanında yarışmalar düzenledikleri anlaşılmaktadır. Sonuç olarak her iki tarafın markalarının aynı sınıflar ile aynı sektörde kullanıldığı kanaatine ulaşılmıştır.
Halk tarafından Karıştırılma ihtimali
SMK Md. 6/1 maddesinde belirtilen nispi red sebepleri değerlendirilirken, ilgili sektördeki ortalama tüketici algıları dikkate alınmaktadır. Bu tüketici modeli, kural olarak alışveriş sırasında çok vakit harcayan, inceden inceye araştıran karşılaştıran bir tüketici anlamına gelmemekte, ancak bilgisi olan ve malı daha önce almış, kullanmış veya bilen bir tüketici olarak kabul edilmektedir. (İlhamı Güneş, Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları / Haksız Rekabet Davaları isimli eserinde sf. 145-146). Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise, bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halkın olduğu göz önünde tutulacaktır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır. Burada işitsel veya görsel bir benzerlik ve hatta genel görünüş açısından "umumi intiba" olmasa bile, halk tarafından iki marka arasında bir bağlantı kurulması ve hatta çağrıştırması dahi karıştırılma ihtimali için yeterli bir ölçü olarak kabul edilmelidir. (Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İst. 1990, Birinci Baskı sh. .400 vd.)
Somut olaya dönüldüğünde; raporlarda da tespit olunduğu üzere davalının "..." şekil markasının davacının "... " ibareli tescilli markası ile benzer olmadığı, bu ikisi arasında ayniyet ve karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, davacının sonraki tarihli tescile sahip ... ibaresi ile davalının tescilli Sinemanın Kral Kraliçesi markası arasında tanımları, sıfatları, adları gerek ontolojik olarak gerekse kelimenin yazılımları, çağrıştırdığı anlamlar ve çevirisi ve mal hizmet sınıfları bakımından benzerlik söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Üstün hak sahipliği yönünden ise izah olunduğu üzere tescile konu ibarenin jenerik ifade olması sebebiyle bu yöndeki iddiaların dinlenemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır, şu hale göre davacının SMK 5/b,c,d ve 6/1,3,4,5 maddelerine dayalı hükümsüzlük iddialarının dinlenilme ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Kötü niyetli tescil iddiasının değerlendirmesi:
Kötü niyetli marka tescili 556 S. KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamış olmasına rağmen, doktrinde bir kısım yazarlar tarafından bu durum da hükümsüzlük nedeni olarak savunulmuş, nihayet SMK 6/9 maddesinde kötü niyetli tescil bir tescil engeli olarak yasal mevzuattaki yerini almıştır. Yargıtay HGK, 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501- E., 2008/507 K. Sayılı kararı ile tescilde kötü niyetliliği markanın hükümsüzlüğüne yol açacağı yönünde içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sonradan vermiş olduğu kararlarda bu hususu dikkate almıştır.
Bir markanın kötüniyetle tescil ettirildiğinden söz edebilmek için, o markanın tescil ettirilmesinin altında başkasına ait olduğunu bildiği bir markayı haksız olarak sahiplenme, başkasına ait markanın tanınmışlığından ve itibarından haksız olarak yararlanma, başkasının markasının piyasaya girmesini engelleme, tescil ettirilen markayı gelecekte gerçek hak sahibine markadan doğan hakları kullanmakla tehdit ederek satma amacı gibi dürüstlük kuralı (MK m d. 2) ile bağdaşmayan kanıtlanabilir niyetlerin yatması gerekir.
Yine bu konuda Yargıtay HGK 2013/1831 E., 2015/1198 K sayılı 15.04.2015 tarihli emsal kararlarında, “...556 sayılı KHK'nın 35/l.maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK'nın amacına uygundur. Çünkü, KHK'nîn 35/1. Ve 42/l-(a) maddelerindeki düzenlemelerde, esasen MK'nun 2.maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kütü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı KHK'nın 42.maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK'nun 2.maddesi uyarınca kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK'nın ruhuna da uygundur. ... marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil nedeniyle sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yararlanmak veya gerçekte kullanmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli tescil olarak kabul edilmektedir.
Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kişinin iyi niyet iddiasında bulunamayacağına da şüphe yoktur (TMK. m. 2).
Davacıların basiretli bir tacir olmasının beklenmesi nedeniyle de (TTK m. 18/2), kendisinin de içinde bulunduğu ilgili piyasada daha önce kullanılan jenerik ibareleri bildiğinin kabulünün gerektiği açıktır. Jenerik ibarelerin tescili yönünden doğrudan bir yasal engel mevcut değil (SMK 5/b,c,d) ve tescil edilen açısından ayırt edicilik kazanması halinde (SMK 25/4 gereği) hükümsüzlük talep olunamayacak ise de mevcut uyuşmazlık açısından bu şartları oluşmadığı, davalının sektörde 80 li yıllardan beri kullanılan bu ibarelerin marka olarak tescil ettirmek suretiyle marka korunmasından yararlanmaya çalışmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı, davalının marka tescilinde kötü niyetli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı yukarıda izahı yapılan mevzuat ve açıklamalar kapsamında değerlendirildiğinde her ne kadar davacı "..." ibaresi üzerindeki üstün hak sahipliğini bu ibarenin jenerik ifade olmasından kaynaklı olarak ispatlayamamış ve izahı yapıldığı üzere iltibasa dayalı hükümsüzlük iddiaları yönünden hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı sonucuna ulaşılmış ise de davalının sektörde 80 li yıllardan beri kullanılan jenerik ibareyi marka olarak tescil ettirmek suretiyle marka korunmasından yararlanmaya çalışmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu dürüstlük kuralı ile bağdaşmadığı, davalının marka tescilinde kötü niyetli olduğu kanaatine ulaşılmakla her ne kadar raporlardaki SMK 5 ve 6 maddelere dayalı tespitlere izah olunduğu üzere kısmen katılmakla birlikte kötü niyet yönünden değerlendirmenin mahkememize ait olduğu bu noktada kötü niyetin sübut bulduğu hükümsüzlük şartlarının oluştuğu kanaatiyle sunulan raporlardan aksi yönde davanın kabulü yönünde karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ İLE; davalı adına ... no ile tescilli "..." ibareli markanın HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, SİCİLDEN TERKİNİNE,
2-Karar kesinleştiğinde hüküm özetinin bir defaya mahsus traji en yüksek üç gazeteden birinde İLANINA,
3-Sair taleplerin REDDİNE,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 54,40 TL karar harcından peşin yatırılan 35,90 TL'nin mahsubu ile kalan 18,50 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen talepler yönünden 4.910,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ret edilen talepler yönünden 4.910,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
7-Davacı tarafından yapılan: 4.200,00 TL bilirkişi ücreti, 210,75 TL posta gideri olmak üzere toplam 4.410,75 TL'nin -ret ve kabule göre hesaplanan- 2.205,37 TL'si ve 71,80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 2.277,17 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan giderin davacı üzerinde bırakılmasına,
8-Davalı tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri bulunmadığından bu konuda hüküm kurulmasına yer olmadığına,
9-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/06/2020
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır