T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO:2017/483
KARAR NO:2020/146
DAVA:Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ:18/04/2017
KARAR TARİHİ:26/02/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı taraf vekili tarafından sunulan 18.04.2017 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davacı müvekkili şirketin iştigal alanının taşımacılık ve lojistik hizmetleri olduğunu, müvekkili şirketin ticaret ünvanı ...olarak tescil edilmiş olduğundan “... A.Ş + ...” ibaresini ticari ünvanı ile aynı olacak şekilde marka olarak tescil ettirmek amacı ile 23.07.2015 tarihinde TPE de marka tescili başvurusu yaptığını, müvekkilinin “...+...”markasını 35,36,37 ve 39.sımflarda tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka başvurusunda bulunduğunu ve anılan başvurunun 23.07.2015 tarih ve ... sayısı ile kayıt altına alındığım, yapılan incelemelerin ardından, başvuruya konu markanın, 556 sayılı KHK nin 7/1 (b) ve 7/1 (e) maddeleri uyarınca ve davalı ... adına 05, 16, 35, 42 ve 45.sınıflarda tescilli olan ... sayılı “... + ...” markasına dayanılarak reddedildiğini, davalıya ait olan markanın tescil tarihinin 5 yıl geçtiğini ancak davalı tarafından markanın belirtilen sürelerde kullanılmadığı tespit edildiğinden, söz konusu markanın iptali için .... FSHHM nin ... Esas sayılı dosyası ile 02.05.2016 tarihinde dava açıldığını, hükmün Anayasa Mahkemesi’nin ... tarih ... sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ... sayılı ilamları ile 10.01.2017 tarihli RG’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu dikkate alındığında ... tarihi öncesinde açılmış tüm kullanılmamaya dayalı davalar yönünden yasal boşluk bulunduğu gerekçesiyle reddedildiğini, kararın taraflara tebliğ edildiğini ve taraflarca kanun yoluna başvurulmadığından 12.07.2017 tarihinde kesinleştiğini, işbu nedenle davalı tarafından Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 9.maddesi gereğince tescilden itibaren 5 yıllık süre içinde kullanılmayan markanın kullanılmadığı tüm emtia sınıflan yönünden iptaline karar verilmesini, uzun süredir “... + ...” ibareli markalannı kullanarak işbu markaya yüksek ayırt edicilik kazandıran müvekkilinin, davalının kullanmadığı tescilli markasının iptalini talep etmekte hukuki yarannın olduğunu, davalının söz konusu markayı ciddi bir şekilde hiçbir zaman kullanmadığının dava dilekçesi ekindeki bilirkişi raporu ile sabit olduğundan, söz konusu markanın tescil tarihinden itibaren ileriye etkili olacak şekilde davacının talep hakkı doğduğunun tespit edilerek hüküm altına alınmasının önem arz ettiğini, aksi takdirde davalının, kullanma külfetini yerine getirmediği marka hakkını kötüye kullanmak sureti ile haksız menfaat elde edebileceğini, nitekim müvekkilinin ... sayılı “... + ...” marka başvurusunun da TPE Markalar Dairesi Başkanlığı ve TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu incelemesi neticesinde; 35, 36, 37 ve 39.sınıflarda tescil talebinin 05, 16, 35, 42 ve 45.sınıflarda tescilli olan ... sayılı “...+ ...” markasına dayanılarak reddedildiğini belirterek, öncelikle Mahkemece verilecek karar kesinleşinceye kadar ... tescil numaralı “...+...” markası üzerine ihtiyati tedbir konularak, markanın üçüncü kişilere devrinin önlenmesine ve bu kararın Türk Patent ve Marka Kurumu’ na müzekkere ile bildirilmesine, ... tescil numaralı “...+...” markasının kullanılmayan sınıflar bakımından tescil tarihinden itibaren ileriye etkili olacak şekilde iptali ile sicilden terkinine, yargılama harç ve masrafları ile avukatlık ücretinin davalı tarafın üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı tarafından sunulan 07.06.2017 tarihli cevap dilekçesinde özetle; ... + ... markasının 05/ 16/ 35/ 42 /45 ilgili alanlarda 2003 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’nda ilk “...” adında marka tescil müracaatının ... dosya numarası ile tarafından yapıldığını, 2003 yılında marka sınıfları farklı bir gruplandırma yapısına sahip olduğunu, 2003 sonrası ... sınıflandırılmasında yapılan değişikliklerle 3 sınıfta yaptığı tescil başvurusunun 5/16/35/42/45 sınıfları kapsamına girdiğini, 556 sayılı KHK açısından bir sınırlama olmadığını, ... Lojistik A.Ş adına iddia edilen tarafından “...” markasının kullanılmadığı yönündeki görüşlerin gerçek dışı, mesnetsiz olduğunu, ... + ... markasının 2003 yılında (sınıflar 05/ 16/ 35/ 42/ 45) koruma altına alınmışken, ... Lojistik A.Ş ‘nin 2015 yılında tescil için (35 / 36 / 37 / 39 ) müracaat yapıldığını, ortak sınıfın 35.sınıf olduğunu, 556 sayılı KHK nın 7/1 c maddesine göre red edildiğini, iddia edildiği gibi 7/-b maddesine göre olsaydı kısmi yayına çıkılması gerekeceğini, ancak 7/1-c maddesine istinaden tam red edildiğini, ayrıca YİD Kurulu tarafından da tam red edildiğini belirterek, davanın net, şeksiz ve şüphesiz red edilmesini, ayrıca bu süreçte doğacak tüm zararının tazminini talep edeceğini, yargılama sürecinde ve önceki yargılama sürecinde oluşan yapılan masraf ve emeğinin tazminini talep edeceğini, ... + ... markasına yapılmış olan tecavüz ve haksız kullanım gibi tüm fikri mülkiyet dava haklan ile tazminat hakkını ileriki süreçte kullanacağını, ... + ... markası üzerine istenen ihtiyati tedbir talebinin red edilmesini ve telafisi olmayan zararlara vesile olacağını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
GEREKÇE
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 25 (1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
(2)Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.
(3)Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.
(4)Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.
(5)Hükümsüzlük hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük karan verilemez.
(6)Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.
(7)6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.
Öncelikli olarak ilgili marka hakkında verilen red kararını irdelemek gerekmektedir. TPE tarafından 556 KHK m. 7/1 (b), (c) gerekçesiyle davacı markası reddedilmiştir.
556 KHK m. 7/1 (b) hükmünce davalı markası mesnet görülerek ; "Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fiıarların organizasyonu hizmetleri. Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. ” Davacı markasından çıkartılmıştır.
Diğer emtialar ise 556 KHK m. 7/1 (c) hükmünce davacı markasından çıkartılmıştır.
SMK m. 26’da markanın iptaline karar verilmesi gereken hâller dört başlıkta toplanmaktadır. Bunlar, tescilli bir markanın beş yıl boyunca haklı bir sebep olmadan kullanılmaması; garanti markası ve ortak markanın teknik şartnameye aykırı olarak kullanılması; markanın yaygın ad haline gelmesi ve markanın yanıltıcı hale gelmesidir. İptal nedenlerinden ilk ikisini “markanın kullanılması ile bağlantılı iptal nedenleri”, son ikisini ise “markanın karışıklığa neden olması ile bağlantılı iptal nedenleri” başlığı altında sınıflandırmak olanaklıdır.
Kullanma yükümlülüğü SMK m. 9’da düzenlemektedir. Hükme göre, “tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” Madde, tescil ile başlayan hukuki korumanın devam edebilmesi için markanın kullanılması koşulunu getirmektedir.
ABAD(Avrupa Birliği Adalet Divanı) kararlarına göre markanın kullanılmasını emreden hükümlerin ratio legis’i kullanılmayan markalar nedeni ile doğabilecek uyuşmazlıkları en aza indirmektir; yoksa markaların ticari hayatta başarıya ulaşmasını zorlamak veya sadece geniş çapta ticari kullanıma ulaşan markalara hukuki koruma sağlamak değildir. Diğer bir deyişle kullanılmayan markalarm iptali sayesinde, marka olarak tescil edilebilecek işaretlerin kapsamının gereksiz yere daralması önlenmektedir.
Tescilli markanın kullanılmış sayılması için markanın ciddi olarak kullanılmış olması gerekir. Ciddi kullanım (genuine use, emsthafte benutzung) ile kastedilen, markayı ticari amaçla kullanma niyet ve isteğidir. Kullanımın ciddi olup olmadığının her somut olayda ayrıca ele alınması icap eder. Özellikle kullanımın türü, süresi, kapsamı ve coğrafî alanı gibi objektif kriterler esas alınarak bir değerlendirme yapılması uygun olur. Nitekim madde gerekçesinde de kullanımın markanın tescil amacı dahilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatin içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanımı gereğine işaret edilmiştir. Gerekçede sözü edilen kullanım esasen “markasal kullanım” olarak nitelendirilebilir. Ciddi kullanımın varlığı için markanın kullanılması suretiyle kazanç elde edilmiş olması şart değildir.
Somut dava, kullanmama sebebi ile marka iptal davası olup, markanın kullanıldığının ispat yükümlülüğü de davalı tarafa düşmektedir. Şu halde davalının dosyaya sunduğu delillere göz atmak gerekmektedir. Dava 18.04.2017 tarihinde açılmış olup, 18.04.2012-18.04.2017 tarihleri arası kullanımı değerlendirmek gerekmektedir.
Davalı taraf gerçek kişilik olarak 04.10.2000 tarihinde ... ünvanı ile ticari hayatına başlamış, 2003 yılından sonra ... ibaresini kullanmaya başlamıştır. Davalının dosyaya sunduğu 2000-2017 yıllan arasını gösteren mükellefiyet görüntülerinde davalının adımn geçtiği ancak ... ibaresine ilişkin herhangi bir kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir.
Davalının dosyaya sunduğu, mükellefiyet durumu ile ilgili talebi gösterir internet vergi dairesi çıktısı içeriğinde ... ibaresine ilişkin bir kullanım tespit edilememiştir.
Davalı tarafin dosyaya sunduğu ... sicil kaydı incelemesinde 27.08.2004 tarihinde ... ...- ... şeklinde tescil ve ilan ettirdiği tespit edilmiştir.
Davalının marka vekili sıfatıyla 2013, 2014, 2016 tarihlerinde 3. Kişiler adına marka müracaatı yaptığı, ... ibaresini unvanı ve markası şeklinde kullandığı tespit edilmiştir.
Yine davalının dosyaya sunduğu faturalar incelendiğinde, davalı taraf dosyaya sunduğu ilk faturadan itibaren, dava tarihine kadar toplam 41 adet fatura düzenlemiş, dosyaya farklı tarihlerde 10 adet fatura örneği sunmuştur. Davalının dosyaya sunduğu deliller kapsamı incelendiğinde tescili kapsamında olan/olmayan emtiaların varlığı tespit edilmiş olup, bir markanın kısmi olarak iptal edilebilmesi, marka tescil başvurularının sınıf sistemine göre yapılması nedeniyle olanaklı olmaktadır. Ülkemizde, tescil başvurulannm sınıflandınlması hususu, “Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis(...) Anlaşması” na uygun olarak yürürlüğe konan “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri ile düzenlenmektedir. Böylece markaların tescilli olduğu mal ve hizmetler belirli sınıflara aynlabilmekte ve bu sınıflardan bazılan için markanın iptaline karar verilirken diğerleri için markanın kullanılmasına devam edilebilmektedir
Eğer markanın tescilli olduğu sınıfın kapsamı, sınıflandırma sisteminde oldukça geniş şekilde ifade edilmiş, bu nedenle aslında çeşitli alt kategorilere ayrılmaya uygun ise (örneğin mobilyalar); markanın sadece belirli bir ürün tipinde kullanılması (örneğin sandalyeler) markanın bütün sınıf bakımımdan kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Bu durumda geniş olarak ifade edilen sınıfın çeşitli alt kategorilere ayrılması ve markanın sadece spesifik olarak kullanıldığı mal ya da hizmetlerin yer aldığı alt kategori bakmamdan korunacağı kabul edilmektedir.
Kullanım kısıtlı bir ürün üzerinde ise örneğin takvim, poster gibi bu sınıfin alt emtialarında ilişkilendirilme ihtimali bulunan dergi, afiş, broşür içinde kullanıldığı var sayılmaktadır. Bu durum marka hakkının anlamım yitirmemesi ve piyasadaki diğer markaların olası tecavüzlerinin önlenebilmesi için zorunluluk taşımaktadır.
Davalı tarafin dosyadaki faturaları ve içerikleri ile TÜRKPATENT nezdinde marka vekili sıfatıyla gerçekleştirdiği işlemler neticesinde, davalının ... ibaresiyle gerçekleştirdiği faaliyetler ve tescilinde bulunmasına rağmen gerçekleştirmediği faaliyetler .... FSHMM ... Esas dosyası kapsamında alman bilirkişi heyet raporunda 14 adet fatura incelenmiş ve toplamda 35.193,40 TL toplam ciro elde edilmiştir. Fatura içerikleri incelendiğinde sadece ... numaralı ve 4.870 TL tutarındaki faturanın her iki dosyada ortak olduğu görülmüştür. Dolayısıyla davalı tarafin dava tarihinden 5 yıl öncesi ve dava tarihi arasında çok sık olmamakla beraber ... ibaresini sürekli kullandığı, marka kullanımına uzun süre ara vermediği, markayı çok sık kullanmasa da sürekli kullanımı olması sebebi ile ciddi kullanım sayılacağı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.
Diğer taraftan ciddi kullanımın bulunmadığı mal ve hizmetler yönünden ise kısmen hükümsüzlük koşulları oluştuğu sonucuna varıldığından davanın kısmen kabulüne karar verilerek aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE,
Davalı adına kayıtlı ... tescil nolu markanın tescilli olduğu sınıflardan kullanılmadığı tespit edilen alt ürün ve hizmet grupları açısından kısmen hükümsüzlük koşullarının oluştuğu anlaşılmakla,
Davalının ... tescil nolu markasının 16. Sınıf kapsamında Kağıt, karton(mukavva). Kağıttan mamül havlular, peçeteler, tuvalet kağıtları, mendiller, çocuk bezleri; kağıt bebek önlükleri, kağıt masa örtüleri, amerikan servisleri, bardak ve tabak altlıkları; kağıttan mamül süs ve dekorasyon ürünleri. Kağıt veya kartondan mamül sarma amaçlı bobinler ve makaralar, Filtre kağıtları, kağıt filtreler, Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar, Akvaryumlar, terrraryumlar ve vivaryumlar, Eğitim ve öğretim malzemeleri(cihazlar hariç): Matbaa ürünü oyunlar, hayvan ve bitki preparatları, jeolojik modeller ve preparatlar, küreler, yazı tahtaları; çizim aletleri yani, cetveller, gönyeler, iletkiler; tebeşirler, hazır harfler ve rakamlar, sayma çubukları. Eğitim ve öğretim malzemeleri(cihazlar hariç): Matbaa ürünü oyunlar, hayvan ve bitki preparatları, jeolojik modeller ve preparatlar, küreler, yazı tahtaları; çizim aletleri yani, cetveller, gönyeler, iletkiler; tebeşirler, hazır harfler ve rakamlar, sayma çubukları. Büro malzemeleri(mobilyalar hariç): Büro sepetleri, sümenler, mektup açacakları, kağıt tuturma mandalları, ataşlar daktilo şeritleri, kaşeler, stampalar, stampa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri, çini mürekkepleri, yazı düzeltme sıvıları, silgiler, elektirikli veya elektriksiz kalem açacakları. Büro makinaları: Yazı makinaları(daktilolar), elektrikli daktilolar, adresleme makinaları, pullama makinaları, teksir makinaları, döküman kaplama (lamine) cihazları (ofis kullanımı için), daktilo ve bilgisayar yazıcıları için mürekkepli şeritler, maket bıçakları, model ve maketler, model ve maket yapımı için malzemeler, resim boyaları, boya kalemleri, resim fırçaları, resim paletleri,
Davalının 35. Sınıf kapsamında
İlan büroları hizmetleri, televizyon, radyo, posta ile reklam ve ilan hizmetleri, ilan sütünlarının hazırlanması hizmetleri, reklam malzemelerinin dağıtımı hizmetleri, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam ve satış amaçlı modellik hizmetleri, pazarlama çalışmaları hizmetleri, pazarlama ile ilgili bilgilendirme hizmetleri, satışı arttırma (promosyon) hizmetleri, vitrin süsleme ve düzenleme hizmetleri, anket hizmetleri, halkla ilişkiler hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri, Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri, Sanatçlıar için menejerlik hizmetleri, Büro hizmetleri: Sekreterlik hizmetleri, stenografi hizmetleri, fotokopi çekim hizmetleri, (dökümanlarının çoğaltılması) daktiloda yazım hizmetleri, kelime işlem hizmetleri, bilgisayarda kütük yönetimi hizmetleri, bilginin bilgisayar veri tabanına aktarılması hizmetleri, bilgisayar veri tabanındaki bilgilerin sistematik hale getirilmesi hizmetleri, telefon cevaplama hizmetleri, gazete aboneliklerinin düzenlenmesi hizmetleri, büro makinelerinin ve ekipmanlarının kiralanması hizmetleri, satış makinelerinin kiralanması hizmetleri.
Davalının 42. Sınıf kapsamında
Hukuki hizmetler: Hukuki araştırma hizmetleri, telif hakları yönetim hizmetleri Tasarım hizmetleri, Sanat alanındaki hizmetler: Grafik sanat tasarım hizmetleri, sanat eserleri orijinallik onay hizmetleri,
Alt ürün ve hizmet gruplarında kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 54,40 TL karar harcından peşin yatırılan 31,40 TL'nin mahsubu ile kalan 23,0 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsiline,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 4.910,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan: 2100TL bilirkişi ücreti, 280.40TL posta gideri olmak üzere toplam 2.380,40 TL ve 62,80TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 2.443,20TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 26/02/2020
Katip ...
Hakim ...