T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/441
KARAR NO: 2019/209
DAVA: Marka Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 14/02/2017
KARAR TARİHİ: 23/05/2019
Mahkememizde görülmekte bulunan marka hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin dünyaca ünlü tanınmış ''...'' markasının sahibi olduğunu, 2006 yılından bu yana 35.sınıfta tescilli olduğunu, dünyaca ünlü fuarlara katıldığını ve yerli ve yabancı dergilerde hakkında çok sayıda haber çıktığını, şirketin sahibinin ... Şirketleri olduğunu, 2021 yılında müvekkili şirketin devralındığını ve her ne kadar marka kendi adına tescilli olsa da ... şirketi olan ... Ltd. Şti. ve ... Ltd. Şti adı ile faaliyet gösterdiğini ve ... markasının muvafakat dahilinde tüm saat mağazalarında kullanıldığını, ... reklamları ve markasının her üç şirket adıyla anıldığını ve reklamlara konu olduğunu, müvekkiline ait 7 adet mağaza olduğunu, davalı tarafın kötüniyetli olarak müvekkili şirketten ve ... markasından haberdar olmasına rağmen 2012 yılında saat emtilarında markanın başvurusunu yaptığını, davalı tarafın müvekkilinin tanınmışlığından kötüniyetli olarak fayda sağlamaya çalıştığını, müvekkilinin markasının 2016-2017 yıllarında ve diğer yıllarda ... isimli dergide reklamlarının yayınlandığını, reklam giderlerine ait faturalarında müvekkilinin tanınmışlığını ortaya koyduğunu, 2002 yılından bu yana müvekkilinin 7 tane özel mağaza ve özellikle lüks AVM mağazalarında faaliyet gösterdiğini, ... isimli mağazalarında çok sayıda saat markasının satışını yaptıklarını ayrıca, saat, kalem ve bileklik ürünlerinin farklı markalar adı altında satışa sunulduğunu, davalı taraf adına tescilli marka ile müvekkilinin markasının birebir aynı olduğunu, müvekkilinin ... markasına ilişkin üstün hakkı olduğunu, 2017 yılında düzenlenen fuar ile davalı tarafın markasından haberdar olduklarını, davalının kötü niyetli eylemleri ile müvekkiline ait olan ... markasını birebir taklit etmek suretiyle tescil ettiğini ve müvekkili markasının tanınmışlığından faydalanarak kar elde etmeye çalıştığını, davalı adına tescil edilen ... sayılı ''...'' markasının 556 sayılı KHK'nın 7.ve 8.maddesinde belirtilen mutlak ve nisbi red nedenlerinin varlığı nedeniyle hükümsüzlüğünün tespitine, söz konusu markanın müvvekile devrine, aksi halde, her türlü tazminat hakları saklı kalmak üzere markanın sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, müvekkilinin basiretli tacir ilkesi uyarınca marka başvurusunda bulunduğunu ve markanın resmi marka bülteninde yayınlanmasından sonra tesciline karar verildiğini, dava konusu markaların farklı sınıflarda tescilli olduğunu, müvekkilinin 14.sınıfta markasını tescil ettirdiğini, oysa davacı tarafın markasının 35.sınıfta tescilli olduğunu, davacı tarafın markasının tanınmış marka olarak kabul edilebilmesi için gerekli kriterleri taşımadığını, var olduğu iddia edilen tanınmışlığın markanın tescil edildiği tarih dikkate alınarak tespit edilmesi gerektiğini, markanın farklı sınıflarda tescilli bir markayı iptal edebilmesi için sektörel tanımışlığı aşan bir tanınmışlık olması gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkin talebine ilişkindir.
Dosyada tarafların bildirdikleri tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, bilirkişi raporları alınmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumundan gelen cevabi yazı incelendiğinde, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 14.sınıfta ( Kuyumculuk eşyaları - taklitleri dahil- altınlar mücevherler kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar, saatler ve zaman ölçme cihazları - kronometreler ve parçaları saat kordonları dahil- ) ... Anonim Şirketi adına tescilli olduğu, ... tescil nolu "..." ibareli markanın 35.sınıfta ( reklam acente hizmetleri... Büro hizmetleri... İş idaresi konusunda danışmanlık hizmetleri... İthalat ihracat acente hizmetleri.. sanatçılar için menajerlik hizmetleri, ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri, açık arttırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri...., müşterilerin malları elverişli şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetler...) ... adına tescilli olduğu anlaşıldı.
Dosyaya sunulan 01/03/2018 tarihli bilirkişi raporunda, "Davacı tarafa ait ... markasının davalı tarafın marka başvurusundan önce tanınmış marka olduğu hususunun ispatlanamadığı, davalı tarafın marka başvurusu esnasında kötüniyetli olduğu, kötüniyetli marka tescili sebebiyle davalı adına tescilli ... nolu ... markasının hükümsüz kılınabileceği" hususunda görüş bildirildiği anlaşılmıştır.
Davacı vekili bilirkişi raporuna beyan dilekçesinde, bilirkişi raporunun sonuç kısmının 2 ve 3 nolu bentlerine bir itirazlarının olmadığını, bilirkişilerce yapılan doğru ve haklı tespitlerin iddialarını doğruladığını, ancak davacıya ait markanın tanınmış marka olduğu hususunun ispatlanamadığına ilişkin beyana katılmanın mümkün olmadığını, müvekkili şirkete ait ... ibareli markanın sektörel olarak tanınmış bir marka olduğunu, müvekkiline ait markanın tanınmışlığını ispatlayan belgelerin dosyaya sunulduğunu, bu belgelerin bilirkişi heyeti tarafından değerlendirilmediğini belirterek, müvekkiline ait markanın sektörel tanınmışlığını ispatlayan belgelerin dikkatı alınarak bilirkişi heyetince irdelenmesi gerektiğine ilişkin beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
Davalı vekili bilirkişi raporuna itirazında, raporda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin 14.sınıf kapsamında tescilinin bulunduğunu, davacının ise 35.sınıf kapsamında tescilinin bulunduğunu, markaların aynı sınıfta yer aldığı düşünülse bile davacı tarafın eskiye dayalı kullanım iddiaları ile tanınmışlığının ispat edilemediğini belirterek yeni bir heyetten rapor alınmasını talep ettiği anlaşılmıştır.
Davalı tarafça dosyaya uzman mütalaasının sunulduğu anlaşılmış, incelendiğinde taraf markaları arasında tescilli olduğu sınıflar bakımından ayniyet ya da benzerliğin bulunmadığı, tanınmışlık iddiasının ispatlanamadığı dolayısıyla SMK 6/5 deki hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı, davalının kötü niyetli olduğunun kabulünü gerektirecek bir durumun bulunmadığı, davacının tescil sonrası aradan geçen sürede marka kullanımına engel olmadığı, davalının yatırımlarına göz yumduğu hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı yönünde görüş bildirildiği anlaşılmıştır.
Mahkememizce düzenlenen 21/06/2018 tarihli bilirkişi seçim kararı ile bilirkişi raporu ve dosyaya sunulan uzman görüşü arasındaki çelişkiyi gidermek amacıyla yeni bir heyet oluşturularak rapor alınmasına karar verildiği, dosyanın bilirkişi heyetine tevdii edilerek yeni bir rapor alındığı anlaşılmıştır.
Dosyaya sunulan 28/11/2018 tarihli bilirkişi raporunda, "Davacı tarafın "..." markası üzerinde öncelikli ve gerçek hak sahibi olduğu, davalı adına 14.sınıfta tescilli ... tescli nolu "..." ibareli markanın davacıya ait ... tescil nolu "..." ibareli marka ile iltibas yaratacak düzeyde benzer olduğu, kötü niyet ve hükümsüzlük hususları yorum gerektirdiğinden bu hususta tüm takdirin mahkemeye ait olduğu" hususlarında görüş bildirildiği anlaşılmıştır.
Marka üzerinde hak sahipliğinin kazanılması bakımından iki sistem bulunmaktadır. Bunlar, "tescil sistemi" ve "(ilk) kullanma sistemi"dir (bkz. Ünal Tekinalp, "Yeni marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu", Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1997, s.467; Sabih Arkan, Marka Hukuku, Cilt I, ankara 1997, s.128-129).
Türk marka hukukuna göre, bir markanın korunabilmesi için, söz konusu işaretin kural olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Nitekim marka hakkı tescil ile elde edilir. Buna göre, tescilli marka hakkı sahibi, marka tescilinden doğan haklara sahiptir ve bunları kullanabilir.
Tescil sistemi genel olarak bütün ülkelerde kabul gören bir sistemdir. Tescil sisteminde marka üzerindeki hak, markanın seçilmesi ve marka hukukuna özgü kullanma ile kazanılır (Hamdi Yasaman/Anlam Altay/Tolga Ayoğlu/Fülurya Yusufoğlu/Sinan Yüksel, Marka Hukuku, 556 sayılı KHK şerhi, C.I, İstanbul 2004, s.161). Bu sistemde, yapılan tescil işlemi kurucu etkiye sahiptir. Ancak, bu tescil, hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlamaktadır (Sami Karahan, Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002, s.113). Öyle ki, gerçek hak sahibi tarafından tescilli markaya karşı dava açılıp marka onun adına tescil edilene kadar önceki tescil kurucu etkiye sahiptir.
(İlk) kullanma sisteminde ise durum farklıdır. Yargıtay kararında da vurgulandığı üzere, bu sistemde marka hakkı sahibi, markayı ilk kullanan, buna ayırt edicilik nitelik ve piyasada bilinirlik kazandıran kişidir. Burada bahsedilen kullanım, ticaret sırasındaki kullanmadır. Yani marka hukukuna özgü kullanma kastedilmektedir (Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 4.Baskı, İstanbul 2005, prg.25, no.56). Diğer bir deyişle, bu sistemde markanın tescili bildirici niteliktedir ve tescil yoluyla oluşan hak sahipliği karinesi, markayı ilk kullanan tarafından çürütülebilir (Sabih Arkan, Cilt I, s. 128). Ticaret sırasında kullanma, markanın tescili için yapılan başvuru veya başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce gerçekleşmiş olmalıdır.
Yargıtay, Dolce Vita kararında gerçek hak sahipliğini şöyle vurgulamıştır: “İsviçre-Türk markalar hukuku, marka üzerindeki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeye dayanır. Marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı, ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Buna ‘gerçek hak sahibi’ denilir ve bu tescil açıklayıcı etkiye sahiptir. Buna mukabil bir markayı ihdas ve istimal etmeksizin seçip tescil ettiren kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Ancak, bu tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etkiye sahipliği devam eder. Çünkü, hakiki, gerçek hak sahipliği ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak vermez. Markanın hakiki hak sahibi markasının aynısını veya tefrik edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin, sonradan tescil edilmiş markasının terkinini isteyebileceği kabul edilmektedir” (11. HD., 6/7/1998 t. ve 734/5146 sayılı karar).
Davacıya ait 11 Ocak 2007 tarihli ..., 11/03/2009 tarihli teminat mektubu, 01/10/2007 tarihli kira sözleşmesi, 31/12/2010 tarihli ... web sitesinde yayınlanan haber, 31/12/2010 tarihli en son haber sitesinde yayınlanan yazı, 28/11/2011 tarihinde ... sitesinde yayınlanan yazı, 03/01/2011 tarihinde reklamazi sitesinde yayınlanan yazıda ... ibaresi davacı tarafla birlikte anıldığı dikkate alındığında davacının davaya konu ... ibaresini markasal kullandığı anlaşılmış davacının ... ibaresi üzerinde öncelikli hak sahibi olduğuna kanaat getirilmiştir.
6769 sayılı SMK nın Madde 25. Maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 5. Madde "Marka tescilinde mutlak ret nedenleri " ne ilişkindir. Madde 5/1-ç de " Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler." mutlak red nedeni olarak düzenlenmiştir. 6. Madde ise "Marka tescilinde nispi ret nedenleri " ne ilişkin olup, madde 6/1 "Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir." yine 6/5 'e göre " Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir. " yine 6/9'a göre "Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir. hükmüne amirdir.
Davacı markası ve davalı markaları karşılıklı incelendiğinde ortalama tüketiciler/hizmet alıcıları tarafından ayırt edilemeyecek düzeyde benzerdir. Yine davacı iştigal alanıyla davalı markalarının sınıf içerikleri birebir örtüşmektedir. Davacı markası 35. sınıf kapsamında, davalı mallarının satışını (toptan, perakende, online) kapsamaktadır. Davaya konu markalarda sınıfsal farklılıklar bulunmakla beraber son raporda belirtildiği üzere sınıflar arasında bağlantı kurma ihtimalide bulunmaktadır. Davacı taraf ... ibaresiyle mağazacılık sektöründe saat satışı yapmaktadır. Davalı taraf ise ... markasıyla saat üretmektedir. Öyleyse ... tabelasını gören tüketici aynı zamanda ... markalı saati gördüğünde ürünün kaynağı konusunda yanılgıya düşecektir.
Halkın, malların veya hizmetlerin aynı işletmeden veya ekonomik olarak bağlantılı bir işletmeden geldiğini düşünmesi durumunda, Topluluk Marka Tüzüğü 8/1-(b) bendi anlamında karıştırılma ihtimali ortaya çıkar. Bir marka ailesi veya markalar serisi söz konusu olduğunda, karıştırılma ihtimali daha özel olarak, tüketicinin mal ve hizmetlerin kaynağına veya menşeine ilişkin olarak yanılgıya düşmesi veya hatayla markanın başka bir firmaya ait- bir marka ailesinin veya markalar serisinin parçası olduğunu düşünmesi olasılıklarından kaynaklanır.
Bir markanın diğer bir marka ile karıştırılma ya da iki marka arasında ilişki bulunduğu ihtimali bu malın/hizmetin hitap ettiği ilgili halk (tüketici-kullanıcı) nazara alınarak, bunların iki markayı karıştırıp, karıştırmayacakları değerlendirilecektir. Mal ve hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyor veya tercih ediliyorsa doğrudan karıştırma söz konusudur. Halk, istediği, arzu ettiği malı alacağı yerde, gerek şekli, gerek yazılış şekli ve gerekse de ambalajındaki benzerliklerden dolayı gözde veya kulakta yanılma sonucu başka bir malı alması söz konusuysa veya iki ayrı mal arasında bağlantı kurulmasına neden olunuyorsa o zaman iltibas vardır demektir.
Somut olayda taraflara ait markaların aynı kelime / ibareden oluştuğu tescilli oldukları sınıflar dikkate alındığında davalıya ait markanın davacıya ait markayla iltibas yaratacak derecede benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Gerek yasal mevzuat gerekse taraf olduğumuz tanınmış markalarla ilgili uluslararası anlaşmalarda tanınmış markanın tanımı ve kriterleri gösterilmemiş, bu konu mahkeme içtihatları ve öğretiye bırakılmıştır. Tanınmış marka, bir kişi ya da teşebbüse sıkı sekilde bağlı; garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren; müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmaksızın coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir yüksek çağrışımdır. Bir markanın tanınmış marka olup olmadığının tespitinde, markanın değeri, yapılan reklam ve promosyon çalışmaları, markanın üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin kalitesi, satış adedi ve cirosu, tescil yapılan ülke sayısı gibi ölçütlerden yararlanılır. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir markanın tanınmış marka statüsünü kazanabilmesi için bir ülkedeki herkes tarafından tanınıyor olması gerekmez, yalnızca ilgili sektördeki aktörlerin/ilgililerin markayı tanıyor olması yeterlidir.
Bir markanın tanınmış marka olarak belirlenmesi için WIPO tarafından bazı kriterler belirlenmiştir. WIPO'nun Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi'nce hazırlanan tasarı üzerinde başlatılan çalışma neticesinde 23. 10.1997 tarihinde yapılan toplantıda bazı ölçütler tespit edilmiştir. Yargıtay da bir kararında tanınmışlığın tespitinde WIPO uzmanlar kurulunca belirlenen ölçütlere göre pazar payı, ayırt edici özellik, tescil edilmiş ülkelerin dünyadaki dağılımı gibi ölçütlerin dikkate alınabileceği hususuna vurgu yapmıştır (11. HD., 31.01.2002 T. ve 2001/8773 E., 2002/681 K.).
Somut olayda davacı tanınmışlık iddiasında bulunmuş ise de bu iddiasının yukarıda izahı yapılan düzenlemeler karşısında kabulü gerektirir yeterli delilin dosyaya sunulamadığı bu nedenle davacı markasının tanınmış marka olarak kabulünün mümkün olmadığı tanınmışlığa dayalı hükümsüzlük taleplerinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
T.T.K'nun 20/2 maddesinde tacirlerin özen yükümlülüğü artırılmış ve tacirlere ticari işlerinde "basiretli tacir" gibi davranma zorunluluğu yüklenmiştir.. TTK’nın 56. maddesi iktisadi rekabetin her türlü suistimalini yasaklamıştır. Yasadaki bu sınırın aşılması MK’nın 2. maddesinde yazılı bulunan objektif iyi niyet kurallarına aykırı bir biçimde ekonomik rekabetin kötüye kullanıldığı hallerde meydana çıkmaktadır. Karışıklığa meydan verebilecek bir ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalarıyla iltibasa yol açılması, yalnız başına iyi niyet kurallarına aykırı bir davranış olarak kabul edilmelidir. Hukukumuzda, yerleşmiş içtihatlarda bu prensibe değinilmiştir. Somut olaya dönüldüğünde davalı tacirin bu sıfatı nedeniyle aynı sektörde faaliyet gösteren markayı bilmediğini iddia edemeyeceği izahtan varestedir. Tüm bunların yanında kendi tescili öncesi davacı ile ticari ilişki içerisinde olan davalının “...” markasının davacı tarafından kullanıldığını bildiği, bilmesine ve "basiretli tacir" gibi davranma zorunluluğu bulunmasına rağmen davacı markası ile aynı olan ibareyi marka olarak tescil ettirdiği şu hale göre tescilde kötüniyetli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı alınan bilirkişi raporu yukarıda izahı yapılan dava tarihi itibarı ile olaya uygulanması gereken mevzuat kapsamında değerlendirildiğinde davacının kötü niyetli tescil ve iltibasa dayalı sübut bulan davasının kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ ile davalı adına ... no ile TPMK nezdinde tescilli "..." markasının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 44,40 TL karar harcından peşin yatırılan 31,40 TL'nin mahsubu ile kalan 13,00 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsiline,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 3.931,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan: 3.900,00 TL bilirkişi ücreti, 395,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 4.295,00 TL ve 62,80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 4.357,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 23/05/2019
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır