T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/145
KARAR NO: 2020/429
DAVA: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ: 13/05/2019
KARAR TARİHİ: 02/12/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin ...'da ... yasalarına göre kurulmuş ve ... Ticaret Sicilinde kayıtlı bir şirket olduğunu, şirketin ilk kurulduğunda şirket yetkilisi ve müdürü olarak...'ın atandığını, müvekkilinin ...'da kullandığı marka olan şekilli "..." markası için aynı marka ile Tükiye'de de yatırım yapılması düşünüldüğünden Türk Patent Enstitüsüne ... başvuru no ile başvuru yapıldığını ve 10.08.2018 tarihinde şekilli ... markasının müvekkili şirket adına tescil edildiğini, sonrasında şirket müdürü olarak atanan...'ın şirket işleri ile ilgilenmemesi, şirket lehine çalışmalarda bulunmaması üzerine ortaklardan ...'ın şirketin ortaklar kuruluna öncelikle mail yolu ile toplantıya çağırdığını ve diğer ortaklara şirket ortaklar kurulunun 25 Ağustos 2018 tarihinde yetkili...'ın görevden alınması ve ...'in şirket yetkilisi olarak atanması gündemi ile toplanacağını bildirdiğini, konu ile ilgili olarak ortaklardan ...'ın ortaklar kuruluna resmi çağrı için diğer ortaklara ... 25.Noterliği'nin ... tarihli, ... ve ... yevmiye nolu ihbarnameleri ile çağrı yaptığını, ve ortaklar kuruluna çağrı mektubunun ortaklardan...'a 17.08.2018 tarihinde tebliğ edildiğini, ...'ın ... Mahkemesine başvurarak ortaklar kurulunun yapılmasının engellenmesi için dava açtığını ancak talebinin Mahkemece reddedildiğini, şirketin ortaklar kurulunun 25.08.2018 tarihinde toplandığını...'ın şirket yetkili müdürlüğünden azledildiğini ve yerine ortaklardan ...'in yetkili müdür olarak atandığını, ortaklardan ...'in şirket yetkilisi olduktan sonra şirket adına tescilli şekilli ... markası ile ilgili araştırma yaparken TPE sitesine girildiğinde kendisinin ve diğer ortağının onayı ve haberi olmadan ortaklardan...'ın kendisine kendisinin şirket müdürlüğünden azli ile ortaklar kurulu toplantısı çağrısının yapılmasından üç gün sonra 20.08.2018 tarihinde yetkilileri elinden alınmadan beş gün önce görevini suistimal ederek markadan feragat için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaparak müvekkiline ait markadan feragat ettiğini, feragat işlemlerinin tamamlanmasından sonra ... no ile 22.11.2018 tarihinde aynı marka için kedisinin hakim ortak ve yetkilisi olduğu davalı şirket adına başvuruda bulunduğu ve markanında 03.04.2019 tarihinde tescil edildiğini ve 31.05.2019 tarihine yayımlanacağının öğrenildiğini, ... ve marka vekili hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, davalı şirket yetkilisi ve ortağı olan kişi görevini suistimal ettiğini ve dürüstlük kuralına aykırı davrandığını, bu nedenle davalı tarafın korunacak bir hakkı olmadığını, yapılan feragat işleminde görev suistimali ve yetkinin kötüye kullanılması söz konusu olduğundan bu işlemin ve davalı şirket adına yapılan tescilin geçersiz olduğunu beyanla , davalı şirket adına tescilli .. tescil nolu ... markasının hükümsüzlüğünün tespiti ile sicilden terkinine, ...nolu marka için yapılan feragat işleminin hükümsüzlüğünün tespiti ve işleminin iptali ile şekilli ... unvanlı markanın müvekkili şirket adına tesciline ve öncelikle davalının markayı kullanmasının önlenmesi konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.
Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin ortağı ve imza yetkilisi...'ın kişisel ilişkilerini kullanarak 2001 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ünlü pizzacılarından olan “...” veya diğer ismiyle “...” şirketinin kurucusu ile 2009 yılında bir iş ortaklığı kurduğunu, bu iş ortaklığı kapsamında, anılan pizza zinciri ile işbuna ilişkin Türkiye ve Avrupa’daki fikri mülkiyet haklarının, münhasıran, ...’a tanındığını, ...’a tanınan haklara dayalı olarak, Müvekkil Şirket, 2009 yılında, restoran faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş ve “...” veya diğer ismiyle “...”’ya ilişkin fikri mülkiyet haklarının müvekkili şirkete tanındığını, bu müvekkili şirketin 2009’da...’taki ilk şubesini açtığını,, daha sonrasında ise 2011 yılında ...’te, 2017 yılında ise ...’ta olmak üzere iki şube daha açarak ...’daki şube sayısını üçe yükselttiğini, müvekkili şirketin sahip olduğu “...”, 10 (on) yılı aşkın bir süredir, İstanbul’da hizmet verdiğini ve ciddi bir tanınırlık düzeyine ulaştığını, müvekkili şirketin İstanbul’da yürütmekte olduğu pizzacılık işinin bir tezahürü olarak, 2009 yılından bu yana, TPMK nezdinde, 8 (sekiz) marka tescil ettirdiğini, bu kapsamda, özellikle, 09.06.2009 tarihinden beri koruma altında bulunan,... tescil numarası ile 30.06.2010 tarihi itibariyle 30. ve 43. Nice sınıflarında tescilli olan logo, 2017 yılında kurulan davacı şirketin kullandığı logonun neredeyse hemen hemen aynısı olduğunu, dvaya konu uyuşmazlığa ilişkin olayların başlangıç noktasının Müvekkil Şirket’in ...’da 3 (üç) şubeyle faaliyet gösteren, “...” isimli restoranının, Türkiye’de gösterdiği başarının bir yansıması olarak, Avrupa’da da faaliyet göstermesi değerlendirilerek bu kapsamda, ..., ...ve ... tarafından, 16.11.2017 tarihinde davacı şirketin kurulduğunu, şirket kurulurken, Türkiye’de hâlihazırda, müvekkili Şirket’in sahip olduğu “...” isimli restoran ile aynı menüye ve konsepte sahip bir pizzacı açılma amacı güdüldüğünden, “...” isminin türetilerek “...” isminin kullanıldığını ve “...”nın logosunun türetilerek hemen hemen aynısı olan yeni bir logo yaratılıp kullanılmaya başlanıldığını, davacı şirketin yalnızca ...’da faaliyet göstermek amacıyla kurulduğunu, müvekkili Şirket’in kurucu ortağı olan...’ın, hâlihazırda Türkiye’de oldukça başarılı olan, “...” isimli restorana, Türkiye’de rakip olabilecek bir teşebbüs yaratmaya kalkışmasınin abesle iştigal olacağını, Pizzacılık sektörü ve/veya restoran ile herhangi geçmiş tecrübeleri bulunmayan ...'in ve ...’ın yerine, ...'ın uzun yıllardır süregelen tecrübesini ve bilgi birikimini, Davacı Şirket’e ve ...’da, “...” adı altında faaliyet göstermekte olan restorana aktardığını, ...’da pizza restoranını açmak için bütün girişimleri, oldukça aktif bir şekilde bizzat yürüttüğünü, bu amaçla...'ın Türkiye’deki “...” restoranındaki iki şefini, ...’daki çalışanları eğitmesi için bir ayı aşkın süre boyunca, vize, yol ve konaklama masrafları kendisine ait olmak üzere ...’da ağırladığını, anılan iki şefin, ...’da bulunan ve Davacı Şirket’e ait “...” isimli restoranda eğitim vermesini sağladığını, ayrıca “...” isimli restoranın bütün malzemelerini de temin ettiğini, ortaklarından biri olduğu mimarlık şirketi ile, “...” isimli restoranın mimari işlerini üstlenerek, gerek iç gerekse iç dizayn olarak, Türkiye’deki “...” restoranı ile paralellik sağladığını, bu işlemlere ilişkin bütün bedellerin ... tarafından ödendiğini, bu harcamaların davacı şirket tarafından...'a geri ödenmediğini, bu amaçla restoranın müvekkili şirketin on yıldan beri İstanbul’da başarılı bir şekilde ticari faaliyetini sürdüren restoranın markasından, logosundan ve tariflerinden varlık bulduğunu, ...’ın maddi ve manevi olarak davacı şirketin başarılı olması ve iyi bir restorana sahip olması için insanüstü gayret gösterdiğini, ...’daki restoranın kurulmasını takip eden süreçte, davacı şirket ortaklarından ...’ın paylarının, ...’in kuzeni olan ...’a devredildiğini, ..’ın da davacı şirket’e ortak olmasıyla birlikte, kuzen olan ... ve ...'ın davacı şirketin hisselerinin çoğunluğuna sahip duruma geldiklerini, bir süre sonra, ... ve ...'ın başta kararlaştırılanın aksine, şirket müdürlüğünü...’dan alarak ve şirketi tamamen kendileri kontrol etmek amacı ile genel kurul çağrısı yaptıklarını, ...'ın şirket müdürlüğünden azli ile ...'in genel müdür olarak atanmasının açık olarak belirtildiğini ve yapılan kurulda...'ın şirket müdürlüğünden azledildiğini, bu süreçten sonra davacı şirket ortakları arasında süren ihtilafın artarak devam ettiğini beyanla, davacı şirketin bu markanın gerçek sahibi olmadığı için bu davayı açma hakkı bulunmadığını, bu nedenle işbu davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesini talep ettiklerini, davacı şirket’in “...” markasının kendisine ait olduğuna ilişkin iddianın asılsız olduğunu, davacı şirketin herhangi bir isim hakkına veya lisansa sahip olmadığını, gerçekte, davacı şirket’in isminin dahi tamamen müvekkili şirketin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu, “...” markasından oluşturulmuş durumda olduğunu, müvekkili şirkete bu isim hakkını veren Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu hak sahibi şirket olduğunu, markanın Türkiye’de kullanılmasına ilişkin izni alan ve Türkiye’de bütün gerekli tescilleri yaptırarak bu markayı kullanan tarafın müvekkili şirket olduğunu davacı Şirketin , ... markasını ve 2009’dan bu yana çok benzer logoları kullanan müvekkil şirket yetkilisi...’ın vermiş olduğu izin dâhilinde, bu markayı ve logoyu kullanmakta iken; markanın asıl sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu şirketin uyarısı üzerine ve müvekkil şirketin 2009 yılından kullandığı marka ile iltibas yaratması nedeniyle şirket yetkilisi... 'ın yetkileri dahilinde markadan feragat etmek zorunda kaldığını, markadan feragat talebinin zorunluluktan kaynaklandığından bahisle usul ve esas açısından haksız ve kötü niyetle açılan davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Dosyada tarafların bildirdikleri deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi heyeti oluşturularak raporları alınmıştır.
Dosyaya celp olunan Türk Patent Ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde; ... tescil numaralı "..." ibareli markanın davalı ... Şirketi adına 22.11.2018 tarihinde tescil edildiği, 21.11.2018 tarihinden itibaren onyıl müddetle yenilendiği, ...tescil numaralı "..." ibareli markanın davacı ... adına 01.03.2018 tarihinde tescil edildiği, 28.02.2018 tarihinden itibaren on yıl müddetle yenilendiği anlaşılmıştır.
Dosyaya sunulan 30.03.2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle;"...Davalı şirket adına 30 ve 43. sınıflarda ... tescil no ile tescilli ... + Şekil markasının asli unsurları üzerinde davalının gerçek hak sahibi olduğu, davalının ... tescil no’lu markanın asli unsurları ile benzerlik taşıyan ve karıştırılma ihtimaline yol açacak şekilde yakınlık gösteren markaları davacıdan önce tescil ettirmiş olduğu, Mahkemece; Doktrindeki katıldığımız görüş benimsenirse, sonraki tescilin, doğrudan davacının eski yöneticisi olan ...(Şirket Müdürü/Yetkilisi) tarafından gerçekleştirilmesi, bu şahsın SMK m.6/2 anlamında 3. kişi (ticari temsilci/vekil olmayıp şirketin organı olması) konumunda olmaması, sonraki tescilin, davacının acentesi, tek satıcısı, distribütörü, bayisi vs. adına ve hesabına değil, tamamen aynk bir şirket konumunda olan davalı ad ve hesabma yapılması gerekçeleri ile somut olayda davalı aleyhine SMK m.6/2’ye dayalı hükümsüzlük sebebinin uygulanmayabileceği; katıldığımız görüşün aksi yöndeki görüş benimsenerek, ...’ın şirket müdürü sıfatıyla SMK m.6/2’ye tabi olduğu kabul edilebileceği; ancak somut olaya SMK m.6/2’nin uygulanması uygun görüldüğünde dahi dava konusu marka unsurları üzerinde gerçek hak sahipliğinin ve öncelik hakkının yine davalıda olduğunun dikkate alınabileceği; dava konusu markanın asli ve ayırt edici unsurları/bu unsurların benzerleri üzerinde davalının öncelik hakkının bulunması sebebiyle davalı şirket adına...’ın yaptığı tescilin kötüniyetli sayılmayabileceği; dosya içeriğindeki belgelerde görülen davacı şirket yapısındaki uyuşmazlıkların başka bir davanın (yönetim kurulu üyesinin/müdürün hukuki sorumluluğuna ilişkin) konusu olabileceği; dosya içeriğindeki belgelerden davalı adına yapılan tescilin kötüniyetli olduğuna ilişkin yeterli delil sunulamadığı, davalı aleyhine SMK m.5 ve m.6 hükümlerinde (özellikle m.6/2 ve m.6/9 hükümlerinde) yer alan hükümsüzlük sebeplerinin oluşmadığı..." sonuç ve kanaatine ulaşıldığı anlaşılmıştır.
KANAAT VE GEREKÇE
Dava, 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca açılmış marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkin talepli davadır.
SMK m.6/f.1 kapsamında markalar arasındaki benzerlik değerlendirmesinde aşağıda yer alan kıstaslardan faydalanılması gereklidir. Bu kapsamda benzerlik incelemesinde:
Markaların görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikleri, Markaların birbirini çağrıştırması, Markaların bir bütün olarak uyandırdığı genel izlenim, Markaların tescilli oldukları malların veya hizmetlerin hitap ettiği alıcı grubunun (ortalama tüketicinin) kimliği, toplumsal düzeyi ve bilgi seviyesi, Markayı taşıyan malın işlevi ve değeri ile alıcının markalı ürünü almaya ayırdığı zaman dilimi, Markanın esas unsurları ve tamamlayıcı unsurlarının neler olduğu, Marka olarak tercih edilen işaretler arasındaki zayıf benzerliğin markalarm kullanılacağı ürün ve hizmetler arasındaki kuvvetli benzerlik ile ne derecede telif edilebileceği ya da tersi, Markaların işletmesel kökeni gösterme ve ayırt edicilik sağlama gücü, Markanın önceden tescil ettirilmiş bir markanın serisi olduğu izlenimi ya da algısı yaratıp yaratmadığı hususları hep birlikte değerlendirilip, kıyaslanan markaların bir bütün halinde yarattığı izlenimin benzer olup olmadığı tespit edilmelidir .
SMK m.6 hükmünde incelenen nispi ret nedenleri tescilli markaların, sonradan tescil edilmek istenen aynı ya da benzer işaretlere karşı, satışa arz edilen ürünlerin aynı ya da aralarında idari-ekonomik bağlantı bulunan işletmeler tarafından üretildiği konusunda karıştırma ihtimaline ve ortalama tüketicilerin (restoranda pizza siparişi veren kitildiği konusunda karıştırma ihtimaline ve ortalama tüketicilerin (restoranda pizza siparişi veren kitle) aldanmaları ihtimaline karşı korunmasını düzenler. Taraf markalan arasındaki benzerlik değerlendirmesi aşağıdaki başlıklar altında yapılmıştır:
İşitsel (Fonetik) Benzerlik,
Görsel Benzerlik,
Kavramsal (Anlamsal) Benzerlik.
Bu kriterler çerçevesinde dosya içerisinde bulunan görseller ele alındığında davacı tarafın hükümsüzlüğünü istediği feragat edilen markasında yer alan baskın öğe mahiyetindeki “Şekil” unsurunun (bisiklete binen, frak giymiş, melon şapkalı, centilmenin) ve arka kısımdaki kare unsurunun davacıdan önce davalı tarafından (09.06.2009 tarihinde) başvuru konusu edildiği anlaşılmaktadır. Şekillerdeki ufak detaylar söz konusu figürlerin ayırt edilemeyecek derecede benzer oldukları gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla davalının önceki markaları ile dava konusu marka arasında görsel ve kavramsal benzerliğin bulunduğu kabul edilmelidir.
Öte yandan davacının feragat edilen markasındaki “...” ifadesindeki “...” kelimesinin de davalının önceden tescil edilmiş “...”, “...” ve “...” markalarında davacıdan önce (en geç tescil edileni 01.06.2016 tarihinde) davalı tarafından başvuru ve tescil konusu edildiği anlaşılmaktadır. Yiyecek ve pizza ürünlerinde ... ibaresinin ayırt edici olduğu ve tarafların kullandığı diğer kelime unsurlarına nazaran baskın ve dikkat çekici mahiyet taşıdığı düşünülmektedir. Bu unsurun taraflarca ortaklaşa kullanılması gerek kelime gerek kelime ve şekil kombinasyonu olan markalar arasında benzerliğin ve karıştırılma ihtimalinin ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir . Baskın unsurdaki fonetik ve görsel benzerlik bu sonucu teyit etmektedir.
SMK m.6 ve m.25 hükümleri gereğince davalının önceden tescil ettirmiş olduğu yukarıda gösterilen markalan ile davacının feragat edilen markası: Aynı veya benzer ürünlerde kullanılmakta, ilişkilendirilme ihtimali de dahil olmak üzere kanştınlma ihtimali yaratacak derece benzerlik taşımaktadır.
Bu bağlamda taraf markalarının aynı ürün sınıflarında (30. ve 43. sınıflarda) tescil edildiği acık olup dava konusu markanın kullanıldığı ürünler ile davalıya ait markaların kullanıldığı ürünlerin aynı ve/veya benzer oldukları kanaatine varılmıştır.
GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
SMK m.7’de marka korumasının tescile bağlı olduğu ifade edilmektedir. Ancak markanın kullanım veya tanınma yoluyla korunabileceği haller de mevcuttur. Tescil ilkesinin en önemli istisnası ise “gerçek hak sahipliği” ilkesidir. Buna göre 3. kişilerin sahibi bulunduğu bir markayı kendi adına tescil ettiren kişinin korumadan yararlanması mümkün değildir.
Kişinin önceden kullandığı markasını sonradan tescil ettirmesi durumunda bu tescil açıklayıcıdır. SMK sisteminde özellikle m.6/3, m.6/4 ve m.6/6 hükümleri dikkate alındığında işaret üzerindeki hakkın tescilden önce doğması halinde, önceki hak üstün tutulmaktadır.
Somut olayda davalı taraf, davacının hükümsüzlüğünü istediği ...+ şekil markasının asli unsurlarını davacıya kıyasen önceden kullanmış (şekil markası açısından 09.06.2009 tarihinden itibaren, ... esas unsurlu kelime markalan açısından ise 03.06.2010 tarihinden itibaren) bunlar üzerinde öncelik hakkına sahip olmuş ve gerçek hak sahibi konumuna gelmiştir. Ayrıca davalı taraf söz konusu markaları davacıya kıyasen daha önce bir tarihte kendi adına tescil de ettirmiştir.
Davalı, dava konusu ...+şekil markasının unsurlarını davacı adına yapılan tescilden önce diğer markalarında kullanmış ve bunları tescil dahi ettirmiştir. Davacının feragat edilen dava konusu markası da davalının önceden tescilli markalarında kullandığı unsurların bir bileşiminden ibarettir. O halde bu unsurlar söz konusu olduğunda davalının davacıya kıyasen önceliğinin bulunduğunun ve gerek logo (şekil) gerekse asli unsur mahiyetindeki Crust ibaresi üzerinde davalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçek hak sahibi olduğunun kabulü gerekecektir.
SMK M.6/2 AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
Gerçek marka hakkı sahibinin- Paris Sözleşmesi ve SMK hükümlerince sahip olduğu haklar arasında ticari temsilci veya vekile karşı sahip olduğu haklar da yer almaktadır. Gerçek hak sahibinin ticari temsilciye veya vekile karşı ileri sürebileceği bu haklar SMK m.6 ve m. 10 hükümlerinde düzenlenmiştir. SMK m.6/2’ye göre:“... Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir...” Öte yandan marka sahibi, haklı sebebi olmayan ticari temsilcinin veya vekilin söz konusu markayı kullanımını yasaklayabileceği gibi SMK m. 10 kapsamında tescilin kendisine devrini de isteyebilecektir.
Bu bağlamda markanın gerçek sahibi, haklı sebebi olmaksızın kendi adına tescil gerçekleştiren/gerçekleştirmeye çalışan vekil veya temsilciye karşı a) İtiraz (SMK m.6/2); b) Hükümsüzlük (SMK m.25/1); c) Kullanımı yasaklama; d) Tescilin kendisine devri (SMK m. 10) taleplerini ileri sürebilir .
Gerçek hak sahibinin SMK m.6/2 ve m. 10 hükümlerine dayanması için markasının tescilli olması zorunluluğu aranmamaktadır. Ayrıca markanın gerçek sahibinin başka ülkedeki markasına dayanması da zorunlu değildir. Temsilcinin bulunduğu ülkedeki gerçek marka sahibinin hakkı da SMK m.6/2 kapsamında değerlendirilmektedir .
Yargıtay 11. HD. E.2015/10162, K.2016/4881, T.2.5.2016 tarihli kararında da markanın gerçek sahibi ile temsilcisinin aynı ülkede bulunmaları durumunda dahi, temsilcinin izinsiz tescilinin hükümsüz sayılması veya gerçek marka hakkı sahibi adına tescilin yapılmasına izin verilmiştir. Karara göre “...Davacı vekili, müvekkilinin ticaret unvanını da oluşturan "..." markasını 1993 yılından, "..." markasını da otelcilik sektörüne atıldığı 1998 yılından itibaren kullanarak tanınmış hale getirdiğini, üzerlerinde gerçek hak sahibi olan müvekkilinin her iki markayı ihdas ve istimal ettiğini, davalının ise anılan markaları kötüniyetle adına tescil ettirdiğini ileri sürerek davalı adına tescilli ..., ...,...,... sayılı markaların hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir ....Davacı vekili ıslah dilekçesi ile de ..., ..., ..., ... numaralı"..." ibareli markaların müvekkiline devrini, aksi halde anılan markaların hükümsüzlüğünü istemiştir. Davalı şirket vekili ve dahili davalı vekili, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu markalar üzerinde davacının öncelikli hakka sahip olduğu, 556 Sayılı KHK nun 17. Maddesi gereğince..., ..., ..., ...,... başvuru numaralı ”..l","..." ibareli markaların davacıya devrine karar verilmesi... ” hukuka uygun bulunmuştur .
SMK m.6/2 ve m. 10 hükümlerinde yer alan hakların markanın gerçek sahiplerine tanındığı kabul edilmektedir . AB hukukunda da bu hakların ancak gerçek hak sahibi tarafından kendi izni olmaksızın yapılan başvurulara/tescillere karşı ileri sürülebileceği öngörülmüştür. Gerçek hak sahibi olmayanın bu hükümlerden faydalanması düşünülemez . Bu sayede markanın gerçek sahibi SMK m.6/2’ye ve m.l0’a dayanarak, vekil tarafından tescil sonucu elde edilen marka hakkının kendisine karşı kullanılmasını önleyebilecektir .
Bu husus Yargıtay 11. HD., E. 2014/15689 K. 2015/5363 T. 16.04.2015 sayılı kararında da vurgulanmaktadır . Karara göre: “...556 sayılı KHK’da ticari temsilci ya da vekilin haklı bir neden olmaksızın marka tescili yaptırması halinde gerçek hak sahibinin ileri sürebileceği talepler ayrı ayrı belirtilmek suretiyle aslında tescilde kötüniyetin varlığına ilişkin özel haller anılan hükümlerde düzenlenmiş ve yukarıda açıklanan seçeneklere dayalı olarak dava açma hakkı gerçek marka hakkı sahibine tanınmıştır.
Somut uyuşmazlıkta da, dava konusu marka açısından yapılan değerlendirmede, bu markayı oluşturan şekil ve kelime unsurları üzerindeki öncelik hakkı ve gerçek hak sahibinin davalı taraf olduğu düşünüldüğünden davacının gerçek marka hakkı sahibi konumunda olmaması sebebiyle SMK m.6/2 hükmünden istifade etmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır.
TİCARİ TEMSİLCİ VE VEKİL KAVRAMLARI AÇISINDAN
SMK m.6/2 düzenlemesinin amacının gerçek marka sahibinin korunması olduğundan maddedeki ticari temsilci ve vekil kavramları yorumlanırken, taraflar arasındaki güven ilişkisinin sonradan tescil başvurusunda bulunan kişiye sadakat yükümlülüğü aranmalıdır. Önemli olan gerçek hak sahibi ile sonradan tescil başvurusunda bulunan taraf arasında sadakat yükümlülüğü gerektiren bir ticari iş birliği anlaşmasının (açık veya zımni) bulunmasıdır .
SMK m.6/2’deki ticari temsilci ve vekil kavramlarına ilişkin doktrinde iki farklı yaklaşım benimsenmektedir. İlk görüş gereği, şirketin yasal temsilcileri SMK m.6/2 kapsamında olmayıp, bunlar tarafından yapılan tescillere karşı SMK m.6/2 hükmünün uygulanması mümkün değildir . Aynca SMK m.6/2’de yer alan ticari temsilci ve vekil ibaresi TBK’da yer alan ticari temsilci ve vekile karşılık gelmemektedir. Bu takdirde somut olay açısından davacının eski yönetim kurulu üyesi tarafından yapılan başvurunun (davacının eski yasal temsilcisi olan...’ın) yaptığı başvuru SMK m.6/2’ye tabi olmayacak ve bu başvuru ancak kötüniyetli tescil açısından değerlendirilecektir. Belirtmek gerekir ki EUIPO’nun 20/03/2000 tarihli, B 126 633 sayılı, “Harpoon (fig.)” kararında da söz konusu düzenlemenin şirket içinden gerçekleştirilen hak ihlallerini konu almadığı, bu sebeple hak sahibi şirket dışındaki üçüncü kişi konumundaki iş ortaklarının ihlallerini konu alan Tüzük m. 8/3 (SMK m.6/2) hükmünün bu hallere uygulanmayacağı ifade edilmektedir . Bu görüşe göre SMK m.6/2’nin konusunu, şirketin yönetim görevi ile ilgili işleri yapmayan, ancak şirketle markalı ürünlerin dağıtımı konusunda iş birliğine giren 3. kişiler (bayi, acente, tek yetkili satıcı vs. sıfatı taşıyan davacı şirket dışı 3. kişiler) oluşturmaktadır. Doktrinde de SMK m.6/2 kapsamında ticari temsil ve vekil kavramlarının tek satıcı, franchise alan, lisans alan genel dağıtıcı, acente gibi marka hakkı sahibi ile sözleşmesel ilişkiye giren 3. kişileri kapsadığı kabul edilmektedir . Yargıtay 11. HD. E.2013/1202, K.2014/11656, T. 18.6.2014 ve E. 2014/5784 K. 2014/13919 T. 17.9.2014 sayılı kararlarında markayı kendi adına tescil eden distribütörün, acentenin, bayinin veya tek yetkili satıcının ticari vekil olarak kabul edildiği görülmektedir .
Somut olayda SMK m.6/2 hükmü uygulama alanı bulamayacaktır. Zira tescil işlemi, davacının eski yönetici ortağı (şirket organı/müdürü) tarafından davacı ile hiçbir hukuki ilişkisi bulunmayan, davacının kontrolünde markalı ürünü satmayan/dağıtmayan davalı şirketin ad ve hesabına yapılmıştır. Davalı tarafın, SMK m.6/2 anlamında davacı ile herhangi bir hukuki ilişkisi de (bayilik, acentelik, tek yetkili satıcılık vs.) bulunmamaktadır. Taraflar arasında davacının kontrolüne tabi olan bir marka kullanım ilişkisi bulunması şartı somut olayda gerçekleşmemektedir. Zira sonraki tescil başvurusu davacının acentesi, tek satıcısı, distribütörü, bayisi vs. tarafından değil doğrudan eski yöneticisi tarafından gerçekleştirilmiş, davacının acentesi, tek satıcısı, distribütörü, bayisi vs. adına ve hesabına değil tamamen ayrık bir şirket konumunda olan davalı ad ve hesabına yapılmıştır.
SMK m.6/2 hükmünün uygulanması için taraflar arasında münhasırlık içeren bir sözleşmeye ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte, münhasırlık şartı içermeyen ancak sadakat yükümlülüğünün asli unsur olarak kabul edildiği ticari iş birliği anlaşmaları da madde kapsamda değerlendirilmelidir. Dolayısıyla SMK m.6/2 hükmü marka sahibi ile üçüncü kişi profesyoneller arasında sadakat ve güven yükümlülüğünün oluştuğu iş ilişkilerinde uygulama alanı bulacaktır. Buna karşılık, şirket organları (yönetim kurulu, müdür veya müdürler) SMK m.6/2 açısından ticari temsilci ve vekil konumunda değildir. Zira bu hükmün koruduğu menfaat, şirketin iç yapısından kaynaklanan ihlallerin önlenmesi değildir. Bu gibi hallerin SMK m.6/9 kapsamında kötüniyetli tescil kurumu çerçevesinde incelenmesi isabetli olacaktır.
KÖTÜNİVET İDDİALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
Doktrinde tescil ile sağlanan marka korumasına ve bunun amacına işaret edilerek, markanın söz konusu meşru amaç dışında kalan amaçlarla kullanımı kötüniyet kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre kötüniyetli tescil; “tescil ile sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılmasını ” ifade etmektedir .
Kötüniyetli tescil halleri arasında: a)yedekte tutma amaçlı tesciller, b)marka ticareti amacıyla yapılan tesciller, c)tuzak tesciller, d)engelleme amaçlı tesciller, e)haksız yarar sağlama amaçlı tesciller sayılmaktadır . Somut olay açısından temsilcinin tescilinin kötüniyeti aşağıda ayrı başlık altına incelenecektir.
Yedekte tutma amaçlı başvurular, ilerideki bir zamanda kullanılması düşünülen markanın tescilini sağlamak üzere yapılan başvurulan ifade etmektedir. Bu tür başvurularda başvuran, markayı başkasının tescil ettirmesini engellemek, kendi lehine güvence altına almak amacıyla talepte bulunmaktadır. Marka ticareti amaçh başvurular da ise başvuru sahibi, adına tescil ettirdiği markayı üçüncü kişiler üzerinde baskı ve şantaj aracı olarak kullanmak suretiyle maddî menfaat elde etmeyi, diğer bir ifadeyle marka ticareti yapmayı amaçlamaktadır.
Marka ticareti amaçlı başvurularda, başvuranın tescilini talep ettiği marka, tescilin talep edildiği sırada başka bir kişi tarafından kullanılmamaktadır. Bu tür başvurularda başvuran, daha çok, yakın gelecekte birileri tarafından kullanılacağını düşündüğü serbest işaretin, üçüncü kişilerden önce, kendi adına tescilini sağlamak istemektedir. Başvuranın bu tür bir tescil ile amacı, belli bir işletmenin piyasaya girişini engellemek değil, markayı üçüncü kişiler üzerinde baskı ve şantaj aracı olarak kullanmak suretiyle maddî menfaat elde etmektir. Tuzak başvurularda da başvuru sahibi, adına tescil ettirdiği markayı üçüncü kişiler üzerinde baskı ve şantaj aracı olarak kullanmak suretiyle maddî menfaat elde etmeyi amaçlamaktadır. Ancak marka ticareti amaçlı başvurulardan farklı olarak, bu tür başvuruların konusunu serbest işaretler oluşturmamaktadır. Engelleme amaçlı marka tescil başvuruları, marka hukukunda kötüniyetin en sık karşılaşılan görünüm biçimlerindendir. Bu başvurularda, başvuru sahibi, başkası tarafından kullanılmakta olan bir markanın aynısı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerini, sırf belli bir kişinin piyasaya girişini engellemek amacıyla tescil ettirmek istemektedir. Markanın kendi adma tescilini sağlayan başvuru sahibi, bu yolla elde ettiği tekel hakkı çerçevesinde, belli bir işletme veya kişinin söz konusu markayı tescilli ya da tescilsiz kullanımını engelleyebilmektedir. Haksız yarar sağlama amaçlı başvurularda, başvuru sahibinin amacı, yurt dışında kullanılmakta olan bir markanın itibarından yararlanmaktır. Söz gelimi belli bir sektörde bilinirliği yüksek bir markanın başka bir sektörde kullanılmak üzere tescili ile başvuran, zamanla kazanılacak kaliteyi gösterme işlevini herhangi bir masrafa katlanmaksızın elde etmeyi amaçlamaktadır. Markanın itibarından yararlanma özellikle birbiriyle yakın sektörler arasında sık karşılaşılan bir hâl olarak uyuşmazlıklara konu oluşturmaktadır.
Somut olaya ilişkin dava dosyası içeriğinde, davalı açısından yukarıda sayılan bu hallere işaret eden veya bunlan ispatlayan bilgi ve belgelere rastlanamamıştır. Öncelikle davalı tescilinin yedekte tutma, marka ticareti yapma veya tuzak amaçlı olduğunun düşünülmesi mümkün değildir. Zira davalı, ilerideki bir zamanda kullanılması düşünülen markanın tescilini sağlamak, serbest bir işaretin ticaretini yapmak veya tescili bir şantaj amacı ile kullanmak üzere bir başvuru yapmamış, seri markalarının uzantısı olan bir markayı tescil ettirmiştir. Aksi yöndeki olguların ispatı davacı üzerindedir. Davalının engelleme amacıyla tescil yoluna başvurduğunu söylemek de güçtür. Çünkü tescil konusu marka, davalının mevcut markaların bir türevinden ibaret olup, bu marka halihazırda davacı tarafından kullanılmamaktadır.
Zira somut olayda davacının ...’da faaliyetini gösterdiği, bu ülkede restoran işletmesi açmaya çalıştığı, bu amaçla yatırım yapıldığı ve personel eğitilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Davacı taraf Türkiye’de faaliyet göstermemekte olup, dosya içeriğindeki belgelerden davacının şirket içi faaliyet planlamalarının ve buna ilişkin uyuşmazlıklar sürekli olarak ...’ya ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum dava konusu markayı Türkiye’de kullanma niyetinde bulunmadığının göstergesi olabileceği düşünülmektedir.
Davalının tescilinin haksız yarar sağlama amaçlı olduğu da düşünülmemektedir. Çünkü somut olayda davalının gerçek hak sahibi olduğu, davalının önceliğe sahip olduğu benzer markalarının türevi mahiyeti taşıyan marka tescilinin gerçekleştiği düşünülmektedir. Ayrıca davacının dava konusu markayı kullanarak itibarlı bir hale getirdiğine ilişkin herhangi bir delil de dosyada bulunmamaktadır.
Tüm dosya kapsamı, sunulan deliller, TPMK kayıtları, denetime elverişli, mahkememizce hükme esas alınan 30/03/2020 tarihli bilirkişi heyet raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sübut bulmayan davanın yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda reddine karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın REDDİNE,
2-Alınması gerekli 54,40 TL karar harcından peşin yatırılan 44,40 TL'nin mahsubu ile kalan 10,00 TL bakiye karar harcının davacıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Davalı yargılamada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT'ne göre tespit olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 02/12/2020
Katip ...
Hakim ...
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İmza ile imzalanmıştır.