T.C.
İSTANBUL
2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/146
KARAR NO: 2019/352
DAVA: Marka Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkin
DAVA TARİHİ: 24/07/2017
KARAR TARİHİ: 10/09/2019
Mahkememizde görülmekte bulunan marka hükümsüzlüğü ve sicilden terkin davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin 1990 yılında ticari faaliyetlerine başlayan ... Grubu bünyesindeki firmalara 2006 yılında katıldığını, yüksek teknoloji ve Ar-Ge çalışmaları gerektiren bayan ve çocuk çorapları ve seamless (dikişsiz ürün teknolojisi) ürün gruplarında, üretim ve pazarlama yaptığını, bunu dışında üretim faaliyetleri içinde, sütyen, saten, tül ve pamuklu gecelikler, pijamalar, modal ve pamuk iç giyim ürünleri, safyün ve termal ürünler gibi bir çok ürün üreten şirketin %100 Türk sermayeli olduğunu, müvekkili firma ile davalının aynı sektörde ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü, müvekkilinin ... başvuru nolu "..." ibareli 35.sınıfta tescilli, ... başvuru nolu "..." ibareli 25.sınıfta tescilli, ... başvuru nolu "..." ibareli 25.sınıfta tescilli, ... başvuru nolu "..." ibareli 05, 06, 08, 16, 22, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 ve 45.sınıflarda tescilli markalarında dahil olduğu 19 adet markanın da TPMK nezdinde sahibi olduğunu, davalı adına tescilli "... " ibareli markasının müvekkili adına tescilli "..." markası ile aynı olduğunu, davalı adına tescilli markanın üç ayrı ibareden oluştuğunu, bunların ..., ... ve ... olduğunu, ... ibaresinin müvekkili adına tescilli ... markasının sessiz harflerinden ibaret olduğunu, davalının kullandığı ikinci ibarenin müvekkilinin markası olan ... ibaresinin aynısı olduğunu, davalının markası ile müvekkili markasının aynı mal ve hizmetleri kapsadığını, davalının TPMK nezdinde yapılan dava konusu marka haricinde "...", "...", "..." ve "..." ibareli marka başvurularının bulunduğunu, "..." ibareli markası için ... 4. FSHHM'nin ... esas sayılı dosyası üzerinden markanın sicilden terkini talepli dava açtıklarını, müvekkili firmaya ait mallar ile davalı firmaya ait mallar arasında ortalama tüketiciler bakımından iltibas tehlikesinin mevcut olduğunu, markaların tüketici nezdinde işitsel olarak aynı intibaı bıraktığını iddia ederek, davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 25 ve 35.nice sınıflarında tescilli bulunan ... başvuru nolu "..." ibareli markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, müvekkilinin 2015 yılı Ocak ayında ... Tic. Ltd. Şti unvanıyla ticaret hayatına başladığını, unvanıyla uygun olarak da dava konusu markayı tescil ettirdiğini, ayrıca "..." ibareli markasını da tescil ettirmek üzere başvuruda bulunduğunu, davacının sahibi olduğu ... markasının ... ibareli markasıyla aynı olduğunu iddia ettiğini, ... notalarının okunuşunun uluslararası bir ifade olmadığını, markadaki ... kelimesinin ne anlama geldiğinin Türk tüketicisi tarafından bilinme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu, her iki markanın da logolarının birbirinden farklı olduğunu, benzer hiçbir yönünün olmadığını, logolarda davacının markasının "Sol Anahtarı" ile birlikte kullanılmış ve notaları çağrıştırdığının açık şekilde belli edildiğini, müvekkilinin logosunun kullanımından da markanın 2 heyece bölünerek davacınınkine benzer bir algı oluşturmadığının açık ve tartışmasız olduğunu, ... markasının yurtiçinde ve yurtdışında itibar ya da prestij içeren bir marka olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Dava, 6769 sayılı SMK hükümleri uyarınca açılmış markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini talebine ilişkindir.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları getirtilmiştir.
Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde, ... tescil nolu "..." ibareli ve 25.sınıfta tescilli markanın, ... tescil nolu " ... ." ibareli ve 25.sınıfta tescilli markanın, ... tescil nolu "..." ibareli ve 05, 06, 08, 16, 22, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 ve 45.sınıflarda tescilli markanın, ... tescil nolu "..." ibareli ve 35.sınıfta tesilli markanın ... adına kayıtlı olduğu, ... tescil nolu "..." ibareli ve 25 ve 35.sınıflarda tescilli markanın ... Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı olduğu, ... başvuru nolu ".." ibareli ve 35.sınıfta kayıtlı, ... başvuru nolu "..." ibareli ve 25.sınıfta kayıtlı, ... tescil nolu "..." ibareli ve 25.sınıfta kayıtlı, ... tescil nolu "..." ibareli ve 25 ile 35.sınıfta kayıtlı markanın ... Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı olduğu, ... başvuru nolu "..." ibareli ve 25, 35.sınıfta kayıtlı markanın ... adına yapıldığı anlaşılmıştır.
Dava tarihi itibariyle yürürlükte dan 6769 sayılı SMK'nın 4/1 maddesi uyarınca marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.
6769 sayılı SMK'nın 25. maddesine göre 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. 5. madde "Marka tescilinde mutlak ret nedenleri" ne ilişkindir. Madde 5/1-ç de "Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler." mutlak red nedeni olarak düzenlenmiştir. 6. Madde ise "Marka tescilinde nispi ret nedenleri" ne ilişkin olup, madde 6/1 "Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir." yine 6/5'e göre "Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir." yine 6/9'a göre "Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir." hükmüne amirdir.
KARIŞTIRILMA İHTİMALİ YÖNÜNDEN;
SMK'daki deyimiyle “halk tarafından ilişkilendirme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali” incelenirken gerek Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide kabul edildiği üzere markaların bir bütün olarak bıraktıkları intiba dikkate alınmalı ve inceleme buna göre yapılmalıdır. Zira benzerlik göreceli bir kavram olduğundan bu olgunun objektif bir esasa bağlanması gereklidir. Objektif esas ise markanın bütünü dikkate alındığında ilk bakışta kolayca ayırt edilemeyecek şekilde bir benzerliğin olmasıdır.
Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu içtihadında belirtildiği üzere, karıştırma ihtimalinin belirlenmesinde asıl olanın ortalama tüketicinin algılaması olduğu, tüketicinin her iki markayı her zaman aynı anda görüp detaylarını karşılaştırabileceğinin düşünülmesinin hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği, markada yer alan yardımcı unsurların ve ayrım gücü az olan ifadelerin her zaman hatırda tutulamayacağının, tüketicinin daha önce gördüğü, yararlandığı, satın aldığı ve denediği bir malın yahut hizmetin göz ve kulağında kalan izine, hatırlayabildiği kadar hafızasında kalan özelliklerine dayanarak, sonraki aynı veya benzer ve hizmetlere ilişkin alışverişlerinde de aynı veya benzer markayı taşıyan ürünü satın al almak yahut hizmetten yararlanmak isteyeceği, bu şekilde genel olarak ürünün önemine göre tanıdığı, beğendiği, bilinirliği ve güvenirliği kanıtlanmış bir markayı seçerek zaman kısıtlılığının yarattığı olumsuzluklardan kurtulmaya çalışacağı, markanın sağladığı garanti fonksiyonundan yararlanmayı düşüneceği dikkate alınmalıdır.
Sadece alıcıların belirli bir mal veya hizmet yerine başka bir mal veya hizmeti almak istemeleri halinde değil alıcıların mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olduklarını anlamalarına rağmen bunların kaynağının aynı işletme olduğuna veya malları satan ve yahut hizmetleri sunanlar arasında idari veya ekonomik bağlılık olduğuna inanmaları halinde de iltibas ihtimali bulunmaktadır. İki işaret arasındaki benzerlik, telaffuzdan, biçim ve anlam benzerliğinden, genel görünümden ve çağrışımdan doğabilir.
Markanın işlevlerinden biri de, söz konusu malların kaynağını/menşeini garanti etme işlevidir.
Markalar bilindiği gibi tek ibareden oluşmuyor ise “esas unsur” ve “yardımcı unsur”lardan oluşabilir. Bu durumda inceleme markanın bütünü dikkate alınarak ayrıca markalarda yer alan esas unsurlar karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
a)Markaların Benzerliği Yönünden;
Markaların benzerliğinin değerlendirilmesi, markada yer alan kelime veya şekil unsurlarının birbirlerinden bağımsız olarak tek tek ele alınması yoluyla değil (Yargıtay 11.HD. 21.06.2011 T., 2009/12972 E., 2011/7528 K.; İltibas tehlikesi değerlendirmesinde, işaretlerin dikkat çekici özellikleri de gözetilmek suretiyle üzerinde kullanılacağı ürünlerin ortalama tüketicileri nezdinde görsel, işitsel ve anlamsal olarak karışıklığa yol açıp açmayacağının dikkate alınması gerekir. Bu değelendirme yapılırken de ibareler bir bütün olarak dikkate alınıp ibarenin parçalara bölünmesi suretiyle itibas tehlikesi oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi mümkün değildir."), markanın tüm unsurlarının birlikte yarattığı bütüncül izlenime göre yapılmalıdır.
Davalıya ait TPMK nezdinde 25. ve 35. sınıfta ... no ile tescilli "..." markası incelendiğinde davacıya ait yukarıda izahı yapılan ... ibaresini içerir markaların bir kısmında olduğu halka içerisinde el yazısıyla ... ibaresinden oluştuğu, underwear ibaresinin iç giyim manasında kullanıldığı dikkate alındığında ayırt ediciliğinin bulunmadığı, ... ibaresinin davacı tescilleri ile birebir aynı olduğu gibi önünde getirilen ... ibaresinin okunuşunun da bahse konu davacı tescillerini başlı başına çağrıştırdığı davalı markasının davacıya ait markalarla benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
b)Mal ve Hizmetlerin Aynı Ya Da Benzer Olup Olmadığı Yönünden;
Karıştırılma tehlikesinin değerlendirilmesinde malların ve hizmetlerin benzerlik derecesi arasında karşılıklı bir bağlantı mevcuttur. Buna göre örneğin markaların kullanıldığı mal ve hizmetler arasında düşük benzerlik derecesi, markalar arasındaki benzerlik derecesinin yüksek olmasıyla dengelenebilir. Bu değerlendirmede özellikle, tescilli markanın tanınmışlık derecesi arttıkça mal veya hizmetler arasındaki benzerlik derecesi az olabilir. Diğer bir ifadeyle böyle bir durumda da karıştırılma tehlikesi söz konusu olabilir
Nice sınıflandırması ve TPMK tebliğine göre farklı sınıflarda yer almalarına rağmen halk nezdinde karıştırmaya yol açacak nitelikteki ticaret ve hizmet markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin "benzer" olarak değedendirilmesi de mümkündür ve aynı husus öğreti de kabul edilmektedir. Nitekim Yargıtay da kararlarında bu yönde değrelendirme yaparken, mal ve hizmetlerin nice sınıflandırılmalsı ve TPMK tebliğine göre mutlaka aynı sınıfta kullanılmasını değil, benzer mal ve hizmetler yönünden kullanılmasını esas almaktadır. Mal ve hizmetlerin benzediği veya ilişkilendirilebilir niteliği literatüre ve genel kabullere göre; "Mal ve hizmetlerin kullanım amacı ve olanlarının benzerliği, mal ve hizmetlerin kullanıcılarının benzerliği, malların fiziksel görünümünün benzerliği, mal ve hizmetlerin ticari pazar ulaşmasında kullanılan satış yollarının benzerliği, mal ve hizmetlerin birbirleriyle rekabet eder nitelikte bulunmasından kaynaklanan benzerlik, mal ve hizmetlerin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olmalsından kaynaklanan benzerlik, malların mağazalarında aynı reyonda veya rafta bulunmasından kaynaklanan benzerlik" durumlarında ortaya çıkabilir.
Firmaların hizmet verdiği kitle özel bir tüketici grubu ya da uzmanlık/ihtisas sahibi bir tüketici grubu değildir. Bu sebeple ortalama tüketicinin dikkate alınması gerekmektedir. SMK M.6/1'de belirtilen nispi red sebepleri değerlendirilirken, ilgili sektördeki ortalama tüketici algıları dikkate alınmaktadır. Bu tüketici modeli, kural olarak alışveriş sırasında çok vakit harcayan, inceden inceye araştıran karşılaştıran bir tüketii anlamına gelmemekte, ancak bilgisi olan ve malı daha önce almış, kullanmış veya bilen bir tüketici olarak kabul edilmektedir (İlhami Güneş, Uygulamada Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları/Haksız Rekabet Davaları isimli eserinde sf.145-146).
Yine davaya konu markanın 25 ve 35. Sınıfta tescilli olduğu ve davacı markalarıyla sınıfsal benzerliğin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
KÖTÜ NİYETLİ TESCİL YÖNÜNDEN;
Kötü niyetli marka tescili 556 S. KHK'da bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamış olmasına rağmen, 6769 sayılı SMK'nın 6/9 bendinde düzenlenmiş bu düzenleme öncesinde doktrinde bir kısım yazarlar tarafından bu durum da hükümsüzlük nedeni olarak savunulmuş, Yargıtay HGK, 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501- E., 2008/507 K. Sayılı kararı ile tescilde kötü niyetliliği markanın hükümsüzlüğüne yol açacağı yönünde içtihat oluşturmuştur. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de sonradan vermiş olduğu kararlarda da bu hususu dikkate almıştır.
Kötü niyetli tescil engelinin somut kriterlere oturtturulması sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için daha uygundur. Alman Yüksek Mahkemesine göre; bir marka başvurusunun ahlaka aykırı veya hakkın kötüye kullanımı olarak nitelendirilebildiği hallerde başvuru sahibi kötü niyetli addolunabilecektir (BGH, 20/05/2009 tarihli I ZB53/08 nolu karar). Tescil başvurusu sırasındaki ahlaka aykırılık; işaretin ilk kullanıcısının hak sahipliği korumaya değer olduğu halde, marka başvuru sahibi bunu bilmekte ve buna rağmen işareti tescil ettirmekte, ki bunu ilk kullanıcının hak sahipliğini zedelemek veya onun bu işareti kullanmasını engellemek amacıyla yapmaktadır. Ancak bu olgunun kabul edilebilmesi için, ilk kullanıcının işaretiyle başvuru/tescil konusu işaretin aynı veya benzer olması ve tescil konusu mal ve hizmetlerinde aynı veya benzer olması gerekir. Marka sahibinin ilk kullanıcının hak sahipliğine saldırısı ile ilgili bilgili olduğunun ispatı yönünden kural olarak yüksek derecede koşullar talep olunmayacaktır. Markadan rekabet ortamında hakkın kötüye kullanımı olacak şekilde yararlanılması; ayrıca marka başvuru sahibi marka tesciline eşlik eden engelleme etkisinden markanın asıl amacına aykırı bir şekilde rekabet mücadelesinde yararlanması halinde de kötü niyetli tescil söz konusudur. Bu halde ilk kullanıcının hak sahipliğinin korunması halinden bağımsız olarak, daha ziyade kötü niyetli davranış marka tescili sayesinde bir işletmenin pazardaki rekabetinin haksız olarak engellenmesi şeklinde ise kabul olunacaktır. Burada markanın ilk sahibince kullanılıyor şartı aranmadan, tescilde rakibi engelleme kastının varlığı yeterli sayılmıştır (Fatih bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara 2006, s.124). Alman Yüksek Mahkemesinin içtihatlarına göre markanın tescilinde başvuru sahibinin engelleme maksadını ortadan kaldıran ve mazur gösteren nedenler yoksa tescil kötü niyetlidir (Fatih Bilgili, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara 2006, s.125).
Tacirin ticari hayatı ile ilgili olarak yaptığı işlerde diğer şahıslardan daha çok "özen göstermesi" gerektiği kabul edilmektedir. Tacir devamlı olarak yaptığı işlerle ilgili mevzuatı, ne yapması gerekeceğini tacir olmayan şahıslardan daha iyi bilir ve bilmek zorundadır. Tacirin bilmek zorunda olduğu şeylerin başında ticari hayatı için gerekli olan kanun hükümleri, ticari hayatın gerekleri ve teamülleri ile ticari örf ve adet gelir. Bu bağlamda, başvuru sahiplerinin tacir olması durumunda T.T.K. M.18/f.2 uyarınca "basiretli bir tacir gibi" hareket etme yükümü altında oldukları kabul edilmektedir.
Somut olaya dönüldüğünde davalı tacirin bu sıfatı nedeniyle tescil ettirdiği markalar ile aynı sektörde faaliyet gösteren markayı bildiğinin kabulü gerektiği gibi bilmediğini iddia edemeyeceği dikkate alındığında davacıya ait tescilli markanın aynısı olarak değerlendirilebilecek ibareyi tescil ettirmiş olduğu tescilde kötü niyetli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı alınan izahı yapılan mevzuat hükümleri ile bir arada değerlendirildiğinde; davalıya ait markanın davacıya ait markalarla aynılık derecesinde benzer ibarelerden oluştuğu, markaların tescilli olduğu sınıfların da benzer olduğu (benzerliğin izaha muhtaç olmadığı usul ekonomisi dikkate alınığında bu hususlarda bilirkişi incelemesi yaptırılmasının gereksiz yargılamaya sebebiyet vereceği anlaşılmakla bu hususlar mahkememizce resen değerlendirilmiştir.) dikkate alındığında markalar arası iltibas ve halk tarafından karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, tacir sıfatına haiz davalının tescil sırasında aynı sektörde faaliyet gösteren davacıya ait markaları bildiği ya da bilmesinin gerektiği şu hale göre tescilde kötü niyetli olduğu anlaşılmakla davacının SMK 5/1-ç, 6/1,9 kapsamında sübut bulan davasının kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davacının davasının KABULÜ ile; TPMK nezdinde davalı adına 25. ve 35. sınıfta ... no ile tescilli "..." markasının HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, SİCİLDEN TERKİNİNE,
2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 44,40 TL karar harcından peşin yatırılan 31,40 TL'nin mahsubu ile kalan 13,00 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davacı vekili yararına hesap olunan 3.931,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan: 275,10 TL posta gideri ve 62,80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 337,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının talep halinde ve karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 10/09/2019
Katip ...
¸
Hakim ...
¸
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır