T.C.
İSTANBUL
2. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2023/59 Esas
KARAR NO: 2024/78
DAVA: Marka (Maddi Tazminat İstemli)
DAVA TARİHİ: 20/10/2015
KARAR TARİHİ: 28/03/2024
Mahkememizce verilen 08/10/2020 Tarih, 2015/230 Esas ve 2020/304 sayılı karar; Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin 03/02/2023 Tarih, 2021/897 Esas ve 2023/210 Karar sayılı ilamıyla kaldırılmış olup, mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapılan ve mahkememizde görülmekte bulunan marka tecavüzü ve haksız rekabetten kaynaklanan maddi tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili , müvekkili şirketin 1997 yılında ...'da kurulduğunu, kullanmakta olduğu "..." markasını ... tarihinde ... numarasıyla tescil ettirdiğini, ... markasını gerek alan adında gerekse de sürün ve hizmetlerin çatı markası olarak kullandığını, markanın ilgili sektördeki tek ve yasal hak sahibi olan müvekkili firma ile özdeşleştirildiğini, müvekkili şirketin yurt içinde dışında elektrik/aydınlatma sektöründe ... markası ile tanındığını, müvekkilinin faaliyet gösterdiği aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren davalının müvekkilini tanıdığını ve faaliyetlerinden haberdar olduğunu, davalı tarafın ... markasını iltibas yaratacak şekilde "... " olarak aynı sektörde izinsiz ve hukuka aykırı olarak kullandığı için ... 4. FSHHM'nin ...esas dosyasından dava açtıklarını, davalının ... esas unsurlu marka başvurusunu TPMK nezdinde 2012 yılı içerisinde gerçekleştirdiğini, söz konusu marka başvurusunun ön plana çıkarılan markanın ... olduğunu gözler önüne serdiğini, davalının marka başvurusunun da ... kelimesini kullanmak amacıyla yapıldığını, bu kelimenin yanına bir takım tali unsurlar eklendiğini, ancak bu durumun davalı tarafından tescil ettirilmek istenen markanın müvekkilinin aynı ürün ve hizmetler için tescilli ... markasına yarattığı iltibası ortadan kaldırmadığını, davalının kullanımında da ... kelimesinin ön planda tutulduğunu ve aldığı projelerde ... ibaresinin kullanıldığını, davalıya ait başvuruya konu markanın müvekkilinin önceki tarihli markalarına iltibas düzeyinde benzer ve aynı ya da benzer ürün ve hizmetleri kapsamakla birlikte halk arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu, davalının söz konusu markayı kullandığını ve kullanmaya devam ettiğini, bu kullanımlardan kaynaklı ... 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesinin ... esas sayılı davasının açıldığını, davalı şirket yetkilisi hakkında 10 ay hasip cezası ve 4 gün karşılığı adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini, davalının müvekkiline ait markayı kullanımının durdurması hususunda birçok kez uyarıldığını, ancak davalının kullanımlarına devam ettiğini iddia ederek, davalının marka tecavüzü ve haksız rekabeti sebebiyle müvekkilinin uğradığı fiili zarar ve yoksun kalınan kazanç karşılığında fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla şimdilik 90.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili ıslah dilekçesinde, dava dilekçesinde talep ettikleri 90.000 TL tazminat taleplerini 170.000 TL olarak ıslah ettiklerini belirtmiştir.
Davalı vekili, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını ve aynı konuya ilişkin açılmış .... 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ... esas sayılı dosyanın Yargıtay incelemesinde olduğunu bu nedenle derdestlik itirazında bulunduklarını, müvekkili şirketin yetkilisinin 2007 yılında Amerika dönüşünde kuracağı şirketin ismini düşünürken, dağcılık sporuna ilgi duyduğundan dünyanın Everestten sonra en yüksek dağı olan ... zirvesinin ismini davalı şirkete unvan olarak koyduğunu, müvekkilinin temel işinin dış cephe aydınlatması olduğunu, müvekkilinin ürünü değil ışığı sattığını, bu nedenle herhangi bir markaya ihtiyacı olmadığını, müvekkilinin temelde led aydınlatma üzerine proje ve ürünler geliştirdiğini, müvekkilinin hiçbir zaman perakende ya da toptan satışı olmadığını, üsteleneceği projelerde kullanacağı malzemelerin üretimini ve tedarikini kendisinin yaptığını, 1988 yılında kurulmuş olan ve ... markası ile tanınan ... firmasının yekilisi ...'un ... firmasının yaptıkları işlerle yakından ilgilendiğini, ... firmasına ortaklık teklif ettiğini, 21/07/2011 tarihinde ... Tic. Ltd. Şti.'ni kurduklarını, davacı tarafın ... markası için yaptığı başvuru tarihi ile müvekkili firmanın İTO'ya kayıt başvurusu tarihinin birbirine yakın olduğunu, davacının ... şeklinde bir markayı hiçbir zaman kullanmadığını, ... markasının varlığının ancak bu hukuki ihtilafın meydana gelmesinden sonra müvekkili tarafından öğrenildiğini, davacının yaptığı iş ve ürünler ile ... firmasının yaptığı iş ve ürünlerin farklı olduğunu, davacının satışını yaptığı ürünler ile müvekkilinin işi ve yaptıklarının uzaktan yakından ilgilerinin bulunmadığını, davacının katalogları ve internet sitesinin incelenmesinde davacının iddiasının aksine ... markasını çatı marka vs olarak kullanmadığını, davacının ... ibarisini ve logosunu öne çıkan marka şeklinde kullandığı, ... markasını ve logosunu marka şeklinde kullandığı, ... ibaresine ise sadece tasarruflu ampullerin üzerinde belli belirsiz yer verdiğini ancak bunları da ... ibaresi ile ifade ettiklerinin anlaşıldığını, müvekkilinin, davacının kendisini daha fazla suistimal etmesinin önüne geçebilmek ve kötü niyetli haksız çıkar sağlama amacındaki davacıdan kendisini mümkün olduğunca uzak tutabilmek için bu defa ticari unvanını da ... Tic. Ltd. Şti olarak değiştirdiğini ve 20/05/2013 tarihi itibariyle tescil işlemlerini yaptığını, davacının tüm iddialarını, halk arasında karıştırılma ihtimali ve tüketicilerin yanıltılmasına dayandırdığını, ancak müvekkilinin halka ya da tüketiciye perakende ve toptan bir satışının bulunmadığını, bu nedenle tüketicilerin yanıltılmasının söz konusu olmadığını, davacının hiç kullanmadığı ve bilinirlik düzeyi olmayan markasının müvekkilinin bilmek zorunda olduğunu iddia edemeyeceğini, davacının ... ibaresini yoğun ve yaygın biçimde ve çatı marka olarak kullandığını ispat edemediğini, bu konuda dosyaya tek bir delil sunmadığını, keza müvekkili şirketin kuruluşundan önce ya da sonra veya müvekkilinin unvan değiştirmesinden öncesinde ya da sonrasında ... markasından dolayı ne kadar kar elde ettiğini ispat edemediğini, ayrıca ... 4. FSHHM'nin dosyasından müvekkili aleyhine hükmedilen tazminatın kısmi bir tazminat değil takdiren maddi tazminatın tamamı olduğunu, bu itibarla huzurdaki dava ile mükerrer talepte bulunulmasının mümkün olmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Mahkememizce verilen 08/10/2020 Tarih, 2015/230 Esas ve 2020/304 sayılı karar;İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin 03/02/2023 Tarih, 2021/897 Esas ve 2023/210 Karar sayılı ilamıyla kaldırılmış, kaldırma kararında işaret edilen hususlar doğrultusunda yargılamaya devam olunmuştur.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, TPMK kayıtları getirtilmiş, bilirkişi incelemesi yaptırılarak raporlar alınmıştır.
Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarının incelenmesinde, ... tescil nolu "..." ibareli markanın ...sınıflarda 01/04/2008 tarihinde ... Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
... tescil nolu "..." ibareli markanın ... sınıflarda tescil edildiği ve ... Şti adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce alınan 28/11/2017 tarihli raporda bilirkişilerin, davalının ticaret unvanının davacının markası ile iltibas oluşturacak şekilde markasal kullanımı şeklindeki eylemi nedeniyle tazminat talep edebileceği, davacı açısından bir zarar veya yoksun kalınan kazanç hesaplaması yapılamayacağı, davacının uğradığı zarar veya yoksun kalınan kazanç hesaplanamadığından, davalının; davacı markasını iltibas oluşturacak şekilde markasal kullanımına konu ettiğine karar verilmesi halinde, davalının satış tutarı göz önünde bulundurularak davacı için uygun bir tazminatın TBK 50 ve 51 uyarınca belirlenmesi gerektiği, hususlarında görüş ve kanaatlerini bildirdikleri anlaşılmıştır.
Taraf vekillerinin rapora karşı beyan ve itirazlarını sundukları, mahkememizce yapılan yargılamada 26/12/2017 tarihli oturum 2 nolu ara kararı ile tazminat hesaplaması yönünden dosyanın muhasip bilirkişiye tevdine karar verildiği ve raporun sunulduğu anlaşılmıştır.
Alınan 13/04/2018 tarihli muhasip bilirkişi raporunda, davalının ticaret unvanının davacının markası ile iltibas oluşturacak şeklide markasal kullanımı şeklindeki eylemi nedeniyle tazminat talep edebileceği yönündeki görüşün benimsenmesi halinde davacının yoksun kalınan karının, marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre toplam 540.721,67 TL olabileceği, ancak davacı tarafın talebi 90.000,00 TL olduğundan taleple bağlılık ilkesi gereği bu tutarın 90.000,00 TL olarak göz önünde bulundurulması gerektiği, şeklinde görüş bildirmiştir.
Mahkememizin ...(Kapatılan ... 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin ... esas) esas sayılı dosyasının incelenmesinde, davacısının dosyamız davacısı, davalısının ise ... Tic. Ltd. Şti olduğu, davacıya ait ... markasına davalı tarafın ... ibareli markasından kaynaklanan tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, durdurulması, önlenmesi, sonuçlarının ortadan kaldırılması, maddi ve manevi tazminat ile ticaret unvanı terkini talepli açıldığı, yapılan yargılamada davanın kısmen kabulüne, davalının ... markasını, davacının ... numaralı marka tescilini kapsadığı emtia üzerinde, bu emtia ticaretinde ya da tanıtımında, internette reklam ve tanıtımlarda, basılı evrak ve faturalar üzerinde, tek başına ya da ekler ile birlikte kullanılmasının, bu şekildeki ürünleri ithal ve ihracının, depolamasının, ticari amaçla elinde bulundurulmasının önlenmesine, bu şekildeki kullanımların tekrarının men'ine, kullanımın gerçekleştiği ürün ve her türlü tanıtım malzemesinin toplatılmasına, davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığının tespitine, durdurulmasına, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, davalının ticaret unvanındaki ... ibaresinin çıkartılarak terkinine, 10.000 TL maddi ve 5.000 TL manevi tazminata hükmedilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 29/02/2016 tarih, 2015/7597 Esas 2016/2198 Karar sayılı ilamıyla mahkememizce verilen karar bozulmuş, bozma sonrası yapılan yargılamada davanın kısmen kabulüne karar verilerek 8.000 TL maddi ve 4.000 TL manevi tazminata hükmolunmuş ve kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.
Markaya tecavüz ve haksız rekabetten kaynaklanan maddi tazminat talepli davada, mahkememizce, mahkememizin 2018/314 Esas sayılı dosyasında verilen kararın kesin hüküm teşkil ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, davacı vekilinin istinaf başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin 03/02/2023 Tarih, 2021/897 Esas ve 2023/210 Karar sayılı kaldırma kararında ; "..Yargıtay bozma ilamı ve mahkemenin kararı dikkate alındığında, ek dava yönünden kesin hüküm teşkil etmediği anlaşıldığından, ilk derece mahkemesince yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken, kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmesi yerinde olmadığından .." gerekçesi ile mahkememiz kararı kaldırılmış, bu doğrultuda yargılamaya devam olunarak hüküm verilmiştir.
Dava 554 sayılı KHK hükümleri uyarınca açılmış marka hakkına tecavüzden kaynaklı maddi tazminat talepli ek davaya ilişkindir.
Gerek 554 sayılı KHK 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) 10.01.2017'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber yürürlükten kalkmıştır. Bu doğrultuda derdest davalara hangi mevzuatın uygulanacağının açıklanması zarureti doğmuştur. Kanunlar kural olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ileriye etkili olarak uygulanırlar; ancak kanunun geçmişe etkili olarak uygulanacağına ilişkin bir hüküm ihdas edilmiş ise kanun geçmişe etkili olarak uygulanabilir. Kanunun yürürlüğü düzenleyen 192. maddesinin "a" ve "b” bendinde yer alan ileri yürürlük hükümleri istisna olmak üzere, kanunun diğer hükümlerinin SMK'nın yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup; SMK'nun geçmişe etkili olarak uygulanmasına ilişkin bir hükmün bulunmadığı, dolayısıyla yürürlüğe girdiği 10.01.2017'den itibaren ileriye etkili olarak uygulanacağı görülmüştür. Bu doğrultuda SMK'nın, yürürlüğe girmesinden önce ikame edilen ve takiben anılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği sırada derdest olan ve söz konusu Kanun'un yürürlük tarihinden önce gerçekleşen olaylara yönelik davalara SMK değil KHK uygulanacaktır. Somut olaya dönüldüğünde uyuşmazlığa dava tarihi itibarı ile yürürlükte olan 554 sayılı KHK hükümlerinin uygulanacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (MarkaKHK) 21/01/2009 tarih ve 5833 sayılı Kanunla değişik 61. maddesinin (a) bendine göre, marka sahibinin izni olmaksızın markayı 9. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilmiştir.
Marka KHK 61 uyarınca; aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır: a)Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak. b)Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. c)Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak. e)İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.
Mutlak hak niteliğini taşıyan markanın, marka sahibinin izni olmaksızın bir başkası tarafından kullanılması yasaklanmış bulunmaktadır. Markanın sahibinden başkası tarafından aynen veya taklit, tağyir, iltibas suretiyle kullanılıp kullanılmadığının saptanmasında her şeyden önce markanın şekil ve anlam itibariyle taşıdığı baskın unsur göz önünde tutulmalıdır. Bu baskın unsurun aynen veya değiştirilerek başkası tarafından kullanılması, haksız olarak kullanımın tespitinde büyük önem taşır. Bir marka ana özellikleri itibariyle başkası tarafından bir hakka dayanmadan kullanıldığında tecavüz unsuru gerçekleşmiş olur (Erdal Noyan, Marka Hukuku, Ankara 2006, s.545). Bir marka hakkına tecavüz teşkil edilebilmesi için, markayla ayniyet taşıyan veya benzer olan işaretin, tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetlerde alıcıların karıştırılmasına sebebiyet verecek şekil ve surette kullanılması gerekir.
Tazminat talebine ilişkin olarak 556 sayılı KHK'nın Madde 66 - "Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.
Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usulerinden birine göre hesap edilir:
a)Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edilebileceği muhtemel gelire göre,
b)Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre,
c)Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre,
Yoksun kalınan kazancın hasaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur." hükümlerine amirdir.
Tüm dosya kapsamı, tarafların sunmuş oldukları deliller,mahkememizin 2018/314 esas sayılı dosyası, İstinaf kaldırma ilamı ve dosya içerisinde mevcut bilirkişi raporları bir arada değerlendirildiğinde; davacının ... markasının davalı tarafça ... şeklinde kullanımının ünvan kullanımı niteliğini aştığı ve markasal kullanım niteliği taşıdığı, bu nedenle bu kullanımın tescilli ticaret ünvanı kullanımı olarak görülemeyeceği, ... kelimesinin "..." anlamı karşısında, piyasadaki diğer şirketler, 3. Kişiler ve sektörde mal ve hizmet talep eden kimseler tarafından davalıya ait bu kullanımın davacıya ait bir kullanım olarak algılanabileceği, bu noktada KHK'nin 9. maddesi kapsamında davacı markası ile davalı kullanımı arasında iltibas oluşacağı ve böylelikle davacının marka hakkına tecavüzün unsurlarının oluştuğu, eylemlerin aynı zamanda haksız rekabete de sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.Bu doğrultuda mahkememizce hükme esas alınan 13/04/2018 tarihli bilirkişi raporunda KHK m. 66/b kapsamında davacının yoksun kalınan karının 540.721,67 TL olarak belirlendiği, davacının davasını 170.000,00 TL olarak neticelendirdiği, bilirkişi raporunun dosya kapsamına uygun ve denetlenebilir olduğu anlaşılmakla davanın kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis olunmuştur.
HÜKÜM : Ayrıntısı ve gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın kabulü ile 170.000,00 TL maddi tazminatın; ıslah dilekçe içeriği gözetilmekle 90.000,00 TL'sine dava tarihi olan 20.10.2015 tarihinden, 80.000,00 TL'sine ise 27.02.2020 ıslah tarihinden itibaren ticari faiz işletilmek suretiyle davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 11.612,70 TL harçtan peşin alınan 1.536,98 TL ile ıslah harcı olan 1.366,20 TL'nin mahsubu ile eksik kalan 8.709,52 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan; 27,70 TL Başvuru Harcı, 1.536,98 TL Peşin/Nisbi Harç, 1.366,20 TL ıslah harcı, 4.650,00 TL Tebligat Posta, Bilirkişi ve Diğer Masraflar olmak üzere toplam 7.580,88 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'ne göre belirlenen 27.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Fazla yatan gider avansının talep halinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 28/03/2024
Katip
¸
Hakim
¸