T.C.
İSTANBUL
3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/378
KARAR NO: 2022/145
DAVA: KULLANMAMA NEDENİ İLE MARKANIN İPTALİ VE SİCİLDEN TERKİNİ
DAVA TARİHİ: 17/12/2020
KARAR TARİHİ: 27/10/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan Kullanmama Nedeni ile Markanın İptali ve Sicilden Terkini davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkili şirketin 1995 yılında ... tarafından kurulduğunu, grup firması ... ile birlikte Uluslararası entegre lojistik hizmeti veren bir grup şirketi olduklarını, müvekkili şirketin TPMK kayıtlarında ..., ....,..., ..., ..., ... ve ... numaralı markaların şirket adına tescilli olduğunu, müvekkili şirketin “...” ibaresini içeren ... numaralı markanın ...sınıfta tescili için TPMK nezdinde başvuruda bulunduğunu ancak bu başvurunun TPMK tarafından davalıya ait ... numaralı “...” ibareli kelime markası ve mülga 556 Sayılı KHK'nın 7/1-b maddesi gerekçe gösterilerek reddedildiğini, Türkiye'de 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren SMK'nın bir marka başvurusunun önceki marka sahibinin başvuru tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin kuruma sunulması halinde taraflara ait markaların birlikte var olabilmesine imkan tanıdığını, bu nedenle dava ve başvuru öncesinde karşı taraf ile hem e-mail hem de telefonla iletişime geçilmeye çalışıldığını, sonrasında davalı tarafa... 21.Noterliği aracılığıyla ... tarihli ... yevmiye numaralı muvaffakatname talepli ihtarname-ihbarname gönderildiğini, karşı tarafın cevap vermeyerek zımnen reddettiğini, SMK'da markaların kullanılmasına ilişkin 9. maddeye göre; “tescil tarihinden itibaren beşinci yılın sonunda marka tescil edildiği mal ve hizmet sınıflarında Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmamış ise iptal edilebilir hale gelir” söz konusu düzenlemeye göre kullanımın ciddi olması gerektiğini, davaya konu markanın ilgili ... sınıfta “...” hizmetlerinde kullanıldığına dair ispat yükünün davalıya ait olduğunu, davalıya ait... numaralı “...” ibareli markanın SMK 9,26 ve geçici 4. maddeleri uyarınca tescil tarihinden itibaren beş yıl içerisinde tescil edildiği ... sınıfta yer alan “...” hizmetleri bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmaması sebebiyle markanın ilgili sınıf bakımından iptalini ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle: Müvekkilinin “...” adı altında 1998 yılında ...Tic.Ltd.Şti. olarak faaliyetine başladığını, ... Ltd.Şti., ... Ltd.Şti., ...Tic.Ltd.Şti. olarak her türlü tarım ürünlerinin alım-satımını, üretimini, ihracatını, ithalatını yaparak faaliyetine devam ettiğini, ... adı altında faaliyet yürüten şirketlerin, iş kolları açısından çok yönlü geniş bir yapıya sahip olduğunu, müvekkiline ait “...” ibareli markanın TPMK nezdinde ... numara ile 15.07.2009 tarihinde tescil edildiğini, TPMK nezdinde tescilli ...numaralı diğer markanın ise “...” olarak 18.05.2011 tarihinde tescillendiğini, müvekkili şirketin etkin olarak kullandığı marka ile ... da yaptığını, zira ...'dan üretilmiş olan malların tüm Türkiye'ye dağıtımının bahsi geçen markanın yer aldığı tırlar ve kamyonetlerle taşındığını, müvekkili şirketin yıllardır piyasada yaş meyve sebze alım satım işlerini yürüttüğünü, tüm bu malların taşınmasının tescilli markası ile kara yolu taşımacılığıyla sağlandığını, KHK'nın 14.maddesine göre “a) tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b) markanın yalnızca ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, c) markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, d) markayı taşıyan malın ithalatı” hallerinin markanın kullanma olarak kabul edildiğini, markanın kullanılmadığı sayılan hallerin mevcut olmadığını davacının ispatlaması gerektiğini, müvekkiline ait şirketler tarafından ... markasının uzun yıllardır ilgili sınıfta ciddi bir şekilde kullanıldığını, Türkiye'nin her yerine ürün alım-satımı, paketlenmesi, depolanması, kurye hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri sunduğunu, “...” ibareli markanın tescil edildiği ilgili ....sınıfta ciddi bir şekilde kullanılması nedeni ile haksız ve dayanaksız davanın reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacıya yükletilmesini talep etmiştir.
TPM kayıtları istenmiş ve HMK'nın 266. maddesi kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
18/05/2022 tarihli bilirkişi kurulu raporu sunulmuştur.
18/05/2022 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: Davalının ortağı olduğu ...Ltd. Şti. açısından incelemeye sunulan tutulması zorunlu ticari defterlerinin, TTK hükümlerine göre usulüne uygun olarak tutulduğu, defterlerin sahibi lehine takdiri delil niteliğine haiz olduğu, davacının ... markasının ... sınıfta yer alan “ ...” yönünden kullanmamaya dayalı iptali talebinin takdirinin mahkemeye ait olmak kaydı ile koşullarının oluştuğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dava: TPMK nezdinde davalı ... adına tescilli ... numaralı ".." ibareli markanın, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde tescil edildiği ...sınıfta yer alan "..." bakımından kullanmama nedeni ile iptali ve sicilden terkini istemine ilişkindir.
Davanın açılmasını müteakip dava ve cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, taraf delilleri toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184. madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
Davanın açıldığı tarih itibarıyla 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU uygulanacaktar.
6769 Sayılı SMK'nın "Markanın kullanılması" başlıklı 9. maddesinde: "- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:
a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." hükmü yer almaktadır.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması, markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması ve markanın marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.
6769 sayılı SMK'nın 26.maddesi uyarınca kullanmama nedeniyle markanın iptali yetkisi Türk Patent Kurumuna aittir. Ancak bu hüküm SMK'nın 192/1.maddesi uyarınca kanunun yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe girecektir.
6769 Sayılı SMK'nun Geçici 4. maddesinde: (1) 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.
(2) 26 ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.
(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir." hükmü yer almaktadır.
Dolayısıyla markanın kullanmama nedeniyle iptaline ilişkin bu davaya bakma görev ve yetkisi davanın açıldığı tarih itibarıyla mahkememize aittir.
SMK'nın markanın kullanım külfetine ilişkin 9.maddesi hükmü hem geçmişte tescil edilen markalar için, hem de gelecekte tescil edilecek markalar için kullanma yüklentisi getirmiştir. Dolayısıyla davalıya ait marka da kullanma külfeti veya yüklentisi altıntadır.
Kullanmama nedenine dayalı iptal davası açabilmek için hak düşürücü bir süre bulunmamaktadır. Önemli olan dava tarihinden geriye doğru tescil anına kadar beş yıllık sürenin dolmuş bulunmasıdır. Bu nedenle markanın tescil edildiği tarihten itibaren bu süre hesaplanacağı için dava süresindedir.
Olumsuz vakıaların ispatının davacıya düşmemesine ilişkin genel hukuk ilkesi uyarınca, yargılama konusu markanın tescilli olduğu sınıflar yönünden kullanıldığını ispat yükü davalıdadır.
Bir markayı kullanan ve ileride kullanmama sebebine dayalı iptal tehdidi ile karşılaşmak istemeyen basiretli tacir gibi hareket etmesi yasa gereği olan davalının, kullanıma ilişkin kanıtları özenle saklaması gerekmektedir. Davalı kullanıma ilişkin kanıtları açık ve anlaşılabilir biçimde mahkemeye sunacaktır. Yoksa mahkeme veya davacı, markanın kullanılmadığını ispatlamayacaktır. Markanın iptal müeyyidesinden kurtulabilmesi için tescil edildiği her bir hizmet sınıf için bağımsız olarak ayrı ayrı kullanılması gerekir.
Kullanılmayan markaların iptal edilerek Marka Sicilinden silinmesi ve ticaret hayatına tekrar dahil edilmesinde, markayı tescil ettirmek isteyen kişi yada şirketlerin yararı olduğu gibi kamu yararı da bulunmaktadır.
Markanın kullanıldığını ispat yükü davalıda olup, davalı tarafça markanın tescil edildiği, sınıf/alt sınıflar için pazar yaratmak yahut mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak, anılan ürünlerin ve hizmetlerin menşeini garanti edecek şekilde ve ciddi biçimde kullanıldığının ispatı gerekir.
Markanın ciddi olarak kullanılıp kullanılmadığı yönünde bilirkişi heyetinden rapor alınmış, mali kayıtlar üzerinde inceleme yapılmıştır.
SMK hükümleri, TPMK kayıları, Mahkememizce itibar edilen bilirkişi kurulu raporu ve bütün dosya kapsamından: TPMK nezdinde ... numaralı "..." ibareli markanın, ... sınıflarda davalı ... adına tescil edildiği anlaşılmıştır.
Dava konusu ... numaralı "..." ibareli marka, ... sınıfta; “Kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve kara, deniz ve hava taşıtlarının kiralanması hizmetleri (tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama, kurye hizmetleri dahil). Araba parkları hizmetleri, garaj kiralama hizmetleri. Tekne barındırma hizmetleri. Boru hattı ile taşıma hizmetleri. Elektrik dağıtım hizmetleri. Su temin hizmetleri. Taşıt ve malları kurtarma hizmetleri. Malların depolanması, paketlenmesi ve sandıklanması hizmetleri. Çöplerin depolanması ve taşınması hizmetleri, atıkların toplanması ve taşınması hizmetleri”nde tescil edilmiştir.
Davacı, 39. sınıftaki “... yönünden" kullanmamaya dayalı iptal talebinde bulunmuştur.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 9. maddesinde: “(1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
(2)Aşağıda belirtilen durumlarda birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
(3)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir" hükümleri yer almaktadır.
Maddenin gerekçesine göre; "Maddede markanın, tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanılması gereğine açıkça işaret olunmuştur. Ancak, maddede söz konusu olan kullanım, markanın tescil edildiği amaç dahilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatın içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanımıdır. İngilizcede "genuine use" biçiminde tarif edilen bu kullanım, Türkçeye "ciddi veya gerçek kullanım" biçiminde çevrilebilir. Bu nedenle sırf üçüncü kişilerin markayı hükümsüz kıldırmasını önlemek amacıyla, markanın evraklar veya ilanlar aracılığıyla kullanılması ve benzeri durumlar bu madde kapsamında kullanım olarak mütalaa edilmeyecektir. Markanın kural olarak sahibi tarafından kullanılması gerekir. Madde hükmünde, kullanma zorunluluğu bakımından, markanın tescil edildiğinin yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde kullanımına haklı bir neden olmadan başlanılmaması veya bu kullanıma beş yıl kesintisiz ara verilmesi şeklinde iki olasılık düzenlenmiştir. Dolayısıyla marka sahibinin, haklı nedenlerin varlığı halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini engellemesi mümkündür. Haklı neden, maddede belirtilen sürede markanın kullanılmasını imkansız kılan hukuki ve fiili engeller olup bu nedenlerin marka sahibinin kusurlu davranışından kaynaklanmaması gerekmektedir. İkinci fıkrada markayı kullanma kabul edilebilecek durumlar sayılmıştır. Maddenin mehazını, AB Marka Tüzüğünün 15. ve AB Marka Direktifinin 10. maddesi oluşturmaktadır".
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 26/1-a bendi gereğince 9/1. maddenin birinci fıkrasındaki belirtilen hallerin mevcut olması halinde kurum tarafından markanın iptaline karar verilir. Ancak SMK 'nın 192/1-a maddesi gereğince bu uygulama, yani idari kararla iptal uygulaması, SMK’nın yürürlük tarihinden itibaren 7 yıl sonra, yani 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, SMK’nun geçici 4/1 maddesine göre de bu tarihe kadar markanın kullanmama nedeniyle iptali istemleri mahkemelerce incelenerek, iptal davası yargılaması sonucunda karara bağlanacaktır.
Markanın kullanılması, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin aynı ve benzer mallarından ve hizmetlerinden ayırt edilebilmesi için ticaret alanına konulması, uygulamaya sunulması demektir. Tescil edilen markanın kullanılma zorunluluğunun getirilmesinin amacı, çekici gücü yüksek bir markanın yaratılmasının giderek güçleştiği günümüzde, sahibi tarafından kullanılmayan bir markanın hala bu kişinin tekeli altında bırakılmasının haksızlıklara yol açacağı düşüncesidir. Bu yolla bir anlamda markalar sicilini gereksiz yere işgal eden koruyucu markalarla savaş amaçlanmıştır. Markanın kullanılması, fiili bir durum olup marka sahibinin tescilli markasını kural olarak yurt içinde veya ihracatta, kendisi veya izni ile üçüncü şahıs tarafından sicilde kayıtlı mallar ve hizmetler için işlevlerine uygun, ciddi, ekonomik şekilde kullanmasını ifade eder.
İptal sebebi olan ciddi anlamda kullanmanın olup olmadığının, bu madde incelenmesinde her olayın özelliklerine göre davadaki tüm veriler dikkate alınmalı ve kullanımın, ilgili markanın tescilli olduğu mal ya da hizmet sektöründe Pazar payı yaratmaya ya da mevcut pazar payını sürdürmeye yeterli bir kullanım olup olmadığı değerlendirilmeli ve mal ya da hizmetin niteliğine göre, yeterli kullanım miktarının değişebileceği, bazı mallar yönünden az sayıda üretim yeterli olabilecekken bazı mallar yönünden çok daha fazla kullanımın aranabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Markanın ciddi kullanımı; söz konusu markanın, tescil edildiği mal ve hizmetler için Pazar yaratmak veya mevcut pazarı korumak amacıyla temel işlevine uygun olarak söz konusu mal veya hizmetlerin menşe kimliği garanti edecek şekilde kullanılması halinde söz konusu olur. Bunu tespit için piyasanın karakteristik özellikleri, marka ile korunan mal ve hizmetin niteliği, kullanımın gerçekleştiği coğrafi bölge, kullanımın sıklığı ve düzenli olup olmaması ile kullanım ölçeği de gözetilmelidir.
Markanın kullanımı süreklilik arz etmelidir. Ancak bu süreklilik hiç ara vermeksizin kullanılma anlamında değildir, marka sahibinin yürüttüğü ticari faaliyetin niteliği, ekonomik koşulların değişmesi gibi sebeplerle kullanmaya ara verilebilir, ancak ara verme hiçbir şekilde 5 yılı aşamaz.
SMK 9. maddesi anlamında bir kullanımın söz konusu olabilmesi için kullanımın Türkiye'de gerçekleşmesi gereklidir. Yurt dışında gerçekleşen kullanım, bu madde anlamında kullanım kabul edilmez.
Kullanım; markanın tescilli olduğu mal ve /veya hizmetlerde, fiziki olarak mal üzerinde kullanımı şeklinde olabileceği gibi markanın faturalarda, internette, kataloglarda, gazete ilan ve reklamlarında kullanılması da “kullanma" sayılır. Marka hangi sınıf veya sınıflarda tescil edilmişse o sınıf veya sınıflardaki mallar ve hizmetler için kullanılmalıdır. Hakkı devam ettirici kullanma ancak marka sahibi markayı sicilde kayıtlı mal veya hizmetler için fiilen kullandığında var olacaktır. Markanın tescil edildiği mallardan veya hizmetlerden sadece bir bölümü için kullanılması, diğerlerinin de kullanımı anlamına gelmez.
Markanın bir mal veya hizmet bakımından kullanılması, sadece kullanmanın gerçekleştiği mal ve/veya hizmet için markayı ayakta tutmaktadır. Benzer de olsa, kullanılmayan mal ve/veya hizmet yönünden hükümsüzlük koşulları oluşmaktadır.
Kullanımın “markasal" olması yani kaynak gösterme fonksiyonuna uygun olması gerekir. Markanın, markasal olmayan bir şekilde “işletme adı" olarak kullanılması, markasal bir kullanım değildir.
Bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemede: Davalının, ...Ltd. Şti'nin ortağı olduğu, kendisinin davaya konu markayı kullandığına ilişkin delil bulunmadığı, bununla birlikte ortağı olduğu bu şirketin faaliyetlerinin ticaret sicil kayıtlarına göre; “Her türlü gıda ürünlerinin un şeker et ve etten mamul süt ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin tahıl ürünlerinin, hububat ve bakliyatların, çerezlerin kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş, konsantre edilmiş konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların her türlü kurutulmuş gıdaların her türlü yağların gıda sanayi ürünlerinin alım, satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlaması ticareti gıda sanayinin gerektirdiği bil cümle yatırım tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, gıda sanayi ile ilgili olarak her türlü imalathanelerin, fabrikaların, satış mağazalarının, depoların, soğuk hava depolarının, marketlerin, hipermarketlerin kurulması, açılması, işletilmesi, kiraya alınması, kiraya verilmesi devir alınması, devir verilmesi ve 06/09/2016 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler" şeklinde olduğu görülmektedir. Yani bu şirketin faaliyet alanında ... işleri bulunmadığı gibi sunulan deliller ve mali inceleme kısmında tespit edilen delillerde de bu şirketin sebzecilik iştigal alanında ürünlerini taşırken kendi araçlarının üzerinde “...", “..." ibarelerin yer aldığı, bir şirketin iştigal alanında faaliyette bulunurken araç kullanmasının “..." işi ile iştigal ettiği ve markasını ... işlerinde kullanması anlamına gelmeyeceği, bu nedenlerle; TPMK nezdinde davalı ... adına tescilli ... numaralı "..." ibareli markanın, ...sınıfta yer alan "..." bakımından kullanmama nedeni ile iptali koşullarının oluştuğu kanaatine varıldığından, davanın kabulüne karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
DAVANIN KABULÜNE
1-TPMK nezdinde davalı adına tescilli ... numaralı "..." ibareli markanın ...sınıfta yer alan "..." bakımından kullanmama nedeni ile iptaline ve sicilden terkinine
2-Kararın kesinleşmesini mütakip kesinleşmiş karar örneğinin ilgili sicile işlenmek üzere TPMK'na gönderilmesine,
3-80,70 TL ilam harcından peşin harcının mahsubu ile eksik 26,30 TL harcın davalıdan tahsiline,
4-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 15.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafın yaptığı 54,40 TL başvuru harcı, 54,40 peşin harç, 126 TL tebligat ve müzekkere masrafı, 2.000 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 2.234,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davacı tarafça fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 27/10/2022
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır