T.C.
İSTANBUL
3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/152
KARAR NO: 2022/100
DAVA: MARKAYA TECAVÜZ VE HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ, MEN'İ, REF'İ
DAVA TARİHİ: 11/10/2018
KARAR TARİHİ: 08/09/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan taraflar arasındaki Markaya Tecavüz ve Haksız Rekabetin Tespiti, Men'i, Ref'i ile Markanın Hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini ve "..." markasını kullandığını, müvekkilinin sunduğu hizmetin “...” markasıyla bütünleşmiş olduğunu, "..." markasını TPMK nezdinde 06.11.2017 tarihinde tescil ettirdiğini, davalı tarafından müvekkilinin "..." markasını telif hakkı ödemeksizin kullandığını, davalı tarafın mağaza ve internet sitesinde müvekkilinin markasına ait ürünlerin piyasaya sürüldüğünü, müvekkili tarafından ... 40. Noterliğinden ... tarihinde ... yevmiye numarasıyla ihtarname düzenleyerek marka ihlalinin durdurulmasını talep ettiğini, ancak davalı tarafın ... 51. Noterliğinin ... tarihli ve ... yevmiye numaralı ihtarname ile cevap vererek müvekkilinin markasının tanınmış bir marka olmadığını ve müvekkilinin bu iddiasının doğru olmadığını belirttiğini, müvekkilinin davalı taraf ile daha önceden TPMK Marka sicilinde ... numaralı “...” markasının ürünlerini kullanmak adına anlaşma yaptığını ve ... numaralı “...” markasının satışına izin verilmek üzere lisans sözleşmesini imzaladıklarını, davalı tarafın sözleşme koşullarına uyup markasını kullanmış olduğunu, fakat müvekkilinin bir diğer markası olan “...” markasını izinsiz bir şekilde kullanmış olduğunu, davalı tarafından "... ibareli tescilli markalarına tecavüz edildiğini, müvekkilinin TPMK'da tescilli "..." markasına davalı tarafından yapılan tecavüzün tespiti, durdurulması, önlenmesi, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap ve karşı dava dilekçesinde özetle: Davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, ... ibaresinin ilk olarak müvekkili tarafından 04.08.2016 tarihinde oluşturulduğunu, ... ibaresinin ...' da bir şehir ismi olduğunu ve müvekkilinin bu ibareyi gerçek anlamı ile kullandığını, davalının Amerika' da bulunan "..." adındaki bir okulun logosunu kopyaladığını, davacı markasının tanınmış marka olmadığını, davacının bir üretim yapmadığını ve markasını kullanmadığını, bu nedenle asıl davanın reddedilmesini, karşı dava bakımından; davacı markasının SMK'nın 5/l-i maddesi uyarınca coğrafi yer adı olduğundan hükümsüz kılınması gerektiğini, davacı markasının SMK'nın 6/9 maddesi uyarınca kötü niyetli tescili nedeniyle hükümsüz kılınmasını talep ve dava etmiştir.
TPMK kayıtları istenmiş, HMK'nın 266. maddesi kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
09/03/2021 tarihli bilirkişi heyeti raporunda özetle: Asıl dava yönünden; davalı - karşı davacı yanın kullanımlarının davacı - karşı davalı yana ait markaya tecavüz teşkil etmediği, karşı dava yönünden; davacı - karşı davalı yan adına tescilli markanın hükümsüzlüğü koşullarının oluşmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
07/03/2022 tarihli bilirkişi heyeti ek raporunda özetle: Davalı - karşı davacı yanın kullanımlarının, davacı - karşı davalı yana ait marka tescilinden doğan haklarına tecavüz teşkil etmeyeceği, davacı - karşı davalı adına tescilli markanın, ihtiva ettiği ayırt edici şekil unsuru ile ... ibaresine kazandırdığı ayırt edicilik göz önünde bulundurulduğunda, markanın SMK' nın 5/1-i maddesi çerçevesinde hükümsüz kılınamayacağı, davacı - karşı davalı adına tescilli markanın, dava dışı markaya ayniyet derecede benzerliğine dayanılarak kötü niyet sebebiyle hükümsüz kılınıp kılınmayacağının takdirinin mahkemeye ait olduğu, 21.09.2017 tarihinde ... tarafından ... açıklaması ile düzenlenen faturanın ürünlerin piyasa sürüldüğü şeklinde değerlendirilmesi halinde davacı - karşı davalı yanın ticari faaliyet içerisinde olduğu davalı - karşı davacı yan tarafından piyasa sürülmüş ürünleri bilebilecek durumda olduğu, basiretli bir tacir olan davacı - karşı davalı yandan bu hususun beklenebileceği ve bu halde davacı - karşı davalı yanın kötü niyetle hareket etmiş olacağının kabul edilebileceği değerlendirilmekle birlikte nihai takdirin mahkemeye ait olduğu, davalı - karşı davacı şirketin davaya ilişkin kullanımlarının davacı yanın marka tescilinden doğan haklarına tecavüz teşkil etmeyeceğinin değerlendirilmesi sebebiyle, heyette yer alan mali bilirkişinin usul ekonomisi çerçevesinde tazminat hesaplamasına mahal olmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Asıl dava: Davalının eyleminin, davacının marka tescilinden doğan haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti, men'i, ref'i, davacının maddi zararının tespiti istemine ilişkindir.
Karşı dava: TPMK nezdinde ... adına tescilli ... numaralı "..." markasının hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
Davanın açılmasını müteakip dava/karşı dava dilekçesi, davalının cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, tarafların beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
Davanın açıldığı tarih itibarıyla 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU uygulanacaktar.
6769 sayılı SMK'nın 5. maddesinde marka tescilinde mutlak red sebepleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:
a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.
b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.
(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.
6769 sayılı SMK'nın 6. maddesinde marka tescilinde nisbi red sebepleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.
(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.
(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye ’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
6769 sayılı SMK'nın 25. maddesinde “Marka Hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebi” aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
(1) 5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir.
(2) Menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir.
(3) Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.
(4) Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz.
(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye ’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.
(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.
(9) Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir...
Marka hakkına tecavüz sayılan haller SMK'nın 7.maddesine de atıf yapılmak suretiyle 29.maddede düzenlenmiştir.
Madde 7 (Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları)
"(1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.
(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:
a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
c)Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması."
Madde 29 - (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
Madde 149/1 Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi mahkemeden;
"Tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması, kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini , Araçlara elkonulması, Elkonulan araçlarda kendisine mülkiyet hakkının tanınması, araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya imhası, kararın ilanı " şeklinde talepte bulunabilir.
Marka:Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye sağlar, markalar işletmelerin üretmiş olduğu emtia veya sunmuş oldukları hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır.
Karıştırılma ihtimali: Bir tescilsiz işaretin veya tescil edilmiş bir markanın daha önce tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple ya aynı ya da benzer olduğu için önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırması tehlikesidir. Karıştırılma (iltibas) ihtimalinin araştırılmasına ilk önce markalar arasında ayniyet ya da benzerlik bulunup bulunmadığından başlanması gerekmektedir. Markaların esas unsurlarının ve vurgu sözcüklerinin aynı veya benzer olması, markanın genel görünümüne etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabilir. Sözcük markalarında, sözcüklerin başlangıç ve kökleri bütünsel benzerliğin tayininde önemlidir. İki marka arasındaki iltibasın varlığının saptanmasında, markaların yan yana konularak karşılaştırma yapılmaması gereklidir. İltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığının saptanmasında ilgili mal ya da hizmetin orta yetenekteki alıcılarının dikkat ve özeni esas tutulur. Bu alıcıların markaları, aynı anda göz önünde bulunduramayacakları da dikkate alınarak ayrıntılara ilişkin farklar ve bütüne ilişkin benzerlikler üzerinde durulur.
6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU
Madde 54 "(1) Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır.
(2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır."
Madde 55 "(1) Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır:
a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar
b) Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek;
c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmak;
d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek;
e) İş şartlarına uymamak;
f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak."
Madde 56 "Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;
a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,
b) Haksız rekabetin men’ini,
c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilm esini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,
d) Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini,
e) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini, isteyebilir. "hükümleri yer almaktadır.
Haksız rekabet hükümlerinin amacı yasada "bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması" şeklinde tanımlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümlerinin uygulanması açısından varlığı gereken iyi niyet kurallarına aykırılık kriteri kaynağını Türk Medenî Kanunu’nun 2. maddesinde düzenlenmiş olan dürüstlük kuralından almaktadır. Bu iyiniyet kuralına aykırı hareketler iktisadi rekabetin kötüye kullanımıdır.
Genel anlamdaki haksız rekabet veya özel yasalar gereğince korunan haklara tecavüz nedeniyle bir zarar doğmuşsa veya henüz zarar doğmamış olmakla beraber doğabilecek ise hatta hiçbir zarar söz konusu olmamakla beraber, haklara tecavüz eden kişi bir kazanç elde etmiş ise hakları tecavüze uğrayanın tazminat hakkı vardır. Bu tazminat, T.T.K. 58. maddesinde açıklandığı üzere haksız rekabet yüzünden müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari işletmesi veya diğer iktisadi menfaatleri bakımından uğranılan zarar veya zarara uğrama tehlikesi varsa, tecavüz edenin elde etmesi mümkün görülen menfaatlerin karşılığı olarak verilebilir. T.T.K. 58/d. bendinde de açıkladığı gibi, haklara tecavüz eden, haksız rekabet sonucunda hak sahibinin esasen hiçbir zarara uğramadığını ileri sürerek tazminattan kurtulamaz. Asıl olan bir hakka tecavüzdür. Bu tecavüz varsa, tecavüze uğramayanın bundan ötürü mütecavizin eyleminin durdurulması, sonuçlarının önlenmesi ve zararının somut olaya göre incelenmesi ve takdir edilmesi gereklidir.
6102 Sayılı TTKnın 54.maddesi ile, haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.
SMK, TTK hükümleri, TPMK kayıtları, Mahkememizce itibar edilen bilirkişi kök/ek raporları ve bütün dosya kapsamından: TPMK nezdinde... numaralı "..." ibareli markanın ...sınıflarda ... adına kayıtlı olduğu görülmüştür.
Davalı - karşı davacı ... A.Ş., "..." ibaresinin ilk kendileri tarafından kullanıldığını ve ilgili marka bakımından gerçek hak sahibi olduklarını iddia etmişlerdir.
Hukukumuzda asıl olarak tescil sistemi benimsenmiş, ancak tescilden önce gerçekleşen kullanıma da değer atfedilmiştir. Marka hakkı kural olarak tescil ile doğmakla birlikte söz konusu işaret, ilk tescilden önce kullanılmak suretiyle piyasada maruf hale getirilmişse işareti tescilden önce kullanarak piyasada maruf hale getiren marka hakkı sahibi “gerçek hak sahibi” kabul edilmektedir.
Eskiye dayalı kullanım yoluyla tescilsiz bir markanın gerçek hak sahibi olan kimse, üzerinde gerçek hak sahibi olduğu markanın tescil edilmesi halinde SMK’nın 25. maddesinde yapılan atıfla bu markanın hükümsüz kılınmasını talep edebilmektedir. Hükümsüzlük hallerinin düzenlendiği SMK’nın 25. maddesinde atıf yapılan SMK’nın 6/3.maddesinde yer alan düzenleme ” Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.
Bu yasal düzenleme ile markanın başvuru tarihinden önce tescilsiz bir marka ya da ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret olduğunun tespit edilmesi halinde, hükümsüz kılınması gerekecektir.
Davalı - Karşı davacı, dava konusu "..." ibaresini ihtiva eden ürünlerin 2016 tarihinden bu yana kendileri tarafından üretildiğini "..." ibareli kullanım üzerinde gerçek hak sahibinin kendileri olduğunu iddia etmektedir.
Davalı - Karşı davacı taraf "..." ibaresinin kendileri tarafından ilk olarak 04.08.2016 tarihinde tasarımcıları tarafından oluşturulduğunu, ilgili işlemler sırasında ... isimli programın kullanıldığını, burada girilen bilgilerin daha sonra değiştirilmesinin mümkün olmadığını, 2016 yılından bu yana "..." ibaresinin kendileri tarafından ürünler üzerinde kullanıldığını beyan etmiş olup sipariş tarihlerinin tescil tarihinden öncesine dayandığını iddia etmiştir.
Gerçek hak sahipliğinin kabulü için markanın tescil başvuru tarihinden önce kullanıldığının ispatlanması gerekmektedir.
Bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemede: Davalı - karşı davacı yan ... A.Ş. tarafından sunulan belgelerde “...” ibareli tasarımların, ... başlığı altında 03/11/2017 tarihinde oluşturulduğu, ...A.Ş. tarafından ... açıklaması ile 02.04.2018 tarihinde fatura düzenlendiği, "...” ibareli tasarımın, ... başlığı altında oluşturulduğu, ...A.Ş tarafından ... açıklaması ile 10.04.2018 tarihinde fatura düzenlendiği, "..." ibareli koordinatların yazılı olduğu tasarımın, ... başlığı ile 04/08/2016 tarihinde oluşturulduğu ve ...A.Ş tarafından ... açıklaması ile 21.09.2017 tarihinde fatura düzenlendiği, “...” ibareli yapraklı tasarımın, ... başlığı altında 15/11/2017 tarihinde oluşturulduğu, ... A.Ş. tarafından ... açıklaması ile 22/05/2018 tarihinde fatura düzenlendiği, "..." ibareli 20/10/2017 tarihinde ... başlığı ile oluşturulduğu, "..." ibareli tasarımın, 05/02/2018 tarihinde ... başlığı ile oluşturulduğu, ... A.Ş ... açıklaması ile 24/04/2018, 11/06/2018, 15/05/2018, 08/05/2018, 25/06/2018, 30/04/2018 tarihlerinde fatura düzenlendiği, davacı - karşı davalı ...'ın marka başvuru tarihinin 06/11/2017 olup "..." ibareli tasarımın haricindeki tüm tasarımların davacı - karşı davalının marka tescil başvurusundan sonra oluşturulduğu ve bu tarihten sonra ... tarafından faturaların düzenlendiği görülmüştür.
"..." ibareli tasarımın ... başlığı ile 04/08/2016 tarihinde oluşturulduğu ve 21.09.2017 tarihinde Taha giyim tarafından ... açıklaması ile fatura düzenlendiği anlaşılmaktadır.
Gerçek hak sahipliğinden bahsedilmesi için markanın kullanıldığı ürünün ticarete konu edilmesi, piyasa sürülmesi gerekmektedir. Davalı - karşı davacı ...A.Ş. sunduğu ... başlıklı tasarım oluşturma belgesinin üst kısmında ...-... açıklaması yer almakta olup ürünün 2018 sezonu için hazırlandığı, davalı - karşı davacının cevap dilekçesinde; siparişlerin tedarikçilere iletildiğini, siparişler üretilip depoya alınmakta daha sonra oradan mağazalara yönlendirildiğini beyan ettiği, bu minvalde davalı tarafından sunulan ve ... tarafından davalı adına düzenlenen 21.09.2017 tarihli fatura da ... açıklaması bulunmakla birlikte bu ürünün piyasa sürülüp sürülmediğinin anlaşılamadığı, davalı - karşı davacı tarafından ürünlerin piyasaya sürüldüğüne ilişkin başkaca bir delil ibraz edilmediği, bu nedenle davalı - karşı davacı ... A.Ş.'nin gerçek hak sahibi olduğu tespit edilememiştir.
Markanın kötü niyetli olarak tescili 556 sayılı KHK’nın 42.maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa da, genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki MK’ nın 2. maddesi uyarınca kötü niyetli markanın hükümsüz kılınabileceği Yargıtay kararları ile yerleşik içtihat haline gelmiştir.
6769 sayılı SMK ile ise yerleşik uygulama mevzuat hükmünde açıkça düzenleme alanı bulmuştur.
6769 sayılı SMK'nın 25.maddesinde hükümsüzlük halleri düzenlenmiştir. Bu maddenin atıfta bulunduğu 6/9.maddesinde; kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine red edilir hükmü düzenlenmiştir. Gerek yasa hükmü gerekse de yerleşik içtihatlar çerçevesinde kötü niyetli olarak tescil ettirilen markaların hükümsüz kılınması gerektiği noktasında herhangi bir duraksama bulunmamaktadır.
Marka Hukukunda kötü niyetli tescilin genel olarak kabul gören tanımı; “Ticari dürüstlük kurallarına aykırı olarak tanınmış olsun ya da olmasın markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve haksız teciller birer kötü niyetli tescildir.” ( Çolak, s. 782; Çağlar, s. 182.) şeklindedir.
Gerek mülga 556 sayılı KHK, gerekse de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kötü niyetli tescilin tespitinin ve ispatının hangi hal ve şartlar ile sağlanacağı noktasında herhangi bir düzenleme ihtiva etmemektedir. Bu nedenle kötü niyetli tescilin tespitinde Yargıtay kararları başta olmak üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarında açıkça belirtilen esaslar göz önünde bulundurulmalıdır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yerleşik uygulamalarına göre kötü niyetli tescil; somut olayın bütün faktörleri göz önünde bulundurularak tespit edilebilecektir.
AB Marka tüzüğünde açıkça belirtildiği ve ... tarafından da açıklandığı üzere, tescilin kötü niyetli olup olmadığı, bu şekilde tescil ettirildiği iddia edilen markanın tescil başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle incelenmelidir.
Davalı - karşı davacının, davacı - karşı davalı ile aralarında davacı adına tescili “...” ibareli marka bakımından lisans sözleşmesi yapıldığını, davalı - karşı davacı ile ticari ilişki içinde olan davacı - karşı davalının "..." ibaresini kullandığını görerek kötü niyetle kendi adına tescil başvurusunda bulunduğunu iddia etmiştir.
Davacı - karşı davalının, davalı - karşı davacı ile aralarında ... ibareli marka bakımından lisans sözleşmesi olduğunu kabul etmektedir ancak, sözleşme tarihi bakımından taraflarca bir açıklama yapılmamıştır.
Davacı - Karşı davalı yan tarafından dosyaya sunulan lisans sözleşmesinde imzaların bulunmadığı, bu nedenle davacı - karşı davalı tarafın sunduğu ve lisans bedeli olduğunu iddia ettiği davalı tarafından davacı - karşı davalının hesabına ödenen 55.000 TL tutarındaki ödemenin tarihi olan 03/11/2017 tarihi dikkate alınmıştır.
Davacı - Karşı davalının "..." ibareli marka başvurusu 06/11/2017 tarihi olup, taraflar arasındaki ticaretin sonrasında gerçekleştirilmiştir. Davacı - karşı davalının, davalı - karşı davacının ilgili ibareyi kendilerinin kullandığını, bunu gören ve bilen davacı - karşı davalının markayı kötüniyetle tescil müracaatına konu ettiğini iddia ve beyan etmiştir.
Bu noktada tespit edilmesi gereken husus; davalı - karşı davacının davacı - karşı nın dava konusu markanın başvuru tarihi olan 06.11.2017 tarihinden önce "..." ibareli markayı kullanıp kullanmadığı ve davacı - karşı davalının bu kullanımı bilip bilmediği hususudur.
... ibareli tasarımın, ... başlığı ile 04/08/2016 tarihinde oluşturulduğu ve 21.09.2017 tarihinde... tarafından ... açıklaması ile faturalandırıldığı görülmüştür.
21.09.2017 tarihinde ... tarafından ... açıklaması ile düzenlenen ürünlerin piyasaya sürüldüğü tespit edilemediğinden davacı - karşı davalının, davalı - karşı davacının şirket içi tasarımlarından haberdar olmasının beklenemeyeceği, bu nedenle davacı - karşı davalının marka başvurusunun kötü niyetli olduğundan bahsedilemeyecektir.
Davalı - karşı davacı, davacı - karşı davalının tescile konu ettiği dava konusu markada kullanılan logonun "..." adındaki bir okula ait olduğunu, davacı - karşı davalının başkasına ait logoyu aynen kopyaladığını ve kötü niyetli olduğunu iddia etmiştir.
kötü niyetli olduğu iddia edilen marka sahibinin kötü niyetli tescil edildiği iddia edilen marka haricinde adına tescilli diğer markalarında tanınmış veya başkasına ait markalar ile aynı veya benzer olması, marka sahibinin kötü niyetli olduğunun takdirinde dikkate alınabilmektedir.
Bununla birlikte davalı - karşı davacının, davacı - karşı davalının kopyaladığını iddia ettiği "... + şekil " şeklindeki kullanımın hak sahibinin kendisi olduğunu değil, yurtdışında bulunan bir kolejin olduğunu, davacının bir başkasına ait marka ve logoyu kullanmak suretiyle kötü niyetli olduğunu iddia etmiştir.
Davalı - karşı davacının, iddiaları doğrultusunda "..." twitter sayfasına ilişkin görsel sunmuş ancak bilirkişilerce, bu görselin twitter hesabına hangi tarihte yüklendiği tespit edilememiştir.
Bununla birlikte logo ve "..." ibaresinin, davacı markası ile ortak "... + şekil " olduğu, davacı markasında yalnızca "..." ibaresinin yer almadığı anlaşılmıştır. Markanın ülkeselliği ilkesi gereği davacı - karşı davalının bu gerekçe ile kötüniyetli olduğunun kabul edilemeyeceği kanaatine varılmıştır.
Davacı - karşı davalının "...” ibareli, "... + şekil " görselini içeren markasını TPMK nezdinde 06.11.2017 tarihinde tescil ettirdiğini, davalı - karşı davacının söz konusu markayı ihtiva eden ürünleri hukuka aykırı olarak mağaza ve internet sitesinde kullanarak piyasaya sürdüğünü, bu durumun marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini iddia etmiştir.
TPMK nezdinde; ... numaralı "... + şekil " ibareli markanın, Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğin ... sınıflarında davacı - karşı davalı ... adına tescilli olduğu görülmüştür.
Marka hakkına tecavüz teşkil eden fiiller 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiş olup; “Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak, Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek... marka hakkına tecavüz sayılan fiiller olarak sayılmıştır.
6769 sayılı Yasanın 7. maddesi ile marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları düzenlenmiş olup; “Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması, Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye'de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması fillerinin marka sahibi tarafından önlenebileceği” hükmünü içermektedir.
Bu kapsamda davalı - karşı davacının tespit edilen kullanımlarının; Davacı -karşı davalı adına tescilli markalar ile ayırt edilemeyecek derece benzer olup olmadığının davacı - karşı davalı adına tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerde kullanılıp kullanılmadığının ve halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekmektedir.
Davalı - karşı davacı, söz konusu kullanımları inkar etmemekle birlikte kullanımların marka hakkına tecavüz teşkil etmediğini, söz konusu ibarenin ilk olarak kendileri tarafından kullanıldığını beyan etmiştir.
Hükümsüzlüğü talep edilen "... + şekil " markasındaki "..." ibaresi bir şehir ismidir. Bu markada yer alan ayırt edici nitelikteki “köpekbalığı logosu”nun varlığıdır. davacı - karşı davalıya ait markanın şehir ismi olan “...” ibaresi ile ilgili ibarenin tescil edilebilmesini sağlamış olan “...” logosudur.
Davalı - karşı davacının kullanımlarından; “...” ibareli kullanımda, davacı - karşı davalıya ait markada “ayırt edici köpekbalığı şekil unsurunun yanı sıra yer alan kelime unsuru olan “...” ibaresinin küçük puntolar ile cümle içinde kullanıldığı, ilgili ibarenin markasal olarak ön planda kullanılmadığı ve ilgili kullanımların davacı - karşı davalı markası ile karıştırılmaya sebebiyet verecek derecede benzerliğinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır.
Davalı Karşı davacı cevap dilekçesinde; “...” ibaresinin kendileri tarafından kullanıldığını ve ilgili ibarenin Türkçe anlamının “...” olduğunu beyan etmiştir. "..." ibaresinin cümle içinde bir şehir ismi olarak kullanıldığı ve kullanımda markasal olarak ilgili kısmın ön plana çıkarılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle karşılaştırmaya konu davacı markası ile davalının kullanımlarının bütünsel inceleme halinde karıştırılmaya sebebiyet vermeyecek kadar farklı oldukları kanaatine varılmıştır.
"..." ibareli kullanımda asli unsurun ... ibaresi olduğu görülmektedir. Bir şehir ismi olan ... ibaresinin cümle içindeki tshirt üzerindeki kullanımı ile davacı - karşı davalı markasının karıştırılmaya sebebiyet verecek derecede benzerliğinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır.
"..." ibaresinin kullanıldığı "..." ibaresi büyük puntolarla yazılmakla birlikte, "..." ibaresi ile birlikte kullanıldığı "..." şehrinin pasifle okyanusu kenarında olduğu dikkate alındığında; ilgili kullanımın şehir ismi olarak kullanıldığı, karşılaştırmaya tabi kullanımların tek ortak noktasının ... ibaresi olduğu, davacı - karşı davalıya ait markanın tescil edilebilmesini sağlamış / hükümsüz kılınmasının önüne geçen köpekbalığı şekil unsurunun markasal kullanımda yer almadığı, bu meyanda ilgili kullanımlar ile davacı - karşı davalı yana ait markaların iltibasa sebebiyet vermediği kanaatine varılmıştır.
Neticeten asıl davada; Davalının eyleminin, davacının marka tescilinden doğan haklara tecavüz teşkil etmediği kanaatine varıldığından, davanın reddine karar verilmiştir.
Karşı davada: TPMK nezdinde ... adına tescilli ... numaralı "..." markanın hükümsüzlük koşulları oluşmadığından, davanın reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
ASIL DAVANIN REDDİNE,
1-80,70 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik 44,80 TL harcın davacıdan tahsiline,
2-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 15.00,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
3-Davalının yapmış olduğu 13,50 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde iadesine,
KARŞI DAVANIN REDDİNE,
1-80,70 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik 44,80 TL harcın davacıdan tahsiline,
2-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 15.00,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
4-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 08/09/2022
Katip ...
¸e-imzalıdır
Hakim ...
¸e-imzalıdır