T.C.
İSTANBUL
3.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/97
KARAR NO: 2023/57
DAVA: MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ, MEN'İ VE MADDİ TAZMİNAT
DAVA TARİHİ: 27/09/2017
KARAR TARİHİ: 23/03/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Markaya Tecavüzün Tespiti, Men'i ve Maddi Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkilinin sunulan İnhisari Lisans Sözleşmesi uyarınca Türk Patent Enstitüsü nezdinde ... ve .... sınıflarda ... numara ile tescilli ... markasının Türkiye bölgesindeki tek hak sahibi olduğunu ve sınai Mülkiyet Kanununun 158. maddesi uyarınca hak sahibinin açabileceği davaların tümünü açma hakkına sahip olduğunu, davalı ...'nin; ... tarih ve ... numaralı Serbest Dolaşımına Giriş beyannamesi ile üzerinde taklit .... markası bulunan bir kısım kozmetik ürününün ... Gümrük Müdürlüğünden Türkiye' ye ithalatını yapmak istediğini, söz konusu eşya için .... Gümrük Müdürlüğü tarafından ... tarihinde ... sayılı durdurma kararı verildiğini, ancak bir takım idari problemler ve araya Kurban Bayramı tatilinin girmiş olması sebebi ile Gümrük Müdürlüğünde süreç devam etmekte iken ... Gümrük Müdürlüğünce durdurma kararının kaldırıldığını ve davalı tarafından işlemler tamamlanarak ürünlerin yurda sokulduğunun öğrenildiğini, ancak bir kısım ürünün yurda girmeden önce fotoğraflarının çekilebilmesinin mümkün olduğunu, fakat yurda girişlerine engel olunamadığını, söz konusu bu ürünlerin; müvekkili şirketin markasına tecavüz etmekle birlikte insan sağlığı açısından da tehlike oluşturabileceğini, müvekkili şirketin markasına tecavüz eden ürün cinsi ve miktarına ilişkin bilginin ... Gümrük Müdürlüğünde bulunduğunu, Gümrük Müdürlüğünce ... tarih ve ... numaralı Serbest Dolaşım Giriş Beyannamesi mühteviyatında hangi eşyaların ithal edildiğinin kayıt altına alındığını, bu sebeple davalı şirket tarafından defter ve kayıtlarının yanı sıra taklit markalı kaç parça ve hangi cins ürünün yurda sokulduğunu, ... Gümrük Müdürlüğünce verilecek cevap ile ortaya çıkacağını, taklit markalı ürünlerin tespit edildiği yerde el konulması ve imha edilerek tecavüzün ortadan kaldırılması gerektiğini, tazminat konusunda SMK 151/2-c maddesinde yazılı yöntemi tercih ettiklerini ve ürünlerin lisans bedeli üzerinden tazminat hesaplanmasını talep ettiklerini, müvekkili şirketin yapmış olduğu Lisans sözleşmesine göre ... markasının lisans bedeli ürünlerinin ... bedelinin %5'i olarak tespit edildiğini, neticeten; davalı tarafından müvekkilinin ... markasına tecavüz fiillerinin durdurularak ortadan kaldırılması ve taklit ... markalı ürünlerin tespit edilip imha edilmesini, müvekkilinin yargılama sırasında SMK 151/2-c maddesine göre tespit edilecek maddi zararının davalıdan tahsilini, mahkeme kararının tamamının SMK 149/g maddesi uyarınca masrafı davalıya ait olmak üzere Türkiye'de tirajı en yüksek 5 gazeteden birinde ilan edilmesini, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalıya TK 35. maddeye göre tebligat yapılmış, davaya cevap verilmemiştir.
TPMK kayıtları istenmiş, HKM'nın 266. maddesi kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
03/10/2018 tarihli bilirkişi kurulu raporunda özetle: Dava dosyasında davaya konu ürünler ile ilgili miktar ve tutar açısından yalnızca "..." bilgisi bulunduğu, ürün adeti ve tutarı konusunda bilgi bulunmadığı, dava dosyasında davaya konu ürün örneği bulunmadığı, davaya konu ... ibareli davalı ürünlerinin taklit olması halinde, davaya konu ürünler için kimya mühendisi bilirkişi tarafından öngörülen fiyatlama esas alındığında SMK 151/2-c maddesine göre Lisans bedelinin 38,30 TL olacağının hesap edildiği bildirilmiştir.
03/07/2019 tarih bilirkişi kurulu raporunda özetle: ... markasının hak sahibi dava dışı ... firması olup bu firma ile davacı firma arasında akdedilmiş ve halen geçerliliğini koruyan "İthal Edilen Mallara Ait Ticari Marka ve Ticari Hakların Lisans Sözleşmesi" uyarınca ... markasının Türkiye'de ticari satışını yapabilecek ve bu markalı ürünleri Türkiye'ye ithal edebilecek münhasır yetkiye sahip firmanın davacı firma olduğu, bu firma dışında Türkiye'ye ... markası ile aynı veya benzer markalı ürünlerin ithalatını yapmanın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 29. maddesi uyarınca marka hakkına tecavüz fiilini oluşturacağını, somut olayda da davalı firmaca ... markalı ürünlerin ithal edilmesi eyleminin marka hakkına tecavüz fiilini oluşturduğu görüşünün hasıl olduğunu, İTO'nun emsal lisanslarda yıllık cirosunun %15 oranında emsal lisans bedeli belirlediğine dair standart uygulama yazıları dikkate alınarak, davaya konu ... ibareli davalı ürünleri için, kimya mühendisi bilirkişi tarafından öngörülen fiyatlama esas alındığında, SMK 151/2-c maddesine göre Lisans bedelinin 114,90 TL olabileceğinin hesap edildiği bildirilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE
Dava: Davalının eyleminin, davacının "..." markasından doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespiti, men'i, taklit ürünlerin imhası ve belirsiz alacak davası hükümlerine göre SMK 151/2-c maddesi kapsamında şimdilik 1.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsili ile hükmün ilanına ilişkindir.
Davanın açıldığı tarih itibarıyla 6769 sayılı SINAİ MÜLKİYET KANUNU uygulanacaktar.
Marka hakkına tecavüz sayılan haller SMK'nın 7.maddesine de atıf yapılmak suretiyle 29.maddede düzenlenmiştir.
Madde 7 - (Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları)
"(1) Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.
(2) Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır:
a) Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
b) Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
c) Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.
(3) Aşağıda belirtilen durumlar, işaretin ticaret alanında kullanılması hâlinde, ikinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:
a) İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
b) İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
c) İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
ç) İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
d) İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
e) İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
f) İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.
(4) Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayım tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Ancak marka başvurusunun Bültende yayımlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmiş olması hâlinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.
(5) Marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasını engelleyemez:
a) Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi.
b) Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunuluş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması.
c)Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması."
Madde 29 - (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.
ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
Madde 149/1 de Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi mahkemeden;
"Tecavüzün tespiti, önlenmesi, durdurulması, kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini , Araçlara elkonulması, Elkonulan araçlarda kendisine mülkiyet hakkının tanınması, araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya imhası, kararın ilanı " şeklinde talepte bulunabilir.
6769 sayılı SMK'nun 151.maddesine göre; "(1) Hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar. (2) Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden biri ile hesaplanır:
a) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir.
b) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç.
c) Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli.
(3) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi veya tecavüz sırasında sınai mülkiyet hakkına ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur.
(4) Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, ikinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birinin seçilmiş olması hâlinde, mahkeme ürüne ilişkin talebin oluşmasında sınai mülkiyet hakkının belirleyici etken olduğu kanaatine varırsa, kazancın hesaplanmasında hakkaniyete uygun bir payın daha eklenmesine karar verir. (5) Mahkeme, patent haklarına tecavüz hâlinde, patent sahibinin bu Kanunda öngörülen patenti kullanma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varırsa yoksun kalınan kazanç, ikinci fıkranın (c) bendine göre hesaplanır.
(6) Coğrafi işarete veya geleneksel ürün adına tecavüz hâlinde bu madde hükmü uygulanmaz." hükmü amirdir.
Marka:Bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye sağlar, markalar işletmelerin üretmiş olduğu emtia veya sunmuş oldukları hizmetlerin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır.
Karıştırılma ihtimali: Bir tescilsiz işaretin veya tescil edilmiş bir markanın daha önce tescil edilmiş bir marka ile şekil, görünüş, ses, genel izlenim vs. sebeple ya aynı ya da benzer olduğu için önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırması tehlikesidir. Karıştırılma (iltibas) ihtimalinin araştırılmasına ilk önce markalar arasında ayniyet ya da benzerlik bulunup bulunmadığından başlanması gerekmektedir. Markaların esas unsurlarının ve vurgu sözcüklerinin aynı veya benzer olması, markanın genel görünümüne etkisi az olan diğer unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabilir. Sözcük markalarında, sözcüklerin başlangıç ve kökleri bütünsel benzerliğin tayininde önemlidir. İki marka arasındaki iltibasın varlığının saptanmasında, markaların yan yana konularak karşılaştırma yapılmaması gereklidir. İltibas tehlikesinin bulunup bulunmadığının saptanmasında ilgili mal ya da hizmetin orta yetenekteki alıcılarının dikkat ve özeni esas tutulur. Bu alıcıların markaları, aynı anda göz önünde bulunduramayacakları da dikkate alınarak ayrıntılara ilişkin farklar ve bütüne ilişkin benzerlikler üzerinde durulur.
SMK hükümleri, mevzuat, TPMK kayıtları, bilirkişi raporları ve bütün dosya kapsamından: TPMK nezdinde ... numaralı "..." markasının ... ve .... sınıflarda 23/12/1998 tarihinde ... adına tescil edildiği, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi gereğince 23/12/2008 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle yenilendiği anlaşılmıştır.
Davacı tarafça sunulan lisans sözleşmesi incelendiğinde: "İTHAL EDİLEN MALLARA AİT TİCARİ MARKA VE TİCARİ HAKLARIN LİSANS SÖZLEŞMESİ" ...(Lisans Veren) ile ...ŞİRKETİ (Lisans Alan) arasında 10.02.2014 tarihinde akdedilmiştir.
İşbu sözleşme: "LİSANS VEREN, kozmetik, parfümeri, makyaj malzemeleri, giysi, mücevherat, ev eşyaları, sağlık ve bakım ürünleri ve benzeri ürünlerin geliştirme, üretim, dağıtım ve satış faaliyetlerini yürütmektedir ve söz konusu ürünlerin dağıtımı ve satışı ile ilgili teknik bilgi ve tecrübe sahibidir.
LİSANS VEREN, "..." tescilli markası ve ticari adı altında ve diğer bazı tescilli markalar ve ticari adlar altında söz konusu ürünleri küresel ölçekte pazarlamış, tanıtımımı ve reklamını yapmış, dağılmış ve satmıştır ve söz konusu tescilli markaların, ticari adların ve diğer fikri mülkiyet hakların sahibidir.
Taraflar, işburada bulunan karşılıklı taahhütler çerçevesinde, aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır.
MADDE Il - LİSANS HAKLARININ DEVRİ
LİSANS VEREN, İşbu Sözleşme' nin III-A maddesinde belirtilen Lisans Ücretinin ödenmesi karşılığında LİSANS ALAN” a işbu Sözleşmenin süresi boyunca Ürünler” in satışıyla ilgili olarak Ticari Markaların, Ticari Hakları ve Mülkiyet haklarının kullanımına ilişkin Bölgede münhasır lisans hakkı verir ve bu lisans Lisans Dönemboyunca Ürünlerin Bölge' ye ithalatını ve Bölge' de piyasaya arzına ilişkin münhasır hakları da kapsar. İşbu Sözleşme kapsamında verilen lisans ithal olunan ürünlere bağlı bulunmaktadır.
MADDE IlI- BEDEL ÖDEMELER VE HARCAMALAR
A.LİSANS VEREN tarafından bu Sözleşme ile LİSANS ALAN' a verilen lisans ve diğer haklar ışığında, LİSANS ALAN, söz konusu Ticari haklarla ilgili olarak işbu Sözleşme süresi boyunca Ürünlerin FOB ithalat bedelinin %5'i kadar lisans ücretini LİSANS VEREN'e ödeyecektir." şeklindedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ... Gümrük Müdürlüğünün ... sayılı yazısında: Beyanname muhteviyatı ... markalı eşyaların “...” cinsi eşyalar olduğu, söz konusu eşyaların gümrük işlemlerinin tamamlanarak yükümlüsünce çekilmesi nedeniyle, denetimde olmayan eşya adetinin tespitinin mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.
Dava konusu "..." markasının hak sahibinin; dava dışı ... olduğu, bu firma ile davacı şirket arasında akdedilen ve halen geçerli olan "İthal Edilen Mallara Ait Ticari Marka ve Ticari Hakların Lisans Sözleşmesi" uyarınca davacı şirketin; ... markasının Türkiye'de ticari satışını yapabilecek ve bu markalı ürünleri Türkiye'ye ithal edebilecek münhasır yetkiye sahip olduğu, davacı şirket dışında Türkiye'ye ... markası ile aynı veya benzer markalı ürünlerin ithalatının yapılmasının 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 29. maddesi uyarınca marka hakkına tecavüz fiilini oluşturacağı, bu nedenle davalı şirket tarafından, ... markalı ürünlerin ithal edilmesinin marka hakkına tecavüz fiilini oluşturduğu kanaatine varılmıştır.
Davacı SMK 151/2-c maddesi, yani "Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli" kapsamında maddi tazminat talep etmiştir. Bilirkişiler tarafından maddi tazminat miktarı tam olarak tespit edilemediğinden, somut olayın özellikleri ve B.K. 50 - 51. maddesi hükümlerine göre maddi tazminat talebinin kabulüne; 1.000 TL maddi tazminatın, davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve davaya konu ürünlerin; serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlandığından imhaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davalının eyleminin, marka tescilinden doğan haklara tecavüz oluşturduğunun tespitine, menine,
2-Maddi tazminat talebinin kabulüne; B.K. hükümlerine göre takdiren 1.000 TL maddi tazminatın, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
3-Davaya konu ürünlerin; serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlandığından imhaya ilişkin talebinin reddine,
4-Dosya kapsamı itibariyle hükmün ilanına ilişkin talebin reddine,
5-179,90 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik 148,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
6-Marka tescilinden doğan haklara tecavüzün tespiti ve meni talepleri yönünden; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 15.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
7-Maddi tazminat talebi yönüden; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
8-Davacı tarafından yapılan 31,40 TL peşin harç ve 31,40 TL başvuru harcı olmak üzere toplam 62,80 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
9-Davacı tarafça yapılan 2.750,00 TL bilirkişi ücreti, 335,95 TL posta ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 3.085,95 TL yargılama giderinin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
10-Davacı tarafça fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,
Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı şirketin yokluğunda HMK 345/1.maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve İstinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek sureti ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı. 23/03/2023
Katip ... Hakim ...
¸e-imzalıdır ¸e-imzalıdır