T.C.
İSTANBUL
4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/116 Esas
KARAR NO: 2022/75
DAVA: Marka Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkına Tecavüz Olmadığının Tespiti
DAVA TARİHİ: 31/07/2019
KARAR TARİHİ: 02/06/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkına Tecavüz Olmadığının Tespiti davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ; müvekkilinin 1997 yılından bu yana ... Limited Şirketi ve ... unvanları altında ticari faaliyetlerini sürdürdüğünü, TPMK nezdinde ... ibareli markaların tescili için yapılan başvuruya davalı şirket tarafından itiraz edildiğini, itirazın reddedildiğini, bu karara yapılan itiraz ile YİDK tarafından itirazların kısmen kabul edildiğini, bu karara karşı müvekkili tarafından açılan ... 1. FSHHM ...Esas sayılı dosyasının derdest olduğunu, müvekkilinin başvurusunun davalının markaları gerekçe gösterilerek reddedildiğini, yapılan araştırmada davalının ... ve ... markalarını .... ve ... sınıflar başta olmak üzere tüm hizmetler bakımından kullanmadığını, müvekkilinin ticaret unvanından doğan haklarını, davalının sicil markaları ve bu markalara dayalı itirazları nedeniyle kullanamamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek, davalı adına tescilli ...numaralı ... ve ... numaralı ... markalarının kullanmama nedeniyle iptaline ve sicilden terkinine, müvekkili şirketin tescili markalarının, davalı şirketin sınai haklarına tecavüz etmediğinin tespitine ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle ; müvekkilinin ... ve ... markaları üzerinde mutlak hak sahibi olduğunu, davanın kötüniyetli olarak ikame edildiğini, müvekkilinin Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden olduğunu, müvekkili markalarının müvekkilinin ticaret unvanının kısaltması olduğunu ve ticaret unvanının yurtiçinde ... olarak kullanılacağının 2013 yılından duyurulduğunu, söz konusu markaların 3. kişiler nezdinde Borsa İstanbul ile özdeşleştiğini, davacı tarafça markaların iptalinin ancak ilgili sınıflarda ve dava tarihi itibariyle talep edilebileceğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliller toplanmış, özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi raporu alınmıştır.
Mahkememize sunulan bilirkişi raporunda özetle ; davalının tescilli “...” ve “...” markalarının ... ve ... Sınıflar dışındaki kullanımlarının markasal mahiyet niteliği taşıdığı; ... sınıflardaki kullanımların ciddi kullanım mahiyeti taşıdığı, davalının ... sınıflara ilişkin ciddi kullanımlarının dava tarihinden önceki beş yıllık süre içinde gerçekleştiği, davalının markalarının tescilli olduğu ürün ve hizmet sınıflarında dava tarihinden geriye doğru beş yıl içinde ciddi biçimde kullanımı olduğundan SMK m.26'daki iptal yaptırımının davalının “...” ve “...” ... ve .... Sınıfların dışında kalan ... sınıflara uygulanamayacağı, davalının tescilli “...” ve “...” markalarının ... ve .... Sınıflardaki kullanımları açısından dosyadaki delillerin bu sınıflardaki ürünlere yönelik doğrudan ve ciddi kullanımın ispatı açısından yeterli sayılamayacağı; davacının ticari unvanı ve işletme adının davalının dava konusu markaları ile gerçekleştirdiği mal ve hizmetlerle karıştırılma ihtimali yaratmadığı ve ortalama tüketicinin mal ve hizmetler ve işletmesel bağlantı kurmayacağı; bu sebeple davalı tarafın “...” ve “...” markaları açısından SMK m.6, TTK m.52, TTK m.55 bağlamında başta hükümsüzlük olmak üzere herhangi bir yaptırımın uygulanmasının mümkün olmadığı görüş ve kanaati bildirilmiştir.
KANAAT VE GEREKÇE
Dava konusu uyuşmazlık, davalı adına TPMK nezdinde tescilli, ... numaralı ..., ... numaralı ... ibareli markaların tescilli oldukları ... ve .... Sınıflar başta olmak üzere, tüm sınıflar yönünden SMK md. 6 bakımından hükümsüzlüğüne, SMK md. 9 ve 26 uyarınca kullanmama nedeni ile iptali ve davacı kullanımlarının davalı markasına tecavüz oluşturmadığının tespiti talebini de içeren menfi tespit istemlerine ilişkindir.
TPMK kayıtlarının incelenmesinde,Davacının ... no.lu “.....” markasını ... sınıfta 01.08.2013 tarihinde tescil başvurusuna konu ettiği ve markasının belirtilen tarihten itibaren koruma altında olduğu; davacının ... nolu “...” markasını da ... sınıfta 22.04.2015 tari tescil başvurusuna konu ettiği ve mari n belirtilen tarihten itibaren koruma altında olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık davalının ... ” ve ... nolu “...” markalarını ... sınıflarda 05.03.2013 tarihinde tescil başvurusuna konu ettiği ve markasının belirtilen tarihten itibaren koruma altında olduğu tespit edilmiştir. Tescile konu edilen taraf markalarının farklı ürün ve hizmet sınıflarında koruma altında olduğu ve “...” Patent kayıtları n başvuru tarihi açısından öncelik sahibi olduğu görülmektedir.
Öncelikli olarak 6769 Sayılı SMK'nın 9 ve 26. Maddeleri uyarınca Markanın Kullanmam Nedeni ile İptal Koşullarının oluşup oluşmadığının tespitinin yapılması gerekmiştir.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)'nın 9/1.maddesinde yer alan "Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir 2-Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fikra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a)Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b)Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. 3-Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir." şeklindeki düzenleme ile kanun koyucunun Markalar Sicilini kullanılmayan markalardan arındırma amacını güttüğü anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde SMK m.26/I-a) hükmü de SMK m.9/I'de belirtilen hallerin bir iptal sebebi olduğunu ortaya koymaktadır.
Marka üzerindeki hakkın kazanılması için sicile tescil edilmesi yeterli olsa da kanun koyucu tescil edilmiş marka ile marka hakkı sahibine sağlanan korumanın devam edebilmesini bazı şartlara bağlamıştır. Bunun arkasında; tescil edilen bir markanın haksız yere sahibinin tekelinde kalmasının engellenmesi, marka sicilinin kullanılmayan markalarla dolu bir 'çöplük' haline gelmesini önlemek veya kullanılmayan bir markadan onu kullanmak ve bir değer yaratmak isteyen bir başka kişinin yararlanmasının önünü açmak gibi pek çok ekonomik ve toplumsal nedenler yatmaktadır. Zira marka hakkı sahibine inhisari bir yetki veren ve herkese karşı ileri sürülebilir nitelikte olduğundan kanun koyucu, bu geniş hakkın yanı sıra marka sahibine hakkaniyet ölçüsünde birtakım sorumluluklar da yüklemiştir. Markanın usulünce kullanılması zorunluluğu da bunlardan bir tanesidir.
SMK madde 9'da marka kullanılmama sebebiyle iptali edilebilmesi için haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmamış veya kullanımına beş yıl ara verilmiş olması gerektiği düzenlenmiştir. Ciddi biçimde kullanımdan bahsedebilmek için en öncelikli kriter markanın kullanım yoğunluğu ve markadan elde edilen ekonomik yarardır. Markanın sadece birkaç defa ambalajlara basılması veya az sayıda bastırılan broşürlerde kullanılması gibi kullanım süresi ve etkisi sınırlı, hatta göstermelik denebilecek kullanımlar SMK md.9 anlamında ciddi kullanım teşkil etmez. Markanın ciddi kullanımı belirlenirken markanın kullanım şekli, kapsamı, süresi gibi objektif kriterlerden hareket edilmelidir. Marka sahibi markasını aynı mal veya hizmeti üreten teşebbüslerin oluşturduğu piyasada farklı bir yer edinmek veya yeni bir mal veya hizmet piyasası oluşturmak biçimde kullanmışsa ciddi bir kullanımdan söz edilebilir.
Bu hususta ispat yükü davalıya ait olduğundan, davalı tarafından dosyaya sunulan tüm bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, davalı şirketin13.02.2019 tarihli .... pay piyasası prosedi ... Elektrik temin sözleşmesi, 2019 tarihli Eski Enerji Merkezi Kesintisiz Güç Kaynakları sözleşmelerinde “...” unvanını ticaret unvanı olarak kullandığı görülmektedir. Dosyada yer alan Aralık 2012 yılı itibariyle faaliyete geçen davalının Esas Sözleşmesinin Amaç ve Faaliyet Konusunu gösteren 3. Maddesinin f, ı ve i bentlerinde her türlü bilgi işlem teknolojilerinin ve bilgisayar yazılım/donanımının satılması ve bu nitelikte hizmetlerin sunulması ibareleri geçmektedir. Ayrıca davalı faaliyetlerinde ... ibaresini kullanımı yoluna gideceğini 21 Şubat 2013 tarihinde basına/kamuoyuna duyurmuştur. Bu tarihten işbu dava tarihine kadar, davalının “...” ve ...” ibarelerini piyasa bilgilendirme formlarında (ör. Risk bildirim formu), Kamuyu Aydınlatma Platformundaki beyanlarında marka olarak kullandığı görülmektedir. Yine kendi internet sitesindeki kullanımlarında, 2019 yılı içinde yapılan kredili işlem, borsa dışı lot alımı işlemleri, pay piyasası duyurularında, piyasa yapıcılık ve tek fiyat duyurularında “...” ibaresini marka olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Davalının Hizmet alım sözleşmelerinde (ör. ... arasındaki sözleşmede) ve Genel Kurul Toplantı ilanlarında da ... ibaresini unvansal olarak kullandığı da görülmektedir.
Yukarıda davalı şirketin “... ve “...” markalarına yönelik ... Sınıflardaki marka kullanımına ilişkin sunmuş olduğu deliller bakımından, dava tarihinden beş yıl öncesinde ... sınıftaki “Basılı evraklar; basılı yayınlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, rehberler, takvimler, posterler, resimler, afişler, tablolar, çıkartmalar; Menkul kıymetler borsası tarafından verilen hizmetler ile ilgili her türlü bilgilendirici ve eğitici yayınlar"; ... Sınıftaki “Menkul Kıymetler Borsası hizmetleri kapsamındaki bilgiler, fiyatlar, istatistiki bilgiler ile birlikte diğer tüm ekonomik ve finansal verilere ilişkin hesaplamalar, veri tabanına girişi, veri tabanında saklanması, bu bilgilerin derlenmesi, düzenlenmesi ve sistematik hale getirilmesi; menkul kıymet borsası ile ilgili bilgilerin bilgisayar destekli işlenmesi; ticari faaliyetler için bilgilendirme ve araştırma; ticari bilgilerin biriktirilmesi; ticari değer biçme hizmetleri; yukarıda bahsedilen hizmetler konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri; fiyat analiz hizmetleri; ekonomik analiz ve tahmin hizmetleri”; ... Sınıftaki “Sermaye piyasası araçlarına, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşlara ilişkin endeks oluşturulması, hesaplanması, yayınlanması hizmetleri, endekslere ilişkin her türlü verinin derlenmesi, saklanması, işlenmesi, kullanıcılara sunulması hizmetleri”.38. sınıftaki “Uydu ile iletişim hizmetleri; bilgisayarlar arasında iletişim hizmetleri; telefon ile iletişim hizmetleri; görüntü ve mesajların bilgisayar yardımı ile aktarılması hizmetleri; elektronik posta hizmetleri, faks gönderme hizmetleri, internet hizmetleri; yani; menkul kiymetler borsasına ilişkin fiyat bilgilerinin, İstatistiksel verilerin, endeks verilerinin, takas ve saklama verilerinin, aracılık faaliyeti verilerinin ve diğer tüm finansal ve ekonomik verilerin iletimi hizmetleri," ... sınıftaki “Eğitim hizmetleri; Öğretim hizmetleri. Menkul kıymetler borsasına ilişkin fiyat bilgilerinin, istatistiksel verilerin, endeks verilerinin, takas ve saklama verilerinin, aracılık faaliyeti verilerinin ve diğer tüm finansal ve ekonomik verilerin, kitap, dönemsel yayınlar, dergi v.b. yayımlanması hizmetleri" ürünlerinde ciddi bir biçimde markasal kullanıma konu ettiği anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla ... sınıflarda davalı markalarının kullanmama nedeni ile iptal koşullarının oluşmadığı sonucuna varılmıştır.
Davalının “... ve “...” markalarına yönelik ... ve .... sınıflardaki kullanımları açısından yapılan incelemede, davalı tarafından sunulan belgelerin “...” ve ...” markalarının bu ürünlerde markasal mahiyette fiilen kullanıldığına yönelik doğrudan ispat vasfını taşımadığı, davalı tarafın bu sınıflarda ilgili tüketici çevresine yönelik olarak hizmet verdiğini/mal tedariğinde bulunduğunu ve bu çerçevede “...” ve “...” markalarını pazar payı yaratacak biçimde ciddi kullanıma konu ettiğini gösteren fatura, internet, katalog, gazete ilan ve reklam faaliyetlerine ilişkin açık belgeler sunamadığı, markaların bir takım mallar üzerinde kullanılmış olması, bu markaların söz konusu mal/hizmetlerde de kullanıldığı anlamına gelmeyeceği, markalar benzer bazı mal ve hizmetlerde kullanılmış ise de, sınıflar benzer bile olsa kullanılmayan mal ve hizmetler açısından iptal edilebileceği, dolayısıyla davalının delilleri “...” ve “...” markalarının ... sınıflardaki doğrudan kullanımı gösterir mahiyette olmadığı görülmekle “... ve “...” markalarına yönelik ... ve .... sınıflardaki kullanımlar bakımından SMK md. 9 ve 26 uyarınca iptal koşullarının oluştuğu sonucuna varılmıştır.
DAVACININ TİCARİ UNVANI VE İŞLETME ADININ DAVALININ DAVA KONUSU MARKALARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MAL VE HİZMETLERLE KARIŞTIRILMA İHTİMALİ YARATIP YARATMADIĞI, ORTALAMA TÜKETİCİNİN MAL VE HİZMETLER VE İŞLETMESEL BAĞLANTI KURUP KURMAYACAĞI VE SMK 6/1,3,6 MADDELERİ KAPSAMINDA HÜKÜMSÜZLÜK KOŞULLARININ OLUP OLUŞMADIĞINA DAİR YAPILAN DEĞERLENDİRME
SMK 6/1 maddesinde de belirtildiği üzere bir markanın bir başka marka ile benzer olup olmadığının tespitinde "halk" tarafından karıştırılma ihtimali dikkate alınır. Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulmasıdır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimalidir. Buradaki "ihtimal" kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir. Hatta markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile “umumi intiba” ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir”.
Başka bir deyişle, karıştırma ihtimali; görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın asıl unsurları ve tamamlayıcı unsurları, karşılaştırılan işaretler arasındaki benzerlik, telaffuz, anlam veya biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışımdan kaynaklanabilir. Yine halkın, karşılaştırılan işaretler arasında herhangi bir şekilde “bağlantı” kurabilmesi de benzerlik bulunduğunu kabul etmek için yeterli olmaktadır.
Somut olaya dönüldüğünde her ne kadar bilirkişi raporunda markalar arasında herhangi bir karşılaştırma yapılmamış ise de, mahkememizce yapılan değerlendirmelerde, davaya konu markaların sözcük markaları olduğu, davacı markasındaki ... ibaresinin mavi renkte, büyük harflerle Bve A harfleri stilize olacak biçimde oluşturulmuşken, davalı markasında ki ... ve ... ibarelerinin siyah renkte büyük harflerden oluştuğu, markaların son harflerinin ... ve ... olarak değişmesinin ayırt edici düzeyde bir farklılık yaratmayacağı nihayetinde taraf markalarının görsel, işitsel anlamsal ve bütünsel benzerlik içerisinde oldukları kanaatine varılmıştır.
Malların/ Hizmetlerin Aynılığı/Benzerliği Yönünden Yapılan İnceleme
Türkiye'nin de taraf olduğu Nis Anlaşması'nın 2/1 hükmü uyarınca, markalara ait mal veya hizmet listelerinde yer alan mal ve hizmetlerin benzer olup olmadığının değerlendirilmesinde, sınıflandırmaya ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler bağlayıcı kurallar içermemektedir. Nitekim, SMK m.11/4'de de, mal veya hizmetlerin aynı sınıfta yer almalarının benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almalarının da benzer olmadıklarına karine teşkil etmeyecekleri hükme bağlanmıştır.
Yerleşik içtihatlarda; halk tarafından teşebbüsler arasında ekonomik bir bağlantının var olduğunu düşünme riski olması durumunda, karşılaştırmaya konu mal veya hizmetlerin aynı teşebbüsten geldiğini ya da ekonomik bağlantılı teşebbüslerin malları olduğu kararına varabileceği, dolayısıyla teşebbüslerin karıştırılma olasılığının bulunduğu kabul edilmektedir. Aynı içtihatla; karıştırılma olasılığının global olarak değerlendirilmesi gerekliliğine işaret edilmekte ve davanın koşulları ile ilgili tüm faktörlerin dikkate alınarak, özellikle işaretler arasındaki benzerliğin, tetkike konu mal ve hizmetlerin değerlendirmesinde de dikkate alınması gerektiğini vurgulanmaktadır.
ABAD'ın, “Canon” Kararı ile belirlediği, Türk yargı ve öğretisince de kabul edilen malların/hizmetlerin benzerliği tespit edilirken birtakım kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler, karşılaştırılan ürünlerin; benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği (işlev yakınlığı), birbiri yerine ikame edilebilme veya birinin diğerini tamamlama imkânının bulunup bulunmadığı, dağıtım kanallarının ortak, hedeflenen müşteri kesiminin aynı olup olmadığıdır”. Bir başka deyişle, malların benzerliği değerlendirilirken ilgili mallara ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler arasında, diğerlerinin yanı sıra, malların niteliği, amacı, kullanım biçimleri, malların birbirleriyle rekabet eder veya tamamlayıcı nitelikte olmaları yer almaktadır. Bunun yanında ilgili malların dağıtım kanalları gibi faktörler de dikkate alınabilir. Anılan hususların varlığının ürün benzerliğine yaptığı katkı olaydan olaya değişebilir. Somut olayın koşulları ve ilgili sektörün niteliğine göre bu kriterlerden birinin varlığı tek başına ürün benzerliğini olumlayabileceği gibi", kimi durumlarda bunun için birden fazla kriterin bir arada sağlanması gerekebilir. Söz konusu kriterlerin dışında, ürünlerin fiziksel görünümlerinin benzerliği, aynı reyonda/rafta yer almaları, aynı malzemeden üretilmeleri gibi ölçütler de ürün benzerliği değerlendirmesinde göz önünde bulundurulabilir; ne var ki bu ölçütlerin tek başına ürünler arasında benzerlik kurması pek olası değildir. Bunlar ancak diğer kriterlere yardımcı olabilecek niteliktedir. İlgili kriterler göz önüne alınarak yapılacak ürün benzerliği değerlendirmesine temel teşkil edecek soru ise karşılaştırılan ürünlerin doğrudan birbirine denk tutulup tutulmayacağı değil, bunların ticari kaynağı konusunda ilgili tüketici kesiminin zihninde nasıl bir tasavvur oluşacağıdır. Ortalama bir tüketici, karşılaştırılan ürünlerin aynı ya da ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden kaynaklandığını düşünmeye ne kadar yatkınsa, ürün benzerliği de o denli fazla kabul edilmelidir”.
Somut olaya dönüldüğünde, uyuşmazlığa mesnet mal ve hizmetler, bilimsel alanlarda faaliyet gösterilen hizmet türlerinden olup, bu nedenle teknik bilgi gerektirdiği, dolayısı ile tüketici kitlesinin de ortalama değil, bilinçli tüketici kitlesi olabileceği değerlendirilmiştir. Davacı ... ve bilgisayar hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir, taraf markaları arasında mal ve hizmet sınıflarında küçük farklılıklar bulunsa bile yukarıda belirtildiği şekilde Türkiye'nin de taraf olduğu Nice Anlaşması'nın 2/1 hükmü uyarınca, teknoloji alanında günümüz koşullarında mal ve hizmetlerin birbirleri ile etkileşiminin kaçınılmaz olduğu değerlendirilmektedir. Markaların hitap ettiği müşterisi kitlesi bilinç düzeyi yüksek tüketiciler olduğu için markalar arasında ayrımı da kolaylıkla fark edebilecekleri izahtan varestedir.
Gerçek Hak Sahipliği (SMK 6/3) ve 6769 Sayılı SMK 6/6.Maddesi Uyarınca İleri Sürülen Hükümsüzlük Talebinin Değerlendirilmesi
Gerek mülga KHK gerekse 6769 sayılı SMK ile marka hukukumuzda tescil ilkesi kabul edilmiştir. Ancak tescil ilkesi kabul edilmesine rağmen sistemimiz getirilen istisnalar nedeniyle kullanma sistemine daha yakındır. Yargıtay da yerleşik uygulamasında gerçek hak sahipliği kuralını benimsemiş ve markayı ilk defa kullanıp ona ayırt edicilik kazandıranı gerçek hak sahibi olarak adlandırmıştır. Ancak bir kimsenin bir markayı sadece ilk defa kullanmaya başlaması ile o marka üzerinde önceye dayalı hak sahibi olduğu kabul edilemez.
Tescil edilmemiş markaya SMK ile koruma sağlanmasının sebebi sadece tescilsiz marka sahibinin markayı ilk kez kullanmaya başlaması değildir. Aksine markanın kullanımını haklı kılacak daha temel ve önemli bir sebep bulunmalıdır. Bu da markanın belli bir yer, bölge ve piyasada bilinir hale gelmesidir.
Doktrinde marufiyet kuralı olarak isimlendirilen bu şart hem Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamasında hem de Yargıtay içtihatlarında kabul edilmiş ve tescilsiz marka sahibinin kendisinden sonra yapılan tescilleri engelleyebilmesi veya hükümsüzlük davası açarak haksız yapılmış tescilleri ortadan kaldırabilmesi için tescilsiz markanın yoğun kullanımının kanıtlanması gerekmektedir.
Yargıtay 11. HD. 1998/1734 esas, 1998/5146 karar sayılı ve 06/07/1998 tarihli kararında, "İsviçre-Türk markalar hukuku, marka üzernideki hakkın iktisabı ve korunması ile ilgili olarak üç önemli ilkeye dayanır. Marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı, ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Buna 'gerçek hak sahibi' denilir ve bu tescil açıklayıcı etkiye sahiptir. Buna mukabil bir markayı ihdas etmeksizin seçip tescil ettiren kimsenin bu tescili kurucu etkiye sahiptir. Ancak, bu tescil sadece hak sahibine başlangıçta şarta bağlı bir hak sağlayabilir. Gerçek hak sahibinin dava açıp bu markayı tescil ettireceği tarihe kadar kurucu etkiye sahipliği devam eder. Çünkü, hakiki, gerçek hak sahipliği ikinci bir bağımsız ve münferit mülkiyete hak vermez. Markanın hakiki hak sahibi markasının aynısını veya tefrik edilemeyecek benzerini, her nasılsa marka olarak tescil ettiren kimsenin, sonradan tescil edilmiş markanın terkinin istenebileceği kabul edilmektedir." şeklinde karar verilmiştir.
Maddi anlamda hak sahipliği ilkesi de temel taş olarak kabul edildiği için tescilli hak sahipliğinin aksi ortaya konularak tescille elde edilen karinenin çürütülebilmesi mümkündür.” (Fatih BİLGİLİ, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanılması, Ankara, 2006, s. 92)
6769 sayılı SMK’nın 6/6 maddesine göre; “tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikrim mülkiyet hakkını içermesi halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.” Bu hüküm kapsamına, kişilik haklarından isim hakkı ile fotoğraf üzerindeki hak, FSEK kapsamında telif hakları ve sınaî haklar olan marka, tasarım, patent, faydalı model, coğrafi işaret, ticaret unvanı, işletme adı girer. Dolayısıyla alan adına ilişkin talepler anılan madde kapsamına girmemektedir.
Yargıtay 11. HD’ nin 12.01.2004 tarih ve 2003/5034 E., 2004/127 K. sayılı kararında da açıkça dile getirildiği üzere KHK 8/3 (SMK 6/3) maddesinde yer alan "ticaret sırasında kullanılan işaret" ifadesinin kapsamı içerisine ticaret unvanları, işletme adları, isim, fotoğraf, telif hakkı vs. sokulabilir. Aynı maddenin 5. fıkrasına (SMK 6/6) göre de, tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, ticaret unvanı, fotoğrafı veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusunun reddedileceği belirtilmiştir.
SMK md. 6/6 uyarınca tanınan koruma da, fiilen kullanıldığı faaliyet konularını kapsamakta olup, fiilen kullanılmayan konularda koruma sağlanırsa, bu haklara sağlanan koruma, markalara karşı gereğinden fazla korunmuş olur.
Somut olaya dönüldüğü vakit, davacının “...” unsurunu 1997 yılından beri ünvansal olarak kullanmakta olduğu, davalı tarafın ise “...” ve “...” markalarını, davacının “...” markasından önce 2013 tarihinde TürkPatent nezdinde başvuru konusu yaptığı, davacı tarafın 2016-2019 tarihleri arasındaki döneme ilişkin sunmuş olduğu fatura, reklam, fuar, proje katılım ve tanıtımları ile sözleşmelerden “...” mühendislik ibaresini hem markasal hem de unvansal kullanımlarına konu ettiği, “...” alan adını 09 Haziran 2000 tarihinde tescil ettirdiği, 1997-2016 yılları arasındaki döneme ilişkin ...ibaresini marka ve ticaret unvanı olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık davalı şirketin13.02.2019 tarihli .... pay piyasası ... Elektrik temin sözleşmesi, 2019 tarihli Eski Enerji Merkezi Kesintisiz Güç Kaynakları sözleşmelerinde “...” unvanını ticaret unvanı olarak kullandığı görülmektedir. Dosyada yer alan Aralık 2012 yılı itibariyle faaliyete geçen davalının Esas Sözleşmesinin Amaç ve Faaliyet Konusunu gösteren 3. Maddesinin f, ı ve i bentlerinde her türlü bilgi işlem teknolojilerinin ve bilgisayar yazılım/donanımının satılması ve bu nitelikte hizmetlerin sunulması ibareleri geçmektedir. Ayrıca davalı faaliyetlerinde .. ibaresini kullanımı yoluna gideceğini 21 Şubat 2013 tarihinde basına/kamuoyuna duyurmuştur. Bu tarihten işbu dava tarihine kadar, davalının “...” ve ...” ibarelerini piyasa bilgilendirme formlarında (ör. Risk bildirim formu), Kamuyu Aydınlatma Platformundaki beyanlarında marka olarak kullandığı görülmektedir. Yine kendi internet sitesindeki kullanımlarında, 2019 yılı içinde yapılan kredili işlem, borsa dışı lot alımı işlemleri, pay piyasası duyurularında, piyasa yapıcılık ve tek fiyat duyurularında “...” ibaresini marka olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Davalının Hizmet alım sözleşmelerinde (ör. ...-... arasındaki sözleşmede) ve Genel Kurul Toplantı ilanlarında da ... ibaresini unvansal olarak kullandığı anlaşılmaktadır.
Davacıya ait, ...no.lu “..." ibareli markanın ... sınıfta yer alan motor ve makine aksamı emtiasında kullanıldığı, “...” asli unsurlu ticaret ünvanından da bu faaliyetleri çerçevesinde istifade ettiği; buna karşılık, davalının markasını tescil ettirdiği ... ve ... sınıflardaki “Veri işleyen ve/veya ileten cihaz ve bilgisayar donanımları; Bilgisayar yazılımları.” ve “Bilgisayar hizmetleri; Bilgisayar programcılığı hizmetleri, bilgisayar yazılımlarının tasarımı hizmetleri” ürünlerinde kullanmadığı ve bu ürünlerde tescilinin bulunmadığı; tarafların işaretleri arasındaki benzerliğe rağmen tescilli oldukları sınıfların ayrı olduğu; taraf markalarının kullanımlarının farklı ürünlere yönelik olduğu; hedef tüketici kitlesinin bilinçli tüketici kitlesi seviyesine sahip (makine ürünlerinin profesyonel alıcıları ile borsada işlem yapmak isteyen profesyonellerin) olduğu, bu yönüyle birbirinden ayrıştığı; her ne kadar uyuşmazlık konusu incelenen hususlar içerisinde tanınmışlık iddiaları yer almadığından inceleme yapılmamış ise de, davalı markalarının toplumda belli bir tanınmışlık seviyesine ulaştığı esasları dikkate alındığında tarafların ticari işaretleri arasında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı ,iltibas koşullarının somut olay bakımında gerçekleşmediği; SMK m.6/1, m.6/3 ve m.6/6 hükümleri kapsamında hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı sonucuna varılmıştır.
DAVACIYA AİT TESCİLLİ MARKALARIN, DAVALIYA AİT MARKALARIN KULLANIM HAKKINA TECAVÜZ OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞINA İLİŞKİN MENFİ TESPİT TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yargıtay 11.HD. 19.09.2008 gün ve 7547/10251 sayılı ve 14.11.2008 gün ve 11505/12839 sayılı kararlarında müktesep hak koşulları; "kazanılmış hak teşkil eden markanın tescilli olarak uzun süre kullanılması, yani kullanımın ve tescilin taraflar arasında artık çekişme konusu olmaktan çıkmış olması, kazanılmış hak teşkil ettiği ileri sürülen markaya dayalı olarak yapılan başvurunun, ilk markanın asli unsurunu muhafaza etmesi ve bu markadan uzaklaşmadan oluşturulması (önceki markanın asli unsuru değişmiş ise, bu artık yeni bir marka başvurusu olacaktır), son olarak da; sonraki başvurunun, önceki markanın kapsadığı mal/hizmet ile aynı veya aynı tür emtiaları/hizmetleri içermesi, emtia listesinin genişletilmesi yoluna gidilmemesi " olarak açıklanmıştır.
Yukarıda hak sahipliği ve ticaret ünvanından kaynaklanan nedenlere dayalı hükümsüzlük incelemesinde detaylı olarak irdelendiği üzere, Yargıtay kararında belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan değerlendirmede, davacının ... esas unsurlu markasını Ticaret ünvanında 1997 yılından beri kullandığı, her ne kadar davalı tarafça marka başvurusu davacı firmadan önce yapılmış ise de, davacı firmanın işbu markayı TPMK'ya ilk tescil ettirdiği 2013 tarihine kadar aralıksız olarak kullandığı, kazanılmış hak tesşkil ettiği ileri sürülen davacı markasının, ticaret ünvanındaki çekirdek unsuru muhafaza etmesi, bu ibareden uzaklaşmadan faaliyetlerine devam ettiği, marka başvurusunun, şirketin faaliyet konularını kapsayan aynı mal ve hizmetler üzerinden devam ettiği gözetildiğinde, davacı kullanımlarının dürüst kullanım olduğu, ticari hayatın devamlılığı açısından bu durumun kendisine kazanılmış bir hak sağladığı kanaatine varılmıştır.
Tüm bu açıklamalar muvacehesinde toplanan deliller, alınan bilirkişi raporları birbütün olarak değerlendirildiğinde, davalı adına TPMK nezdinde ... tescil numaralı ... ve ... tescil numaralı ... ibareli markaların .... ve ...sınıflar bakımından SMK m.9 ve m.26 uyarınca kullanmama nedeniyle tescil tarihleri olan 30/05/2014 tarihinden itibaren iptaline, sicilden terkinine, diğer hizmet sınıfları bakımından iptal taleplerinin reddine, hükümsüzlük koşulları oluşmadığından buna ilişkin talebin reddine, davacının tescilli ... ve ... ibareli markalarının davalı markalarına tecavüz teşkil etmediğinin tespitine, dava konusu uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiği, kusur durumuna ilişkin bir tecavüz değerlendirmesinin bulunmadığı dikkate alındığında hükmün ilanına ilişkin şartların oluşmadığına kanaat getirilmekle ilan talebinin reddine dair karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE, davalı adına TPMK nezdinde ... tescil numaralı ... ve ... tescil numaralı ... ibareli markaların ... Ve ....sınıflar bakımından SMK m.9 ve m.26 uyarınca kullanmama nedeniyle tescil tarihleri olan 30/05/2014 tarihinden itibaren iptaline, sicilden terkinine, diğer hizmet sınıfları bakımından iptal taleplerinin reddine,
2-Hükümsüzlük koşulları oluşmadığından buna ilişkin talebin reddine,
3-Davacının tescilli ... ve ... ibareli markalarının davalı markalarına tecavüz teşkil etmediğinin tespitine,
4-Hükmün ilanına ilişkin talebin reddine,
5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 80,70 TL karar harcından peşin yatırılan 44,40 TL'nin mahsubu ile kalan 36,30 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
6-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen marka iptali talepleri yönünden davacı vekili yararına hesap olunan 7.375,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
7-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen menfi tespit talepleri yönünden davacı vekili yararına hesap olunan 7.375,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
8-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca reddedilen marka iptali talepleri yönünden davalı vekili yararına hesap olunan 7.375,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
9-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca reddedilen hükümsüzlük talepleri yönünden davalı vekili yararına hesap olunan 7.375,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalıya verilmesine,
10-Davacı tarafından yapılan: 1.500,00 TL bilirkişi ücreti, 200,90 TL posta gideri olmak üzere toplam 1.700,90 TL'den dava kısmen kabul kısmen ret olduğundan takdiren 1/2'si 850,45 TL ve 88,80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 939,25 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmının davacı üzerinde bırakılmasına,
11-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, (HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.02/06/2022
Katip ...
e-imza
Hakim ...
e-imza