T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2021/764 Esas
KARAR NO: 2023/552
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 12/01/2021
NUMARASI: 2018/374E, 2021/4K.
ASIL DAVANIN KONUSU: Markaya Tecavüz
KARŞI DAVANIN KONUSU: Markanın Hükümsüzlüğü, Markaya Tecavüz
KARAR TARİHİ: 24/03/2023
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA: Davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin ... yılından bu yana Gıda Şekerleme-Çikolata ve tatlı alanında faaliyet gösteren, yurt dışı ihracatı yapan ve yurt içi bölge temsilcilikleri olan bir firma olduğunu, 2003 yılında ‘...’ ibaresini marka olarak ... numarası ile tescil ettirdiğini, bu markayı karışık meyve aromalı, meyve şekilli, balonlu sakızlarında kullanarak, reklam panolarında, tabela ve internet sitesinde reklam vasıtalarında tanıttığı ve bilinen bir marka haline geldiğini, davalı şirketin de bu durumdan haberdar olarak benzer markayla aynı tip ürünlerin piyasada satım ve pazarlamasını yaptığını, davalı şirketin ‘...’ ibaresini yine SAKIZ ve ŞEKERLEME ürünlerinde kullanmasının marka hakkı ihlali oluşturup haksız rekabete yol açtığını, davalı şirketin davacı tarafa ait marka kapsamındaki mal ve hizmetlerle aynı alanda faaliyet gösterdiği ve tescilli marka ile neredeyse aynı ibareyi davacı şirketin izni olmaksızın kendi mal ve hizmetlerinde kullandığı, 05-08- Eylül 2018 tarihinde ürünlerin fuarda sergileneceğini, bu faaliyetin ihtiyati tedbir kararı verilerek toplatılmasını talep ettiğini, davalı şirketin ‘...’ ibaresini bilerek ve iltibas yaratmak amacıyla kullandığı, bu durumun TTK 57/5. maddesine aykırı olduğu, davacı markasının 556 s. KHK hükümleri gereğince korunmaya değer olup, başka bir şahsın ticari unvan ve işletme adı olarak kullanmasının mümkün olmadığını, aksi durumun haksız rekabet nedeniyle markaya tecavüz oluşturacağını, davalı tarafa Kartal ... Noterliğinin 15.Mayıs 2018 tarih ... Yevmiye no’lu ihtarnamesinin gönderilerek haksız fiile son verilmesinin ihtar edildiğini, davalı şirketin kullandığı ...’ ibaresinin davacı şirketin tescilli markasına benzemesinden dolayı haksız rekabet nedeniyle davacı şirketin markasına tecavüz oluşturduğunu belirterek, bu sebeplerle davalının davacıya ait markaya tecavüzünün önlenmesine ve menine, davacının markasına tecavüz teşkil eden davalının kullandığı tabelaların sökülmesine, reklam vasıtası, basılı evrak ve ürünlerin toplatılmasına, masrafı davalıdan alınarak hükmün tirajı yüksek gazeteden biri ile ilanına, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak şartıyla şimdilik 556 sayılı KHK’nin 66/c maddesi uyarınca hesaplanacak 40.000,00 TL manevi tazminatın ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
CEVAP:
DAVAYA CEVAP VE KARŞI DAVA: Davalı-karşı davacı vekili cevap ve karşı dava dilekçesinde özetle; 556 sayılı KHK 63. maddesi uyarınca davacı şirketin adresinin Esenyurt/İstanbul sınırlarında olmakla Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin yetkili olduğunu, davalı şirketin, orijinal ismi ... olan karışık aromalı şekerli sakız markasının üreticisi ..., ..., ..., ..., ... firmasının Türkiye ditribütörü olduğunu, şirket tarafından verilen bilgiye göre davalı ... Gıda San. Dış. Tic. Ltd. Şti.’nin 2009 yılında uluslararası oyuncaklı şekerleme ve sakız markalarının Türkiye distribütörlüğünü ve dağıtımını yapmak amacı ile İstanbul’da kurulmuş olduğunu, davalının Türkiye oyuncaklı şekerleme sektörünün en itibarlı ve en güvenilir firmalarından biri olmakla, gerek yurtdışı firmalarıyla, gerekse lisans sahipleri ile uzun yıllara dayanan ve güven içinde devam eden iş ilişkisinin mevcut olduğunu, sadece dava konusu "..." markasını değil, Avusturya, Hong Kong, ABD, Italya, Fransa, Yunanistan menşeili firmaların pek çok markasını Türkiye’de temsil ettiğini, "..." markasının 1928 yılında, Filedelfiya Amerika’da dünyanın ilk balonlu sakız markası olarak icat edildiğini, ... firmasında çalışan muhasebeci ...’in uzun denemelerden sonra ağızda çiğnenebilen, balon yapılabilen ve dişlere yapışmayan sakız formülünü icat ettiği, açık pembe renkli, karışık meyve aromalı olan bu sakıza ağızda çiğnenirken çift kat daha büyük balon yapılabilmesinden dolayı ‘...’ adının verildiği, ayrıca dünyada bu aromaya "... " yani "..." aroması dendiği, balonlu sakıza İngilizce adını veren ‘...’ teriminin de bu markadan geldiğini, 1930 yılında ... sakızları içinden dünyada ilk kez çizgi karikatürlerin çıkmaya başladığını, ... isimli bu çizgi karikatürlere ‘...’ yani ‘...’ dendiğini, 1942 İkinci dünya savaşının başlamasıyla birlikte sakız ham maddesinde sıkıntı yaşandığını ve üretimin 1950 yılına kadar durdurulduğunu, 1950 yılında üretimin yeniden başlamasıyla birlikte ... karikatürlerinin yerlerini daha sonra markanın ikonik karakteri olacak ‘...’ karakterine ve onun maceralarına bıraktığını, 1988 yılında, Kanada’lı şekerleme üreticisi ...’ın ... firmasını satın adığı ve ... markasının yeni global sahibi olduğunu, firmanın ... sakızlarını orijinal formülüyle üretmeye devam ettiğini, 2004 yılında Amerika’nın en büyük şekerleme üreticilerinden ... firmasının ... firmasını satın aldığı ve grup firması yaptığını, bugün halen ... sakızlarının 1928 yılındaki orijinal formülüyle üretildiğini, dünyada Markanın Sahiplik ve Kullanım Haklarının ..., ..., ... kronolojisini izlediğini, Türkiye’de ise 1973 Yılında Amerikan ... firmasının ... markasını Türkiye’de tescil ettiğini, 1994 yılında ... San. Dış Tic. Ltd şirketinin Amerikan ... firmasının Almanya’da üretim yapan firması ... ile anlaşma yaparak lisanslı balonlu ... sakızlarının ilk ithalatını yaptığını, 2001 yılında Hong Kong menşeli ...Ltd. firmasının ... ile anlaşma yaparak içinden sadece ... markalı sakızların çıktığı plastik sakız makinalarının ve oyuncakların üretimine ve dünya genelinde dağıtımına başladığını, 2009 yılında .... Dış Tic. Ltd. Şti firmasının ... firması ile anlaşma yaparak ... markalı sakızların satıldığı plastik sakız makinalarının ve oyuncakların Türkiye distribütörlüğünü aldığını, ... Limited şirketinin 5 Mayıs 2009 tarihli “ ... Sanayi Dş. Tic. Ltd. Şti’nin, Türkiye sınırları içerisinde şirketimizin ... markalı ürünlerini yurtiçi satış, ticari promosyon vb amaçlarla satmaya yetkili ve özgür olduğunu” beyan eden yazısı ile ... Ltd. şirketinin 15.10.2018 tarihli “ ... Dş. Tic. Ltd.Şti’nin Türkiye’de ... markalı ürünleri satın alma ve satma hakkına sahip olduğunu” beyan eden yazılarının davalı şirketin ... markasını kullanmakta yetkili olduğunu ortaya koyduğunu, Google arama motoru aramasıyla dahi, “...” yazıldığında sadece davalı şirketin satışını yaptığı ürünlerin reklamlarının çıktığını, davacı şirketin Türkiye’de tescilli olduğu iddia edilen "..." ibaresinin uluslararası tanınmış bir marka olan “...” markasının kötü niyetli birer kopyası olduğunu, Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde bu markada ürün satılmadığını, bu markanın tanıtımının yapıldığına dair hiçbir veri olmadığını, logo ve şekillerinin tanınmadığını, taklit amaçlı kötü niyetli tescil yapıldığını, davacı- karşı davalı tarafın iddia ettiğinin aksine; ... markasının, Türkiye’de 20 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan, tanınmış bir marka olduğu, davalı şirketin orijinal ismi ... olan karışık aromalı şekerli sakız markasının üreticisi ..., ... , ..., ... firmasının Türkiye’de distribütörlüğünü yaptığı, “...” markasının dünyada sahiplik ve kullanım hakları ile Türkiye’deki geçmişine ilişkin detaylı açıklamalar zımnında davacının tecavüz iddialarının haksız ve yersiz olduğunu, tüm bu haksız iddiaların aksine davacı-karşı davalının tescilinin kötü niyetli olduğunu, ... Limited şirketinin 5 Mayıs 2009 tarihli “ ... Dış. Tic. Ltd. Şti’nin, Türkiye sınırları içerisinde davalı şirketin ... markalı ürünlerini yutiçi satış, ticari promosyon vb amaçlarla satmaya yetkili ve özgür olduğunu” beyan eden yazısı ile ... Ltd. şirketinin 15.10.2018 tarihli “ ... Dş. Tic. Ltd.Şti’nin Türkiye’de ... markalı ürünleri satın alma ve satma hakkına sahip olduğunu” beyan eden yazılarının da davalının "..." markasını kullanmakta yetkili olduğunu ortaya koyduğunu, davalı şirketin “...” markasını 2009 yılından beri yıllardır yaptığı çalışmalarla büyük bir reklâm kampanyası ile tüketiciye tanıttığı ve meşhur ettiği, davacı şirketin, Türkiye’de tescilli olduğu iddia edilen "..." ibaresinin uluslararası tanınmış bir marka olan “...” markasının kötü niyetli birer kopyası olduğu, Paris sözleşmesinin mükerrer 6. maddesi uyarınca; Avrupa birliği nezdinde tescilli ve tanınmış marka olan “...” markasının karışıklığa yol açabilecek şekilde taklit edilerek veya aslına yakın şekilde değiştirilerek tescilinin hukuken mümkün olmadığı, işbu sebeplerle davacı- karşı davalı tarafın “...” markasını ayırt edilemeyecek nitelikte taklit etmiş olmasının, açıkça kötü niyetli tescil olup, iptali gerektirdiği, davacı- karşı davalı şirketin Avrupa Birliği nezdinde tescilli ve tanınmış marka olan "..." markasının hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen, tanınmış markanın itibarından yararlanmak ve haksız kazanç elde etmek gayesiyle, kötüniyetle birebir benzerlik arz eden, ayırt edilemeyecek nitelikteki "..." ibaresini tescil ettirdiğini, dava konusu markaların birbirine çok benzediğini, bütünü itibarıyla bıraktığı etki dikkate alındığında markaların esas unsurlarının aynı veya benzer olması sebebiyle genel görünüme etkisi az olan sair unsurlardaki farklılığa rağmen iltibasa yol açabileceğini, davacı-karşı davalının basiretli bir tacir gibi davranmasının gerektiğini, kullanacağı ibarenin herhangi bir kişiye ilişkin olup, olmadığını araştırmasının gerektiğini, "..." markasının tanınmış ve Avrupa Birliği nezdinde de tescilli bir marka olması hususu dikkate alındığında, davacı- karşı davalınn seçiminin tesadüften ibaret olamayacağı ve bu sebeple iyi niyetli sayılamayacağı, bu sebeple davacı- karşı davalının kötü niyetli tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesinin gerektiğini, 556 sayılı KHK’nin 35/1. maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesinin de KHK’nin amacına uygun olduğunu, davacının tüm haksız ve hukuka aykırı iddialarının aksine, davacı-karşı davalının, davalı şirketin Türkiye’de distribütörlüğünü yapmakta olduğu "..." markası ile iltibas yaratan "..." ve "..." ibarelerine ilişkin kullanımlarının, müvekkil şirketin Türkiye’de distribütörlüğünü yapmakta olduğu Avrupa Birliği nezdinde tescilli ve tanınmış marka olan "..." markasına tecavüz teşkil ettiğini belirterek, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne, davacı-karşı davalının “...” ibaresine ilişkin kullanımlarının davalı-karşı davacı şirketin Türkiye’de distribütörlüğünü yaptığı Avrupa Birliği nezdinde tescilli ve tanınmış marka olan “...” markasına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, kötü niyetli tescil edilen davacı-karşı davalıya ait ... numaralı “...” markasının tescilli olduğu tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmesi, tecavüzün meni, refi ve tecavüz izlerinin ortadan kaldırılmasına, marka hakkına tecavüz dolaysıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulmasına, marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere el konulan ürünlerin ve araçları üzerlerindeki markaların silinmesi veya imhasına, davacı-karşı davalının haksız rekabet fiilinin tespiti ile bu fillerinin meni ve haksız rekabetten doğan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, davacı-karşı davalının kötü niyetli olarak marka tescil etmesi ve açtığı haksız bu dava nedeniyle davalı-karşı davacının iş çevresindeki ve müşterileri nezdindeki ticari itibarını zedeleyen, zarar veren haksız ve hukuka aykırı eylem ve davranışları nedeniyle 50.000,00 TL manevi tazminatın ticari faizi ile birlikte davacı-karşı davalıdan alınarak davalı- karşı davacıya verilmesine, hükmün kesinleşmesini müteakip masrafı davacı-karşı davalıdan alınmak üzere Türkiye’nin tirajı en yüksek gazetelerinden üç gazetede ilan edilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.
KARŞI DAVAYA CEVAP: Davacı-karşı davalı vekili karşı davaya cevap dilekçesini duruşmada tekrarla; davalı-karşı davacının dava açma hakkı bulunmadığını, markanın tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil sahibine kullanım hakkı tanıdığını, davacıya ait ‘...’ markası ile iltibas yaratan ''...'' Markasının hak sahibinin davalı şirket olmadığını, SMK 7/2 maddesi gereği marka tescilinden doğan hakların münhasıran marka sahibine ait olması nedeniyle karşı davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI: "....1-Asıl davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE, Davalı-karşı davacının davacı-karşı davalıya ait ... numaralı ..." markası ile iltibasa neden olacak derecede benzer olan "..." markasını ürünler üzerinde ve tanıtımlarında kullanmak suretiyle davacı-karşı davalının marka haklarına yapmış olduğu TECAVÜZÜN ÖNLENMESİNE VE MEN'İNE, Davacı-karşı davalının markasına tecavüz teşkil eden davalı-karşı davacıya ait tabelaların sökülmesine, reklam vasıtası, basılı evrak ve ürünlerin TOPLATILMASINA, karar kesinleştiğinde masrafı davalı-karşı davacıdan alınarak İMHASINA, Karar kesinleştiğinde masrafı davalıdan alınarak hükmün Türkiye'de yayın yapan tirajı yüksek bir gazetede bir kez ilanına, 10.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalı-karşı davacıdan alınarak davacı-karşı davalıya verilmesine, Davacı-karşı davalının 30.000,00 TL'lik manevi tazminat talebinin REDDİNE, 2-KARŞI DAVA YÖNÜNDEN;Davacı-karşı davalının markalarının hükümsüzlüğü için açılan KARŞI DAVANIN REDDİNE, Davacı-karşı davalının davalı-karşı davacının marka haklarına tecavüz ettiğinin tespiti ve önlenmesi için açılan KARŞI DAVALARIN HMK'nun 114/1-d ve 115/2 maddeleri uyarınca USULDEN REDDİNE, Davacı-karşı davalının haksız rekabette bulunduğunun tespiti ve önlenmesi için açılan KARŞI DAVANIN REDDİNE,Davalı-karşı davacının manevi tazminat davasının REDDİNE,.." şeklinde karar verilmiştir.
İSTİNAF İSTEMİ: Davalı/karşı davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Karşı dava yönünden markaya tecavüzün tespiti ve önlenmesi talebini usulden reddine karar verilmesinin yerinde olmadığını, Mahkeme kararında kastedilen ... şirketinin unvanının uzantılarının farklı olması ise; lisans sözleşmesinin tarafı olan ... Ltd şirketi ile 01.06.2018 tarihli yetki belgesini tanzim eden ... şirketinin aynı şirket olup farklı ülke mevzuatları bakımından unvanın yazılışının değişebileceğini, raporda da bunun belirtildiğini,, 01.06.2018 tarihli yetki belgesine göre dava açıldığını, mahkeme şirketler arasında bağlantının tespit edilemediğine değinmiş ise de bu hususun da yerinde olmadığını, mahkemenin 05.11.2019 Tarihli ara kararı gereğince talep olunan belgenin sunulduğunu, süreden sonra sunulan bir belge olmadığını, müvekkilin dava açma yetkisi olduğunu, marka sahibi olması gerekmediğini, SMK 6/1 md gereğince hükümsüzlük davası açma hakkının olmadığı gerekçesinin yerinde olmadığını, raporda da markanın 1993'de tescil edildiğinin belirtildiğini, markanın Türkiye dahil pek çok ülkede tescilli olup tanınmış marka olduğunu, Yargıtay'ın da marka hukukunda ülkesellik, başvuru ve tescilde öncelik ilkelerine rağmen başvuru ve tescilde kötüniyetin himaye edilmemesine ilişkin temel ilkenin uygulanması gerektiğini belirttiğini, Raporda markanın hali hazırda ... şirketi tarafından kullanıldığının belirtildiğini, Tootise şirketinin uluslararası alanda marka sahibi olan şirket olduğunu ve marka kullanımının davacının marka tescilinden çok önceye dayandığının raporda yer aldığını, Google arama motorunda dahi "..." yazıldığında sadece müvekkilinin sattığı ürünlerinin reklamlarının çıktığını Davacının markasının "uluslararası tanımış markanın" kötüniyetli bir kopyası olduğunu, Paris Sözleşmesi mükerrer 6.md gereğince Avrupa Birliği nezdinde tescilli ve tanınmış marka olan ... markası ile davacı markasının karışıklığa yol açabilecek şekilde taklit edilerek tescilinin hukuken mümkün olmadığını, Markaya tecavüz açık olduğu gibi, davacı markasının da hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiğini, Markanın kronolojisine bakıldığında 1973'de Amerikan ... firmasının ... markasını Türkiye'de tescil ettirdiği, 1994'te ...Ltd şti'nin Almanya'da üretim yapan ... şirketi ile anlaşma yaparak ilk ithalatını yaptığını, 2001'de ... Ltd firmasının ... firması ile anlaşarak sakızların çıktığı plastik makine ve oyuncakların üretim ve dağıtımına başladığını, 2009 yılında ... firmasının ... firması ile anlaşma yaparak ... markalı sakızların satıldığı plastik makine ve oyuncakların Türkiye distribütörlüğünü aldığını, halen yatırımın Türkiye'de devam ettiğini, markanın Türkiye'deki geçmişinin 1994 yılına dayandığını, tescilin kötüniyetli olduğunu, Karşı davanın 01.06.2018 Tarihli yetki belgesi gereğince takip edilmekte olduğunu, ... şirketinin kullanımının davacı markasından önce olduğunu, Müvekkili şirketin ortağı olan ...'in ilk olarak ...Ltd Şti olarak 1994 yılında ... markalı ürünlerin ithalat ve satışının yapıldığını belirttiğini, 2000'li yılların ortalarına kadar şirket faaliyetlerinin sürdüğünü, o yıllarda şirket sahibini vefatı ile faaliyetin sonlandığını, 2009'da ise ... şirketi ile markanı ürünlerinin distribütörlüğünün devam ettiğini, Aynı sektörde faaliyet gösteren davacının uluslararası tanınmış markadan haberdar olmamasının mümkün olmadığını, tescilin kötüniyetli olduğunu, Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde bu marka ürün satılmadığı, marka tanıtımına ilişkin hiçbir veri olmadığı, logo ve şekillerin tanınmadığı, taklit amaçlı kötüniyetli tescilinin açık olduğunu,Haksız rekabet iddiası ve tazminat talebinin kabulü gerektiğini, iddianın ispatlandığını, tanık beyanın da bu yönde olduğunu, Asıl ve karşı dava yönünden hükmolunan vekalet ücretlerinin hatalı olduğunu, karşı davanın tek dava olduğunu, toplam 6 adet vekalet ücretine hükmedilmiş ise de gerekçesinin belirtilmediğini,Asıl davanın da usulden ve esastan reddi gerektiğini, müvekkilinin dayandığı markasının uluslararası tanınmışlığı olan 1900yıllarında beri var olan bir marka olduğunu, haksız kazanç ve menfaat gayesi ile orjinalinden ayırt edilemeyecek kadar yakın görsele sahip şekilde kopyalayıp tescil ettirdiğini, kötüniyetli tescil olduğunu, tanınmışlıktan yararlanma gayesi güdüldüğünü,Mahkemece verilen "müvekkiline ait ürünlerin toplatılması kararının ticari hayatı sona erdirerecek nitelikte olduğu gibi telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceğini, kararın bu yönden kaldırılması gerektiğini,Manevi tazminat ve hükmün ilanı kararlarının da dosya kapsamına uygun düşmediğini,Yetki itirazının reddedilmesinin hatalı olduğunu, Bakırköy FSHHM'nin yetkili olduğunu,Dilekçe ekinde bir CD sunulduğunu, bu CD'nin davacının ürünleri sağlıksız ortamlarda paketlediğine ilişkin olup hukuka uygun şekilde markayı temsil eden müvekkilinin mağduriyetini de böylelikle ortaya konulduğunu, şirketin dava konusu marka dışında pek çok markanın Türkiye'de temsilcisi olduğunu, Rapora karşı itirazlar ile yeni rapor alınmasını talep ettikleriini mahkemenin eksik inceleme ile karar verdiğini, belirterek asıl davanın usulden ve esastan reddine, karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
İNCELEME Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları incelendiğinde; ... numaralı " ..." markasının 02.02.2005 tarihinde 28, 29 ve 30.sınıflarda davacı şirket adına, ... numaralı "... + Şekil" markasının 06.06.1983koruma tarihli olarak 31.12.1993 tarihinde 30.sınıfta "..." emtiasında dava dışı ... adına tescil edildiği, ancak yenilenmediği için hükümsüz kaldığı anlaşılmıştır. Sektör uzmanı ... ve marka uzmanı ... tarafından düzenlenen 30.09.2020 havale tarihli bilirkişi heyeti raporunda; Markanın Dünya'da ciddi bir bilinirliği olduğu, davacının, ... tescil numaralı "... ..." markasının 28, 29, 30. sınıflarda tescil sahibi olduğu, "..." kelimesinin İngilizce’de “...” anlamına geldiği, "..." markasının ise 1900’lü yılların başından bu yana 30. sınıfta var olduğu ve kullanıldığı, markanın dünyada ciddi bir bilinirliği haiz olduğu, özellikle ABD ve Kanada’nın "..." markasının 30. sınıfta ilk kullanım ve tescil ülkeleri olduğu, "..." ibaresinin Türkiye dahil pek çok ülkede ...., ... ve ... unvanlı şirketler tarafından 30. sınıfta marka tescillerine konu edildiği, 28. sınıfı kapsayan tescilin sadece Kanada’da ... şirketine ait olduğu, 29. Sınıftaki tescilin ise ... Tarafından Fransa’da yapılmış olduğu, kronolojik sıralamada ... şirketinin başvurularının 1997’den sonrasına geçmediği, ... ve ... şirketlerinin aynı anda farklı ülkelerde "..." ibareli başvurular yaptıkları, hali hazırda markanın özellikle ... firması tarafından yoğun olarak kullanıldığı, ... LTD. unvanı şirketin ise herhangi bir şekilde "..." markası üzerinde tescil sahibi olmadığı, davalı şirketin ise bu marka üzerinde herhangi bir tescilinin bulunmadığı, davalı şirketin lisans aldığını ifade ettiği ... ve ... şirketlerinin Türkiye’de başvuru yapmamış oldukları, davacıya ait "... ..." markası ile dava konusu "..." markaları bakımından; markalarda yer alan ... ve ... ibarelerinin işitsel olarak aynı, görsel olarak benzer olduğunu, davacı markasında yer alan "..." ibaresinin her ne kadar ayırt edici bir ibare ise de, markanın bir bütün olarak ve esaslı unsurlar bakımından karıştırılmaya elverişli olduğu, davalı tarafın ürün kullanım sınıfının, davacının markasının tescil sınıfı (28, 30) ile örtüştüğü, davalı tarafça kullanılan "..." markasının davacı tarafa ait ... tescil numaralı markası ile iltibasa yol açacak nitelikte olduğu, karşı dava bakımından sair vakıalardan, markanın tescilli olduğu süre vs. den bağımsız olarak davalı/karşı davacı şirketin davacı markasının hükümsüz kılınmasında hukuki yararı olduğu, karşı dava konusu markanın 2003 yılında tescil edilmiş olduğu, davalı tarafça kullanıma ilişkin tüm delil ve belgelerin 2009 sonrasına ait olduğu dikkate alındığında dava konusu markanın hükümsüzlüğü için eskiye dayalı kullanım vakıasının davalı/karşı davacı lehine işlemeyeceği, davacı-karşı davalının marka kullanımının tescil kapsamında kaldığı, davalı-karşı davacı adına tescilli bir marka bulunmadığından, davacı-karşı davalı tarafın davalı-karşı davacı tarafın marka haklarını ihlal etmediği, hukuken mevcut bir marka tescili mevcut değil ise marka hukuku anlamında marka lisansı verilemeyeceğinden, dosyaya sunulan “lisans anlaşması” isimli belgenin SMK’da öngörülen ve hukuki sonuçlar bağlanan bir lisans anlaşması olarak kabul edilemeyeceği, karşı davada dayanılan kötü niyet iddiaları bakımından karşı dava konusu markanın tesilinin 2003 yılına gidiyor olması, kötü niyetin ispatının davalı/karşı davacıya ait olması, davacının 2003 yılında "..." markasından haberdar olsa dahi bu iddiayı ortaya sunacak olanın, o tarihte markayı dünya çapında kullanan şirketlerden biri olabileceği, davalı/karşı davacının üçüncü şahısların marka kullanımından doğan bir bilinirlikten dolayı kötü niyet iddiasına dayanmasının yerinde olmayacağı, davacı/karşı davalının kötü niyetli sayılamayacağı, her iki şirketin de aynı sektörde ve iş kolunda faaliyet gösterdiği, davacı-karşı davalı şirketin 1992, davalı-karşı davacı şirketin ise 2009 yılına dayandığı, davacı-karşı davalı şirketin "..." markasını, davalı-karşı davacı tarafın ise "..." markasını kullandığı yönünde görüş bildirilmiştir. Davalı ile dava dışı marka sahibi ... LTD şirketi ile aralarındaki 01.09.2009 Tarihli adi yazılı sözleşme örneği incelendiğinde 3.3 maddesinde "...'un ...'nin önceden yazılı onayı olmadan yasal kovuşturmaları başlatamayacağı" düzenlenmiştir. İlgili sözleşmede "hakların verilmesi" başlıklı 2.1 maddesinde; "..., ... tarafından Hong Kong'ta üretilen ... sakız otomat makinlerinin ve ... şeker ürünlerinin bu anlaşma şartlarına ve koşullarına uygun olarak satışıyla ilgili olarak Ticari markaların ve sertifikaların ülkede kullanım hakkını İŞ burada ...'a vermektedir" şeklindedir. Davalı-karşı davacı vekilinin mahkemenin 05.11.2019 Tarihli duruşmada "lisans aldığı şirkete markaya tecavüz davası açmaları için bildirimde bulunup bulunmadığına dair ve bildirimde bulunmuşlarsa buna ilişkin belgelerin onaylı örneklerini sunması ve eksik tercüme evraklarını dosyaya sunması için gelecek celseye kadar kesin süre "verilmiştir.Davalı-karşı davacı sonraki celsede karşı dava dilekçesi ekindeki evrakların tercümesi ile birlikte 01.08.2018 Tarihli adi yazılı belgenin tercümeli suretini sunmuştur. İlgili yetki belgesi incelendiğinde; "... Limited ve Türkiye'de resmi iş ortağı ... ile olan geçerli dağıtım anlaşmamız nedeni ile ... Şti Uluslararası tescilli markamız ...'a ilişkin yasal hakları Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde savunma ve koruma hakkına sahiptir. Vermiş olduğumuz yetki yasal bildirimlerde bulunmayı, marka adına dava açmak ve savunma yapmak üzere ... adına avukat tayin etmeyi ve marka hakkına ilişkin ... markasının uluslararası alanda yasal sahibi ... şirketi adına üçüncü şahıs suçlamaları ve davalarına karşı hak talebine bulunmayı ve savunma yapmayı kapsamaktadır" şeklinde olup altında ... ..., alt kısımında ise ... LTD, ... 'ın bir bölümü şeklinde yazı ve imza bulunmaktadır. Davalı-karşı davacı tanığı ...; 10 yıldan bu yana davalı - karşı davacı şirkette dış ticaret müdürü ve eş pazarlama müdürü olarak çalıştığını, 2009 yılından bu yana davaya konu edilen ‘...’ markalı ürünleri Amerika’daki marka sahibi şirketten almış olduğukları yetki ile Türkiye'de sattıklarını, bu markanın 1928 yılında üretilen sakız ürününün markası olduğu ve marka sahibi yabancı şirketin ürünü ilk üreten şirket olup, markayı da onun kullandığı ve tescil ettirdiğini, gerek Amerika'da, gerek Avrupa birliği nezdinde tescilli markalarının bulunduğunu, kendilerinin davacı - karşı davalının marka tescil ettirdiğinden ihtarname gelene kadar haberleri olmadığını, zira Türkiye piyasasında ‘...’ markası ile satılan ürünleri dışında başka hiçbir ürün bulunmadığını, davacı - karşı davalının gönderdiği ihtarnameye davalı - karşı davacı şirket olarak cevap verildiğini ve durumun izah edildiğini, buna rağmen iş piyasasında davacı- karşı davalının markasını izinsiz kullandıklarına, ürünlerini toplatacaklarına dair dedikodular yaydıklarını, bu nedenle gerek davalı - karşı davacı şirketin, gerekse marka sahibi yabancı şirketin ciddi iş kayıpları olduğunu, kendisinin 1973 yılında bu markanın ... isimli firma adına Türkiye de tescilli olduğunu, ancak daha sonra marka yenilenmediğinden tescil devam ettirilmediğini, ancak kendisinin bu marka ile ilişkisinin 1986 yılında başladığını, kendisinin aile şirketi olan ... Tic. A.Ş olarak bu markalı ürünleri yurt dışından Türkiye'ye getirip sattıklarını, 1998 yılından sonra ithalatın durduğunu, daha sonra 2009 yılından itibaren davalı - karşı davacı şirket kurulmakla Kidzmanya firması ile birlikte bu markalı ürünleri Kanada'dan ithal ederek Türkiye'de satışına başladıklarını, zaten davacı - karşı davalının markası "..." olup, kendilerinin ithal ettikleri markaların ise "..." şeklinde yazıldığını, kendisinin 2009 yılında 40.000 Dolarlık ithalat yaptıklarını hatırladığını, davalı - karşı davacı şirketin kendi ürünleri ile ilgili karşı tarafın dedikoduları ve ürünlerini toplatmaya çalışması konusunda Savcılığa ya da başkaca bir resmi kuruma başvurmadığını beyan etmiştir. Davalı-karşı davacı tanığı ...; kendisinin 2009 yılından bu yana davalı - karşı davacı şirketin genel müdürü olarak çalıştığını, 2009 yılından bu yana şirket kuruldğundan beri "..." markalı ürünleri Türkiye distribütörü olarak Türkiye'ye getirip satışlarını yaptıklarını, bu konuda standlar hazırladıklarını, satış kanalları oluşturduklarını, belli bir büyüklüğe ulaştıklarını, davacı - karşı davalı şirketin tescilli markası olduğundan ihtarname gelene kadar haberleri bulunmadığını, bu ihtarnameye cevap verildiğini, ancak bayileri ve müşterileri arasında marka üzerinde hak sahibi olmadıklarına, katılacakları bir fuardan ürünlerin toplatılacağına, depolardan ürünlerin toplatılacağına dair ciddi dedikodular yayıldığını, bu dedikoduların kim tarafından yayıldığına dair kesin bilgisi bulunmadığını, bu nedenle davalı - karşı davacı şirketin zarara uğradığını, 2009 yılından bugüne kadar davalı - karşı davacı şirket olarak yalnızca bir tek gıda fuarına katıldıklarını, geçen yıl dava konusu ürünlerden Türkiye'ye ne kadar ürün ithal ettiklerine ve sattıklarına dair rakamlar hakkında bilgi sahibi olmadığını beyan etmiştir.
GEREKÇE: Asıl davada davacı, davalının ... şeklindeki markasal kullanımının, kendi adına tescilli ... numaralı ... ... markasına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek tecavüzün tespiti, meni, durdurulması, hükmün ilanı ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Karşı davada ise davacı, ... markasının tanınmış marka olduğunu, davalının tescilinin kötüniyetli olduğunu, marka üzerinde üstün hak sahibi olduğunu ileri sürerek davalının ... numaralı ... ... markasının hükümsüzlüğüne, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni ile hükmün ilanı ve manevi tazminata karar verilmesini talep etmiştir. İlk derece mahkemesince asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiştir. Davalı-karşı davacı vekili, asıl ve karşı dava yönünden yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesi, HMK'nın 355. maddesi gereğince, ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır. Davalı-karşı davacı vekilinin yetki itirazının reddi kararının yerinde olmadığına ilişkin istinaf istemi usule ilişkin olmakla öncelikle incelenmiştir. Asıl davada, davacının iddiası markaya tecavüze dayalı olup SMK'nun 156/3. maddesi uyarınca sınai mülkiyet haklarına tecavüz davasının tecavüzün gerçekleştiği yerde açılması mümkün olduğu gibi davalı-karşı davacının adresinin de Maltepe'de olup İstanbul Anadolu Adliyesi yargı alanı içinde olmakla yetki itirazının reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararı yerindedir. Davalı-karşı davacı adına Türkiye'de tescilli ... ibareli marka bulunmamaktadır. Davalı iddiasında lisans sözleşmesine, 01.08.2018 tarihli dava muvafakatine ilişkin belgeye ve yabancı şirketin marka kayıtlarına dayanmıştır. TPE kayıtlarının Dairemizce incelenmesinde de görüldüğü üzere ... NUMARALI "... ..." markası 30.nolu emtia sınıfında "amerikan sakızı" grubunda 06.06.1973 Tarihli başvuruya istinaden tescil edilmiş olup son tescil 06.06.1993 Tarihli başvuruya istinaden 10 yıl süre ile yenilenmiş, sonrasında ise yenilenmemekle müddet olmuştur. Asıl davacının ... numaralı ... ... markasının başvuru tarihi ise 28.10.2003'tür. Karşı davacının iddiasının dayanağı olan marka Türkiye'de tescilli değildir. Karşı davacı, karşı davalının ... markasının uluslararası tanınmış bir marka olan “...” markasının kötü niyetli birer kopyası olduğunu, davalının kötüniyetli olduğunu ileri sürerek lisans sözleşmesi ve yargılama aşamasında da marka sahibinden alınan yetki belgesini dosyaya sunmuştur. Kötüniyet iddiasına yönelik dava açma hakkı gerçek marka hakkı sahibine ait olduğundan davacının belirtilen sebebe dayalı olarak doğrudan hükümsüzlük davası açma hakkının bulunmadığı açıktır. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2017/3235 E, 2019/679 K sayılı ilamı, 23.01.2019 Tarihli ilmamı)Karşı davacının diğer hükümsüzlük sebeplerine ilişkin istinaf istemine gelince; dava konusu ... numaralı ... markası 02.02.2005 Tarihinde 28, 29 ve 30 nolu emtia sınıfında karşı davalı adına tescil edilmiş, karşı dava ise 26.10.2018 tarihinde açılmıştır. Hükümsüzlük davaları yönünden 5 yıllık hak düşürücü süre öngörüldüğü dikkate alındığında markanın sicile kaydedildiği 02.02.2005 Tarihinden, 26.10.2018 dava tarihine kadar 5 yıllık dava açma süresinin geçirildiği re'sen dikkate alınarak bu sebeple hükümsüzlük davasının reddi gerekirken farklı gerekçe ile reddedilmiş olması nedeni ile kararın gerekçesinin bu yönden düzeltilmesi gerekmiştir. Karşı davacının hükümsüzlük davası reddedildiğinden, karşı davalının kullanımının markasal hakkına dayandığının kabulü gerekli olup karşı davacının markaya tecavüz isteminin de bu nedenle reddi gerekmiştir.Davalı-karşı davacının, haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve manevi tazminat talebi yönünden ise; davacı-karşı davalının tescilli markasından kaynaklanan haklarını korumak amacıyla hukuki işlem yapması, dava açması yahut buna ilişkin davalı-karşı davacı tarafın müşterilerine bildirimde bulunmasının haksız rekabet teşkil etmeyeceği gibi davacı-karşı davalının davalı-karşı davacının ürünlerini kötülediği, müşterilerine davalı-karşı davacının ticari itibarını sarsacak haksız söylemlerde bulunduğuna dair somut bir delil de bulunmadığı gerekçesi ile bu istemin reddine karar verilmesi yerindedir.Davalı-karşı davacının asıl davaya ilişkin istinaf istemine gelince; dosyaya yansıyan bilgi ve belgeler, bilirkişi raporu ve ilk derece mahkemesinin kabulüne göre karşı davacı-davalının Türkiye'deki en eski kullanımı 2009 yılına ilişkindir. Karşı davalı vekili bu hususta 2009 yılına ilişkin markanın yer aldığı ruhsat belgeleri ile ... ibareli ürünleri içeren 2011-2018 yılları arası katalog asıllarını da sunmuştur. Asıl davacı, markaya tecavüz ve haksız rekabet iddiasına dayanmış ise de; davalının ... markasını 2009 yılından itibaren aynı alanda kullandığı, davacının ... ... markasının başvuru tarihinin 28.10.2003, tescil tarihinin 02.02.2005 olduğu tarafların aynı sektörde faaliyet gösterdikleri, davacının davalıya 15.05.2018 tarihinde ihtarname göndererek 31.08.2018 Tarihinde dava açtığı dikkate alındığında somut delil durumuna göre markaya tecavüz ve haksız rekabet iddiası yönünden de sessiz kalma yolu ile hak kaybının oluştuğu ve bu hususun taraflarca ileri sürülemese de re'sen dikkate alınacağı gerekçesi ile asıl davada tecavüzün tespiti ve meni ile manevi tazminat taleplerinin reddi gerekirken kabulü yerinde görülmemiş, asıl davaya ilişkin kararın bu nedenle kaldırılması gerekmiştir. Davalı-karşı davalı vekilinin vekalet ücretlerinin fazla hesaplandığını ileri sürmüştür. Karşı dava yönünden davacının markaya tecavüz, haksız rekabet, markanın hükümsüzlüğü ve manevi tazminat istemli olarak dava açtığı, davaların yığılması şeklinde açılan davada reddedilen her talebin esasen ayrı bir dava niteliğinde olup ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesinin yerinde olduğu dikkate alınarak bu yöndeki istinaf isteminin ise reddi gerekmiş, asıl dava yönünden ise karar Dairemizce kaldırılarak yeniden hüküm kurulmuş olmakla asıl davaya ilişkin vekalet ücretine yönelen istinaf isteminin incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir. Açıklanan nedenle davalı- karşı davacı vekilinin istinaf isteminin kısmen kabulüne, HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, (karşı dava yönünden kazanılmış haklar korunarak) Dairemizce yeniden hüküm kurulmasına karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1- Davalı-karşı davacı vekilinin istinaf talebinin KISMEN KABULÜNE, 2-İstanbul Anadolu 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 12.01.2021 tarihli, 2018/374 E. - 2021/4K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, 3-A. Asıl dava yönünden;Asıl davanın REDDİNE, Alınması gereken 179,90TL harçtan peşin alınan 683,10TL harcın mahsubu ile 503,20TL harcın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacıya iadesine,Davalı-karşı davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT gereğince markaya tecavüzün önlenmesi, men'i talebi yönünden takdir olunan 15.000TL ve manevi tazminat yönünden takdir olunan 15.000 TL olmak üzere toplam; 30.000 TL vekalet ücretinin davacı-karşı davalıdan tahsili ile davalı-karşı davacıya ödenmesine,Davacı-karşı davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, B. Karşı dava yönünden;Karşı davasının REDDİNE,Karşı davada alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin alınan 853,88 TL harcın mahsubu ile bakiye 673,98 TL harcın isteği halinde ve karar kesinleştiğinde davalı-karşı davacıya iadesine, Davacı-karşı davalı vekiline reddedilen hükümsüzlük davası üzerinden vekiline Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalı-karşı davacıdan tahsili ile davacı-karşı davalıya ödenmesine,Davacı-karşı davalı vekiline reddedilen markaya tecavüz davası üzerinden vekiline Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalı-karşı davacıdan tahsili ile davacı-karşı davalıya ödenmesine,Davacı-karşı davalı vekiline reddedilen haksız rekabet davası üzerinden vekiline Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalı-karşı davacıdan tahsili ile davacı-karşı davalıya ödenmesine,Davacı-karşı davalı vekiline reddedilen manevi tazminat davası üzerinden vekiline Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir olunan 5.900,00 TL vekalet ücretinin davalı-karşı davacıdan tahsili ile davacı-karşı davalıya ödenmesine, Davalı-karşı davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgililere iadesine, 4-İstinaf harç ve yargılama giderleri yönünden; -İstinaf peşin harcının talebi halinde davalı- karşı davacıya iadesine, -İstinaf aşamasında davalı-karşı davacı tarafından yapılan yargılama gideri olan 324,20-TL (162,10 + 162,10-TL) istinaf yoluna başvurma harcı ile 189,50-TL posta masrafı olmak üzere toplam 513,70-TL'nin davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacıya verilmesine, -Davacı/karşı davalının gider avansından kullanıldığı anlaşılan 22-TL istinaf masrafının davacı/karşı davalı üzerinde bırakılmasına, 5-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 6-Gider avanslarından kullanılmayan kısımların karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK'nun 361.maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay ilgili hukuk dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.24/03/2023