T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2021/427 Esas
KARAR NO: 2023/79
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 24/11/2020
NUMARASI: 2018/236 E, 2020/359 K.
DAVANIN KONUSU: Marka Hükümsüzlüğü ve Manevi Tazminat
KARAR TARİHİ: 19/01/2023
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin uzun zamandır "..." markaları ile faaliyet gösterdiğini, "..." ve kadın görselini taşıyan şekil markasının yurt içinde ve yurt dışında tanınmış bir marka olduğunu, davalının ... no ile tescilli "..." ibareli markayı 30. ve 35.sınıflarda tescil ettirerek kullandığını, müvekkili şirket tarafından 1989 yılında tescil edilen ... kelimesi ile birlikte kadın yüzünün aynısının davalı tarafından tescil ettirilen ... markasında kullanılmasının tesadüf olamayacağını, tescilin açıkça kötüniyetli bir tescil olduğunu, davalıya Beyoğlu ...Noterliğinin 07/05/2018 tarih ve ... yevmiye numaralı ihtarnamesiyle markanın kullanılmaması ve terkini hususunun talep edildiğini ancak cevap verilmediğini, ayrıca davalı yanın, müvekkilinin Türkiye'ye gönderdiği ürünlerle ilgili olarak marka ihlali gerekçesiyle Gümrük Kanunun 57.maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün ... sayılı kararıyla durdurma kararı da verildiğini, davalı tarafından yapılan bu haksız ve kötü niyetli müraacat sebebiyle müvekkilinin maddi ve manevi zarara uğradığını iddia ederek davalının TPE nezdinde tescilli ... no ile tescilli "..." ibareli markanın hükümsüzlüğünü, 15.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini, davalı adına tescilli ... no ile tescilli "..." ibareli markanın 3.şahıslara devrinin önlenmesi için tedbir kararı verilmesini, müvekkilinin ülkemize göndermiş olduğu markaları taşıyan ürünler ürünlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün ... sayılı kararıyla durdurma kararının kaldırılması ve davalının yapacağı müraacatla bu veya benzer gerekçelerle aynı şekilde müvekkilinin ürünleriyle ilgili durdurma kararı alınmaması yönünde tedbir kararı verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkilinin markasını ve kendi tasarım şeklini tescile bağladıktan sonra yurt içinde bir çok yatırım yaparak kullanmaya başladığını, müvekkilinin markasının davacı markasından daha önce tescil edildiğini, davacının "..." markasının da Bulgaristan menşeili bir şirkete ait olduğunu davacıya ait olmadığını, davacı tarafın belirtmiş olduğu "...", "...", "..." ve şekil markalarının müvekkilinin tescil ettirmiş olduğu "..." markasıyla farklı sınıflarda yer aldığını, davacı tarafın markalarının 03. Sınıf emtiaları; müvekkilinin markası ise 30/ 35. Sınıf emtialarını kapsadığını iddia ederek davanın reddini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI: "... her iki tarafın markasının farklı sınıflarda tescillerinin bulunmasına rağmen aynı alanda kullanıldığı anaşılmaktadır. Markaların aynı sınıfta korunduğu ve kullanıldığı, Davacının markaları ile Davalının tescilli markası arasında bağlantı kurulması ihtimali dahil karıştırılma ihtimaline yol açabilecek derecede benzerlik olduğu hususu HMK 266. Madde kapsamında denetim ve hüküm kurmaya elverişli, dosyadaki deliller ile uyumlu, marka hukuku ilkelerine göre hazırlanmış olduğundan, hükme dayanak yapılan rapor içeriği de gözetilerek TPMK nezdinde tescilli ... nolu "..." ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmiştir. Davacı manevi tazminatta talep etmiş olup, huzurdaki dava markaya tecavüzün tespiti kapsamında açılmamış, hükümsüzlük kapsamında açılmıştır. Davalının marka başvurusunda bir an için kötüniyetli olduğu kabul edilse dahi davacı yan manevi yönden ne şekilde zarar gördüğünü ispat edememiştir, zira davacı üzerinde hak iddia ettiği markaları devir yoluyla almış olup, devir belgelerini kuruma vererek marka tescili elde etmiştir, davalı da kendi tescilli marka hakkına dayalı olarak Gümrük de durdurma talep etmesi yani tescilden doğan yasal hakkını kullanması nedeniyle davacının manevi olarak zarara uğradığı hususu ispat edilememiştir. Öte yandan Yargıtay HGK’nun 17.0.2012 tarih ve 2012/11-236 nolu ilamı , 2.3.2013 tarih ve 2013/11-52 esas-2013/1416 karar sayılı ilamları gözetildiğinde; “…bir marka tescili hükümsüz kılınmadıkça sahibinin tescilden kaynaklanan haklarının elinden alınmasının mümkün olmadığını” içtihat etmektedir.(kaynak www.uyap.gov.tr) Her ne kadar huzurdaki davada 6769 sayılı SMK’nun uygulanması söz konusu ise de; SMK 155/1 maddesi “ marka sahibinin , kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açtığı tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez” düzenlemesini getirmiş ise de; yasada açıkça tecavüz davasından bahsedildiği, hükümsüzlük davasından bahsedilmediği, davacı da huzurda marka hakkına tecavüzün önlenmesini talep etmediğinden , bizatihi hükümsüzlük davası açılmasının davacının manevi yönden zarar gördüğü hususunun ispatına bağlı olduğu, davacının durma işlemi nedeniyle belki maddi olarak zarara uğradığı varsayılsa dahi manevi yönden salt davalının tescilli hakkına dayalı olarak durma kararı alması nedeniyle manevi ticari varlığında kötüleşme hususu ispat edilemediğinden manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir...." Şeklindeki gerekçe ile neticeten; "1-Davanın kısmın kabulüne kısmen reddine, 2-Davalı adına TPMK nezdinde tescilli ... nolu "..."ibareli markanın hükümsüzlüğüne, karar kesinleştiğinde TPMK ya müzekkere yazılmasına, 3-Manevi tazminat isteminin reddine,..." şeklinde karar verilmiştir.
İSTİNAF İSTEMİ: Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; hükümsüzlük kararı yönünden mahkeme kararının kaldırılması ve davanın tümden reddine karar verilmesi gerektiğini, raporun eksik incelemeye dayalı olup haksız ve hukuka aykırı olduğunu, Taraf markalarının açık bir şekilde farklı sınıflarda tescilli bulunduğunu, markaların benzerlik taşıdığı ve karıştırılma ihtimali bulunduğunun ifade edilmesinin hatalı olduğunu, davacı tarafın markaları "...", "...", "..." ve şekil markaları müvekkilinin tescil ettirmiş olduğu "..." markası ile farklı sınıflarda tescil edildiğini, davacı tarafın markaları 03. Sınıf emtialarında yer alırken, müvekkilinin markasının ise 30 / 35. Sınıf emtialarını kapsadığını davacı tarafın ... başvuru ve tescil numaralı ''...'' markası 03. Sınıf emtialarında tescil edilmiş olsa da; ilgili emtia sınıfının içerisinde "kınanın" yer almadığını, davacı markalarından ... numaralı "..." ibareli, ... numaralı "..." ibareli ve ... numaralı "..." ibareli markalar siyah beyaz düz yazı şeklinde yazılmış markalardır. Davacıya ait ... numaralı "..." markası ise tek başına kadın resminin yer aldığı şekil markasıdır. Oysa müvekkilinin başvuru konusu marka görseline bakıldığında yukarısında yer alan kartal görseli ve altında yer alan kadın figürü, el ve ayaklarda yer alan kına görselleri ile birleştirilerek oluşturulmuş, arka fonuna mavi-sarı renk ve motifler kullanılmış ayırt ediciliği yüksek bir marka olduğu kabul edilmesi gerektiğini, salt markaların içerisinde benzer bir kelime var diye markaların benzer kabul edilmesi mümkün olmadığını, Doktrin ve içtihatlar ışığında uygulamada kabul edilen benzerlik ve karıştırılma ihtimalinin kriterleri nazara alındığında, istinafa konu markaların benzerlik taşımadığı ve karıştırılma ihtimalinin mümkün olmadığı açık olduğunu, Avrupa Marka ve Tasarım Ağı Ortak Bildirgesine göre aralarında iltibas oluşmayan marka örnekleri emsal olarak nazara alındığında da somut olayda hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı kabul edilmesi gerektiğini,Davacı tarafın markaları yalnızca kelimeden ya da yalnızca şekilden ibaret iken müvekkili markasının oldukça yaratıcı bir kompozisyona ve logoya sahip olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını davanın reddini talep etmiştir.Davacı vekili istinafa cevap dilekçesinde istinaf isteminin reddi ile, kararın onanmasını talep etmiştir.
İNCELEME *Hükümsüzlük istemine konu ... nolu “..." markası 23.06.2017 Tarihinde davalı adına tescil edilmiş olup tescil sınıfları 30.sınıfta (yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar) ve 35. Sınıfta “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). Yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, vanilya, baharatlar, domates sosları dahil olmak üzere soslar. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” alt sınıfını kapsamaktadır. *Davacının markaları incelendiğinde ise ... nolu ŞEKİL markasının 03.sınıf için (deterjanlar, parfümler, saç bakımı ile ilgii maddeler, zayıflatıcı kozmetik ürünler, sabunlar, kına ürünü de dahil olmak üzere) ilk kez 31.3.2009 tarihinde tescil edildiği ve kadın görseli ile marka oluşturulduğu anlaşılmıştır. Davacının ... nolu markasının 03.sınıf için (parfümeri, sabunlar, ağartma ve temizlik amaçlı maddeler, diş bakım ürünleri, parlatma ve bakım ürünleri) ilk kez 25.3.2014 tarihinde tescil edildiği ve markanın ... ibaresini içerdiği anlaşılmıştır. Davacının ... nolu markasının 03.sınıf için (deterjanlar, parfümler, ojler saç bakımı ile ilgili maddeler, kınalar, sabunlar... Kapsar şekilde) ilk kez 12.12.2008 tarihinde tescil edildiği ve markanın ... ibaresini içerdiği anlaşılmıştır. Davacının ... nolu markasının 03.Sınıf için (kınalar, parfümler, sabunlar .... Dahil olmak üzere) ilk kez 5.11.2009 tarihinde tescil edildiği ve markanın ... ibaresini içerdiği anlaşılmıştır. Davacı dava dilekçesinin ekinde 24.04.2018 Tarihli marka lisans sözleşmelerini sunmuştur. ... nolu dava dışı ... LTD şirketi adına 03.sınıf için markanın 21.7.2007 tarihinde tescil edildiği ve kadın görseli ile marka oluşturulduğu, ayrıca bu markanın uluslarası tescil nosunun ... olduğu anlaşılmıştır. Davacının "..." marka kına ürünü açıklamalı 1981 ve 1986, 1988 yılında; ... markalı kına ürünlerin 2008, 2009, 2011, 2013, 2016 tarihli Türkiye ye satışa ilişkin fatura ve ihracat belge fotokopileri mevcuttur. Bilirkişiler kimya mühendisi, adli bilimler uzmanı ... ve marka patent vekili ... raporlarında özetle; Davacının “...” ve şekil markalarının Türk Patent ve Marka Kurumunun Tanınmış Markalar Sicili’nde kaydı bulunmadığı, davacı markasının tanınmış marka olduğu yönünden WİPO kriterleri ve Yargıtay İçtahatlarına uygun delil sunulmadığı, bu nedenle davacı markasının tanınmış marka olmadığı, Davacının markasında yer alan kadın yüzü şeklinin davacı adına 1989 yılından beri Hindistan, 2000 yılından beri Arap Emirlikleri'nde ve 2009 yılından beri Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Türkiye'de koruma altında olduğu, söz konusu şeklin davalı tarafından markasında birebir aynısının kullanıldığı , kadın yüzünün davacının markasının ayırt edici unsuru olduğu, 23.06.2017 tarihinde marka başvurusu yapan davalının bu şeklin birebir aynısını tesadüfen kendisinin oluşturduğunun düşünülmesi eşyanın tabiatına aykırı olduğu, Markaların bütünü itibariyle bıraktıkları etki incelendiğinde, ortalama tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet verecek şekilde benzerlik oluşturduğu; markaların bütünü itibariyle bıraktığı etki dikkate alındığında görsel, fonetik olarak benzer olduğu, Her iki taraf kına ticari yaptığı, Kına ürünü Mal ve Hizmet Sınıflandırmasına Ait mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin Tebliği uyarınca 3.sınıfın 2.alt grubunda koruma altında olduğunu, 2008-2009 da 3 sınıfın 3.alt grubunda kına ürününün ayrıca düzenlendiğini, sınıf listesinin revize edilmesi ile 3.sınıfın 2.alt grubunu kapsamında korunmakta olduğunu, Davalının 35. sınıfta malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Parfiimeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç)... mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri: (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” şeklindeki tescilinin kına ürünlerinin ticaretini içerdiği, Sonuç olarak her iki tarafın markasının farklı sınıflarda tescillerinin bulunmasına rağmen aynı alanda kullanıldığı, Markaların aynı sınıfta korunduğu ve kullanıldığı, Davacının markaları ile Davalının tescilli markası arasında bağlantı kurulması ihtimali dahil karıştırılma ihtimaline yol açabilecek derecede benzerlik olduğu, Davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... tescil numaralı “..." markasının davacının tescilli markaları ile benzer olduğunu bu sebeple karıştırılma ihtimali olduğu ve iltibas yarattığını, SMK md. 6/1 ve md. 25/1 uyarınca hükümsüzlük ve sicilden terkin şartlarının oluştuğu ..." yönünde görüş belritilmiştir.
GEREKÇE: Davacı, davalının marka tescilinin kötüniyetli olduğunu, markanın tanınmış marka olduğunu, iltibas oluştuğunu ileri sürerek markanın hükümsüzlüğü ve manevi tazminat istemli olarak dava açmıştır.İlk derece mahkemesince manevi tazminat isteminin reddine, hükümsüzlük isteminin kabulüne karar verilmiştir. Bu karara karşı davalı vekili, yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesi, HMK'nın 355. maddesi gereğince, ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır. Somut uyuşmazlıkta hükümsüzlük istemine konu davalı adına tescilli ... nolu ... markasının 30 ve 35 sınıflarda tescilli olduğu, davacının ... numaralı ... markasının 27.10.2009'da kına, parfüm, sabun emtialarını içerir şekilde 3.sınıfta, ... numaralı kadın figürünü içerir şekil markasının 3.sınıfta 31.03.2010 Tarihinde, ... numaralı henna eagles's markasının 31.03.2015 Tarihinde 3.emtia sınıfında tescilli olduğu, davalının markasındaki kadın figürü ile davacının markasındaki ayırt edici unsur olan kadın figürünün aynı olduğu anlaşılmaktadır. Davacı tarafça sunulan belgelere göre 2006, 29.08.2008, 10.06.2013 tarihlerinde ... markalı kına ürününün Türkiye’ye satışı yapıldığı, yine ... markalı kına ürünlerinin 1983, 1986 yılında Türkiye'ye davacı şirket tarafından satışının yapıldığı görülmektedir. Davacının "..." markası, "..." markası ve kadın figürünü içeren ... nolu şekil markası ile davalının "..." markası karşılaştırıldığında her iki markada davacının markasının ayırt edici unsuru olan kadın figürünün aynen kullanıldığı, markalar arasında fonetik, kavramsal olarak benzerlik olduğu, her iki tarafın markasını kına ürünü satışında kullandığı anlaşılmış ise de marka sınıflarının karşılaştırılması ve davalının tescilde kötüniyetli olup olmadığının da incelenmesi gereklidir. TPMK yazı cevabına göre; Hükümsüzlüğe konu marka 30, 35.sınıflarda, davacı markaları ise 3.sınıfta tescillidir. Davacının markaları 3.sınıfta parfümler, sabunlar alt sınıfı yönünden tescilli olup davalının 35.sınıftaki “Müşterilerin malların elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Parfümeri: kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil: ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri: (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir)" alt grubu yönünden marka sınıfları arasında benzerlik mevcut olmakla bu alt sınıf yönünden ortalama tüketici nezdinde iltibas oluşacağının kabulü yerindedir. Ancak; davacının 30.sınıfta (yiyecek için çeşni lezzet vericiler, vanilya baharatlar, domates sosları olmak üzere soslar) ve bu emtialar yönünden 35.sınıfın alt sınıfında tescilli markası mevcut değildir. Davacı, önceye dayalı kullanıma ilişkin deliller ibraz etmiş ise de davacının markasının tanınmış marka olmadığı, mevcut delil durumuna göre davalının marka tescil başvurusunda kötüniyetli olduğu sabit olmadığından 30.sınıf yönünden ve 35.sınıfın bu kapsamdaki alt sınıfı yönden hükümsüzlük isteminin reddi gerekirken markanın tamamen hükümsüzlüğüne karar verilmesi yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenle davalı vekilinin istinaf isteminin kısmen kabulüne, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, kazanılmış haklar dikkate alınarak HMK 353/1.b.2 maddesi gereğince Dairemizce yeniden hüküm kurulmasına karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklandığı üzere; 1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun KISMEN KABULÜNE, 2- 6100 sayılı HMK.'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 'nin 2018/236 Esas, 2020/539 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Dairemizce yeniden hüküm kurulmasına, 3- Davanın kısmın kabulüne kısmen reddine, A.Davalı adına TPMK nezdinde tescilli ... nolu "..."ibareli markanın 35.sınıftaki “Parfümeri: kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvartiar için deodorantlar dahil: ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç)" alt sınıfı yönünden kısmen hükümsüzlüğüne, karar kesinleştiğinde TPMK ya müzekkere yazılmasına,B. Fazlaya ilişkin hükümsüzlük istemin reddine, C. Manevi tazminat isteminin reddine, D. Alınması gereken 179,90-TL harcın, peşin alınan 256,17-TL harçtan mahsubu ile artan 76,27-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine, E. Markanın hükümsüzlüğü talebinin kısmen kabülü yönünden; Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince; 4.910 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, F.Manevi tazminat talebinin reddi nedeniyle; Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince; 4.910 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, G. Markanın hükümsüzlüğü talebinin kısmen reddi nedeni ile karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 15.000TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, H. Davacı tarafından yapılan yargılama gideri olan 35,90 -TL başvuru harcı, 2.000-TL bilirkişi ücreti ve 206-TL tebligat-müzekkere masrafı olmak üzere toplam 2.241,90-TL nin 1/3 ü olan 747,30-TL ile davacının yatırmış olduğu peşin harçtan mahsup edilen 179,90-TL harcın toplamı olan 927,20-TL nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, I-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına, 4-İstinaf harç, yargılama giderleri yönünden; -Davacı vekilinin istinaf talebi kısmen kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talep halinde kendisine iadesine, -İstinaf yargılaması sırasında davalı tarafından yapılan 162,10-TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 31,50- TL tebligat ve posta gideri olan 193,60-TL nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,-Davacının gider avansından kullanıldığı anlaşılan 11-TL istinaf masrafının davacı üzerinde bırakılmasına, -İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 5-Gerek ilk derecede gerekse istinaf aşamasında yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısımların karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK'nun 361.maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay ilgili hukuk dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.