T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2020/1868 Esas
KARAR NO: 2022/1751
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 05/02/2020
NUMARASI: 2018/545 2020/81
DAVANIN KONUSU: Tasarımın Hükümsüzlüğü, Markaya Tecavüz, Haksız rekabet
KARAR TARİHİ: 20/10/2022
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin Gıda sektöründe Dünyanın önde gelen firmaları arasında yer aldığını ve müvekkiline ait ürün ve markaların, uluslararası düzeyde tanınan, bilinen ve güvenilen marka ve ürünler haline geldiğini, ... markalı ürünlerinde müvekkilinin ürün portföyünün en önemli marka ve ürünleri arasında yer alan, müvekkili ile özdeşleşmiş ve Dünya çapında tanınmış hale gelmiş ürünler arasında yer aldığım, 1912 yılından beri piyasada bulunan müvekkili adına tescilli ... markalı ürünlerin Türkiye'deki satış ve dağıtımının lisans sözleşmesi ile kendisine verilen yetkiye istinaden ... A.Ş. tarafından yapıldığını, ... markasının ilk olarak ABD'de tescil edilip kullanılmaya başlandığını daha sonra ünü ve bilinirliği tüm Dünya'ya yayılmış tanınmış marka haline geldiğini, WİPO nezdinde müvekkili adma ... ve ... sayıları ile tescilli bulunan iki adet ... markasının kapsamında bulunan ülke sayısının 54 olduğunu, esasen müvekkilinin ... markasının isim markası olarak düz yazı karakterleriyle ve şekil unsurları ile birlikte 70'i aşkın ülkede farklı kombinasyonlarla defalarca tescil ettirmiş olduğunu, ... markasının ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... numaraları ile marka olarak Türk Patent nezdinde tescilli bulunduğunu, ... markalı ürünlerin tanıtım ve reklam faaliyetleri için yapılan harcama ve yatırımların markanın satış rakamlarına yansıdığını, ... markasının bugün Dünyada en iyi bilinen bir bisküvi markası haline geldiğini, ... markasının Dünya çapında oldukça iyi bilinen tanınmış bir marka olduğunu, internet arama motorlarından herhangi birine ... ibaresi yazıldığı vakit bulunan ilk 100 sonucun ... ürünleri ile ilgili olduğunu, ... markasının tanınmış bir marka olduğu ve bu markanın farklı mal ve hizmetler için dahi tescil edilemeyeceğinin yurt dışında muhtelif mahkeme ve ofis kararları ile tespit edildiğini, bu nedenle iş bu davadaki tüm değerlendirmelerin müvekkilinin ... markası üzerinde 1912 yılından gelen üstün ve öncelikli bir hakka haiz olduğu ve müvekkili markasının tanınmış bir marka olduğu hususu göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini, ... markalı ürünlerin, bu marka ve ürünlerle özdeşleşmiş mavi ve beyaz rengin ağırlıklı olduğu bir ambalaj konsepti ile piyasaya sürüldüğünü, ... markası gibi bu ambalaj konsepti üzerinde de müvekkilinin üstün ve öncelikli bir hakkı bulunduğunu, ... ürünlerinin ambalajlaları ve hatta ambalaj üzerindeki süte düşen bisküvi konseptinin dahi müvekkili adına marka olarak tescilli olup korunduğunu, davalının Türk Patent nezdinde iş bu dava konusu ... sayılı endüstriyel tasarım için başvuruda bulunduğunu ve bu başvurunun 2 numaralı tasarımının müvekkilinin ... markalı ürün ambalajlarının tasarımı ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olması üzerine davalının ... sayılı tasarım başvurusuna itiraz edildiğini, ancak davalının tasarım başvurusuna yapılan bu itirazın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun ... Sayılı karan ile reddedildiğini, aym zamanda davalıya bu şekildeki kullanımın marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturacağının ihtar edildiğini ama cevap verilmediği gibi davalının ürünleri üretip satması ve hatta yurtdışına ihraç etmesi nedeniyle davanın açılmak zorunda kalındığını, Davalı tarafından üretim, satış ve dağıtımı yapılan ... ürün ambalajında kullanılan renk ve unsurlar ile markanın yazım şeklinin, ... markalı ürün ambalajlarında kullanılan marka, renk ve şekil unsurları ile iltibas yaratacak derecede benzer nitelikte olduğunu, Davalının, ... ürünlerinde kullandıkları ambalaj tasarım ve renkleri hususunda sınırsız özgürlük ve seçim şansı bulunmasına rağmen ... ürünlerinin taklit edildiğini, davalının bu şekildeki eyleminin marka haklarına tecavüz ve aym zamanda haksız rekabet oluşturduğunu, davalının kötüniyetli tescili nedeniyle ve benzerlik dikkate alındığında ilgili tasarımın yenilik ve ayırtedicilik vasıflarına haiz olmadığını belirterek hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; İlk olarak yabancılık unsuru nedeniyle davacının teminat yatırması gerektiğini, aynca davanın yetkili mahkemesinin Karaman Mahkemeleri olduğunu, Müvekkilinin, Karaman'da Bisküvi - Çikolata-Kek-Gofret-Kraker grubunda faaliyet gösterdiğini, Karaman Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ... firmasının, bugün 85.000m2'si kapalı 50.000m2'si açık olmak üzere toplam 135.000 m2'lik alana sahip tesislerinde, ileri teknolojisi ve 1200'ü aşkın uzman çalışanı ile lezzet dolu ürünler ürettiğini, Bisküvi, çikolata, gofret, kek ve kraker olmak üzere 300'ün üzerinde ürüne sahip olan ... firmasının, Karaman ilinin ihracat şampiyonluğunu dinamik yapısı ve profesyonel yönetim anlayışıyla yıllardır elinde tuttuğunu, kısa geçmişine rağmen, TİM tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük şirketi arasına girdiğini, hem Türkiye hem de Dünya pazarlarında yerini giderek sağlamlaştırdığını, bisküvide yıllık 27 bin ton, gofrette 6 bin ton, kek üretiminde 20 bin ton, krakerde 8 bin ton çikolatada 25 bin ton olmak üzere yıllık toplam 86 bin ton üretimiyle, bir lezzet devi olarak global ölçekte güçlü bir oyuncu olduğunu kanıtladığını, Müvekkili adına TPE nezdinde tescilli veya başvurusu yapılmış çok sayıda marka ve tasarımı bulunduğunu ve Müvekkilinin tescilli markaları ve tasanmlanyla yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerini sürdürdüğünü, Müvekkilinin TPE nezdinde 20.09.2016 Tarihinde ... başvuru no.lu ... tasarımına başvurduğunu, başvurusu uygun görülerek davacı yan itirazına rağmen tescil edildiğini, müvekkili tasarımının yeni olduğunu, tasarımın; önceki tarihli bir tasarım tescili ile aynılığının söz konusu olmadığını, İtiraza gerekçe gösterilen ve itiraz dilekçesinde görselleri sunulan marka ve tasarım başvurularından hiçbirisinin müvekkilin tasarımı ile aynı olmadığını, müvekkili tasarımına benzer olduğu iddia edilen ve itiraz dilekçesine giren ...-...- ...- ...-...- ...- ...- ... ve ... sayılı markaların 30. Sınıfta Fırıncılık mamulleri, tatlı bisküviler, krakerler, kurabiyeler, pastacılık mamulleri, kekler, çikolata ihtiva eden atıştırmalık yiyecekler, hamur mamulleri, gofretler, waffle ( bir tür gözleme), şekerlemeler ve çikolatalar emtiası ile tescil edildiğini oysa ki Müvekkilinin ... no.lu tasarımının "Ambalaj Deseni" olarak farklı Locamo sınıfında tescil başvurusu olduğunu; bu durumda bu tasarımların benzerliğinden bahsedilmesine hatta kıyaslanmasına imkân vermediği için itirazların uygun olmadığını, itiraza konu tasarımlar için herhangi bir benzerlikten bahsedilemeyeceği gibi benzerlik bakımından yapılacak kıyaslamada küçük ayrıntıları aşan ciddi farklılıklar olduğunu, itiraza konu olan ...konulu ... sayılı 2 no.lu tasarımın, itiraza gerekçe marka ve tasarımlardan tamamen farklı ve ayırt edicilik özelliklere haiz olduğunu, davacının Türk Patent Kurumuna gıda ürününün "Ambalaj Deseni" olarak tasarım tescil başvurusu yapmadığını, Marka olarak değerlendirildiğinde "..." ve "..." hiçbir şekilde benzer markalar olmadığını, ayrıca müvekkili başvurusu tasarım tescili iken, davacının tescilinin "..." ibareli marka olduğunu, Davacı yanın ... sayılı "..." ibareli marka başvurusundaki görselin, benzer gibi görünse de kesinlikle aym olmadığını, sağ tarafının üst köşesinin mavi renkli alt kısmının açık mavi renkli olduğunu, ... ibaresinin altında yan yana iki adet bisküvinin bir tanesinin ucundan bir kesitinin kopanldığı görülen marka logosu olduğunu Müvekkilinin ...no.lu "Ambalaj Desen" tasarımının lacivert zemin üzerine "..." ibaresinin hemen üstünde, küçük puntolarla ve beyaz renkle vanilya kremalı kakaolu bisküvi ibaresi ile, bir biri üzerine gelmiş iki adet kakaolu ortası vanilya kremalı olduğu görülebilen gıda ürünü ambalaj desen tasarımı olduğunu, birinin marka "logosu" diğerinin "ambalaj deseni" olmasına rağmen Ambalaj desenindeki sadece bisküvinin yuvarlak olmasının ya da beyaz renkle yazılmış olan ibarelerin benzerlik olarak değerlendirilmesi ve benzetilmesinin doğru olmayacağını, kaldı ki piyasada bisküvilerin çoğunluğunun kare yada yuvarlak şekilde olduğunu, tasarımlar arasmda kullanılan renklerin tamamen ayrı renkler olup, renk yönünden de farklılıklar bulunduğunu kendi tasarımlarının renk olarak mesnet tasarımlardan tamamen farklı olduğunu, Müvekkil firmanın tasarım başvurusunu "..." şeklinde yaptığını bu bakımdan ambalajın geneli dikkate alındığında tüketicilerin bu ürünleri karıştırma ihtimalinin olmadığını, Ambalaj üzerinde her firmanın kendi oluşturdukları marka ibarelerinin yer aldığını, Müvekkil firmanın ambalaj deseni üzerinde "..." ibaresi ile birlikte farklı şekiller ve ibareler de bulunduğunu, "vanilyalı kakaolu kremalı bisküvi" gibi detayların fark yaratan oldukça önemli ayrıntılar olduğunu, insanların, özellikle de bilinçli kullanıcıların, bir gıda ürününü rastgele ve bilinçsiz olarak seçmeyeceğini, bu ürünlerin her ne kadar kolay ulaşılabilir gibi görünseler de günlük yaşamın içinde tüketicilerin bu ürünleri seçme konusunda daha dikkatli ve titiz davranacaklarım, değerlendirme yapılırken bu hususun dikkate alınması gerektiğini, tasarıma konu ürünler açısından tasarımcının tasarımı geliştirme açısından çok fazla seçenek özgürlüğü bulunmadığını, Fikri Mülkiyet Hukukunda taklit yasak olmakla birlikte esinlenmenin daima serbest olduğunu, Davacının itiraza gerekçe gösterdiği markalar kapsamlı bir incelemeden geçirilse dünyanın başka bir yerindeki başka bir tasarımdan esinlenilerek ortaya çıktığının anlaşılacağını, kötü niyet iddiasının kabul edilemez olduğunu, haksız rekabet iddiasının hukuki mesnetten yoksun olduğunu, müvekkilinin tescilli tasarımım kullandığı için tecavüzün oluşmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI: ".... Davacıya ait markayı taşıyan ambalajın marka olarak tescilli olduğu ve tescilin ürün ambalajını da kapsadığı, Davacı ve davalının her ikisinin de aynı sektörde yer aldıkları ve davalı tarafından sunulan malların davacının marka tescil kaplamına giren mallar olduğu ve haliyle davalı kullanımının, davacının tescil kapsamına giren mal sınıfında olduğu, Davalının 2 no.lu tasarımının ürüne uygulanma biçiminin, kullanım şeklinin, davacıya ait markanın kapsadığı mala yönelik olarak halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali doğuracağı, SMK'nın 7 ve 29. maddeleri gereğince davacının marka hakkına tecavüz oluşturacağı Davalının davacının markası ile karıştırılmaya yol açacak bir kullanım sergilediği, Bu sebeple haksız rekabet eylemi gerçekleşTİĞİ, Davalının tasarım ambalaj kompozisyonunda, davacının ... markalı ürününün ambalajı ile iltibasa neden olacak bir benzerlik bulunmaktadır. ... tescil no.lu ... markasının 04/11/2013 yılında, ... tescil no.lu ... markasının 24/11/2014 yılında tescil edildiği, davalının tasarım tescil başvuru tarihinin ise 20/09/2016 olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Davacının ürününün, davalı tasarımından daha önce kamuya sunulduğu, davacı ürünü ile davalının tasarımının, dava konusu ürün bakımından tasarım yönünden seçenek özgürlüğünün kısıtlı olmadığı da dikkate alındığında, birbirlerine bilgilenmiş kullanıcı-tüketici gözünde iltibasa sebep olacak derecede benzer olduğu, bu itibarla, davacı markasının davalıya ait ... tescil no.lu 2 no.lu ambalaj tasarımın yeniliğini ortadan kaldırdığı, davacının sunulan belgeler dikkate alındığında öncelikli hakka sahip olduğu, davalı ve davacının aynı sektörde yer almaları ve davacının sektörde tanınmışlığı dikkate alındığında, davacıya ait marka olarak tescilli ürün ambalajından haberdar olmasının bekleneceği ve haliyle tasarım tescil başvurusunun kötüniyetli olarak değerlendirilebileceği ve bu suretle ... tescil no.lu 2 no.lu ambalaj tasarımı açısından hükümsüzlük şartlarının gerçekleşmiş olduğu ..." şeklindeki gerekçe ile bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir. Davalı vekili istinaf dilekçesinde; -Yabancılık unsuru nedeniyle davacı şirketin teminat yatırması yönündeki itirazın dikkate alınmadığını, -Tasarım iptali talepli iş bu davanın davalı şirketin ticaret siciline kayıtlı olduğu yer mahkemesi olan KARAMAN mahkemelerinde görülmesi gerekmekteyken, yetki itirazının dikkate alınmadığını, -Müvekkil ... firması adına TPE nezdinde tescilli veya başvurusu yapılmış çok sayıda marka ve tasarımı bulunduğunu, TPMK nezdinde tescilli ... başvuru no.lu "..." tasarımının hak sahibi olduğunu, tasarımın yeni olduğunu, Davacının markalarının müvekkili şirkete ait ambalaj tasarımı ile benzer olmadığını, Hükme esas alınan raporda Bilirkişi kurulunda hukukçu bilirkişi olmadığını, ancak haksız rekabet ve marka tecavüzü gibi hukuki konularda yorum yapıldığını, Müvekkili şirketin tescilli bir tasarımdan kaynaklanan hakkına uygun olarak haklarını kullanmakta olduğunu, haksız rekabet veya marka hakkına tecavüz fiillerini oluştuğunun kabul edilemeyecğini, hukuka aykırılık olmadığını, Davacı şirket tarafından markanın tanınmışlığına yönelik her hangi bir tespit ya da karar sunulmamış olmasına rağmen yerel mahkemenin gerekçeli kararında; "Ülkemizde de ilgili ürün segmentinde bilinirliği olan ve üst segmentte konumlu bir ürün olup sektörel açıdan tanınmış olduğu söylenebilir." markanın tanınmış marka olduğu yönünde kesin olmayan bir tespit yaptığını, bir markanın tanınmış marka olması için belli şartların sağlanmış olması gerektiğini, bu yöndeki tespitin hatalı olduğunu, Davacının müvekkili şirketin kötü niyetli olduğu iddiasını ispat edemediğini, tasarım tescil başvurusunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin hiç bir delil olmadığını, kötü niyetli olarak tasarım tescil başvurusu yaptığına karar verilmesinin yerinde olmadığını belirterek kararın kaldırılmasını davanın reddini talep etmiştir. Davacı vekili istinafa cevabında; yabancılık unsuruna ilişkin davalının itirazına istinaden mahkemenin ara kararı ile 10.000TL teminat yatırıldığını, mahkemenin yetkili olduğunu, müvekkilinin Türkiye'de yerleşim yeri olmayıp vekilllerinin İstanbul adliyesinin yargı çevresinde olduğunu, hükümsüzlük ve tecavüz davasının birlikte açılmasının yetki kurallarında dikkate alınacağınını, esasa ilişkin istinaf isteminin reddi gerektiğini belirterek istinaf isteminin reddini talep etmiştir.
İNCELEME: *Dosyadaki kayıtlara göre; Davacının ... ibareli 30.sınfta en eskisi 12.11.1991 tescil tarihli olan pek çok markasının bulunduğu ... numaralı ... şekil markasının 04.11.2013 tarihinde, ... numaralı ... şekil markasının 24.11.2014 tarihinde tescil edildiği, davalının ... no.lu ambalaj tasarımının ise başvuru tarihi 20.09.2016 olduğu görülmektedir. *Bilirkişiler marka vekili, tasarım vekili, gıda sektör/parakende satış uzmanı ve bir ambalaj tasarım uzmanından bilirkişi heyeti raporunda neticeten; "Davacıya ait marka olarak tescilli ürün ambalajı incelemesinde: En alttaki mavi zemin üzerinde 1 adet yuvarlak şekle sahip vanilya kremalı kakaolu bisküvinin süte banılmış/düşmüş hali ve sütün sıçramasını gösteren bir kompozisyon söz konusudur. Ürün içeriğini sembolize eden bu imaj (resim), ambalajın sağ tarafına doğru konumlandırılmıştır. Ürün ambalajında mavi rengin farklı tonları ve beyaz renk ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu durum, marka açısından da aynıdır. ... markasının büyük harflerle, iç kısmı beyaz dış kısımlarının ise mavi çizgiyle belirgin hale getirildiği, sol taraftan sağ yukarı tarafa doğru bir açıyla konumlandırıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, dosya kapsamındaki görseller incelendiğinde yukarıda belirtilen genel hatlar korunarak, değişik şekillerde davacıya ait ambalaj kompozisyonlarının da olduğu görülmektedir. Davalıya ait tasarım olarak tescilli ürün ambalajı incelemesinde; En alttaki mavi zemin üzerinde birbiri üzerine gelmiş 2 adet yuvarlak şekle sahip vanilya kremalı kakaolu bisküvinin süte batırılmış/düşmüş hali ve sütün sıçramasını gösteren bir kompozisyon söz konusudur. Ürün içeriğini sembolize eden bu imaj (resim) ambalajın sağ tarafına doğru konumlandırılmış ürün ambalajında mavi rengin farklı tonları ve beyaz renk ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. ... markasının B harfi büyük diğer harfleri küçük şekilde bitişik halde yazılmış ve iç kısmı beyaz dış kısımlarının ise mavi çizgiyle belirgin hale getirildiği sol taraftan sağ yukarı tarafa doğru bir açıyla konumlandırıldığı görülmektedir. Dava konusu ürünlerin, benzer bisküviler için yapılmış/tasarlanmış ambalajlar olduğu anlaşılmaktadır. Ambalajın ürünü koruma/saklama ve taşıma gibi fonksiyonlarının bulunmasının yanı sıra tüketiciyi bilgilendirici, markayı ve ürünü tanıtıcı fonksiyonu da vardır. Davacı ve davalı taraf ürünleri karşılaştırıldığında; Ürünlerin her ikisinin de aynı amaçla kullanılan ürünler oldukları, kullanılabilecek renkler açısından seçenek özgürlüğünün çok geniş olmasına rağmen seçilen renk unsurlarının benzer olduğu, herhangi bir teknik zorunluluğun var olmadığı dikkate alındığında. Ürün içeriğini sembolize eden imaj (resim) ambalajının ve üründe kullanılan markanın aym şekilde konumlandırılmış oldukları, bisküvinin aynı kompozisyon ile süte batırılmasının düşmesinin ve sütün sıçrama efektinin benzer olduğu, hitap ettikleri tüketici kitlesi ve seçenek özgürlüğünün çok geniş olduğu dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda davalı tasarımının genel görünüm özelliği ve detaylar yönünden tüketici üzerinde yarattığı genel izlenimde farklılıklar bulunmadığı, davalı tasarımı ile davacı ambalaj markası arasında ayırt edicilikten ziyade benzerlik bulunduğu, bu sebep ile benzer olarak algılandıkları sonucuna varılmıştır. Davacıya ait ... markalı ürünler, dosyaya sunulmuş olan evraklardan da görüleceği üzere, İngiltere, Avrupa Birliği ve dünyanın birçok ülkesinde marka tescili ile korunmaktadır. Ülkemizde de ilgili ürün segmentinde bilinirliği olan ve üst segmentte konumlu bir ürün olup sektörel açıdan tanınmış olduğu söylenebilir. Davacıya ait ürün, davalıya ait ürünlerle kullanım amacı ve kullanım alanları benzerdir. Ticari pazara ulaşmalarında kullanılan satış yollan benzer olup, birbirleriyle rekabet eder nitelikleri ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikleri söz konusudur. Ürünlerin aynı ya da en azından benzer satış noktalarında satışa sunulacakları ve fiziksel görünüm benzerlikleri, ürünün tüketici kitlesi, satın alma sürecinde göstermesi gereken dikkat ve algılama düzeyi gibi faktörler dikkate alındığında, tüketici tarafından ilişkilendirilebilecekleri ve tüketicilerin yanılgıya düşme ihtimallerinin doğacağı anlaşılmıştır. Davacının sektörde tanınmışlığı, tarafların aynı sektörde yer aldıkları dikkate alındığında davalının davacı tasarımından haberdar olmasının bekleneceği ve tasarım tescil başvurusunun kötüniyetli olarak değerlendirilebileceği, Davacıya ait markayı taşıyan ambalajın marka olarak tescilli olduğu ve tescilin ürün ambalajını da kapsadığı, Davalı tasarımının genel görünüm özelliği ve detaylar yönünden tüketici üzerinde yarattığı genel izlenimde farklılıklar bulunmadığı, davalı tasarımı ile davacı markası arasmda ayırt edicilikten ziyade benzerlik bulunduğu, bu sebep ile benzer olarak algılandıkları, Davalı kullanımının taraflar arasında karışıklık/iltibasa yer vereceği, SMK 7 ve 29. maddeleri gereğince marka hakkına tecavüz ve bu suretle Haksız Rekabet oluşturacağı, Davacının tescilli markalarının davalıya ait tescilli tasarımın yenilik unsurunu ortadan kaldırdığından hükümsüzlüğüne ilişkin istemi yönünden koşulların oluştuğu..." yönünde görüş bildirilmiştir. *Davacı tarafça mahkemenin tensip ara kararı gereğince teminat yatırılmıştır. *Mahkemenin öninceleme duruşmasında davalının yetki itirazının reddine karar verilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE Dava, markaya tecavüz haksız rekabetin tespiti meni ile tasarımın hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir. Davacı, ... markasının tanınmış marka olduğunu, ... ibaresinin TPMK nezdinde çok sayıda marka tescili olduğunu, bir kısım tescillerin şekil de içerdiğini, davacı adına tescilli tasarım mevcut değil ise de; öncelik hakkına sahip olduğunu, davalının ... tescil no.lu ... no.lu ambalaj tasarımının tescilinin kötüniyetli olduğunu, iltibas oluşturduğunu ileri sürmüştür. Davalı ise savunmasında kullanımın tescilli tasarıma dayalı olduğunu, kötüniyetten söz edilemeyeceğini ileri sürmüştür. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karara karşı davalı vekili, yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurmuştur.İstinaf incelemesi, HMK'nın 355. maddesi gereğince, ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır. Davacı vekilinin usule ilişkin itirazları; yabancılık unsuru nedeni ile teminat şartının ikmal edilmediği ve yetkisizlik kararı verilmemesinin hatalı olduğuna ilişkindir. Davacı vekili teminat alınmamasının hatalı olduğunu ileri sürmüş ise de mahkemece tensip zaptı ile birlikte teminata hükmedildiği, davacı tarafça teminatın 11.01.2019 tarihinde depo edildiği görülmekle bu yöndeki istinafın reddi gerekmiştir. Davalı vekili yetkisizlik kararı verilmemesinin hatalı olduğunu ileri sürmüş ise de; markaya tecavüz ve haksız rekabet istemli talep hükümsüzlük davası ile birlikte açıldığından SMK 3 ve 4.maddeleri gereğince davanın açıldığı tarihte kayıtlı vekilinin işyerindeki adreste dava açabileceğinden İstanbul mahkemesi yetkili olmakla ilk derece mahkemesinin öninceleme duruşmasında yetki itirazının reddine karar vermesinde usul ve yasaya aykırılık görülmemiş ve bu yöndeki istinafın reddine karar verilerek esasa yönelik inceleme yapılmıştır.Tasarımının tescili için yenilik ve ayırt edicilik vasfına sahip olması zorunludur. Somut uyuşmazlıkta; mahkemece alınan bilirkişi raporunda davalının tasarım için çok geniş seçenek özgürlüğü olmasına rağmen seçilen renk unsurlarının benzer olduğu, teknik zorunluluk olmamasına rağmen ürün içeriğini sembolize eden imaj ambalajının ve üründe kullanılan markanın aynı şekilde konumlandırılmış oldukları, bisküvinin aynı kompozisyon ile süte batırılmasının /düşünülmesinin ve sütün sıçrama efektinin benzer olduğu, tüketici nezdinde genel izlenimde farklılıklar bulunmadığı, ayırt edicilikten çok benzerlik olduğu ve benzer algılandıkları, davacının ... numaralı ... markasının 04.11.2013 tarihinde, ... numaralı ... ambalaj şekli markasının 24.11.2014 tarihinde tescil edildiği, davalının ... no.lu ambalaj tasarımının ise başvuru tarihinini 20.09.2016 olduğu dikkate alındığında davalı tasarımının yenilik unsurunu içermediği belirlenmiş olmakla Dairemizce de yeterli olan rapor ve somut görsel, delillere göre yenilik ve ayırt edicilik vasfına hazi olmayan dava konusu tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmesi yerinde görülmüştür. Ancak; mahkemece davalının tescilde kötüniyetli olduğuna karar verilmiş ise de, sektörel açıdan tanınmış markanın aynısının veya benzerinin başvuruya konu edilmesi, markanın dünyanın çeşitli ülkelerinde tescilli olması tek başına tescilde kötüniyetli olduğu anlamına gelmeyecektir. (Y.11HD, 2019/1285, 2019/8003k, 09.12.2019T.li karar) Somut uyuşmazlıkta davalının tasarım başvurusunda kötüniyetli olduğuna ilişkin başkaca delil olmadığından kötüniyet iddiasının reddi gerekirken mahkemece markanın sektörel açıdan tanınmış olduğu, tarafların aynı sektörde olduğu dikkate alınarak tescilde kötüniyetli olduğu kabul edilerek karar verilmesi yerinde görülmemiş, davalı vekilinin bu yöndeki istinaf istemi yerinde görülerek gerekçenin bu yönden düzeltilmesi gerekmiştir. Davalı vekili, kullanımın hakka dayalı olduğunu ileri sürmüş ise de; dava tarihinde yürürlükte olan SMK 155.maddesi gereğince sonraki tarihli tasarımın savunma argümanı olarak ileri sürülemeyeceği, bilirkişi raporunda ... markasının ülkemizde ilgili ürün segmentinde bilinirliği olan ve üst segmentte konumlu bir ürün olup sektörel açıdan tanınmış olduğunun belirlendiği, davalının tasarımının hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, davalının tasarımı ile davacı markaları ve ambalaj tasarımları arasında tüketici nezdinde genel izlenimde farklılıklar bulunmadığı, ayırt edicilikten çok benzerlik olduğu ve benzer algılandıkları, davacının ... markasının bulunduğu ambalajın marka olarak tescilli olduğu ve ambalaj tasarımları yönünden de öncelik hakkı olduğu tarafların aynı sektörde yer aldıkları da dikkate alındığında markaya tecavüz ve haksız rekabetin oluştuğunun kabulü yerindedir. Açıklanan nedenle davalı vekilinin istinaf isteminin kararın gerekçesi yönünden kısmen kabulüne, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, kazanılmış haklar korunarak, kararın gerekçesi düzeltilerek yeniden hüküm kurulmasına karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-Davalı vekilinin istinaf talebinin KISMEN KABULÜNE, 2-İstanbul 2.Fikrî Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 05/02/2020 tarih, 2018/545 E - 2020/81 K sayılı kararının KALDIRILMASINA, 3-Davanın KABULÜNE,-Davalı adına tescilli ... nolu ambalaj deseni tasarımın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, -Davalının ... adlı ürünün ambalaj tasarımının şekil, renk ve hareket öğesi yönünden davacının marka hakkına tecavüzde bulunduğunun ve haksız rekabet yarattığının tespitine, tecavüzün ve haksız rekabetin men-ine, ref-ine, durdurulmasına ve giderilmesine, -Tecavüz teşkil edecek şekilde ürün ambalajı üretiminin durdurulmasına, satışını ve ihraç edilmesinin önlenmesine, üretilmiş olan ambalajlara el konulmasına ve imhasına, -Tecavüz teşkil eden ambalaj üretimine tahsis edilmiş makine, alet, kalıp bulunmadığından bunlara yönelik el koyma ve imha talebinin reddine, -Hüküm kesinleştiğinde hüküm özetinin masrafı davalı tarafa ait olmak üzere Türkiye çapında yayın yapan tirajı en yüksek üç gazeteden birinde bir kez ilanına, -Alınması gerekli 80,70 TL karar harcından peşin yatırılan 35,90 TL'nin mahsubu ile kalan 44,80 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına, -Davacı tarafından yapılan: 3.200,00 TL bilirkişi ücreti, 140,00 TL posta/tebligat gideri olmak üzere toplam 3.360,00 TL ve 71,80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 3.431,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, -Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen tecavüz talebine ilişkin olarak 4.910,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine, -Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen hükümsüzlük talebine ilişkin olarak 4.910,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine, 4-İstinaf İncelemesi Yönünden;-İstinaf peşin harcının talebi halinde davalıya iadesine, - İstinaf aşamasında davalı tarafından yapılan yargılama gideri olan 148,60-TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 121,90-TL posta masrafı olmak üzere toplam 270,50-TL'nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, -Davacının gider avansından kullanıldığı anlaşılan 16,50-TL istinaf masrafının davacı üzerinde bırakılmasına, -İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, 5-Gerek ilk derecede gerekse istinaf aşamasında yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısımların karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay ilgili hukuk dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.20/10/2022