T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2020/1970 Esas
KARAR NO: 2022/1752
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 23/06/2020
NUMARASI: 2017/603 2020/57
DAVANIN KONUSU: Markanın Hükümsüzlüğü, Markaya Tecavüz, Haksız Rekabet
KARAR TARİHİ: 20/10/2022
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin tütün sektöründe faaliyet gösterdiğini, alanında lider bir firma olarak ..., ..., ... gibi tütün sektöründe tanınmış markaların üreticisi ve tescilli tek ve gerçek sahibi olduğunu, ... marka sigaraların ilk olarak 1913 senesinde ABD'de piyasaya takdim edilmiş olup, halihazırda Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde satıldığını, "..." markasının Türkiye dahil 110 ülkede müvekkili adına tescil edildiğini, TPMK nezdinde de ... numarası ile tescilli olduğunu, markanın tanınmış marka statüsünde yer aldığını ve bu kapsamda özel olarak korunduğunu, davalı şirketin ise "... ..." ibareli marka başvurusunu TPMK nezdinde 28.12.2006 tarihinde gerçekleştirdiğini, söz konusu markanın 12.06.2007 tarih ve ... numaralı Marka Bülteninde yayınlanmasını takiben TPMK tarafından ... no ile 43.sınıfta 10.01.2008 tarihinde tescilli edildiğini, davalı markasında yer alan "..." ibaresinin İngilizce dilinde kumsal anlamına geldiğini ve ayırt ediciliği bulunmadığını, "..." ibaresinin marka algısı yaratmadığını, söz konusu logoyu markalaştıran ayırt edici ve baskın unsurun "..." ibaresi olduğunu, markanın esaslı unsurunu "..." ibaresi oluşturduğunu, müvekkiline ait "..." markası ile davalı markasının görünüş, okunum, anlam ve genel izlenim olarak ortalama tüketici nezdinde karıştırılmaya sebebiyet verdiğini, bu nedenlerle davalı adına tescilli ... numaralı "..." markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, maddi, manevi ve itibar tazminatı talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabette bulunduğunun tespitine, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden eylemlerin önlenmesine (menine) ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, kararın masrafı davalıdan alınarak tirajı yüksek üç gazeteden birinde yayınlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; ... numaralı "... " markasının 43.sınıfta 28.12.2006 tarihinde tescil edildiğini ve Kadıköy ...Noterliğinin 12.10.2010 tarih ve ... yevmiye numaralı Marka Devir Sözleşmesi ile müvekkili şirkete devredildiğini, müvekkilinin "... " markası üzerinde 2006 yılından beri hak sahibi olduğunu, söz konusu markayı fiili olarak kullandığını, markanın başvuru ve tescil aşamasında davacı tarafça herhangi bir itirazda bulunulmadığını, aradan yıllar geçtikten sonra açılan bu davanın kötü niyetli olduğunu, davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığını, taraf markalarının tescilli oldukları mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olduğunu, tüketici nezdinde karıştırmaya sebebiyet verecek bir durumun bulunmadığını, müvekkilinin dava konusu markayı kullandığı işletmesinde tütün ürünleri dahi satmadığını, hükümsüzlük koşullarının oluşmadığını, bu sebeplerle açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; ".... somut olaya bakıldığında, alınan bilirkişi raporları ve marka tescil kayıtları ile, davacının "..." esas unsurlu pek çok markasının genellikle 34. sınıfta yer alan "tütün ve tünün ürünleri" emtiası için 1943 yılından bu yana tescilli olduğu, ayrıca dünyanın pek çok ülkesinde 34. sınıftaki mal ve hizmetler için tescilli markaları bulunduğu, yaygın bir satış ve pazarlama ağının bulunduğu, davacının markasının TPMK'nda ... numarası ile tanınmış marka olarak tescilli olduğu tespit edilmiştir. Davalının ... numaralı "... " markasının ise 43. sınıfta tescilli olduğu, her iki tarafın markalarının esas unsurunun "..." olduğu, davalının markasında yer alan "..." ibaresinin İngilizce "sahil, plaj, kumsal" anlamına geldiği ve markaların farklılaşması için yeterli olmadığı, her ne kadar davalının markasının davacının markalarının tescilli oldukları sınıflarda tescilli olmasa da, davalının markasının tescilli olduğu restoran hizmetler, kafeterya hizmetleri gibi hizmetler ile bağlantı kurulabileceği, SMK'nun 6/1. maddesindeki ilişkilendirilme ihtimalinin dahi hükümsüzlük nedeni olarak sayıldığı, bu nedenle SMK'nun 6/1.maddesindeki hükümsüzlük koşullarının mevcut olduğu sonucuna varılmıştır. Her ne kadar davalı tarafça dosyaya 04/12/2019 tarihli Prof. Dr. ...'dan alınan hukuki mütalaada davalının markasını "... &..." şeklinde kullanması nedeniyle markaların farklılaştığı ve benzerliğin söz konusu olmadığına dair görüş bildirilmişse de, davalının markasının "..." olarak tescilli olması nedeniyle, tescil edildiği şekilden farklı şekilde kullanılmasının hükümsüzlüğe engel teşkil etmeyeceği açıktır. Ayrıca davacının "..." esas unsurlu ve daha çok sigara ve tütün ürünleri için tanınmış olan markalarının tanınmışlığından yararlanmak amacıyla tescil edilmiş olan "..." markasının farklı sınıfta olsa bile hükümsüz kılınması gerektiği, davalının kullandığı markanın davacıya ait tanınmış markayı tüketici gözünde sıradanlaştırdığı, bu nedenle markanın sulandırılma tehlikesi bulunduğu, davalının marka tescilinin iyi niyetli olmadığı, davacının markasının tanınmışlığından haksız yararlanma amacıyla tescil edilmiş olduğu, SMK'nun 6/5. maddesindeki hükümsüzlük koşullarının oluştuğu, davalının markasında yer alan "..." ibaresinin markaları farklılaştırmak için yeterli olmadığı, yine davalı tarafından "... KAFE &PLAJ TESİSLERİ" şeklinde kullanılmasının da markaları farklılaştırmadığı, markanın ilk bakışta ön plana çıkan ve esas unsurunu oluşturan kelimenin "..." kelimesi olduğu, davalının davacıya ait tanınmış markasının ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmasının SMK'nun 155.maddesi uyarınca davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet niteliğinde olduğu anlaşılmakla, "Davanın KABULÜNE, Davalıya ait ... numaralı "... " markasının HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE VE SİCİLDEN TERKİNİNE, Davalının davacının markası ile iltibas yaratacak derecede benzer olan "... " markasını işletme adı olarak kullanmak suretiyle marka hakkına TECAVÜZ ETTİĞİNİN VE HAKSIZ REKABETTE BULUNDUĞUNUN TESPİTİNE, Marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden eylemlerin ÖNLENMESİNE VE SONUÇLARININ ORTADAN KALDIRILMASINA, Karar kesinleştiğinde hüküm özetinin masrafı davalıdan alınarak Türkiye'de yayın yapan tirajı yüksek üç gazeteden birinde ilanına, " şeklinde karar verilmiştir.
İSTİNAF İSTEMİ: Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Davanın süre yönünden reddi gerektiğini, 5 yıllık hak düşürücü süreden sonra dava açıldığını, sessiz kalma yolu ile hak kaybı oluştuğunu, Davacının İsviçre şirketi olduğunu, yabancılık unsuru nedeni ile teminat alınması gerektiğini, Bilirkişi heyetinin yeterli uzmanlığı olmadığını, yeni rapor alınması talebinin reddinin yerinde olmadığını, Davacının markası türün ve sigara ürünleri alanında tanınmış marka olduğu ortada iken, davalı ile farklı sınıf olan tatil köyü, plaj, kafe, restaurant hizmetinde markayla karıştırılma ihtimalinin olmadığını, Müvekkilinin markasının aynı zamanda Bodrum'un en turistik plajlarından birinin, bölgenin adı olduğunu, bu hususta delillerini de sunduklarını, Markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi, sıradanlaştırılması, markanın sulandırılmasının mümkün olmadığını, mahkemenin kararının rapordaki bu tespite dayandığını, raporun tamamen varsayımsal olduğunu, müvekkili şirketin işletmesinde sigara dahi satmadığını, ... markası adı altında plaj işletmeciliği yapılmakta olduğunu, ... isminin davacı tarafından icat edilmiş isim olmadığını, davacının tanındığı sektör dışında ... isminin davacının tekelinde olmasının mümkün olmadığını, Kök ve ek raporun çelişkili olduğunu, Müvekkilinin markayı farklı sınıflarda farklı emtialarda kullanmakta olduğunu, Haklı sebebe dayalı savunmanın mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerekli olduğunu, ... belediyenin tabelalarında, basında acenta tanıtımlarında yer belirten "anonim hale gelmiş" unsur olarak kullanıldığını, Raporda markaya tecavüz olmadığının belirtildiğini, Müvekkilinin davacıya ait ... markasının tanınmışlık düzeyinden faydalanma, haksız yarar sağlamasının mümkün olmayıp bu konuda delil de olmadığını, Dosyada mevcut hukuki mütaalanın dikkate alınması gerektiğini, Tanınmış markaların sınırsız kullanım hak ve yetkisi bulunmadığını, Müvekkilinin markasını tescile uygun şekilde kullandığını, davacının 11 yıl boyunca sessiz kaldığını, davacının tanınmışlığından faydalanılığı, itibarına ve karakterine zarar verildiği iddia edilmiş ise de hiçbir delil sunulmadığını belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
İNCELEME Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları incelendiğinde; 16/12/1943 tarihinde 34. Sınıfta tescil edilmiş ... numaralı "..." markası ile genellikle 34. sınıfta tescilli "..." esas unsurlu ve bir kısmı davalının markasından önce tescil edilmiş markalarının mevcut olduğu, ... numaralı "..." ibareli markanın 10.01.2008 tarihinde 43.sınıfta davalı adına tescil edildiği anlaşılmıştır. Kadıköy ...Noterliği'nin 12.10.2010 tarih ve ... yevmiye numaralı Marka Devir Sözleşmesi incelendiğinde; dava dışı ... TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait ... numaralı "..." markasının 10.000,00 TL karşılığında davalı ... İŞLETMELERİ A.Ş.'ye devredildiği görülmüştür. Bilirkişiler marka uzmanı ..., marka uzmanı ... ve sektör bilirkişisi ... tarafından düzenlenen 13.08.2018 tarihli raporunda; hükümsüzlüğü istenen ... numaralı "..." markasının davacının tanınmış "..." markasına ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, 43.sınıfta tescilli ... numaralı "..." markasının sırf 43.sınıf kapsamındaki hizmetlerde kullanılsa bile davacının tanınmış "..." markasının ayırt edici karakterini zedeleyebileceği, davalının halihazırda işlettiği kafenin bulunduğu plajın ... diye de anıldığı iddiasına dayalı haklı sebep savunmasının kabul edilebilir olmadığı yönünde görüş bildirilmiştir. Aynı bilirkişi heyetinden alınan 06.11.2019 tarihli ek raporda; davalı tarafın "yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, restoran hizmetleri, self-servis restoran hizmetleri, lokanta hizmetleri, kafeterya hizmetleri, cafe hizmetleri, snack-bar hizmetleri, bar hizmetleri" alanında faaliyet gösterdiği ve bu faaliyetinin tescil kapsamında olduğu, davalı tarafın giriş yönlendirme ve şemsiye üzerindeki marka kullanımının tescil ettirdiği markanın ayırt edici vasfını zedelemeyecek şekilde olduğu ve bu kullanımının davacı markasına tecavüz edecek nitelikte olmadığı, tesis ana tabelasında "..." ibaresini "..." ibaresinin üstünde daha az dikkate çekecek şekilde markanın asli unsurundan ziyade tali unsuru olarak kullanımının davacı markasına tecavüz etmediği, hükümsüzlüğü istenen 43.sınıfta tescilli ... numaralı "..." markasının 43.sınıf kapsamındaki hizmetlerde kullanılsa bile davacının tanınmış "..." markasının ayırt edici karakterini zedeleyeceği, davalının halihazırda işlettiği kafenin bulunduğu plajın ... diye de anıldığı iddiasına dayalı haklı sebep savunmasının kabul edilebilir olmadığı yönünde görüş bildirilmiştir.
GEREKÇE Dava, davacı adına tescilli "..." ibareli tanınmış markanın davalı tarafça iltibas oluşturacak şekilde kullanıldığı iddiası ile markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve men'i ile davalı adına tescilli ... numaralı "..." ibareli markasının hükümsüzlüğüne ilişkindir.İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karara karşı davalı vekili, yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurmuştur. İstinaf incelemesi, HMK'nın 355. maddesi gereğince, ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır. Davalının usule ilişkin istinaf istemi; davalı şirketin İsviçre menşeili olduğu ve yabancılık unsuru nedeni ile teminat alınması gerekirken teminat alınmadan karar verilmesinin hatalı olduğuna ilişkindir. İsviçre, Lahey Sözleşmesi'ne taraf olduğu gibi, Türkiye ile İsviçre arasında yabancılık ve yargılama teminatında muafiyet konusunda ikili anlaşma bulunması nedeniyle MÖHUK'nun 32. maddesi uyarınca davacıdan teminat alınmasına gerek bulunmadığından bu yöndeki istinaf isteminin reddi ile esasa ilişkin istinafın incelenmesi gerekmiştir. Marka hükümsüzlük davası 5 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Kötü niyetle tescil edilen markalar yönünden ise hükümsüzlük davası açma hakkı hak düşürücü süreye bağlı değildir. Ancak bu halde, dava açan kişinin karşı tarafın kötüniyetini ispat etmesi gerekir. Tek başına tanınmış bir markanın aynı/benzer tescil edilmiş olması markanın kötüniyetli tescil edildiği anlamına gelmeyeceği gibi kötüniyetin markanın başvuru tarihine göre değerlendirilmesi gereklidir. Dava tarihindeki SMK 6/5 .md "Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir." şeklindedir. Somut uyuşmazlıkta; davalının ... numaralı "..." ibareli 43.sınıftaki markası 28.12.2006 başvuru tarihli, 10.01.2008 tescil tarihli olup dosyaya yansıyan kararlara göre davacının ... markası 34.sınıfta tanınmış markadır. Dava tarihi olan 06.10.2017 tarihi itibarı ile 5 yıllık sürenin dolduğu sabittir. Bu durumda; öncelikle davalının tescilde kötüniyetli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Davacı kötüniyetin ispatı için tanınmış marka iddiasına ve kullanıma ilişkin görsellere dayanmış; davalı taraf ise ... ibaresinin belediyenin tabelalarında, basında acenta tanıtımlarında yer belirten "anonim hale gelmiş" unsur olarak kullanıldığını, uzun süredir markanın tescile uygun olarak kullanıldığını, sessiz kalma yolu ile hak kaybı oluştuğunu, markaların tescil sınıflarının farklı olduğunu, kötüniyetten söz edilemeyeceğini savunmuş, bir kısım görseller sunmuştur. Bilirkişilerin raporları incelendiğinde; kök raporda kullanımın davacının tanınmış markasının ayırt edici karakterini zedeleyebileceğini, markanın sıradanlaştırıldığı, markanın sulandırılması tehlikesi olduğu yönünde görüşe yer verilmişken, ek raporlarında ise davalının markasının kullanımının ayırt edicilik vasfı zedelenmeyecek şekilde olduğunu, kullanımın davacının markasına tecavüz teşkil etmeyeceğini belirtildiği, davalının raporlara ayrıntılı itirazları giderilmediği, raporun eksik incelemeye dayalı olduğu görülmektedir. Bu durumda mahkemece öncelikle TPMK'dan davacının tanınmış marka kaydının getirtilerek, davalı markasının başvuru tarihi itibarı ile davacı markasının tanınmışlık düzeyi ve davalının savunmaları üzerinde durulması, davalının raporlara ayrıntılı itirazlarının değerlendirilerek, davalının marka başvurusunda kötüniyetli olup olmadığı, sessiz kalma yolu ile hak kaybı oluşup oluşmadığı yönünden davalının kullanımı ve marka sınıfları da dikkate alınarak yeni bir heyetten rapor alınması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi yerinde görülmemiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi ayrıntılı kararda açıklandığı üzere; 1-Davalı vekilinin istinaf isteminin kısmen kabulüne, 2-İstanbul Anadolu 1. FSHHM'nin 2017/603 Esas, 2020/57 Karar sayılı, 23.06.2020 Tarihli kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA, -Yargılamaya devam olunmak üzere, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 3-İstinaf talebi kısmen kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talebi halinde davalı tarafa iadesine,4-İstinaf aşamasında davalı tarafça yapılan yargılama gideri olan 148,60 TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 34,50 TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 193,10 TL'nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, - Davacının gider avansından kullanıldığı anlaşılan 19,00TL istinaf masrafının davacı üzerinde bırakılmasına, 5-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, HMK'nun 353/1-a-6 maddesi uyarınca oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.20/10/2022