T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2017/2183 Esas
KARAR NO 2019/1914
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 26/01/2017
NUMARASI: 2015/25 E. - 2017/13 K.
DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 27/09/2019
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :Davacı vekili dava dilekçesinde; 1937 yılında kurulan müvekkili şirketin günümüzde dünyanın en büyük taş yünü üreticisi olup, dünya çapında 3 kıtada 27 taş yünü fabrikası ile faaliyet gösterdiğini, müvekkilin aynı zamanda ticaret unvanının esas unsuru olan ... markası altında enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu ısı yalıtım ürünleri sunduğunu; müvekkilin ... markasının yurtdışının yanı sıra Türkiye’de TPE nezdinde de tescil edilmiş olduğunu, müvekkilin .... markasının Türkiye dahil dünya çapında çok yüksek bir tanınırlığı olduğunu, ... markası üzerinde gerçek hak sahibinin olduğunu, dava konusu markadaki ... ibaresinin taş yünü yapı ürünleri üretiminde ve teknik birçok sektörde kullanılan bir terim olduğundan ayırt edici nitelikte bir ibare olmadığını, davalı markasının müvekkili markasının seri markası olarak algılanacağını, bu durumun müvekkil markasının itibarı ve ayırt edici karakterini etkileyeceğini, ... ibaresinin aynı zamanda çok tanınan müvekkilin ticaret unvanının esas unsuru olduğundan davalı markasının hükümsüz kılınması gerektiğini davalının dava konusu markayı tescil ettirmede dürüst ve iyiniyetli olmadığını, davalı adına ... tescil no.lu “... ” markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkinini, davacıya ait ... markasının davalı tarafından izinsiz kullanımı nedeniyle oluşan marka hakkına tecavüzün tespiti, men’i, ref'ini talep ve dava etmiştir. Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle; Davalı markasının 28.08.2009 tarihinden itibaren koruma altına alındığını, davanın 5 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra ikame edildiğini; ... ibaresinin İngilizce’de “taş yünü” anlamına geldiğini; yalıtım/izolasyon sektöründe kullanılan ...l/taşyünü adıyla anılan ürünün volkanik kayalardan elde edilen bazalt, diyabaz, dolomit gibi mineral, inorganik taşların 1400-1500 santigrat derecede arasında eritilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan, % 97 oranında doğal elyaf içeren, yangına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan ısı ve ses yalıtım malzemesi olduğunu, yalıtım malzemesi olarak sektördeki herkes tarafından bilinen, kullanılan bu ibarenin ayırt ediciliği olmadığından marka olarak tescil edilemeyeceğini taraflara ait markalar arasında benzerlik ve iltibas tehlikesi bulunmadığını, davalının kendini markası ile tanınmış olduğunu ve pazarlama faaliyetlerini sürdürdüğünü, ... ibaresi jenerik bir isim olduğundan MarKHKm, 8/1/b’ye dayalı hükümsüzlük talebinin yerinde olmadığını, hak düşürücü süre geçtikten sonra dava açıldığını, tescilli markasını kullanan müvekkilin kötüniyetli olmadığını beyanla, davanın reddini beyan ve talep etmiştir.İstanbul 2.FSHHM'nin 26.01.2019 tarihli, 2015/25 E. - 2017/13 K.sayılı kararıyla; "davacının tanınmış marka mahiyetinde olan ... esas unsurlu markası ile iltibas yaratan ve markalar arasında bağlantı olduğu ihtimalini doğuran davalı markasının hükümsüzlük şartları oluştuğundan markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine ayrıca davalının markasını tescilli olduğu şekilde kullanmayarak davacı marka hakkına tecavüzünün ve haksız rekabetinin bulunduğu gerekçesiyle; davacı ... İnternational A/S tarafından davalı ...SANAYİ VE TİCARET A.Ş aleyhine açılan davanın kabulüne, davalının TPE nezdinde 17.11.2015 tescil tarihli ... tescil nolu ... ibareli markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, davalının markasını tescilli olduğu şekilde kullanmayarak tescilden farklı renk ve unsurlarla kullanmak suretiyle davacı marka hakkına tecavüzünün ve haksız rekabetinin tespitine, durdurulması ve engellenmesine, karar verilmiştir. Davalı vekilinin istinaf dilekçesinde; davacının marka tescili ile eylemli markasal kullanımının birbirinden farklı olduğu; -Markalar arasında 556 sayılı KHK 7 ve 8.maddelerinde açıklanan benzerlik bulunmadığını, karşılaştırmada asıl unsurun ne olduğunun saptanması gerektiğini, Yargıtay içtihatlarında da açıklandığı üzere, "Asıl unsuru, markanın bütünü itibariyle bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırt ediciliğini vurgulayan imajın" değerlendirilmesi gerektiğini, markanın bütünü ile incelenmesi, herkes tarafından kullanılan kelimelerin tescilsiz dahi kullanılabileceğine dair KHK 12.maddenin dikkate alınmadığını, her iki taraf markalarının görsel, fonetik ve kavramsal/anlamsal olarak farklı olduğunu, müvekkilinin markasının asıl unsurunun, ... ibaresi olduğunu, büyük harflerle yazılışı ve hecelere ayrı renklendirilmesinin asıl unsuru vurgu yaptığını, -... ibaresinin (yunanca .."..r" ve ... .") sözcüklerinin bir araya getirilmesinden oluştuğunu, bir polimeri oluşturan en küçük moleküle monomer adı verildiğini, sektörde hiç kimsenin ... markasını gördüğünde, bu şirketin taşyünü/...imal ediyor şeklinde düşünmeyeceğini,... ibaresinin ve Türkiye'de karşılığı olan taşyünü /taş yünü ibarelerinin çoğunlukla inşaat sektöründe kullanılan ve yalıtım ürünleri sınıfını birebir betimleyici ibareler olduğunu, ... kelimesinin markada fantezi bir asıl unsur olarak kullanıldığını, -Gerekçeli karardaki lafzi açıklamaların dahi savunmayı doğruladığını, buna rağmen davanın kabulünün çelişkili olduğunu, -Müvekkilinin markasında ... asıl unsur olduğunu, ... ürününün ... markasıyla imal edildiğini betimlemek için kullanıldığını, buna rağmen ... yerine taş yünü ibaresi kullanıldığının sorgulanmasının ilginç olduğunu, -Müvekkili şirketin ortağının Belçika menşeli ... isimli yabancı bir şirket olduğunu, ingilizce ibare kullanılmasının doğal olduğunu, -... ibaresinin ürünü betimleyen yardımcı/tali unsur olduğunu, davacının teslcilinde siyah-beyaz olup kırmızı renkle fiilen kullanıldığını, müvekkilinin kullanımında da ... ibaresinin tali unsur olduğunu, -Davacının marka ihlali iddiasının, dava dilekçesine koyduğu bir ambalaj fotoğrafına dayandırdığını, başka delilinin bulunmadığını, müvekkilinin sunduğu ambalajın incelenmediğini, -Hükümsüzlük davasının müvekkilinin ikametgahı Kayseri 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini, marka ihlal iddiasının yer, zaman ve mekan belirtilmeden, sadece dava dilekçesindeki bir fotoğrafa dayandığını, eğer varsa haksız bir eylemin meydana geldiği yerinde malzemelerin depolandığı ve ürünlerin ambalajlandığı yer alan davacı fabrikasının bulunduğu Kayseri olduğunu, ilk asıl davanın hükümsüzlük talepli olduğunu, markanın tescil edilmediği şekilde kullanılmasının tali nitelikte bulunduğunu, yetki itirazlarının neden reddedildiğinin anlaşılamadığını, haksız rekabet ve hükümsüzlük davasında yetkili mahkemenin Kayseri 3.Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu beyanla mahkeme kararının kaldırılmasını istemiştir. Davacı vekili istinafa cevabında; 556 sayılı KHK'nın 63.maddesi uyarınca üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkemenin davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkeme olduğunu, marka sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde ikinci fıkra hükmünün uygulanacağını, birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda yetkili mahkemenin ilk davanın açıldığı mahkeme olduğunu, bu davada hem hükümsüzlük hem tescilli markaya tecavüzün tespiti, durdurulması ve engellenmesinin istendiğini, KHK 63/4 maddesi gereğince, seçimlik hakkını kullanmakla yetkili mahkemede dava açtıklarını, -Davacı markasının tescilli olduğunu, izinsiz kullanılamayacağını, "taş yünü" ibaresinin karşılığının "...." olduğunu, müvekkili de dahil sektörde faaliyet gösteren firmaların "..." ibaresini kullandıklarını, markalar arasında iltibas ilişkisi bulunduğunu, müvekkilinin tanınmış markasının önüne ayırt edici niteliği bulunmayan/tanımlayıcı nitelikte bir ibarenin (...r/birim yapı) eklenmesi suretiyle türetilmiş olan davalı markasının bir bütün olarak, müvekkiline ait markaların devamı/serisi izlenimi verdiğini ve ilişkilendirme, iltibas ilişkisine neden olduğunu, -... ibaresinin davalı tarafça küçük fontta yazılmış olmasının davalının kötüniyetini ve kanunu dolanma maksadını gösterdiğini, bu ibarenin ikincil planda kalmadığını, asıl ayırt edici ibarenin ... ibaresi olduğunu, bu ibarenin çok tanınmış olduğunu, ibarenin uzun yıllardır müvekkilinin ticaret ünvanını teşkil ettiğini, -Markaların emtia listesindeki 17,19 ve 35.sınıflardaki emtiaların örtüştüğünü, Davalı ve davacı firmanın esaslı faaliyet alanı olan taş yününün; yalıtım dışında inşaat sektöründe; havalandırma/ısıtma tesisatları ile ilgili olarak ve madencilik sektöründe başka birçok amaç için kullanıldığı da dikkate alınarak; davalının markasındaki inşaat, havalandırma ve ısıtma tesisatı ile ilgili olan 37.sınıf hizmetlerinin ise doğrudan bağlantılı olduğunu, -Müvekkilinin markasının tanınmışlığının iltibas riskini artırdığını, davalının dürüstlük ve iyi niyet kaidelerine aykırı davrandığını, eskiden beri siyah beyaz tescillerinin tüm renkleri kapsadığının kabul edildiğini, ancak başvuru spesifik bir renkte yapılırsa özel olarak o rengi korumak üzere yapıldığının kabul edileceğini, -Davalıya ait www.....com internet sitesindeki basın haberinde "davalının üretimine 2008 yılında ... adı altında mineral taşyünü ile başladığından" bahsedildiğini, ... tanıtım filminde ... ibaresinin kullanıldığını beyanla istinaf talebinin reddini istemiştir. Hükümsüzlüğü talep edilen marka ... tescil no.lu “...” markası ...San. ve Tic. A.Ş, adına tescil edildiği, ...San. ve Tic, A.Ş,’ye marka devir sözleşmesi ile devredildiği, markanın 17, 19, 35, 37 sınıflardaki emtia/hizmetler için tescil edildiği, tescil başvurusunun 28.08.2009 tarihinde yapıldığı,17.11.2011 tarihinde tesciline karar verildiği görülmüştür. Davacı taraf, markasının tanınmışlığını ispat amacıyla davacının ... markasını WIPO nezdinde ve dünya genelinde tescil ettirdiği ülkeleri gösterir listeyi, TPE nezdindeki marka tescillerini, Davacıya ait ... ibareli alan adları listesini, davacının 2000-2013 yılları arasında ... markasına ilişkin satış rakamları ve tanıtım harcamalarını gösterir belgeleri, davacının ... markalı ürünlerinin kataloğunu, davacı şirketin tarihçesini gösterir broşürü, davacının www. ... com.tr adlı internet sitesi dökümlerini, davacı hakkında 2013-2014 yıllarında çıkan haberler, WIPO kararını, dosyaya ibraz etmiştir. Davacının hak sahibi olduğu ... ibaresini barındıran alan adlarının 3 kişi adına tahsis edilmiş olması olan WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin 12.12.2011 tarihli kararında, davacının ... markasını uzun yıllar yalıtım ürünlerinde ticaret markası olarak kullandığı, marka üzerinde hak sahibi olduğu ve meşru menfaatinin bulunduğunun tespitine ve ihtilaflı olan ....com alan adlarının şikayet edene devrine karar verilmiştir.Mahkemece dosya kapsamında alınan 07/12/2015 tarihli heyet raporunda;davacı ... esas unsurlu markasının yapı-inşaat sektöründe Türkiye dahil dünya çapında çok yüksek bir tanınmışlığı sahip bir marka olduğunu, yapı-inşaat sektöründe kullanılan “r...vb/ibarelerinin Türkiye'de karşılığının '‘taşyünü veya taş yünü' ibareleri olduğunu davalı adına tescil edilmiş olan marka, markadaki “... ” ibaresi markada daha küçük punto ile yazılmış ise de, davacı markası ile bağlantı ihtimali doğuracak bir ibare olduğunu, tarafların faaliyet gösterdiği yapı-inşaat sektörünün dahil olduğu 19. sınıf ve bu sınıf ile benzer olduğu tespit edilen 37. sınıf yönünden MarKHK m.8/l/b'ye dayalı hükümsüzlüğü şartlarının mevcut olduğunu, davacı markası tanınmış marka olmakla, davalı markasının tescil edildiği 17. ve 35. sınıf yönünden de markanın hükümsüzlüğü şartlarının mevcut olduğu davalı markasının tescil edildiğinden farklı renk unsurlarıyla kullanıldığını, bu kullanımın davacının kurumsal kimlik ve tanınmış olan markasının rengine yaklaşmakta olduğunu, bu durumun tüketici nezdinde markalar arasında bağlantı dahil karışıklığa sebebiyet verebileceğini ve davalının kullandığı ihtilafsız olan www.....com adlı sitesinde “üretimine 2008 'de ...adı altında mineral taş yünü ile başladı” beyanında “... ibaresini markanın esas unsuru gibi kullanmasının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet olarak değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Davalı vekili rapora itirazında; taraf markalarının tescil edildikleri 17 ve 19. sınıf ürünlerin tüketicilerinden oluşan ortalama tüketici kitlesinin bilinç ve dikkat düzeyi dikkate alındığında taraf markalarının karışmayacağını ileri sürdüğü, bilirkişi heyetinin 29/08/2016 tarihli ek raporda; davalı adına tescil edilmiş olan markadaki “...” ibaresinin markada daha küçük punto ile yazılmış ise de, davacı markası ile bağlantı ihtimali doğuracak bir ibare olduğunu, tarafların faaliyet gösterdiği yapı-inşaat sektörünün dahil olduğu 19. sınıf ve bu sınıf ile benzer/bağlantılı olduğu tespit edilen 37. sınıf yönünden MarKHK 8/l/b’ye dayalı hükümsüzlüğü şartlarının mevcut olduğunu, davacı markası tanınmış marka olmakla, davalı markasının tescil edildiği 17 ve 35. sınıf yönünden markanın hükümsüzlüğü şartlarının mevcut olduğu belirterek kök rapordaki görüşlerini tekrarlamışlardır. Davanın 02.02.2015 tarihinde açıldığı, davalı adına tescilli olan ... tescil no.lu “... ” markasının 17.11.2011 tarihinde tescil edilmiş olmakla 5 yıllık hak düşürücü sürenin henüz geçmemiş olduğu anlaşılmıştır.
G E R E K Ç E :Davacı vekilinin dava dilekçesinde; davalı adına ... başvuru numarası ile tescilli “...” markasının hükümsüzlüğü ve sicilden terkini ile tecavüzün, haksız rekabetin tespiti, men'i ve ref'i talepli dava açtığı, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği, davalı vekilinin istinaf başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Davalı vekilinin yetki itirazında bulunduğu, hükümsüzlük davasının müvekkilinin ikametgahı olan Kayseri AHM' de görülmesi gerektiğini ileri sürdüğü, yargılamayı İstanbul 2.FSHHM'de devam edilerek karar verildiği anlaşılmış, davacının hükümsüzlük davası ile birlikte markaya tecavüzün, haksız rekabetin tespiti, men'i ve ref'i talebinde bulunduğu, dava tarihinde yürürlükte olana 556 sayılı KHK'nın 63/3 maddesinde; hükümsüzlük davalarının davalının ikametgahı mahkemesinde görüleceği düzenlenmişse de; KHK 63/1 maddesinde, "marka sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir." hükmü düzenlenmekle, KHK 66/son maddesinde, "birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda yetkili mahkeme ilk davanın açıldığı mahkemedir." hükmü gözönüne alınarak (emsal Yargıtay 11.HD'nin 25.10.2013 tarihli 2013/1761 E. -2013/18816 K.sayılı kararı) davanın, davacı şirketinin vekilinin bulunduğu, İstanbul 2.FSHHM'de görülerek sonuçlandırılmasında hukuka aykırılık görülmemiştir. Davalı vekilinin, davanın 5 yıllık sürede açılmadığını ileri sürdüğü, ancak marka tescil kaydından davalı markasının 28.08.2009 tarihli başvuru üzerine 17.11.2011 tarihinde tescil edildiği, davanın tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süreden önce 02.02.2015 tarihinde açıldığı görülmüştür.Davalı vekilinin, davacı markasının “ ...” ibareli olduğu, davacı markası ile bütünüyle bıraktığı izlenim ile benzer olmadığını, müvekkilinin markasının asıl unsurunun ... olduğunu ileri sürdüğü anlaşılmış, dosya kapsamından alınan 07.12.2015 tarihli kök raporda; davacı adına tescilli ... markasının WIPO'nun tanınmış markalar uzmanlar komitesince hazırlanan 23.10.1997 tarihli ölçütlere göre incelenerek, tanınmış marka olarak tespit edildiği, davalının dünya genelinde tanınmış ve Türkiye'de de 08.11.2000 yılından beri tescilli ve aynı zamanda ticaret ünvanının asıl unsurunu teşkil eden davacı markasını, ... ibaresiyle tescil ettirdiği, inşaat sektör bilirkişisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti tarafından, yapı inşaat sektörünün de dahil olduğu 19 ve 37.sınıflarının benzer olduğunun tespit edildiği, davacı markasının dünya çapında tanınmış olması gözönüne alınarak tüm sınıflar yönünden iltibas yaratarak davacı markalarının devamı gibi algılanacağı, mahkemenin kararının ve gerekçesinin yerinde olduğu kanaatiyle hükümsüzlük davasına yönelik istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.Markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespiti yönünden, davalı markasının tescil edildiğinden farklı renklerde ve davacı markasına yaklaştırılarak kullanımı ile davalının www.....com adlı sitesindeki 25.11.2014 tarihli yazıda "...üretimine 2008'de... adı altında ... ile başladı" beyanının, davacı markasının esas unsur olarak kullanılması nedeniyle marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği kanaatiyle ihlale yönelik istinaf başvurusunun da reddine karar verilmiştir.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçe ile:1-6100 sayılı HMK.'nın 353/1-b-1 maddesi gereğince davalı vekilinin yerinde görülmeyen istinaf isteminin ESASTAN REDDİNE,2-Alınması gereken 44,40 TL harcın, peşin alınan 31,40 TL harçtan mahsubu ile bakiye 13,00 TL eksik harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, 3-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,4-İstinaf yargılama giderleri olarak; a)Davacı avansından kullanıldığı anlaşılan; 11,00 TL (posta-teb-müz) masrafının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, b)Davalı tarafça yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına,5-Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere 27/09/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.