T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2019/618 Esas
KARAR NO: 2021/2168 Karar
MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 25/12/2018
NUMARASI: 2017/628 E. - 2018/413 K.
DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 23/12/2021
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü:
DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde; her çeşit ticari malların toptan ve perakende satıcılığı, büyük satış mağazalarının açılması ve işletilmesi işi ile iştigal eden müvekkilinin, yüksek kalitede temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en düşük fiyatta ve çok düşük maliyette halka sunduğu hard discount zincir marketlerinin işletilmesi konusunda faaliyet gösterdiğini, davalı şirkete ait "..." markasının kelime ve şekil unsurundan oluşmakta ise de, markanın esas unsurunun "..." kelimesi olduğunu, müvekkili şirket markalarının esas unsurunun ise "..." kelimesi olduğunu, davalıya ait hükümsüzlüğü talep edilen markanın ... olduğunu, müvekkili markasının da ... temin üzerinde ... düzenlenmiş olduğunu, davalı markası ile müvekkili markasının, ortalama tüketici nezdinde bıraktığı genel intiba, görünüm ve özellikle okunuş olarak ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu ve tescilli olduğu sınıflar bakımından aynı ve benzer tür malları kapsadığını, müvekkili şirket adına tescilli "..." markasının TPMK nezdinde ... kod numarası ile tanımmış marka statüsünde olduğunu ve davalı adına ... sayı ile tescilli "..." ibareli markanın müvekkili markasını çağrıştırdığını ve müvekkili markası ile hem görsel hem de işitsel açıdan iltibasa neden olduğunu iddia ederek, davalı adına 17/10/2014 tarih ve ... sayı ile tescilli "..." ibareli markanın hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde; "..." ibaresinin ticaret unvanı ve marka olarak davalı adına tescilli olduğunu, söz konusu ibarenin 2005 yılında davalı unvanı olarak kullanılmaya başlandığını, müvekkilinin ana faaliyet alanının tıbbi cihazların distribütörlüğü ve kalibrasyonu alanlarında olduğunu, müvekkilinin 2006 yılında da "..." markasını 44. Sınıfta ... sayı ile tescil ettirdiğini, akabinde de davaya konu ... sayılı "..." markasını 2014 yılında 10 ve 35. Sınıflarda tescil ettirdiğini, müvekkilinin 2005 yılından bu yana ... ibaresini yoğun bir şekilde kullandığını, ayrıca 2005 yılında... alan adını da müvekkilinin kendi adına tescil ettirdiğini, müvekkili markalarının 10, 35 ve 44. Sınıf kapsamında kalmakta olup, müvekkilinin "..." ibaresini ticaret unvanı, marka ve alan adı olarak tescilli olarak bugüne kadar hiçbir itiraz olmaksızın fiilen kullandığını tarafların ticari faaliyet kapsamlarının çok farklı olduğunu, müvekkili markasının davacının "..." markası ile benzer olmadığını, ayrıca hükümsüzlüğü talep edilen müvekkili markası ile ilgili davacının TPMK'ya yapmış olduğu itirazının reddedildiğini, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre kullanmama defini ileri sürdüklerini, müvekkilinin markasının 10. Ve 35. Sınıfta tescil edildiğini, davacı markasının ise 35. Sınıfta perakende mağazacılık alanında fiilen kullanıldığını, tescil alınmayan ve fiilen kullanılmayan alanlarda hükümsüzlük talep etmenin hukuka aykırı olduğunu, müvekkilinin tescil sınıflarında davacının markasını kullanmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
MAHKEME KARARI: Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 25.12.2018 tarihli 2017/628 E. - 2018/413 K. sayılı kararıyla; "... davacı şirket adına kayıtlı "..." esas unsurlu markalar ile, davalı adına tescilli "..." markası karşılaştırıldığında; davacı ve davalı şirketin faaliyet alanlarının ayrı olmaları, davacı markasının üç harfli bir heceden ibaret olup davalı markasının esas unsuru olan ve iştigal konusu ile ilişkili "..." kelimesi olup, şekil itibariyle de , her iki markanın benzer olmadığı, tescilli oldukları aynı sınıflar yönünden dahi hiçbir şekilde benzerlik ve karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı, bilirkişi raporu takdiri delil olup, benzerlik olduğu kabul edilse dahi, davacının 10. sınıf yönünden ciddi kullanımının da bulunmadığı" gerekçeleriyle davanın reddine karar verildiği görülmüştür.
İSTİNAF BAŞVURUSU: Davacı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda, markalar arasında benzerlik/ayniyet değerlendirmesi yapılmış olup, taraf marka görsellerine yer verilmiş ve davalı markasında “...” kelimesine vurgunun yoğunlaşmasıyla “...” bütünü,...’ in (yani davacı işletmesinin) bir yan ya da seri markası olduğu, o işletmenin “... ürünlerine verdiği yan bir marka olduğu” izleniminin doğduğu, bu nedenle davacının seri marka imajı kapsamında tüketicinin karıştırma ihtimalinin oluştuğu, davacının yoğun bir mağaza zincirinin oluşu, tüketicinin her an davacı markasıyla karşılaşmasının karıştırma algısını yükselteceği sonucuna varıldığını, gerçekten de, markanın asli ve ayırt edici unsurunun, sonraki başvuruda yine asli unsurlardan biri olarak yer alması ve markaya ayırt edici olmayan eklemeler yapılmasının benzerliğe yol açtığını, kararda tarafların iştigal alanlarının farklı olması markalar arasında iltibas oluşmayacağına gerekçe olarak gösterilmişse de, davaya dayanak gösterdikleri ... esas unsurlu markaların 10. ve 35. sınıfta tescilli olduğunu, “tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı veya benzer” olması şartının somut olayda gerçekleştiğini, günümüzde perakende sektöründe mağazalarda sadece temel tüketim mallarının satışı değil, her çeşit ticari ürünün satışı yapılır hale geldiğini. -Kararda, davacının 10. Sınıf yönünden ciddi kullanımının olmadığı red gerekçeleri arasında sayılmışsa da; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun Geçici Madde 1/(1) hükmü uyarınca anılan kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış marka tescil başvurularına, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK hükümlerinin uygulanması zorunlu olduğunu, davalı şirketin kullanmama savunmasına itibar edilemeyeceğini, müvekkilinin ... sayılı ... A.Ş. ve ... sayılı “...” markalarının 35. sınıfta (10. sınıf emtiaların satış hizmetleri de dahil) tescilli olup tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre dolmadığı için kullanmama definin ileri sürülemeyeceğini. - Dosyaya sundukları fatura ve katalogların incelenmesinden müvekkilinin biberon, emzik, prezervatif vs. 10. sınıfa dahil ürünlerin düzenli bir şekilde müvekkil şirket mağazalarında satışa sunulduğunun anlaşıldığını,davalı şirketin 10. sınıf emtiaları satmaya yönelik “...” ibareli mağazalar da açabileceğini,davalı şirket markası ile müvekkil şirket markaları 35. sınıf bakımından da karıştırılabileceğini ve iltibas tehlikesinin oluşacağını, bilirkişi raporunda da, müvekkili markasının mağazacılık hizmeti yönünden ciddi kullanımının olması ve mağaza zinciri oluşu nedeniyle, tüketicinin her an davacı markasıyla karşılaşması karıştırma algısını yükselteceğinin belirtildiğini, tüketicilerin “...” ibareli mağazalar ile karşılaştığında, müvekkili şirketin medikal ürünler sektörüne ait ürünleri bu mağazalarda satma kararı aldığı şeklinde bir düşünceye kapılmalarının ihtimal dahilinde olduğunu. -Davacı markalarının 10. Ve 35. sınıfta tescilli olduğu hizmetlerin, davaya dayanak gösterilen ... ve ... sayılı ... esas unsurlu markaların tescil kapsamında aynen yer aldığından bu hizmetler için de hükümsüzlük koşulları oluştuğunu beyanla, mahkeme kararının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekilinin istinaf dilekçesine cevabında; tarafların ticari faaliyet alanlarının çok farklı olduğunu, davacının gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı zincir market, davalının ise medikal cihazların üretimi, distribütörlüğü ve kalibrasyonu alanında faaliyet gösterdiğini, ... markasının ... markası ile benzer olmadığını, davacının davalı marka başvurusuna aynı gerekçelerle itiraz etmesine rağmen itirazlarının reddedildiğini, dava açmayıp 3/4 yıl sonra hükümsüzlük davası açmasının samimi olmadığını gösterdiğini, hiçbir tüketicinin markaları birbiriyle karıştırmayacağını, ... ibaresinin ... ibaresinin kısaltması olduğunu, davacının kullanım nedeniyle markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağı, tanınmış markanın itibarına zarar vereceği yada ayırt edici niteliğinin zedeleneceğini ispatlaması gerektiğini, markaların aynı sınıfta tescil edilmediğini, davalının müvekkilinin tescil sınıfında kullandığına dair delil sunmadığını beyanla istinaf başvurusunun reddini talep etmiştir.
DELİLLER: Dosya içerisinde bulunan TPMK kayıtlarından; ... sayılı ve "..." ibareli markanın, 10 ve 35. Sınıflarda 17/10/2014 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle davalı adına, ... sayılı "..." ibareli markanın 99. Sınıfta davacı adına tescilli olduğu görülmüştür. Davacı tarafça sunulan marka tescil belgelerinden; 21/04/2014 başvuru ve ... tescil tarihli ... sayılı “...” markasının 35. Sınıfta, ... başvuru ve 06/04/2015 tescil tarihli ... sayılı “... A.Ş.” markasının 35. Sınıfta davacı adına tescilli olduğu anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesince Mali Müşavir ..., Marka Patent Vekili Dr. Öğretim Görevlisi ... ve Sektör Bilirkişi ...'dan alınan 05/11/2018 tarihli raporda; tarafların marka ve ibareleri arasında karıştırılmaya sebebiyet verecek düzeyde benzerlik olduğu, davacının 35. Sınıf (reklam, pazarlama, istifleme, mağazacılık hizmeti vb.) yönünden ciddi kullanımının olduğu, ancak bu sınıfta yer alan kalemlerin emtia yönünden değil, hizmet yönünden değerlendirilmesi gerektiği, davacının 10. Sınıf (cerrahi, tıbbi, diş hekimliği cihazları, ameliyathane giysileri, cinsel ürünler, biberon vb) yönünden ise ciddi kullanımının olmadığı yolunda görüş belirttikleri anlaşılmıştır. Mahkemenin 03/05/2018 tarihli ön incele duruşması, ... numaralı ara kararında; davalı tarafın kullanmama definin sonuçlandırılması yönünden, davacı tarafın dayanak yaptığı markaların hangileri olduğunun ve hükümsüzlüğü talep edilen sınıf ve emtia yönünden kullanımların ispatı yönünden delil sunulmak üzere davacı vekiline süre verildiği, davacı vekilinin dosya ekinde bulunan klasör içerisinde, dayandığı marka tescil belgelerini ibraz ettiği, ... başvuru numaralı 35. sınıfta (10. Sınıf emtiaların satış hizmetleri dahil) ... markası ile ...başvuru numaralı ... Sınıfta ... Mağazacılık A.Ş. Markasının tescil belgelerini ibraz ettiği, markaların tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre dolmadığı için kullanmama definin ileri sürülemeyeceğini beyan ettiği anlaşılmıştır.
G E R E K Ç E: Marka hükümsüzlüğü davasında; davalının ... sayılı ve "..." markasının, davacı tarafın tanınmış ... markaları ile iltibas yarattığı, müvekkilinin markasının serisi olarak algılanacağından bahisle, hükümsüzlüğü talep edilmiştir. İlk derece mahkemesince davanın reddine karar verilmiş, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Davacı tarafa ait ... markasının, marketçilik sektöründe tanınmış marka olduğu ve ... başvuru numarası ile tanınmış marka sicilinde kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Davacı vekilinin dava dilekçesinde tanınmış markasına dayandığı, bilahare mahkemece talebin açıklatılması üzerine ... sayılı “... ” markası ile ... sayılı “... A.Ş.” markasına da dayanıldığı ileri sürülmüştür. Davacı markalarının 35. Sınıfta "Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri...."alt sınıflarında tescilli olduğu ve Müşterilerin malları elverişli şekilde görmesi ve satın alması için malların bir araya getirilmesi hizmetleri sınıfında; "...Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için alet, cihaz ve mobilyalar. Yapay organlar ve protezler. Tıbbi ortopedik malzemeler. Ameliyathane giysileri ve steril örtüler.Cinsel amaçlı aletler ve malzemeler. Prezervatifler (kondom/kaput). Biberonlar, biberon emzikleri, emzikler, bebekler için diş kaşıyıcılar...." emtialarının satışı hizmetlerinde tescilli olduğu anlaşılmıştır. Davalı vekilinin cevap dilekçesinde davacının dayandığı markaların hükümsüzlük istenen sınıflarda kullanılmadığını def'i yoluyla ileri sürmüş, davacı vekili ise; davada 556 Sayılı KHK hükümlerinin uygulanacağını ayrıca dayanılan markaların tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre dolmadığından, kullanmama defi'nin ileri sürülemeyeceğini ileri sürmüştür. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 25. Madde, 7. Bendinde; " 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar." hükmü düzenlenmekle, davacı tarafın dayandığı markaların da tescil tarihinden, dava tarihine kadar 5 yıllık süre geçmediğinden kullanmama definin ileri sürülemeyeceğine ilişkin davacı vekilinin istinaf sebebi haklı olup mahkemece davacı markalarının belirtilen sınıflarda kullanılmadığına dair gerekçesi yerinde değildir.
Davacının dayanak ... markası ve “... A.Ş.” markası ile davalının hükümsüzlüğü istenen ... markasının benzerlik karşılaştırılmasında, davacı markalarının 10. Sınıfta tescilinin bulunmadığı, 35. Sınıfta bir kısım alt sınıf hizmetlerde tescil sınıfının ortak olduğu anlaşılıyorsa da, her iki taraf markasında ortak olan ... ibaresi ile ... ibaresinin anlamının bulunmadığı, görsel ve sesçil olarak benzerlik düzeyinin düşük olduğu, davacının markasının tanınmış olduğu mağazacılık sınıfında davalı markasının tescilinin bulunmadığı ve ortak sınıfta davacı markasının tanınmış olmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar tanınmış markalar tescil sınıfları haricinde de belirli şartların bulunması halinde genişletilmiş korumadan yararlanabilecekse de, bu koruma mutlak değildir, somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekir. Davalı markasının renk, şekil ve yazım karakteristiği ile de davacı markasından farklılaştığı, ayırt edici olduğu, ortak sınıflar ve tescile konu farklı sınıflar yönünden davacı ... markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlanması, tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi yada ayırt edici niteliğinin zedelenmesi ihtimalinin bulunmadığı, tüketici nezdinde işletmesel bağlantı kurulması ihtimalinin de bulunmadığı kanaatiyle, davacı vekilinin gerekçeye yönelik istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddi kararı sonuç itibarıyla doğru olmakla, davanın reddine, düzeltilmiş gerekçe ile ve kazanılmış haklar korunarak hükmün aynen tekrarına karar verilmiştir.
H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan gerekçe ile: 1-Davacı vekilinin gerekçeye yönelik istinaf başvurusunun KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE, 2- Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 25.12.2018 tarihli 2017/628 E. - 2018/413 K. sayılı kararının, 6100 Sayılı HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince KALDIRILMASINA, 3-DAVANIN REDDİNE, 4-İlk derece yargılaması yönünden; A)Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince hesaplanan, 59,30 TL ilam harcından, 31,40 TL peşin harcın mahsubu ile, 27,90 TL bakiye karar harcının davacıdan tahsiline Hazine'ye irat kaydına,B)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan, 3.145,00 TL vekalet ücretinin, davacıdan alınarak davalıya verilmesine, C)Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına Ç)Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının davacıya iadesine, 5-İstinaf yargılaması yönünden; A) Davacı vekilinin istinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talep halinde iadesine, B) İstinaf yargılaması sırasında davacı tarafından yapılan 121,30 TL istinaf yoluna başvurma harcı, ile 47,50 TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 168,80 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, C) İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına, 6-Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilk derece mahkemesince taraflara iadesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere 23/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.