T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2017/3145 Esas
KARAR NO: 2019/2584 Karar
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 07/02/2017
NUMARASI: 2014/193 E. - 2017/15 K.
DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğü ve Tecavüzden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 22/11/2019
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin ticaret unvanının kılavuz unsuru olan uzun yıllardır fiilen kullanarak tanınmış marka haline getirdiği TPE nezdinde tescilli ... ve ... esas unsurlu markaları ile iltibas yaratan ve davalı adına tescilli ... ve ... ibareli 2005/30527, 2008/36171, 2011/17185 sayılı markalarının 556 sayılı KHK'nın 7,8,42.maddeleri gereği tescilli oldukları tüm emtia ve hizmetler için hükümsüz sayılmasına, iptaline, terkin edilmesine, dava konusu markaların tescil edildiği şekilden farklı olarak ... ibaresini ön plana çıkararak müvekkilinin markaları ile iltibas yaratacak şekilde kullanan ve bu ibareli emtia/hizmetleri satışa arz eden, piyasaya süren davalı şirketin işbu fiillerinin 556 sayılı KHK'nın 9 ve 61.maddeleri uyarınca müvekkilinin .... ve ... esas unsurlu markalarının haklarına tecavüz ve TTK 55, 56.maddeleri uyarınca haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin durdurulması, önlenmesi, giderilmesi, müvekkilinin ticaret unvanı ve markalarının esas unsuru ... ibaresini ayırt edilemeyecek kadar benzer olan ve iltibas yaratan ... ibaresinin birebir aynısının kullanıldığı basılı evrakların, broşürlerin, ticari amaçlı yapılan yazışmaların ve fatura, sevk irsaliyesi, broşür, ambalaj, her cins etiket, ticari evrak vs. Basılı madde ile tanıtım vasıtaların ve tabelaların üzerindeki ... ibaresinin silinmesine, silinmesi mümkün olmayanların imha edilmesine, ... ibaresinin davalının her türlü internet ilanlarından çıkartılmasına, fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 556 sayılı KHK'nın 62,64 ve 66/2-b maddeleri uyarınca davalı yanın dava tarihi itibariyle hesaplanacak merkez bankası krediler avans faizi ile birlikte 5.000 TL maddi, 5.000 TL manevi tazminatın tahsilini, kararın masrafları davalıdan karşılanmak suretiyle Türkiye çapında yayın yapan tirajı en yüksek bir gazetede bir defa ilanına , ... ibaresinin davalı şirketin ticaret unvanından çıkarılmasına, terkinine, www......com.tr adlı web sitesi ile davalının haksız ve hukuka aykırı adına tahsis ettiği www......com alan adlı internet sitesinin kapatılmasını, www.....com ve alan adından ... ibaresinin çıkartılmasını talep ve dava etmiştir.Davalı taraf vekili cevap dilekçesinde,müvekkili adına tescilli 2005/30527, 2008/36171 sayılı .... ibareli markalarının 556 sayılı KHK'nın 14.maddesi kapsamında tescile uygun olarak tescil edildiği tarihten bu yana aralıksız olarak kullanıldığını, müvekkilinin 2005/30527, 2008/36171 ve 2011/17185 sayı ile tescilli markalarının davacı markaları ile iltibas yaratacak nitelikte olmadığını, markaların bir bütün olarak incelenmesinde görsel, işitsel ve kavramsal olarak markaların benzer olmadığı, ilk bakışta tüm tüketiciler tarafından kolayca ayırt edilebileceğini, müvekkilinin davaya konu markalarının sadece .... ibaresinden değil ...., ... ve .... kelime ve şekil ibarelerinden oluştuğunu, ... ve ... ibarelerinin esaslı unsur olduğunu, marka kullanımının hep bu şekilde yapıldığını, tüketiciler tarafından da bu şekilde tanındığını, müvekkilinin davaya konu kullanımının tescile dayalı olduğunu, tescilli olduğu sürece 556 sayılı KHK'nın tescil sahibine sağladığı haklardan yararlanabildiğini, tescilli markaların kullanımının başka bir markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmediğini, müvekkilinin ticaret unvanının iltibas yaratacak nitelikte olmadığını, 10 yıldan uzun süredir kullanıldığını, bu talebe ilişkin zamanaşımı süresinin dolduğunu, bu davanın ikamesinin hakkın kötüye kullanımını teşkil ettiğini, davacının dava konusu markaların müvekkilinin markaları ile iltibas yaratır nitelikle olmaması, müvekkilinin ... ibaresini tescilli ticaret unvanı ve marka olarak aralıksız şekilde yaklaşık 10 yıldır kullanıyor olması, kale ibaresinin zayıf bir ibare oluşu, davacının uzun süre ve kasti kötü niyetle sessiz kalmasından hakkını kaybettiği ve iş bu davayı açma hakkının ortadan kalktığı, marka tecavüzü ve tazminat taleplerinin zamanaşımına uğradığı dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 07/02/2017 tarihli 2014/193 Esas ve 2017/15 Karar sayılı kararıyla; "davacı tarafın davalıya ait 2005/30527 ... ve 2008/36171 .... markalarının iptaline yönelik talebi yönünden 556 sayılı KHK nin 14.maddesine dayalı talepte bulunulmuşsa da, Anayasa Mahkemesinin 2016/140 Esas, 189 Karar sayılı ilamı ile 14.12.2016 tarih ve 06.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan iptal hükmü gereği bu talepler yönünden dava konusunun yasal dayanağı ortadan kalktığından iptal yönünden talepler açısından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına, -2005/30527, 2008/36171 ve 2011/17185 tescil nolu markalarının hükümsüzlüğü talebi yönünden davalı tarafın ilk marka tescili dikkate alındığında markanın tescil tarihinden itibaren uzun süre sessiz kalma nedeniyle aradan geçen zamanda dikkate alındığında ve davalının kötü niyeti ispat edilemediğinden sessiz kalma nedeniyle ilk marka tescili dikkate alınarak daha sonraki markaların da buna dayalı tescili söz konusu olduğundan hükümsüzlük taleplerinin reddine, -Davalı tarafın ticaret unvanının terkini yönünden ticaret unvanını tescil tarihi dikkate alındığında uzun süre geçmiş olup, sessiz kalma yoluyla hak kaybı söz konusu olduğundan ticaret unvanının terkini talebinin reddine, -Davalının internet sitesi üzerinde marka ve ticaret unvanı kullanımı yasal hakkı olup, internet sitesinin kapatılması yönündeki talebin reddine, -Markaya tecavüz ve haksız rekabet talebi yönünden, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile davacıya ait ... esas unsurlu markalar dikkate alındığında davalı tarafın kullanımının ... ibaresinin ayrık şekilde ve büyük puntolarla kullanımının davacıya ait marka hakkına yönelik tecavüz ve haksız rekabet olduğunu tespiti ve menine, -Davalının ürünler üzerinde tanıtım evrakında ... ibaresini büyük puntolarla ve ayrık şekilde kullanımının engellenmesine,-Tanıtım evrakı tabela, ürünler üzerinde kullanım varsa söz konusu kullanımdan ürünlere tabelaya ve tanıtım evrakına el konulmasına, masrafı davalıdan alınarak imhasına, -B.K hakkaniyet gereği 5.000 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren değişen oranlarda ticari faizi ile davalıdan tahsili davacıya ödenmesine, -5.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,-Hüküm kesinleştikten sonra masrafı davalıdan alınarak beş büyük gazeteden birinde ilanına," karar verilmiştir.
Davacı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; mahkeme kararının gerekçesinin çelişkili ifadeler içerdiğini, davalı şirketin kötüniyetli olduğunu, mahkemenin davalının müvekkilinin markalarının itibarından yararlanma kastıyla, ... ibaresini öne çıkararak kullandığını ve bu durumun marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığını tespit ettiğini, buna rağmen çelişkili bir şekilde sessiz kalma suretiyle hak kaybına uğrandığına karar verildiğini, -müvekkilinin davalının, markalarını ve haksız fiillerini öğrendiği tarihten ibaren süresi içerisinde hukuki yollara başvurduğunu, mahkemenin soyut ispatlanmamış iddialara itibar ederek karar verdiğini, davalının Erzurum ve çevresinde faaliyet gösteren yerel bir firma olduğunu, müvekkilinin İstanbul'da faaliyet gösterdiğini, ... esas unsurlu markalara tecavüz teşkil eden kullanımlara 10.07.2014 tarihinde öğrendiğini ve yasal işlemlere başladığını, davalı yana ait 2014/09685 no'lu ... ibareli ve 2014/09750 no'lu ... ibareli marka başvurularına itiraz ettiklerini, sessiz kalmak suretiyle hak elde etmeye çalışanın davalı olduğunu, -müvekkili şirketin ... esas unsur markaların gerçek hak sahibi olduğunu, -hükme esas alınan bilirkişi raporunda, müvekkiline ait ... esas unsurlu markalar ile davalıya ait markaların birbiriyle ayırd edilemeyecek kadar benzer olduğunun tespit edildiğini, davalı ... markasındaki ... bir çeşit inşaat malzemesi (pomza ham maddesinden üretilen bir çeşit tuğla) olduğunu, müvekkili markaları ve davalı markalarının yapı malzemelerine ilişkin emtia ve hizmet sınıfında tescilli olduğunu, müvekkili şirketin ... esas unsurlu markaların türeli veya versiyonu olduğu yanılgısı oluşturacağını, taraf şirketleri arasında ekonomik ve/veya organik bir bağ olduğu izlenimi uyandıracağını, -müvekkili şirkete ait ... esas unsurlu marka ile davalı markaların aynı sınıflarda tescilli olduğunu, 06.sınıfında, 19.sınıfın "yollar için metal, mekanik ve aydınlatıcı olmayan trafik işaretler" alt sınıfı ile bağlantılı/benzer olduğunu, tüketici kitlesinin aynı olduğunu, benzer sektörde yer aldığını, -... ibaresinin zayıf marka niteliğinde olmadığını, yanına yardımcı unsurlar getirilerek tescil edildiğini,
-Anayasa Mahkemesinin KHK'nın 14.maddesinin iptaline dair kararının dikkate alınarak değerlendirilmesi yönündeki talebin yerinde olmadığını, iptal edilen KHK'nın 14.maddesinin 6769 sayılı SMK'nın 9.maddesine ve Paris Sözleşmesinin 5.maddesine uygun olduğunu, Doç. Dr. ...'nın makalesini sunduklarını, hukuki boşluğun mahkeme tarafından doldurulması gerektiğini beyanla mahkeme kararının kaldırılarak, müvekkili aleyhinde olan kısımlar yönünden yeniden yargılama yapılarak davanın tümüyle kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekilinin katılma yoluyla ibraz ettiği istinaf dilekçesindeki istinafa cevabında; davacı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiğini, müvekkili şirketin ... ibaresini uzun yıllardır kullandığını, kurulduğu coğrafi bölgenin adının ... olduğunu, halk arasında ... olarak ifade edildiğini, sıklıkla kullanılan bir kelime olup, zayıf bir ibare olduğunu, müvekkilinin kötüniyetli olduğu sonucuna ulaşmanın mümkün olmadığını, 2004 yılından beri sicilde ticaret ünvanının tescilli olduğunu, 2005 yılındaki ilk tesciline dayanarak, bunca yıl davacı ile sektörde var olduklarını, müvekkilinin markasının özgün bir çatı logosuyla oluşturulan ... olduğunu, birebir markanın kullanıldığını, tescilli bir markanın kullanımının, kullanımdaki ufak farklılıklar sebebiyle iltibasa yol açmasının tek başına kötüniyet ve hükümsüzlük nedeni oluşturamayacağını, dava dışı ... markaları ticaret ünvanları, alan adlarının varlığının da kilit rol oynayacağını, Binden fazla ... ibareli markanın olduğunu, müvekkilinin markasının özgün bir marka olduğunu, dosyada 3 kez bilirkişi raporu alındığını, üçünde de, müvekkilinin 2005/30527 nolu ... markasının kullanımının açıkça belgelendiğini, davacının bunca yıl sonra dava açmaya karar vermesi halinde uzun süre sessiz kaldığından dava açma hakkını yitirdiğini, iptal davası yönünden davacı vekilinin istinaf başvuru sebeplerinin yerinde olmadığını beyan etmiştir. Davalı vekilinin katılma yoluyla ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; kısmi istinaf başvurusunda bulunduğu, bilirkişi raporunda; davacı ... unsurlu markalarının toplumun ilgili kesimince tanınmış marka statüsünde olduğu iddiasına katılmanın mümkün olmadığına, bilirkişinin ölçülebilir tek verisinin 30 adet markanın 2005 tarihinden evvel tescil edilmesi olduğunu, ancak markaların bir çoğunun kullanılmadığını, -markaların benzer olmadığını, binden fazla ... ibareli marka tescili bulunduğunu, kale ibaresinin sıklıkla tercih edilen zayıf bir marka olduğunu, -markanın hitap ettiği tüketici sektörünün dikkat sarf ettikleri ve ürünün kaynağı konusunda yanılma olasılığının düşük olduğunu, -iltibas ihtimalinin değerlendirilmesinde .... markasının ayırd edici niteliği ve malların kapsadığı malların sunulduğu ilgili tüketici kesimin dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğini, davacının, müvekkilinin ürettiği ürünlerden üretmediğini, binası tamamlanmış inşaatlarda kullanılacak bazı ürünleri üretip sattığını, -müvekkilinin, markalarının ... ve şekil + ... ve şekil +... kelime ve şekil ibarelerinden oluştuğuna göre ürünlerin tanıtımı için dosya kapsamındaki kullanımın tescil kapsamında kaldığını beyanla mahkeme kararının 5 ila 9.hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Davacı vekilinin istinafa cevabında; davalı kullanımlarının, müvekkili marka haklarına tecavüz eder nitelikte olduğunu beyan ettiği ve dosya kapsamındaki iddialarını tekrar ederek davalı istinaf başvurusunun reddine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır. Dosya kapsamına alınan ticaret sicil gazetesinden; davacı şirketin 06.11.1973 tarihinde tescil edildiği, Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden celp edilen kayıttan, şirketin 27.09.2004 tarihinde kurulduğu anlaşılmıştır. TPMK'dan celp edilen kayıtlardan; davalı tarafa ait ilk markanın 22.07.2005 başvuru tarihli 2005/30527 sayılı ... markasının 17 ve 19.sınıflarda 22.08.2006 tarihinde tescil edildiği, 2008/36171 sayılı ... markasının 19.sınıfta, ... markasının 2011/17185 sayılı markanın 02/06/17/19/35/37. Sınıflarda 04.03.2011 tarihinde tescil edildiği, davacı tarafa ait ... ibareli ilk markanın 2002/12723 sayılı olduğu 19.sınıfta tescilli olduğu, bunun yanında davacı tarafa ait ... esas unsurlu çok sayıda marka olup, tescilli oldukları görülmüştür.İlk derece mahkemesince Erzurum Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla üç kişilik bilirkişi heyetinden alınan 01/07/2015 tarihli bilirkişi raporunda: davalı şirketin ünvanı altında 27.09.2004 tarihinden itibaren kurulduğu, aynı unvan altında faaliyette olduğu, davalı şirketin üretim yaptığı ürünlerin tescilinin olduğu 2005/30527 sayılı ... markalı 17,19.sınıfta yer alan sicil kaydının emtialarını açıklayan kısmındaki tuğlalar, kiremitler, asmolenler, briketler mahya kiremitleri malzemelerine uyum gösterdiği, ... markasının 19 emtia sınıfında yer alan ürünlerde markanın kullanılmadığı, ... markasının kullanıldığı beyan edilmiş, keşif sırasında çekilen fotoğraflara rapor içerisinde yer verildiği anlaşılmıştır.İlk derece mahkemesince dosya kapsamında alınan 29/12/2015 tarihli üç kişilik bilirkişi heyeti raporunda; davalı tarafın 2005/30527 tescil nolu ... markasının 19.sınıf emtialarda tuğlalar, asmolenler, briketler emtialarında yoğun şekilde kullanıldığı, 2008/36171 ... markasının kullanımına rastlanmadığı, davalı tarafın ... ibaresini ayrı şekilde çatı şekliyle birlikte kullanımının davalının tescilli markası kapsamında kullanımlar olarak değerlendirilemeyeceği, bu kullanımların davacının ... ibareli markasını çağrıştırdığı beyan edilmiştir.İlk derece mahkemesince dosya kapsamında alınan 22.11.2016 tarihli 3.bilirkişi kurulu raporunda: davalı ...e ait ilk markanın .... olarak 22.07.2005 tarihinde müracaatının gerçekleştirilmiş ve 22.08.2006 tarihinde markanın tescil edildiği, davacıya ait tanınmışlık değerlendirilmesinin ilk marka başvurusu tarihine göre yapılması gerektiği, davacının 06.11.1973 tarihinden itibaren özellikle inşaat sektörüne yönelik ürünler ürettiği, kullandığı markaları TPE ve WIPO nezdinde tescil ettirdiği ... ve ... içeren 76 adet TPE de, 8 adet WIPO da tescilli markalarının bulunduğu, ilk WIPO tescilinin 08.07.2004 tarihinde ... olarak 19.sınıfta yapıldığı, TPE de ... içeren ilk tescilin 29.09.1998 tarihinde ... olarak yapıldığı, markaların tescil başvurularının yapıldığı tarihler dikkate alındığında davacının pazardaki ürün çeşitliliği, pazar payı 1973 tarihinden beri faaliyet gösteriyor olması ve ilk markanın tescil tarihi dikkate alındığında ... esas unsurunun toplumun ilgili kesimince tanındığı, davalıya ait ..., ... markalarının ve ... markalarında baskın unsurun ... ibaresi olduğu, "..." ibaresinin bir ham madde (volkanik kayaç) olduğu, ayırt edicilik sağlamadığı, ortalama tüketici nezdinde ... ibaresi esas unsurlu tescilli markalara benzer olduğu, davacı markaları ile davalı markalarının aynı sınıflarda tescilli olduğunu, farklı sınıf olan 06. Sınıfta tescilli ürünler yönünden de hitap ettiği tüketici kitlesi yönünden sektörel bakımdan benzerlik bulunduğunu, davacının markasının serisi veya yeni bir versiyonu olarak algılanabileceği ve iltibas tehlikesi oluşturacağı beyan edilmiştir.
G E R E K Ç E : Davacı vekilinin dava dilekçesinde; davalı adına tescilli; 2005/30527 başvuru numaralı ..., 2008/36171 başvuru numaralı ....+şekil ve 2011/171185 başvuru numaralı ... markalarının müvekkilinin ... esas unsurlu tanınmış markaları ile benzer olduğu, benzer mal ve hizmetlerde tescil edildiği, karışıklığa neden olacağı gerekçesiyle hükümsüzlüğünü, davalının markasını tescil ettirdiği şekilden farklı olarak kullanımının müvekkilinin markalarına tecavüz teşkil ettiğinden tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni ve ref'ini, maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini, davalı tarafa ait 2005/30527, 2008/36171 sayılı markaların kullanılmama nedeniyle iptalini, davalı ticaret unvanının benzerlik nedeniyle terkinini, davalının internet alan adının davacı markalarına tecavüzü nedeniyle alan adından ... ibaresinin çıkarılmasını talep ettiği anlaşılmıştır.İlk derece mahkemesince; davalı markalarının kullanılmadığından bahisle açılan iptal davasında, KHK'nın 14.maddesinin Anayasa Mahkemesinin 14.12.2016 tarihli 06.01.2017 tarilhinde RG'de yayınlanan 2016/148 Esas, 2016/189 Karar sayılı ilamıyla iptali nedeniyle, davanın yasal dayanağı kalmadığından davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verdiği, davacı vekilinin istinaf dilekçesinde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Yasası'nda 9. ve 26. maddesinde benzer hükümler bulunduğunu Paris Konvansiyonu ve TRIPS'in usulüne uygun şekilde onaylandığını, iç hukuk kuralı haline geldiğini beyanla, markanın kullanım zorunluluğu bulunduğundan MK 1. madde gereğince hakimin hukuki boşluğu doldurması gerektiğini ileri sürdüğü, ancak ilk derece mahkemesinin kararının gerekçesinde isabetli şekilde açıklandığı üzere 6769 Sayılı SMK'nın 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği geriye yürütülerek, eldeki davaya uygulama olanağı bulunmadığı, Paris Konvansiyonu ve TRIPS hükümlerinin bağlayıcı olmadığı, tavsiye niteliğinde bulunduğu, mülkiyet hakkının sona erdirilmesine ilişkin boşluğun yasal dayanak olmadan yorum yoluyla hakim tarafından doldurulmasının da mümkün olmadığı kanaatiyle iptal davasına yönelik davacı istinaf başvurusunun yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.İlk derece mahkemesince davacı tarafça açılan hükümsüzlük davasında, davacı tarafça davalının ilk tescil tarihinden itibaren uzun süre sessiz kalındığı, davalının kötü niyetinin de ispatlanamadığı, sonraki marka tescillerinin de ilk tescil edilen markaya dayalı olarak tescil edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, davacı vekilinin istinaf başvurusunda; davalının Erzurum'da faaliyet gösteren yerel bir firma olduğunu, 10/07/2014 tarihinde öğrenir öğrenmez hemen yasal işlem başlattıklarını, davalının 2014/09685 numaralı ... VE 2014/09750 numaralı ... markalarına itiraz ettiklerini, müvekkilinin .... esas unsurlu markaların gerçek hak sahibi olduğunu, davalının hükümsüzlüğe konu markalarının ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu ve iltibas yaratacağının bilirkişi raporuyla tespit edildiğini, aynı sınıflarda tescil edildiğni, aynı tüketici kitlesine hitap ettiğini, davalının kullanımının kötüniyetli olduğunu tespit ettiğini beyanla ;sessiz kalmak suretiyle hak kaybının gerçekleşmediğini ileri sürdüğü anlaşılmıştır.Davacıya ait ... ibareli markanın, davalının 2005/30527 başvuru numaralı ... markasının 22/07/2005 başvuru tarihinde sektörde tanındığının bilirkişi raporu ile tespit edildiği, yürürlükte olan 556 Sayılı KHK 8/4 maddesinde; "..ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle, haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın başvurusu reddedilebilir" hükmü ile, KHK 42/1-b maddesinde 8. Madde de sayılan hallerde markanın hükümsüzlüğünün istenebileceği ve KHK 42/1-a maddesinde, markanın tescilinde kötüniyet varsa iptal davasının süreye bağlı olmadığı düzenlenmiştir.Dosyaya davalı vekilinin 21/11/2011 tarihli cevap dilekçesi ekinde sunulan belgelerden, 2007-2008-2009 tarihli faturalarda, fuar katılım belgelerinde, 09/06/2008 tarihli KOSGEB'e yazılan yazıda, kataloglarda ve gazete ilanlarında davalının ticaret ünvanının çekirdek kısmının ... ibaresinin üzerinde çatı şekli, alt kısımda ... ibaresi yazılı olarak ve ... ibaresinin ön plana çıkarılarak logo şeklinde ve üzerinde daire içerisinde "R" harfine yer vererek tescilli olduğu izlenimi vererek kullanıldığı, davalının 2007-2008-2009 yıllarında bu şekilde marka başvurusunun bulunmadığı gibi çatı şeklinin ... markası üzerinde bulunduğu, daha sonra davalı tarafça 28/03/2014 tarihinde ... +şekil markasının 19/35 sınıflarda tescil başvurusunda bulunduğu ve başvurunun kurum tarafından reddine karar verildiği, davalı markalarının asıl unsurunu ... ibaresinin oluşturduğu, ... ibaresinin ve ... ibaresinin sektörde kullanılan bir ham madde olduğunun dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu ile ve dosyaya davacı tarafça ibraz edilen belgelerden anlaşıldığı, ... ibaresinin ve ... ibaresinin markaya ayırt edicilik kazandırmadığı, markaların benzer olduğu, tescil edildiği sınıfların davacı ile aynı olduğu, sadece 2011/171185 başvuru numaralı markanın farklı olarak 06. Sınıfta da tescil edildiği ancak 06. Sınıfın da davacı markalarının tescil edildiği sınıflarla bağlantılı olduğu, tarafların aynı sektörde "inşaat malzemeleri " sektöründe faaliyet gösterdikleri, dosya kapsamına davalı tarafça ibraz edilen belgelerden; davalı tarafın markalarını tescil ettirdikten hemen sonra tescilden farklı ve davacı markalarına yaklaştırarak kullanmaya başladığı, baştan itibaren davacının ... markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlama saiki ile hareket edildiği ve marka tescilinde kötü niyetli olduğu, bu durumda sessiz kalma nedeniyle dava açma hakkının yitirileceğinin savunulamayacağı kanaatiyle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, davalı markalarının 556 Sayılı KHK 8/4 madde gereğince kötüniyetle tescil edildiği kanaatiyle ,hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.Davalı vekilinin katılma yoluyla ibraz ettiği istinaf başvuru dilekçesinde; davacı markalarının tanınmış olduğunun tespitine katılmadıklarını, markaların benzer olmadığını, sicilde 1000'den fazla ... ibareli marka tescili bulunduğunu, zayıf bir marka olduğunu, benzerlik karşılaştırması yapılırken davacı markasının ayırt edici niteliği ve malların sunulduğu ilgili tüketici kesiminin dikkate alınması gerektiğini, davacının müvekkilinin ürettiği ürünlerden üretmediğini, binası tamamlanmış inşaatlarda kullanılacak ürünleri üretip sattığını, müvekkilinin ise başka bir aşama için üretip sattığını, karıştırıldığına dair delil sunulmadığını, müvekkilinin kullanımının markanın esas unsurunu değiştirmeden kullanım olduğunu ileri sürdüğü anlaşılmışsa da; davacı şirketin 1973 tarihinden beri inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği, davalı markalarının tescil tarihinde en eskisi 31/12/1998 başvuru tarihli ... markası olan, 30 adet markasının bulunduğu, dosyaya 2004-2005 yılı kataloglarının sunulduğu, içerisinde sektörel bilirkişinin de bulunduğu bilirkişi heyetinin raporunda davacı ... markasının 2005 yılında sektörel olarak tanınmış olduğunun beyan edildiği, her iki taraf ürünlerinin de inşaat sektöründe kullanıldığı, davalı kullanımının tescilden farklı şekilde ve davacı markalarına yaklaştırarak kullanım olmakla, davalı markalarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği kanaatiyle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.Davacı vekilinin istinaf talebinin kısmen kabulüne kısmen reddine, mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiş, hükümde taraflarca istinaf başvurusuna konu edilmeyen hususlar ve usuli kazanılmış haklar korunarak, yukarıdaki gerekçelerle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçe ile:1-Davalı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,Davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince kısmen kabulüne kısmen reddine,Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 07/02/2017 tarihli 2014/193 Esas ve 2017/15 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,2- Davalının 2005/30527 başvuru numaralı ...., 2008/36171 başvuru numaralı ...+şekil markalarının kullanılmadığından bahisle iptali davasının, 556 sayılı KHK'nın 14.maddesinin Anayasa Mahkemesinin 2016/140 Esas, 189 Karar sayılı ilamı ile 14.12.2016 tarihli iptali nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına, - Davalı adına tescilli ... başvuru numaralı ..., 2008/36171 başvuru numaralı ...+şekil ve 2011/171185 başvuru numaralı ... markalarının tescil edildikleri tüm sınıflarda HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, sicilden TERKİNİNE,-Karar kesinleştiğinde, kesinleşme şerhli karar örneğinin yazı işleri müdürlüğü tarafından TPMK'na gönderilmesine,-Davalı tarafın ticaret unvanının terkini yönünden sessiz kalma yoluyla hak kaybı söz konusu olduğundan ticaret unvanının terkini talebinin reddine, -Davalının internet sitesinin kapatılması yönündeki talebin reddine, -Markaya tecavüz ve haksız rekabet talebi yönünden, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile davacıya ait ... esas unsurlu markalar dikkate alındığında davalı tarafın ... ibaresinin ayrık şekilde ve büyük puntolarla kullanımının davacıya ait marka hakkına yönelik tecavüz ve haksız rekabet olduğunun tespiti ve men'ine, -Davalının ürünler üzerinde tanıtım evrakında, ... ibaresini büyük puntolarla ve ayrık şekilde kullanımının engellenmesine, -Tanıtım evrakı tabela, ürünler üzerinde kullanım varsa söz konusu kullanımdan ürünlere tabelaya ve tanıtım evrakına el konulmasına, masrafı davalıdan alınarak imhasına, - TBK hakkaniyet gereği 5.000 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren değişen oranlarda ticari faizi ile davalıdan tahsili davacıya ödenmesine, -5.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine,-Hüküm kesinleştikten sonra masrafı davalıdan alınarak beş büyük gazeteden birinde ilanına,3-İlk derece Yargılaması yönünden;-Davacı tarafından yatırılan 25,20 TL başvuru, 25,20 TL peşin harç, 175,77 TL tamamlama harcı toplam 226,17 TL harcın davalıdan tahsili davacı tarafa ödenmesine, Markanın iptali davası için bakiye 19,20 TL marka hükümsüzlüğü davası için 44,40 TL markaya tecavüz davası için 44,40 TL, ve tazminat davaları yönünden 482,13 TL olmak üzere toplam 590,13 TL karar ve ilam harcının davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, -Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan kabul olunan markanın hükümsüzlüğü davası için 3.931,00 TL markaya tecavüz ve haksız rekabet yönünden 3.931,00 TL kabul olunan maddi tazminat yönünden 3.931,00 TL, kabul olunan manevi tazminat yönünden 3.931,00 TL olmak üzere toplam 15.724,00 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili, davacı tarafa ödenmesine, -Davalı taraf kendisini vekili ile temsil ettirmiş olduğundan ret olunan kısım yönünden 3.931,00 TL ücreti vekaletin davacıdan tahsili, davalı tarafa ödenmesine, -Davacı tarafından yapılan 8.450,00 TL bilirkişi ücreti, 601,20 TL (tebligat, müzekkere ve talimat gideri) olmak üzere toplam 9.051,20 TL yargılama giderinden davanın kabul red oranına isabet eden %75 'si 6.788,40 TL' sinin davalıdan tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, 4-İstinaf yargılaması yönünden;-Davalı yandan, alınması gereken 683,10 TL harçtan, peşin alınan 170,80 TL'nin mahsubu ile bakiye 512,30 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, -İstinaf talebi kabul edildiğinden davacı tarafça yatırılan istinaf harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,-İstinaf yargılaması için davacı tarafından yapılan 85,70 TL istinaf yoluna başvurma harcı, 81,35 TL tebligat, müzekkere ve posta gideri olmak üzere toplam 167,05 TL'nin, davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti tayinine yer olmadığına,5-Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda iş bu kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere 22/11/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.