T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2020/1082 Esas
KARAR NO: 2022/1195
İNCELENEN KARARIN
DAVANIN KONUSU: Markanın Hükümsüzlüğü ve Tecavüzün Tespiti İstemli
KARAR TARİHİ: 30/06/2022
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesini duruşmada tekrarla; müvekkili firmanın ..., ..., ..., ..., ..., ... , ..., ... ve ... gibi pek çok tanınmış markanın sahibi olduğunu, "..." markasını ilk olarak ... sayı ile 1985 yılında tescil ettirdiğini, "..." markasının tanınmış bir marka olduğunu, davalı firmanın ise müvekkilinin isim ve imajından kötü niyetli olarak faydalanmaya çalıştığını, davalıya ait ... sayılı "..." ve ... sayılı " ..." markaları ile müvekkiline ait markaların ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu, ayrıca davalı firmanın ürün ambalajları ile müvekkilinin ürün ambalajları arasında benzerlik söz konusu olduğunu belirterek, bu sebeplerle davalı tarafa ait ... numaralı "..." ve ... numaralı " ..." markalarının davacının tescilli ve tanınmış markalarına fiili tecavüzünün tespitine, davalıya ait ... numaralı "..." ve ... numaralı " ..." markalarınınhükümsüzlüğüne, ... numaralı "..." ve ... numaralı " ..." markalarını taşıyan ve davacı şirketin tescilli ve tanınmış markalarına tecavüzü nedeniyle tecavüz fiillerinin durdurulmasına ve bu kapsamda alınacak her türlü tedbire, özellikle tecavüz oluşturan ürünler ile bunların üretiminde mümhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulmasına, ürünlerin toplatılmasına, imha edilmesine, gümrükten giriş ve çıkışlarının engellenmesine, davalıya ait ... numaralı "..." ve ... numaralı " ..." markalarının ve ambalajlarında kullandığı amblemlerin, davacı şirketin tescilli ve tanınmış markalarına doğması mıhtemel tecavüzün önlenmesine, bu kapsamda alınacak tedbire, özellikle masrafları tecavüz edene ait olmak üzere el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhasına, masrafları davalıya ait olmak üzere kesinleşmiş karar örneğinin günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesine veya ilgililere tebliğine, tüm maddi ve manevi tazminat haklarının saklı tutulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP: Davalı süresi içinde cevap dilekçesi sunmamıştır. Davalı vekili cevap süresinden sonra sunduğu beyan dilekçesinde özetle; yabancı uyruklu davacının MÖHUK ilgili md gereğince teminat yatırması gerektiğini, müvekkilinin markaların üzerinde kullanım şeklinin marka tescil belgesine uygun olduğunu, yakınlaştırma amacı olmadığını, bilgilenmiş kullanıcı tarafından farklı algılandığını, raporda ürünlerin tasarımsal olarak farklı olduğunun belirlendiğini, ancak markaların mukayesesinde hataya düşüldüğünü, tanınmışlık iddiasının deliller toplanmadan değerlendirildiğini, tasarımsal olarak benzer değilken markasal olarak benzer görülmesinin anlaşılamaz olduğunu, ... markasının tanınmış marka olmadığını, ... sayılı ... markasının 23.03.2011 tarihinden itibaren ... sayıl ... markasının ise 25.09.2011 tarihinden itibaren tescilli olduğunu, tanınmışlığın bu tarihlerden önce devam edip etmediğinin tespiti gerektiğini, davacı markaları ile müvekkili markalarının görsel ya da işitsel olarak benzer olmadığını, davacı yanın bilerek sessiz kalmış ve hak kaybına sebebiyet vermiş olduğunu, davacı yanın sessiz kalmış olması nedeni ile de talepte bulunmasının mümkün olmadığını, TMK 2 md gereğince dürüstlük kuralının dikkate alınması gerektiğini, müvekkilinin iyiniyetli olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI: İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; "...Her ne kadar bilirkişi raporunda davacının markasının tanınmış marka olduğuna dair dosyaya yeterince delil sunulmadığı gerekçesiyle, davacının markasının tanınmış marka olmadığı belirtilmişse de; Yargıtay 11. HD'nin 2013/12463 Esas, 2014/2143 Karar sayılı kararı ile, davacının markasının tanınmış marka olduğuna dair İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mhakemesi'nin 2011/266 Esas, 2013/15 Karar sayılı kararının onanmasına karar verildiği, dava dilekçesinde yer alan davacının tanıtımlarına, sponsorluk faaliyetlerine, marka sayısına, markaların tescil tarihlerine, yurt dışında da tescilli olmalarına ve toplumdaki bilinirlik düzeyine göre davalının markalarının tescil edildiği tarihte davacının markasının SMK'nun 6/5. maddesi gereğince tanınmış marka olduğu sonucuna varılmıştır. SMK'nun 6/5. maddesi anlamında davacının markasının tanınmış marka olmasının, bu markanın aynısının ya da benzerinin başka sınıflar bakımında tescil edilmesine engel oluşturması için, SMK'nun 6/5. maddesinde yer alan "sulandırma" yani haksız yararlanma, itibarın zedelenmesi, ayırd ediciliğin aşındırılması hallerinden birisinin somut olayda gerçekleşmesi gereklidir. Bu yönde yapılan değerlendirmede, davacıya ait "..." markasının toplumdaki tanınmışlığı dikkate alındığında, davalı tarafından yapılan tescile dayalı kullanım durumunda davacının markasının ayırd ediciliğinin zedeleneceği, davacıya ait markanın anlamı bulunmayan ve yaratılmış bir kelime niteliğinde olması nedeniyle, yüksek ayırt ediciliği bulunduğu, bu markanın davalıya ait markanın tescil kapsamındaki 03. ve 05. sınıflarda yer alan tüm mal ve hizmetler bakımından kullanılması durumunda davacının markasının tanınmışlığından haksız yararlanmanın söz konusu olacağı, imaj transferi gerçekleşeceği, davacıya ait markanın ayırd ediciliğinin zayıflayacağı, böylece SMK'nun 6/5. maddesi anlamında markanın sulandırılması halinin ortaya çıkacağı, ayrıca davalının markalarını davacının markasına benzetmeye çalıştığı, zira tescilli olduğu sınıflar için tanımlayıcı niteliği ve anlamı olmayan "..." kelimesine çok benzeyen "..." ibaresini marka olarak seçmesi nedeniyle, markalarının kötüniyetle tescil edildikleri kanaatine varılmış ve SMK'nun 6/5, 6/9. ve 25/1. maddeleri uyarınca davalının ... numaralı "..." ve ... numaralı " ..."markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmiştir. Davacının marka tecavüzünün tespiti ve önlenmesi talebiyle ilgili dosya incelendiğinde; davalının markalarının davacının tanınmış markasına ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, davalının markalarını kötüniyetle tescil ettirdiği, her ne kadar davalı markalarını tescilli oldukları şekilde kullanmaktaysa da, SMK'nun 155. maddesi uyarınca, marka hakkı sahibinin, kendi hakkından önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremeyeceği, kaldı ki kötüniyetli marka tescili nedeniyle MK'nun 2. maddesi uyarınca da tescilli marka haklarının korumasından yararlanamayacağı anlaşılmakla, davalının davacının marka haklarına tecavüz ettiği sonucuna varılmış ve davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir..." şeklindeki gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
İSTİNAF İSTEMİ: Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; -Benzerlik incelemesinin hem hükümsüzlük talepleri hem de tecavüz iddiasına yönelik yapılması gerekirken raporda sadece hükümsüzlüğe ilişkin inceleme yapıldığını, Ürün görsellerine yer verilmediğini ve sadece müvekkilin markalarını tescil edildiği şekilde kullandığının belirtildiğini, tecavüz iddiasına yönelik incelemenin eksik olduğunu, Somut duruma aykırı olan benzerlik mukayesesinin ve bu yöndeki raporun hükme esas teşkil etmesinin kabil edilemeyeceğini, Raporda tek katılınan hususun; davacının tanınmışlık iddiasının ispatlanmadığı yönündeki görüş olduğunu, ancak buna karşın incelemede ... markası tanınmış kabul edilmese de ayırt edici gücü yüksek olarak görüş bildirilmesinin de çelişkili olduğunu, İlk bilirkişi raporda davacının "..." markasının TPMK nezdinde tanınmış marka statüsünde olmadığı, tüketici nezdinde ayırt edici gücünün yüksek olduğu yönünden görüş belirtildiğini, ilk raporda tasarımsal olarak ürünler benzer görülmediği, ancak marka hukuku anlamında markalar benzer görüldüğünü, her iki rapora da itirazların dikkate alınmadığını, Davalının tescilli markalarını tescil edildiği şekilde ürünleri üzerinde kullandığına yönelik tespitin yerinde olduğunu, asla davacı markalarına yakınlaşma gayesi dahi bulunmadığını,Raporda belirtilenin aksine ... markasının ayırt edici gücü yüksek bir marka olmadığını, Davacı yanın ... markasının tanıtımına ya da promosyon çalışmalarına ilişkin hiçbir belge sunmadığını, hak iddia ettiği ... ibareli markasının, ilgili emtialar üzerinde gören yada bu ibare adı altında sunulan bir hizmette davacı yanın hatırlanması mümkün olmadığını, bu belgeler sunulmamışken, raporda hangi delillere göre davacı yanın ... markasının tanınmış ya da ayırt edici olduğuna kanaat getirildiğinin anlaşılamadığını, 556 sayılı KHK nin 7/1-i bendi anlamında bir tanınmış markadan söz edilebilmesi için, bir hizmet veya ticaret markasının toplumun ilgili sektöründe tanınmış olması, yani marka telaffuz edildiğinde ilgili sektördekilerin refleks halinde, hiç düşünmeden ve birinin hatırlatma yapmasına gerek duymadan hatırlamaları, bu tanınmışlığın korumanın talep edildiği ülkede gerçekleşmesi gerektiğini, Müvekkilinin marka başvuru tarihi itibarıyla tanınmış / ayırt edici marka olduğunun ispatına yönelik hiçbir belge dava dosyasında olmadığını, davanın müvekkili markasının başvuru tarihi itibarıyla değerlendirilmesi gerektiğini, Davacı yanın markasının kullanım şekli ile müvekkilin tescilli markalarını kullandığı şekillerde birbirinden tamamen farklı olduğunu¸ Farklı renkler, farklı etiket tasarımları ile satışa sunulan bu ürünlerde markasal anlamda da bir benzerlik bulunmadığını, markalar arasında bir bağ kurulması ve markaların ilişkilendirilmesi mümkün olmadığını, sınıf bazında örtüşen emtia olmasının tecavüzün varlığına delil teşkil etmeyeceğini, Davacıya ait olan markalarda kullanılan yazı karakteri, yazılış şekli, bütün olarak bıraktıkları genel izlenim, anlam bütünlüğü ve telaffuz ediliş biçimi gibi hiçbir noktada benzerlik göstermediğini, Müvekkiline ait olan markaların farklı bir kompozisyon ile oluşturulduğunu, beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazıldığını, Markaların bütün olarak bıraktıkları ilk ve genel izlenim, tamamen birbirlerinden farklı olduğunu, Taraf markalarının SMK 6/1 bendi anlamında ortalama tüketici nezdinde iltibasa neden olma ihtimali olmadığını, Davacı yanın bilerek sessiz kaldığını ve hak kaybının oluşmasına sebebiyet verdiğini, bu hususa ilişkin savunmaların değerlendirilmediğini, dava haklarını kabul edilebilir bir süre içerisinde kullanmaknın MK. 2. Maddeye uygun olacağını, sessiz kalma yoluyla hak kaybının söz konusu olabilmesi için geçirilmesi gereken sürenin belirlenmesinde, dürüstlük kuralının dikkate alınacağını, Yargıtay 11.Hukuk Dairesi bazı kararlarında, tanınmış markalar için öngörülen 5 yıllık süreyi baz alırken, bazı kararlarında ise bu sürenin, somut olayın özelliklerine göre daha uzun ya da daha kısa süre olarak belirleneceğini içtihat ettiğini, 2017 yılında açılan davada yerleşik Yargıtay İçtihatları gereğince öngörülen “sessiz kalma yoluyla hak kaybı” koşullarının somut durumda oluştuğunu, davanın bu yönden de reddi gerektiğini, müvekkilinin iyiniyetli olduğunu belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
İNCELEME Dosyaya Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtları getirtilmiş olup, incelendiğinde; ... numaralı "..." markasının 03 ve 05.sınıflarda 23.03.2011 tarihli başvurusuna istinedan 10.05.2013 tarihinde tescil edildiği, ... numaralı " ..." markasının 03 ve 05.sınıflarda 26.09.2011 tarihli başvuruya istinaden 31.10.2012 tarihinde davalı adına tescil edildiği anlaşılmıştır. Dava; 09.11.2017 tarihinde açılmıştır.Davacının ise; ... numaralı "...+Şekil" markasının 03. Sınıfta 13/05/2012 tarihinde, ... numaralı "..." markasının 03. Sınıfta 30/05/2010 tarihinde, ... numaralı "... " markasının 03. Sınıfta 01/04/2010 tarihinde, ... numaralı "... " markasının 03. Sınıfta 01/04/2010 tarihinde, ... numaralı "...+Şekil" markasının 03. Sınıfta 01/04/2010 tarihinde, ... numaralı "... +Şekil" markasının 03. Sınıfta 31/03/2010 tarihinde, ... numaralı "... +Şekil" markasının 03. Sınıfta 31/03/2010 tarihinde, ... numaralı "... +Şekil" markasının 03. Sınıfta 01/04/2010 tarihinde, ... numaralı "...+Şekil" markasını 03. Sınıfta 22/07/1999 tarihinde, ... numaralı "...+Şekil" markasının 03. Sınıfta 08/04/2000 tarihinde davacı adına tecsil edildikleri, davacının "..." esas unsurlu ve 03. Sınıfta tescilli başka markalarının da mevcut olduğu anlaşılmıştır. *Marka uzmanı ve endüstriyel tasarım uzmanı bilirkişiden alınan 06.12.2017 tarihli raporda; davacının "..." markasının TPMK nezdinde tanınmış marka statüsünde olmadığı, davacının "..." markasının tüketici nezdinde ayırt edici gücünün yüksek olduğu, davalı tarafın ... numaralı "..." ve ... numaralı " ..." markalarının tescilli olduğu, davacı ve davalı aerosol tüp ambalajlarının endüstriyel tasarım açısından birbirine benzemediği, davacının ayırt edici gücü yüksek "..." markası ile davalının ... numaralı "..." ve ... numaralı " ..." markalarının tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet verecek derecede benzer olduğu, davalının farklı marka yaratma özgürlüğü varken davacının ayırt edici gücü yüksek ... markasına yanaştırma yapmak suretiyle "..." ve " ..." markalarının seçmek, tescile konu etmek, aynı mallarda piyasaya sürmek suretiyle marka hakkına tecavüz ettiği yönünde görüş bildirilmiştir. * Marka uzmanı, bilişim uzmanı ve sektör bilirkişisinden oluşan 12.04.2019 tarihli raporda; davacı markasının tanınmış marka olmadığı, taraf markaları arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, davalı markalarının ürünler üzerinde tescil edildiği şekliyle kullanıldığı belirtilmiştir.
İNCELEME VE GEREKÇE Davacı taraf, markalar arasındaki benzerlik, tanınmışlık ve kötü niyetli tescil iddialarına dayalı olarak davalının ... ve ... markalarının hükümsüzlüğü ile marka haklarına tecavüzün tespiti ve önlenmesi talebinde bulunmuştur. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karara karşı davalı vekili, yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurmuştur.İstinaf incelemesi, HMK'nın 355. maddesi gereğince, ileri sürülen istinaf başvuru nedenleri ve kamu düzeni yönüyle sınırlı olarak yapılmıştır. Dava konusu ... numaralı "..." markası 23.03.2011 tarihli başvuruya istinaden 03 ve 05.sınıflarda 10.05.2013 tarihinde tescil edilmiş, ... numaralı " ..." markası ise 26.09.2011 tarihli başvuruya istinaden 31.10.2012 tarihinde 03 ve 05.sınıflarda davalı adına tescil edilmiştir. Somut uyuşmazlıkta; yargılama aşamasında alınan her iki bilirkişi raporunda davalının markalarının tescil edildiği şekilde kullanıldığı, ... markasının tanınmış marka statüsünde olmadığı belirtilmiş ise de, mahkemece önceki mahkeme kararına istinaden davacının ... markasının tanınmış marka olarak kabulü gerektiği gerekçesi ile esas hakkında değerlendirme yapılmıştır. Ancak; ilk derece mahkemesinin kararının gerekçesinin dayanağı olan İstanbul 4.FSHHM'nin 2011/266 Esas, 2013/15 karar sayılı ilamı veya dosyası, dosya içerisine alınmadığı gibi tanınmışlık hususunun tespitinin teknik incelemeyi gerektirmesi nedeni ile tanınmışlık iddiası yönünden tüm deliller ile birlikte yeni bir heyetten rapor alınması gerekirken eksik inceleme ile bilirkişi raporlarına aykırı karar verilmesi yerinde görülmemiştir. Kabule göre de; davalı taraf aşamalarda sessiz kalma yolu ile hak kaybı koşullarının oluştuğunu savunmuş ise de, ilk derece mahkemesince bu hususta herhangi bir değerlendirme yapılmadan karar verilmesi de yerinde görülmemiş davalı vekilinin istinaf istemin bu yönlerden kabulü gerekmiştir. Açıklanan nedenlerle davalı vekilinin istinaf isteminin bu yönlerden kabulü ile ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1- Davalı vekilinin istinaf talebinin KABULÜNE, 2- İlk derece mahkemesinin kararının HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA, 3-Yukarıda gerekçede belirtildiği şekilde yargılamaya kaldığı yerden devam edilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 4-İstinaf peşin harcının talebi halinde davalıya iadesine, 5- İstinaf aşamasında davalı tarafından yapılan yargılama gideri olan 148,60 TL istinaf yoluna başvurma harcı ile 31,50 TL posta masrafı olmak üzere toplam 180,10TL'nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 6-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, HMK'nun 353/1-a-6 maddesi uyarınca oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.30/06/2022