T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2021/1013 Esas
KARAR NO: 2021/1696
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 1. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 09/03/2021
NUMARASI: 2020/170 2021/60
DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 06/10/2021
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. Maddesi gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin Türkiye’nin tek makas üreticisi olan ve tüm ortakları aynı ... Ltd. Şti.’nin pazarlamacı şirketi olduğunu, müvekkilinin horsehead şekil markasının TPE nezdinde 09.06.2003 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 08 ve 35.sınıftaki mal ve hizmetler bakımından ... tescil numarası ile tescilli olduğunu, müvekkilinin sadece “...” markasının değil “...” markasının da sahibi olduğunu, davalının yetkisiz ve izinsiz olarak davalının 23.07.2012 tarihinde TPE’ye yaptığı başvuru ile ... şeklini ... tescil numarası ile 08. sınıfta kullanılmak üzere tescil ettirdiğini, davalı şirketin markası ile müvekkili markasının, özellikle kullanılan metal emtialar üzerine basıldığında (renk olarak görülemeyeceği ve yazının da zorunluluk nedeniyle çok küçük yazılabilmesi ve hatta bazen yazılamaması durumunda) birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu, zaten söz konusu marka/ibarenin tescil başvurusundan önce tüketicide iltibas yaratmak suretiyle kullanıldığından haberdar olur olmaz gerekli yasal yollara başvurulduğunu, davalı aleyhine 02.07.2012 tarihinde yaptığı şikayet ve bilahare 18.07.2012 tarihinde açtığı davadan sonra davalının 23.07.2012 tarihinde söz konusu marka başvurusunu yaptığını, kötü niyetli olduğunu, davalının yetkisiz ve izinsiz olarak müvekkilinin markasını taşıyan makasları yurtdışından ithal edip, yurtiçinde piyasaya arz ettiğini, müvekkilinin Türkiye’deki tek makas üreticisi tarafından üretilen makasların Türkiye ve Dünyadaki tek pazarlamacısı olduğunu, davalının müvekkilinin markasını kullandığı makaslarının kalitesinin oldukça düşük olduğunu, müvekkilinin uğradığı zararın sadece maddi zarar olmadığını, markasının itibarının zedelenmesi suretiyle de zarara uğradığını, davalı şirketin söz konusu markayı tescil ettirip kullanmasının aynı zamanda TTK md. 54 vd. uyarınca haksız rekabet teşkil ettiğini iddia ederek, davalı tarafa ait ... tescil numaralı markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.
CEVAP:Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkili şirkete ait ... tescil numaralı markanın iltibas yaratmak amacıyla ve kötü niyetle tescil edildiği iddiasının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğunu, müvekkili şirketin 1982 yılında kurulduğunu, yüzlerce çalışanı ve sayısız müşterisi olan kendi sektörünün lideri konumunda bir şirket olduğunu, dünya çapında birçok markanın ve şirketin Türkiye distribütörlüğünü yaptığını, TPE nezdinde tescilli 115 marka, 8 endüstriyel tasarım ve 7 adet patent/faydalı modelin sahibi olduğunu, müvekkiline ait markanın tescil tarihinden önce kullanıldığını, markanın kullanıldığı terzi makaslarının İtalya’da mukim ... ve ... firmalar tarafından imal edilmiş ve müvekkili şirket tarafından 1998 yılından itibaren Türkiye içinde satıldığını, 1998 yılından 2012 tarihine kadar geçen süre içinde kullanılan marka için davacı tarafından hiçbir itirazda bulunulmamasının, sessiz kalınmasının ve markanın tescil tarihi olan 23.07.2012 tarihinden itibaren 3 yıl sonra huzurdaki hükümsüzlük davasının açılmasının davacının kötü niyetli olduğunu ve huzurdaki davayı açmakta hukuki yararı olmadığını ortaya koyduğunu beyanla davanın reddini talep etmiştir.
MAHKEME KARARI;Bakırköy 2.FSHHM'nin 12.06.2017 tarihli, 2015/112 E.-2017/135 K. sayılı kararıyla; "davacının markasının, Yargıtay ve Paris sözleşmesi kriterlerine göre tanınmış marka olmadığı belirlendiğini, davalının markasının kötü niyetli tescil yönünden incelendiğinde; davacı ve davalı markalarının, şekil ve görsel olarak benzer olmadığından kötü niyetli tescil iddiasının dinlenemeyeceğini, davalının kullandığı markanın tescilli sınıflarda kullanılması durumunda ürünün küçülmesi halinde, müvekkili adına tescilli markaya benzeyeceğini beyan etmiş ise de, bilirkişiler tarafından davalı tarafa ait ürünler üzerinde yapılan incelemede davalı markasının herhangi bir değişikliğe uğramadan metal zemin üzerine aynı şekilde işlendiğini, bu işlem sırasında ürünün imal edildiği malzemeden kaynaklanan marka olan şeklin algılamasını değiştiren bir değişikliğin olmadığının, belirlendiğini, davalının markasının hükümsüzlüğünü gerektirir hukuki durum bulunmadığını" gerekçesinde açıklayarak davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili karara karşı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
DAİREMİZİN KARARI; Dairemizin 03/07/2020 Tarih, 2017/4707 Esas ve 2020/1194 Karar sayılı ilamı ile, " İlk derece mahkemesince alınan bilirkişi raporunda; "davalı markasındaki şeklin görsel olarak testere türü kesici aletlere, sufle makasına ve ejderhaya benzediği ancak ...na benzemediği, görsel olarak davalı markası davacı markasına benzemediği, görsel benzerlik bulunmadığından taraf markalarının KHK 8/1-b hükmü kapsamında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı ve iltibasın oluşmadığı kanaatine varıldığını, davacı markasının sektörde bilinen bir marka olmakla birlikte tanınmış marka olarak değerlendirilemeyeceğini, ... şeklinin makaslarda kullanımla ayırt edicilik kazandığını" beyan etmişlerdir. Yine taraflar arasında görülen İstanbul 1. FSHHM'nin 2012/203 Esas sayılı markaya tecavüz davasında alınan bilirkişi raporunda; " 7 numara yatık makas üzerinde ...na çok benzer bir şekil ve "..." sözcüğünün bulunduğu, makas üzerindeki şeklin davacının ... nolu makasındaki ... şekline benzediği, davacı markasının sektördeki tanınmışlığı nedeniyle kullanılan ... şeklinin orta düzeydeki tüketicilerin karıştırmasına müsait olduğu, tarafların aynı sektörde faaliyet gösterdiği..." beyan edilmiştir. Her iki bilirkişi raporunda, tekstil mühendisi-sektör temsilcisi bilirkişi ...'in görevlendirilmesine rağmen benzerlik karşılaştırması yönünden, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmediği, davalının ürünler üzerinde kullandığı şekil markasından farklı bir şekli marka olarak tescil ettirip ettirmediği üzerinde durulmadığı, eksik inceleme ile karar verildiği" gerekçesi ile; davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, dosyanın bilirkişi heyetinden ek rapor, yada sektör bilirkişisinin de içinde bulunduğu yeni bir heyetten rapor alınarak, hasıl olacak sonuca göre karar vermek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Mahkemece üç kişilik bilirkişi heyetinden rapor alınmıştır.
MAHKEME KARARI: Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 09.03.2021 tarihli 2020/170 E. - 2021/60 K. sayılı kararıyla; "...Dosya kapsamı deliller, aldırılan bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde; davacı markasının tanınmış marka statüsünde olmadığı, hükümsüzlüğü talep edilen davalıya ait ... tescil sayılı markanın, davacıya ait ... tescil sayılı marka ile hem marka (işaret) düzeyinde hem de işletme (markaların sahipleri) düzeyinde halk tarafından karıştırılma ihtimali dahil iltibas tehlikesi ve iltibasa sebep olmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
İSTİNAF BAŞVURUSU: Davacı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; 19.01.2021 tarihli bilirkişi raporunda hatalı olarak dava tarihinde yürürlükte olan ve olaya uygulanabilecek mevzuat açısından 556 sayılı KHK yerine 6769 sayılı SMK ya atıfta bulunulduğunu, müvekkilinin markasının şekil ve kelime markası yani karma marka olduğunu, davaya konu markanın ise şekil markası olduğunu, raporda markaları yanyana getirerek karşılaştırma yapıldığını, bu kıyaslamanın doğru olmadığını, iltibas ihtimalinin araştırılmasında ilk önce ayniyet yada benzerlik bulunup bulunmadığının incelenerek farklılaşma kriterinin yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi gerektiğini, davalının müvekkilinin tescilli ... sayılı ... markasını ve bu markanın metal makaslar üzerindeki görünümünü aynen ve ayırt edilemeyecek kadar benzerini tescil ettirdiğini, markaların birbirini çağrıştırdığını, bilirkişi raporundaki benzerlik incelemesinin yerinde olmadığını, mal ve hizmetlerin ayniyet taşıdığını, karıştırılma ihtimalinin, ilişkilendirme ve ayrıca çağrıştırma ihtimallerini de kapsadığını, işaretler arasında büyük benzerlik olmasa da birbirlerini çağrıştırması nedeniyle benzerlik bulunduğu sonucuna ulaşılabildiğini, ortalama tüketicinin karar verirken ürünün veya hizmetin bütçesindeki yerine göre dikkat edip karar verildiğini, müvekkilinin markasındaki şekil unsurunun ön planda olduğunu, Metal Makasların üstlerine basılmış markaların yazılarının zor ayırd edildiğini, davalı tarafından ürünün üzerine ... çağrıştıran şekil unsurunu müvekkilinin konumlandırdığı şekilde koymasının ve benzerliğin tüketiciyi iltibasa düşürme ihtimalinin mevcut olduğunu, davalının markayı kötüniyetli tescil ettirdiğini, davalının markanın iltibas yaratacak derecede benzerini makaslar üzerinde de kullandığı, bu ürünleri üretip piyasaya arz ettiğini öğrenmeleri üzerine davalı aleyhine 02.07.2012 tarihinde Büyükçekmece CBS'ye şikayette bulunduklarını, aynı tarihli arama el koyma kararı ile makaslara el konulduğunu, Bakırköy 2.FSHCM sinde dava açıldığını ve derdest olduğunu, 18.07.2012 tarihinde İstanbul 1.FSHHM de marka hakkına tecavüz nedeniyle dava açtıklarını, davalının 23.07.2012 tarihinde hükümsüzlüğü talep edilen ... sayılı marka için tescil başvurusunda bulunduğunu, google arama motoruna ... yazdıklarında müvekkiline ait makasların çıktığını, makasın yapısı gereği logo yada markanın yeterince görülmediğini, markaların benzemediği yönündeki tespitlere katılmadıklarının, tanınmışlık yönünden tespitlere de katılmadıklarını, müvekkilinin markasının sektörel olarak tanınmış olduğunu, hukuk mahkemesindeki davada bilirkişi raporunda bu hususun tespit edildiğini beyanla kararın kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekilinin istinaf dilekçesine cevabında; markaların benzer olmadığının tanzim edilen tüm bilirkişi raporları ile sabit olduğunu, mahkemece alınan 20.01.2021 tarihli raporda; ortalama tüketici tarafından karıştırma ihtimalinin olmadığının ve müvekkilinin kötüniyetinin bulunmadığının açıklandığını, markaların benzer olmadığını, tanınmışlığın ispatlanamadığını beyanla istinaf başvurusunun reddini talep etmiştir.
DELİLLER: TPMK'dan celp edilen marka tescil kayıtlarından; davacı adına ... tescil no lu "..." ibareli markanın 08 ve 35. sınıflarda tescilli olduğu, davalı adına ... tescil no lu şekil markasının 08 sınıfında tescilli olduğu, dava tarihi itibariyle hak sahipliğinin devam ettiği anlaşılmıştır. Dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporları; Bakırköy 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 2014/527 Esas sayılı dosyasında alınan 25/05/2015 tarihli bilirkişi raporu 9. Sayfasında ; "..emanete alınan ürünlerde (davalı ürünlerinin kastedildiği anlaşılıyor) müştekiye ait tescilli markanın "..." ibareli sözcük unsuruna da yer verilmediği, emanete alınan ürünlede "..." ibaresine yer verilmiş olduğu, taraflarca ürünler üzerinde kullanılan şekil unsurunun genel görünüm itibarıyla gözde bıraktığı etkinin ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadığı, taraflarca kullanılan şekil unsurunun gözde bıraktığı etkinin farklı olduğu, bu yönü ile her iki tarafa ait vaki kullanım incelendiğinde her iki kullanım biçiminin genel olarak bıraktığı izlenimin birbirinden farklı olduğu, taraflarca marka olarak kullanılan işaretler arasında yeterli ayırt ediciliğin bulunduğu.." beyan edilmiştir. İstanbul 1. FSHHM'nin 2012/203 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen 24/09/2014 tarihli bilirkişi heyet raporu son sayfada; Sonuç kısmı 1. bentde "..."..." tabirinin konfeksiyon sektöründe makaslar için tasvir edici özelliğinin bulunmadığı, "..." şeklini taşıyan bir makasın kaliteli bir makas olarak düşünüldüğü, ... şeklinin makaslarda kullanımla ayırt edicilik kazandığı, davacının marka tescilinden itibaren dava tarihine kadar yaklaşık 8 yıl geçtiği..", 3. bentde; " 7 numara yatık makas üzerinde ...na çok benzer bir şekil ve "..." sözcüğünün bulunduğu, makas üzerindeki şeklin davacının ... nolu makasındaki ... şekline benzediği, davacı markasının sektördeki tanınmışlığı nedeniyle kullanılan ... şeklinin orta düzeydeki tüketicilerin karıştırmasına müsait olduğu, tarafların aynı sektörde faaliyet gösterdiği..." beyan edilmiştir. İlk derece mahkemesince alınan 22/07/2016 tarihli bilirkişi raporunda; davalı markasındaki şeklin görsel olarak testere türü kesici aletlere, sufle makasına ve ejderhaya benzediği ancak ...na benzemediği, görsel olarak davalı markası davacı markasına benzemediği, görsel benzerlik bulunmadığından taraf markalarının KHK 8/1-b hükmü kapsamında karıştırılma ihtimalinin bulunmadığı ve iltibasın oluşmadığı kanaatine varıldığını, davacı markasının sektörde bilinen bir marka olmakla birlikte tanınmış marka olarak değerlendirilemeyeceğini, ... şeklinin makaslarda kullanımla ayırt edicilik kazandığını beyan etmişlerdir. Mahkemece üç kişilik bilirkişi heyetinden alınan 12/02/2021 havale tarihli raporda; davacının huzurdaki davayı açmakta uzun (haklı görülemeyecek) bir süre sessiz kaldığından bahsedilemeyeceği, dosyada davacı markasının tanınmış marka niteliğinde olduğunu ispat edici delillerin bulunmadığı, hükümsüzlüğü talep edilen davalıya ait ... tescil sayılı markanın, davacıya ait ... tescil sayılı marka ile hem marka (işaret) düzeyinde hem de işletme (markaların sahipleri) düzeyinde iltibasa sebep olmadığı, davalı markasının tescilinde kötü niyet bulunduğunu gösteren bir emarenin mevcut olmadığı beyan edilmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE; Marka hükümsüzlüğü davasında; davacı vekilinin ... tescil nolu ... ibareli markanın tanınmış marka olduğunu, davalı tarafından müvekkili markasıyla iltibas yaratacak şekilde ... tescil nolu şekil markasının kötüniyetli olarak tescil ettirildiğini, beyanla hükümsüzlüğüne sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir. İlk derece mahkemesince, davanın reddine karar verilmiş, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Mahkemenin 12/06/2017 tarihli 2015/112 Esas-2017/135 Karar sayılı kararıyla, davacı markasının tanınmış olmadığı, taraf markalarının benzemediği bu nedenle de davalının kötüniyetli tescil iddiasının dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği, Dairemizin 03/07/2020 Tarih, 2017/4707 Esas ve 2020/1194 Karar sayılı kararı ile, dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporları arasında çelişki bulunduğu, üstelik bilirkişi heyetlerinde bulunan bir bilirkişinin de aynı olduğu, çelişki giderilmeden, eksik inceleme ile karar verildiği gerekçesiyle, mahkeme kararının kaldırılarak, dosyanın bilirkişi heyetinden ek rapor, yada sektör bilirkişisinin de içinde bulunduğu yeni bir heyetten rapor alınarak, hasıl olacak sonuca göre karar vermek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, mahkemece sektör bilirkişisinin de bulunduğu bilirkişi heyetinden rapor alındığı anlaşılmıştır. Mahkemece alınan 20/01/2021 tarihli bilirkişi raporunda, davacı markasının tanınmış marka olmadığı, davacı markası ve davalı markasının benzer olmadığı, davalı markasının hem marka düzeyinde hem de işletme düzeyinde iltibasa sebep olmadığı beyan edilmiştir. Davacı markasının tanınmışlığının ispatı yönünden davacı tarafça kanaat verici delil sunulmadığı, davacı firmanın katıldığı fuarları gösteren bir takım fuar katılım sözleşmeler sunulmuşsa da, fuarlarda davacı markasının tanıtımının yapıldığına dair görseller ve evrakların sunulmadığı, tanınmışlık iddiasının ispatlanamadığı kanaatine varılmıştır. Dava tarihinde yürürlükte olan 556 Sayılı KHK 8/1-a -b maddelerinde tescil için başvuru yapılan markanın, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı yada benzer ise ve aynı veya benzer mal ve hizmetleri kapsıyorsa, yada markalara arasında halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali varsa, marka sahibinin itirazı üzerine başvurunun red edileceği düzenlenmiştir. Markalar arasında KHK 8/1-a-b maddelerinde tarifi yapıldığı şekilde benzerlik bulunmasının, KHK 42/1-b maddesi gereğince hükümsüzlük sebebi olduğu düzenlenmiştir. Markalar arasında ayniyet derecesinde benzerlik bulunmadığı, davacı adına tescilli ... tescil no lu "..." ibareli olduğu, markanın 08 ve 35. sınıflarda tescilli olduğu, davalı adına ... tescil no lu şekil markasının 08 sınıfında tescilli olduğu, marka tescillerinin 08. sınıfta ortak olduğu anlaşılmıştır. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda da isabetli şekilde açıklandığı üzere, hükümsüzlük davasında markaların tescil belgeleri esas alınacaktır. Markaların tescil belgeleri incelendiğinde, davalı markasında sözcük unsurunun bulunmadığı, davacı markasındaki ... ibaresinin, ... şeklindeki şekil unsuruna vurgu yaptığı, davacı markasında şekil unsurunun ön planda olduğu, ancak davalı markasındaki şekil unsuru ile iltibas yaratacak derecede benzerlik bulunmadığı, markanın hitap ettiği ortalama halk kitlesi nezdinde işletmeler arasında bağlantı ihtimali bulunduğu izlenimi dahil iltibas tehlikesinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Davalının markasını fiilen davacı markasına benzeterek kullandığına yönelik iddia ise markaya tecavüz davasının konusunu oluşturduğundan, hükümsüzlük davasında incelenemeyeceği, davalı markası ile davacı markası arasında iltibas yaratacak şekilde benzerlik bulunmadığı kanaatine varılmakla, davacı tarafça ileri sürülen kötüniyetli tescil iddiasının da yerinde olmadığı, mahkemece alınan bilirkişi raporunda, 6769 Sayılı SMK hükümlerine dayanarak inceleme yapılmasının da sonuca etkili olmadığı kanaatine varılmakla davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-Davacı vekilinin istinaf talebinin HMK'nun 353/1-b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, 2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 3-Davacı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, 4-İstinaf incelemesi duruşmalı yapılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK'nun 361.maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay ilgili hukuk dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.06/10/2021