T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
16. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
DOSYA NO: 2018/2016 Esas
KARAR NO: 2021/709 Karar
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ: 23/02/2018
NUMARASI: 2017/171 E. - 2018/32 K.
DAVANIN KONUSU: Marka (Maddi Tazminat İstemli)
Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli)
Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ: 02/04/2021
İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın ilk incelemesi tamamlanmış olmakla, HMK 353. ve 356. maddeleri gereğince dosya içeriğine göre duruşma yapılmasına gerek görülmeden dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu;
G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü:
DAVA:Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili ...’nın 4/11/1959 tarihinde İspanya’da kurulmuş ve tanınmış “...” çakmaklarıyla, dünya lideri olan bir şirket olduğunu, 17 Ekim 2005’te ... ibaresinin tanınmış marka olduğuna karar verildiğini, markanın 1970’li yıllarda Türkiye pazarına girdiğini, 2001 yılında dağıtıcı şirket olarak .... nin kurulduğunu, davalıya ait ürünlerin ... markalı ürünler aleyhinde 556 sayılı KHK ve 554 sayılı KHK kapsamında marka ve tasarım hukuka açısından tecavüz oluşturduğunu ve haksız rekabete yol açtığını, müvekkilinin ... markalı çakmaklarının özgün ve ayırt edici özelliklerinden biri olan “silindirik gövde” yapısının davalı tarafından hiçbir teknik zorunluluk bulunmadığı halde, aynen kullanmış olduğunu, davalının söz konusu kullanımının, ... çakmaklarının haklı ününden, müvekkili şirketin emek ve servetinden haksız kazanç elde etmeye yönelik olduğunu, davalının ürününün piyasaya sunum şeklinin de davacı ile aynı olduğunu, halk nezdinde ... çakmakları ile karıştırılma ihtimali yaratarak, müvekkili şirket ile ilişkilendirmek suretiyle iltibas yarattığını, haksız kazanç sağladığını, 17 Eylül 2013 tarihli ve 102.297,02 USD tutarındaki Çin’den davalı tarafından getirilip piyasaya sürülen bu çakmaklar nedeniyle, müvekkilinin satış yapamamasına ve maddi kayba uğradığını bu nedenlerle, müvekkilin marka ve tasarım hukukundan doğan haklarına davalı tarafından gerçekleştirilen tecavüz ve haksız rekabetin tespiti, ve men’ine haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, davalının bilerek ve isteyerek, kötü niyetle yarattığı haksız rekabet nedeniyle kusurlu olmasından dolayı, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 10.000 TL maddi tazminata hükmedilmesine ve haksız rekabete ve men’ine karar verilmesi halinde masrafı davalı tarafından karşılanmak üzere karar verilmesine, davanın etkinliğini temin etmek üzere müvekkilin marka ve tasarım hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin ihtiyaten dava sonuna kadar durdurulmasına, ürünlere el konulmasına ve saklanmasına karar verilmesini talep etmiştir.
ISLAH: Davacılar vekili 24/11/2015 tarihli dilekçesiyle,27.10.2015 tarihli ek bilirkişi raporu, 06.08.2014, 15.12.2014 ve 28.09.2015 tarihli bilirkişi raporları doğrultusunda talep tutarını 101.870,40 TL’ ye yükselttiğini beyan etmiştir.
CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin çakmaklarının özgün marka ve tasarım tesciline sahip olduğunu, ... çakmakların 2010/04725 sayılı tescil numarası ile endüstriyel tasarım siciline kayıtlı olduğunu, çakmakların endüstriyel tasarım tescilini ...Ltd.Şti’nin 31.08.2010 tarihinde 2010/04725 başvuru ile iktisap ettiğini, bu şirketle varılan mutabakat ile Bakırköy ...Noterliği ... yevmiye numaralı tasarım tescil belgesi devir sözleşmesi ile 25.12.2012 tarihinde çakmakların endüstriyel tasarım tescil belgesini devir aldıklarını, bu tescile dayalı kullanımlarının olduğunu, her iki tarafın çakmakları incelendiğinde aralarında teknik özellikler dışında farklılıklar olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
MAHKEME KARARI: İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 23.02.2018 tarihli 2017/171 E. - 2018/32 K. sayılı kararıyla; "...toplanan deliller ve hüküm kurmaya elverişli ve yeterli alınan ve tecavüzü tespit eden ilk bilirkişi kök raporu ve mahkemece yoksun kalınan kazanç hesaplamasına ilişkin itibar edilen 07/09/2017 tarihli son 2 muhasip bilirkişiden alınan rapor kapsamında davacılar tarafından açılan davanın kabulü ile davalının davacı marka ve tasarım hakkına tecavüzün sabit olduğu, davalının aynı çakmak kolleksiyon sunum ve paketleme şekilleriyle eylemin haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ve vaki marka hakkına ve tasarım hakkına tecavüzün önlenmesi ile haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerektiği, davacının asıl ve ıslah edilen talep ettiği 556 sayılı KHK’nın 66/2-a uyarınca hesap edilen yoksun kalınan kazanca makul bir payın da eklenmek suretiyle alınacak tazminatın davacılara verilmesi ve el konulan davaya konu ürünlerin imhası ile davacı yanın hukuki yararı göz önünde bulundurularak kesinleşen hüküm özetinin ilan edilmesine karar verildiği " gerekçesiyle; "Davacılar tarafından davalı ...aleyhine açılan davanın kabulü ile davalının davacıya ait marka olarak tescilli ... nolu stand şekil ve marka hakkının ve TPE nezdinde tescilli tasarımları ile iltibas yaratan kullanımları nedeniyle davacının marka ve tasarım hakkına tecavüzün ve haksız rekabetinin tespitine, men'ine ve haksız rekabetin ortadan kaldırılmasına,-556 sayılı KHK'nın 66/2a maddesi uyarınca bilirkişilerce hesaplanan 92,910,56 TL yoksun kalınan kazancı KHK 67/1 maddesi uyarınca takdiren makul bir miktarın eklenmesi sonucu toplam 101.870,40 TL yoksun kalınan kazancın davalıdan alınarak davacılara verilmesine, -Davacının ... tescil nolu stand şekil markasına ve ..., ..., ..., ... tescil nolu tasarımlarına tecavüz teşkil eden ve haksız rekabete konu çakmak ve standlara el konularak imhasına, -Masrafı davalıdan alınmak üzere kesinleşen hüküm özetinin yurt çapında yapan tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde bir kez ilanına" karar verilmiştir.
İSTİNAF BAŞVURUSU: Davalı vekilinin süresinde ibraz ettiği istinaf dilekçesinde; -Usule ilişkin istinaf sebeplerinde; ... Çakmakların ... tescil numaralı tasarımının tescil edildiğini, müvekkilinin tasarım tescilini Bakırköy ... Noterliği'nin ... numaralı devir sözleşmesi ile devraldığını, tescili yapan kusurlu makamın TPE olduğunu, TPE'ye dava açılması gerektiğini, husumet itirazının dikkate alınmadığını, -Esasa ilişkin istinaf sebeplerinde; mahkemenin yargılamada itirazlarının hiçbirini dikkate almadan karar verdiğini, Anayasa'nın 141. Maddesinin ve HMK 297. Maddesinin ihlal edildiğini, -davacı talebinin zamanaşımına uğradığına dair itirazlarının isabetsiz gerekçe ile reddedildiğini, TTK 56/1 maddesi uyarınca 1 ve 3 yıllık zamanaşımı sürelerinin dolduğunu, müvekkilinin 2010 tarihli tescil belgesi bulunduğunu, 2010 tarihinden itibaren zamanaşımı sürelerinin dolduğunu, -müvekkilinin o tarihteki üretiminin TPE nezdinde tescilli hakkına dayandığını, -her davanın açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilmesi gerektiğini, 2013 dava tarihinde tescilin hukuken ayakta ve geçerli olduğunu, tescilli hakkına istinaden hukuka güvenerek o yıllarda ticaret yapan müvekkilinin cezalandırıldığını, -taraf olmadıkları davalarda tarafmış gibi gösterildiklerini, tarafları aynı olan tek davanın İstanbul 1. FSHHM'nin 2014/258 Esas sayılı dosya olduğunu ve sonuçlanmadığını, -raporların hiçbirinde bire bir benzerlik saptanmadığını, tarafların çakmakları arasında benzerlik bulunmadığını, -davacıların standları ve ambalajlarının tescilli olmamasına rağmen hükme esas alındığını, 29/06/2015 tarihli bilirkişi raporunda ambalaja/satış standına ilişkin bilgi bulunmadığının beyan edildiğini, -diğer yönlerdeki gerekçeleri kabul ettikleri anlamına gelmemek kaydıyla davacılar adına tescilli olmayan ambalajlar ve standlar yönünden tazminat hesaplamasının yapılması talep aşımı (zira dava dilekçesinde "Adlarına tescilli" haklardan dolayı tazminat istediklerini) nedeniyle, kararın kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davacılar vekili istinaf dilekçesine karşı cevap vermemiştir.
DELİLLER: Davacı ...’nın TP nezdinde tescilli ... + şekil ibareli 34. sınıfta ... tescil nolu, 31/12/1993 tescil tarihli markası, ...+Şekil ... tescil nolu, 34. sınıfta, 19/02/1999 tescil tarihli markası bulunmaktadır. Davacının aynı sınıfta çakmak standı şekil markası ... tescil nosu ile 13. 07. 2009 tescil tarihi ile koruma altına alınmıştır. Davacının yuvarlak çakmak şekline ait markası ... tescil nolu 34. sınıfta 31. 08. 2000 tarihinde tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Davacının ... tescil nolu ...+ şekil markası 34. sınıfta 18. 02. 2008 tarihinde tescil edilmiştir.Davacı yanın tasarım tescili olarak da TP nezdinde tescilli ... tescil nosu ile 28/04/2006 tarihli 1 adet çakmak tasarımı, ... tescil nolu 28/09/2006 tarihinde tescil edilen 5 adet çoklu çakmak tasarımları, ... tescil nolu 19/02/2007 tescil tarihli 1 adet çakmak tasarımı, ... tescil nolu 28/07/2010 tescil tarihli 1 adet çakmak tasarımı bulunmaktadır. Davalı tarafça dava dışı ... Ltd. Şti adına tescilli 31/08/2010 başvuru tarihli 2010/05725 sayılı 1ve 2 numaralı çoklu çakmak tasarım tescil belgesine dayanmıştır. Davalı tarafın dayandığı tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğü için, davacılar tarafından, ... Ltd. Şti aleyhine İstanbul (Kapatılan) 3. FSHHM'nin 2014/126 Esas sayılı dosyasında, yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmadığından bahisle hükümsüzlük davası açıldığı, mahkemenin 25/02/2016 tarihli 2016/40 Esas sayılı kararı ile hükümsüzlük kararı verildiği, kararın yargılama sırasında Yargıtay'da temyiz incelemesinde olduğu anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesince tasarım uzmanları ve mali müşavirden oluşan bilirkişi heyetinden alınan 06.08.2014 tarihli bilirkişi raporunda; ... firması tarafından ... tescil no.lu ürünün, ... firması tarafından ..., ..., ..., ... tescil nolu ürünleri ile belirgin benzerlikler taşıdığı, bu sebepten iltibas oluşturduğu, davalı firma tarafından ithal edilen toplam 536.160 adet plastik taşlı/plastik cep çakmağı karşılığı olarak davacı tarafından elde edilebilecek muhtemel kar tutarının 101.870,40 TL olduğu belirtilmiş, tarafların ürünleri üzerinde karşılaştırma yapıldığı anlaşılmıştır. Bilirkişi raporunda çakmak modelleri yönünden benzerlik ve iltibas iddiasının tartışılmadığı, çakmak standları arasındaki benzerlik ve iltibas iddiasına dair açıklamanın yetersiz, soyut ve gerekçesiz olduğu, gerekçesiyle mahkemece bilirkişi heyetinden alınan alınan 15.12.2014 tarihli bilirkişi ek raporunda; ambalaj ve satış standı hususunda davacının tasarım tescili bulunmadığından, benzerliğin değerlendirme dışı bırakıldığı açıklanarak, yine tarafların siyah ve mavi renkli çakmak ürünleri üzerinde karşılaştırma yapılmış, ... firması tarafından ... tescil no.lu ürünün, ... firması tarafından ..., ..., ..., ... tescil no.lu ürünleri ile belirgin benzerlikler taşıdığı ve bu sebepten iltibas oluşturduğu, davalı firma tarafından ithal edilen toplam 536.160 adet plastik taşlı/plastik cep çakmağı karşılığı olarak davacı tarafından elde edilebilecek muhtemel kar tutarının 101.870,40 TL olduğu belirtilmiştir. Mahkemece bilirkişi heyetinden alınan 29.06.2015 tarihli bilirkişi ek raporunda; teknik zorunluluklar dışında ürünler arasında belirgin benzerlikler bulunduğu, ürünler arasında gövdede bulunan üçgen çıkıntı bir farklılık oluştursa da bütünüyle ayırt edici olma konusunda yeterli olmadığı, 2010/04725 no’lu davalı tarafa ait tescil belgesinden anlaşılacağı üzere, ambalaj satış standına ilişkin bir bilgi bulunmadığından ambalaj/satış standının tescil kapsamında bulunmadığı, ... firması, ... firmasına ait ambalaj/satış standları karşılaştırıldığında belirgin benzerlikler bulunduğu ve bu sebepten iltibas oluşturduğu, yapılan hesaplamada davalının 2010/4725 sayılı tasarım tescili ve davacının ambalaj ve standı ile iltibas ihtimali değerlendirilmiş ve davalı firma tarafından ithal edilen 1.743.360 Adet üründen toplam 536.160 adet ürün için davacı tarafından elde edilebilecek muhtemel kar tutarının 101.870,40 TL olduğu belirtilmiştir. Tasarımcı bilirkişiden alınan 4. Ek raporda; davalının dava konusu çakmak modelleri incelendiğinde, davalıya ait 2010/4725 sayılı tasarım tescili kapsamında kaldığı beyan edilmiştir. Mali müşavir bilirkişiden alınan 16/02/2016 tarihli ek raporda; ürünlerin konduğu 1 stand içerisinde 48 adet ürün bulunduğu, ürünlerin ve standların tamamının görülmediği, ancak örnek standa göre bahse konu ürünlerin 11.170 adet standa sığabileceği beyan edilmiştir. Mali müşavir bilirkişiden alınan 10/05/2016 tarihli ek raporda; Ambalaj stand markası da kullanılmak suretiyle 48'li paketler halinde 11.170 adet sığabilecek olan 536.160 adet plastik taşlı/plastik cep çakmağının 101.870,40 TL tutarında, davacı tarafından elde edilebilecek muhtemel yoksun kalınan kar tutarından bahsedilebileceği beyan edilmiştir. Davacı vekilinin mahkemenin 18/03/2014 tarihli ara kararında; davacıdan maddi zararının ne şekilde oluştuğunu ve yoksun kalınan kar tercihinin hangi yasa hükmüne göre hesaplanmasının tercih edildiğini açıklaması için davacı vekiline süre verildiği, davacı vekilinin 03/04/2014 tarihli dilekçesinde, davalının Çin'den getirdiği çakmaklar nedeniyle müvekkilinin satış yapamadığını ve zarara uğradığını, davalının ürün ambalajının da haksız rekabete neden olduğunu, davalının tecavüz fiilleri nedeniyle müvekkilinin markasal haklarının uğradığı iş kaybı nedeniyle TTK 57 vd maddeleri ile MarKHK 66/1-a maddesi gereğince, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanılması ile elde edeceği muhtemel gelir" seçeneğine göre tazminat talep ettiğini açıklamıştır.
G E R E K Ç E: Davacı vekilinin, davalının müvekkilinin tescilli markalarına ve tescilli tasarımlarına tecavüz ettiğini, müvekkilinin ürün standı/ambalajına benzer şekilde ürünlerini paketlediğini ileri sürerek,tescilli marka ve tasarımdan kaynaklanan haklarına tecavüzün, haksız rekabetinin tespiti meni, ref'i ile maddi tazminat talebinde bulunmuş, hükmün ilanını istemiştir. İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiş, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. Davacı vekili tazminat talebini açıkladığı 03/04/2014 tarihli dilekçesinde; " haksız rekabete dayalı olarak ve 556 Sayılı KHK 66/2-a maddesi gereğince, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanılması ile elde edeceği muhtemel gelir" seçeneğine göre tazminat talep ettiğini açıklamıştır. İlk derece mahkemesinin kabulüne göre, hükmün 2 numaralı bendinde, 556 Sayılı KHK 66/2-a maddesine göre bilirkişilerce hesaplanan 92.910,56 TL yoksun kalınan kazanca hükmedildiği açıklanmışsa da, davacı vekilinin dava dilekçesinde ve ıslah dilekçesinde bulunmamasına rağmen, sonraki dilekçelerindeki talebinin kabul edilerek KHK 67/1 maddesi gereğince takdir hakkı kullanılarak bir miktarın eklenmesi, talep aşımı niteliğinde olup usule uygun değildir. Davalı vekilinin talep aşımına ilişkin istinaf sebebi yerindedir.Davalı vekilinin yargılamada, dava dışı şirket adına tescilli 2010/04725 sayılı tasarım tescil belgesine dayandığı ve mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davalı ürününün tasarım tescil belgesi kapsamında bulunduğunun beyan edildiği anlaşılmıştır. Mahkemece bu tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğü davasında verilen, İstanbul 3. FSHHM’nin 2014/126 esas, 2016/40 Karar sayılı karar getirtilmişse de kararın kesinleşmesinin beklenmemesi yerinde değildir. Mahkemenin hükme dayanak yaptığı 14/07/2016 tarihli kök raporda, davacı ... markasına ait çakmak tasarımı ile davalı çakmak tasarımının, tablo halinde benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırıldığı, raporun devamında, ... firması tarafından 2010/04725 tescil numaralı ürünün, davacı tarafından üretilen ..., ..., ..., ... nolu ürünler ile benzer olduğu ve iltibas oluşturduğu beyan edilmiş, karşılaştırmanın davacının tescilli şekil markaları ve tescilli tasarımları ile değil, tarafların ürünleri üzerinde yapıldığı anlaşılmıştır. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda tasarım karşılaştırması yönünden, farklılıklardan çok benzerliklere üstünlük tanınması inceleme yöntemi olarak doğru ise de, davacının tescil belgeleri üzerinde değil, ürünü üzerinde inceleme yapılması ve tespiti yapılan farklılıkların tasarımların bilinçlenmiş kullanıcı gözünde ürünün farklı olarak algılanmasına neden olup olmayacağının tartışılmaması usule uygun değildir. Bilirkişi raporlarında, davacının ..., ..., ..., ... tescil no.lu ürünleri ile belirgin benzerlikler taşıdığı ve bu sebepten iltibas oluşturduğu açıklanmışsa da, tasarım tescil belgeleri ile farklı çakmak ürünlerinin koruma altına alındığı, hangi tasarım ile benzerlik gösterdiği açıklanmamış, yukarıda yazılı olduğu üzere, ürünler arasında karşılaştırma yapılmıştır. Bilirkişi kök ve ek raporlarında, davalı ürününün davacının tescilli şekil markaları ile de karşılaştırılmadığı, hangi markaya tecavüz ettiğinin tespit edilmediği, esasen mahkemenin gerekçesinde de, davalı çakmak ürününün davacının ... tescil numaralı şekil markasına ne şekilde tecavüz ettiğinin açıklanmadığı ve hangi tasarımına tecavüz teşkil ettiği somutlaştırılmadan hükmün 3 numaralı bendinde; "Davacının ... tescil nolu stand şekil markasına ve ..., ..., ..., ... tescil nolu tasarımlarına tecavüz teşkil eden ve haksız rekabete konu çakmak ve standlara el konularak imhasına" karar verildiği anlaşılmıştır. Eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporu ile ve davalı vekilinin rapora itirazları giderilmeden, somut gerekçesi de açıklanmadan karar verilmesi yerinde olmadığından davalı vekilinin sair istinaf sebepleri bu aşamada incelenmeksizin, istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, dosyanın öncelikle İstanbul 3. FSHHM’nin 2014/126 esas,2016/40 Karar sayılı kararının mahkemeden kesinleşip kesinleşmediğinin sorulması, kesinleşmesinin beklenmesi ayrıca tasarım uzmanı bilirkişi, marka vekili bilirkişinin de bulunduğu yine bir heyetten rapor alınarak ve davalı ürünü ile, davacı adına marka tescil belgeleri ve tasarım tescil belgeleri karşılaştırılarak, davalı ürününün davacı markaları ve tasarım tescil belgelerine tecavüz edip etmediği, ayrıca tarafların ürünlerinin ticari takdim şeklinin benzer olup olmadığı, davalının ticari sunumunda kullandığı ambalaj/standın haksız rekabet teşkil edip etmediği konusunda rapor alındıktan sonra, davalının fiilinin subut bulması halinde, davacı vekilinin 03/04/2014 tarihli dilekçesindeki tazminat taleplerine göre tazminat talebinin değerlendirilerek karar verilmesi için mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle: 1-Davalı vekilinin sair istinaf sebepleri incelenmeksizin, istinaf başvurusunun KISMEN KABULÜNE, 2-İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 23.02.2018 tarihli 2017/171 E. - 2018/32 K. sayılı kararının 6100 Sayılı HMK 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA, 3-Dosyanın Dairemizin kararında işaret edilen hususlarda yargılamaya devam edilmesi için mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 4-İstinaf talebi kabul edildiğinden, istinaf peşin harcının talebi halinde davalı tarafa iadesine, 5-İstinaf yargılama giderleri olarak; a)Davalı avansından kullanıldığı anlaşılan; 98,10 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı, 59,10 TL tehir-i icra karar harcı ile 45,10 TL (posta-teb-müz) masrafı olmak üzere toplam 202,30 TL'nin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine, b)Davacı tarafça yapılan masrafların üzerinde bırakılmasına, 6-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına, 7-Artan gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilk derece mahkemesince yatıran tarafa iadesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 02/04/2021 tarihinde HMK'nın 353/1-a-6 maddesi uyarınca oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.