T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
44. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F M A H K E M E S İ K A R A R I
DOSYA NO: 2023/238
KARAR NO: 2023/160
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 16/11/2022
NUMARASI: 2022/36 E. - 2022/174 K.
DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 23/02/2023
Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı adına tescilli ... sayılı ''...'' ibareli markasındaki ''...'' kelimesinin, tüketicilerin tütün ürününün tat değişimini elde etmek için –genellikle normal tadı, mentollü tada çevirmek için- yaptığı klik (...) hareketine atıfta bulunduğunu, bu ibarenin yaygın ve tanımlayıcı olarak kullanıldığını, ayırt ediciliğinin düşük olduğunu, başka sigara firmalarının ürünlerinde de kullanıldığını, davalı şirkete özgü olmadığını, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi 4. Temyiz Kurulu’nun ... sayılı dosyasında verdiği 18 Temmuz 2016 tarihli kararın da bu iddiaları doğruladığını beyan ederek, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4, 5 ve 25. maddesi hükümleri (Mülga 556 Sayılı KHK’nın 7/1(a), (c), (d) ve 42. maddeleri hükümleri) uyarınca markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkillerine ait ''...'' markasının, tüketicileri yanıltabilecek ve rekabeti bozabilecek nitelikte bir tescil olmadığını, uzun bir süredir ülkemizde tescilli ve davalı ile özdeşleşmiş olan ve tüketici nezdinde müvekkili firmayı çağrıştıran bu markanın, tüketicileri hangi sebeple yanıltacağının anlaşılamadığını, aksine, davacının ... sayılı marka başvurusu gibi çok benzer bir ibareyi içeren 3. şahıs markalarının aynı sektörde tescili ve kullanımının, tüketicileri markanın ve ürünün kaynağı konusunda yanıltacağını, Türk tüketicisinin ... markasını, "sigarada tat değişimini sağlamak için yapması gereken hareketi tanımlayan" bir ibare olarak görmediği gibi, Türk piyasasında ... ya da ... ibarelerinin tat değişimini sağlayan sigaralar için yaygın kullanılan ve bilinen bir deyiş/kelime olmadığını, Müvekkilinin davacı ile aynı sektörde yer alan rakip bir firma olduğunu, İlki 2010 yılından beri tescilli olan ... ibareli markalar serisinden ve bu marka haklarını koruma çabasından uzun süredir davacının haberdar olduğunu,buna rağmen, davalı markasına benzeyen bir marka başvurusunda bulunarak, bunu tescil ettirmeye çalıştığını,hem basiretli tacirden beklenen özeni göstermediğini hem de kötü niyetli hareket ettiğini, açılan davanın haksız olduğunu ve müvekkiline ait markanın hükümsüz kılınmasını gerektirecek bir hususun mevcut olmadığını beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesince; "Hükümsüzlüğü istenen ''...'' ibaresinin sigara ürünleri bakımından ülkemizde cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak ya da ürünün özelliğini belirten bir adlandırma olmadığı, zira, ''...'' kelime grubu, doğrudan ürünün bir özelliğini tanımlamadığı, bu kelime grubunun sigara tüketicisinin yapması gereken bir hareketi tanımladığına ilişkin delil sunulmadığı, ibarenin yaygın kullanılan ve bilinen bir deyiş/kelime olmadığı'' gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekilinin istinafı üzerine, Dairemizin 10.02.2022 tarih, 2020/848 esas, 2022/170 karar sayılı kararı ile; taraflar arasındaki uyuşmazlık konusunun; davalı adına tescilli ''...'' ibareli markanın ayırt edici niteliği, sektörde tanımlayıcı nitelikte ve yaygın kullanılan bir marka olup olmadığı hususlarının oluşturduğu, belirtilen hususların değerlendirmesinin özel ve teknik bilgiyi gerektirdiği, dolayısıyla Mahkemece dosyanın bilirkişiye tevdii ile, belirlenen uyuşmazlık konularında, aralarında sektör bilirkişisinin de yer aldığı uzman bilirkişi heyetinden bilimsel ve teknik yönden denetime elverişli rapor aldırılması gerekirken, doğrudan karar verme yoluna gidilmiş olmasının hatalı olduğu gerekçeleriyle kararın HMK'nun 353/1-a.6 maddesi uyarınca kaldırılmasına karar verilmiştir. Dairemizin 10.02.2022 tarih, 2020/848 esas, 2022/170 karar sayılı kaldırma kararından sonra ilk derece mahkemesince; kaldırma kararı kapsamında aldırılan bilirkişi raporu dikkate alınarak, ... no.lu "..." markasının 34. sınıftaki "sigaralar" için ayırt edici olduğu, sektörde yaygın biçimde kullanılan ve tanımlayıcı bir ibare olmadığı gerekçeleriyle, sübut bulmayan davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; ... markasının tanımlayıcı ve ayırt edicilikten yoksun olmasının yanında, ihtilaf konusu ... sayılı tescilin yenilenmemiş olması ve artık geçerli olmaması sebebi ile, huzurdaki hükümsüzlük davasının reddedilmesi gerektiğini, Davalının ... markasının tek başına kullanımını (yani ana marka yanında varyant/tanımlayıcı olarak değil, bizzat ana marka olarak kullanımını) gösterir hiçbir delil bulunmadığını, Davalının ... ürünü, ... özelliğini bir varyant/tanımlayıcı olarak, tüketicilerin tütün ürününün tat değişimini elde etmek için –genellikle normal tadı, mentollü tada çevirmek için- yaptığı klik (...) hareketini tarif etmek için taşıdığını, bu bağlamda, ... ibaresi sadece üzerinde kullanıldığı malın doğasını ve/veya çeşidini tarif etmek için kullanılmakta olup, hiçbir şekilde ayırt edici marka anlayışı ile kullanılmadığını, İlk Derece Mahkemesi’nin “...” kelimesinin mentol aromasının salındığı kapsülleri içeren bir sigara türünü tarif etmek için yaygın olarak kullanıldığına dair dosyada yeterli delil bulunmadığına dair kararına hiçbir şekilde katılmadıklarını, dava dosyasındaki tüm örnekler ve delillerin davalının ... markasını tanımlayıcı olarak, ana markalarının yanında kullanmayı amaçladığını ispatladığını, Yine dosyadan incelenebileceği üzere, işbu davanın davalısı ... şirketi tarafından müvekkilinin ... markası aleyhine açılan hükümsüzlük davasında, İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından 2011/226E., 2013/235K. sayı ile davanın reddine dair verilen ve kesinleşmiş hükme atıfta bulunduklarını,Söz konusu hükümsüzlük davasında, davalının ... markası ile, müvekkilinin ... markasının dava konusu olduğunu, bu davada, tütün teknolojisi mühendisi olan sektör bilirkişisi tarafından; “... ibaresinin mentollü sigaralar için kullanıldığı ve bu ibarenin sektörde sigara ile ilgili kullanılan bazı ibarelerin sakıncalı olması sebebiyle yaptırılan AR-GE çalışmaları sonucunda belirtildiği üzere mentollü sigaralara karşlılık gelmesi sebebiyle oluşturulduğu ve bu haliyle zayıf marka niteliğinde bulunduğu, ibareyi ilk kullananın davacı yan olsa dahi zayıf marka niteliğindeki bu ibareyi davacının ... ibaresini davalının markasında kullanmasında engel olamayacağı anlaşılmakla” şeklinde mütalaa verildiğini ve bu doğrultuda davanın reddine karar verildiğini, BAT’nin ... kelime markasının, ayırt edici nitelikten yoksunluğu/tanımlayıcılığı yönünden ... markasından daha farklı olmadığını, Her iki markanın da tütün sektöründe varyant/tanımlayıcı olarak kullanılan zayıf markalar olduğunu, ..., aynı ... ya da ... gibi,... markasını ... ana markası ile birlikte kullanıldığını, ... kelimesinin dosyaya sunulan listede ana marka olan ...’ın “varyant” ı olarak yer aldığını, bu gerçeğin dahi tek başına iddialarının haklılığını ortaya koyduğunu, Üstelik, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (...) 4. Temyiz Kurulu’nun ... sayılı dosyasından verdiği 18 Temmuz 2016 tarihli kararında açıkça belirtildiği üzere, “... kelimesi koruma kapsamındaki tüm mallar açısından oldukça düşük bir ayırt edici karaktere sahiptir. Öncelikle İngilizce “...” terimi yansımalı bir sözcük olup, bir düğmeye basıldığında veya bir cihaz açıldığında çıkan sesi belirtmektedir. Avrupa Birliği genelinde bu şekilde anlaşılan bir kelimedir. Bu sebeple “çakmaklar” gibi ses çıkaran herhangi bir mal için tanımlayıcıdır. Ayrıca “sigaralar” ve ilgili ürünler, mesela “tütün” ve filtre içeren sigara ürünleri açısından da tanımlayıcıdır. Davalı halihazırda İtiraz Bölümüne “...” kelimesinin, kapsüle basıldığında sigaraya aroma veren bir kapsül cihazını içeren sigaralar için tanımlayıcı olduğuna dair hatırı sayılır ölçüde delil sunmuştur.” denildiğini, kararın ekte sunulduğunu, Tütün sektöründeki reklam yasağı göz önüne alınarak, halihazırda dosyaya sunulmuş olan deliller dışında ek delillerin sunulmasının mümkün olmadığının bilinmesi gerektiğini, dosyadaki delillerin, “...” kelimesinin tanımlayıcı/varyant olarak ana marka ile birlikte davalı ve tütün sektöründeki diğer şirketlerce kullanılmakta olduğunu açıkça gösterdiğini ve hatta ... da kararında, “...” kelimesinin sigaralar için tanımlayıcı olduğunu, kapsüle basıldığında sigaraya aroma veren bir kapsül cihazını içeren sigaralar için tanımlayıcı olarak kullanıldığını teyit ettiğini, söz konusu ... itirazında müvekkili tarafından sunulan delillerin, işbu dava dosyasında da delil olarak sunulduğunu ve ... kararında söz konusu delillere atıf yapılırken “hatırı sayılır delil” ifadeleri kullanıldığını, bu itibarla, İlk Derece Mahkemesi’nin dosyada nasıl yeterli delil bulunmadığını belirttiğini anlayamadıklarını, Sonuç olarak, “...” kelimesinin, tüketicilerin tütün ürününün tat değişimini elde etmek için –genellikle normal tadı, mentollü tada çevirmek için- yaptığı klik (...) hareketine atıfta bulunduğundan, ayırt ediciliğinin düşük olduğunu, davalının ... ürününün, tam da yukarıda anlatılan ... özelliğini taşıdığını, “...” ibaresinin sigara ürünleri için tanımlayıcı olarak kullanan başka sigara üreticisi firmalarda da mevcut olduğunu, örneğin, ... şirketinin ... markasının da aynı aroma/tat değiştirme özelliğini haiz ürünü bulunduğunu ve pazarlama sloganlarının da “Squeeze, ..., change” (Sıkıştır, klikle-bas, değiştir) olduğunu, görsellerin dosyaya sunulduğunu, Görüldüğü üzere, tütün endüstrisinde, “...” kelimesinin yasal yaştaki sigara içicilerinin sigaranın aromasını/tadını değiştirmek için yapmaları gereken bir hareket olduğunu, sigara üzerindeki “...” bir kapsüle basan “...” yasal yaştaki tüketicinin, sigaranın normal tadını mentollü tada çevirebildiğini, müvekkili ve davalı şirket dahil, bu tip ürünlere sahip olan ve “...” kelimesini tanımlayıcı olarak, bu fiili açıklamak üzere kullanan çok sayıda sigara üreticisi firma bulunduğunu, bu itibarla, ... ibaresinin ayırt ediciliğinin çok düşük olduğunu, aslında, ... kelimesi ve ... ibaresinin sigara ürünleri için tamamen tanımlayıcı olduğunu, Bilindiği gibi, gerek Mülga 556 Sayılı KHK gerekse 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesinin koşullarından ilki, bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edebilmesi olduğunu, fakat, yukarıda açıklanan sebeplerle, ... kelime markasının “sigaralar” diğer teşebbüslerin sigaralarından ayırt etmesinin mümkün olmadığını, bu itibarla, ... kelime grubu sigaralar bakımından ayırt edici olmayıp, dava konusu marka tescilinin” mümkün olmadığını, Üstelik, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretlerin, yani “ tanımlayıcı markaların tescilinin” mümkün olmadığını, Netice olarak, huzurdaki davaya konu markanın ... bileşik markası olduğunu, markanın, ikisinin de sıradan tanımlayıcı bir anlam ifade eden ve birlikte kavramsal bir çağrışım yapan, ... ve ... kelimelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulduğunu, kavramsal çağrışımın bir tüketicinin (yasal yaştaki sigara içicisinin) herhangi bir obje üzerine (...) basarak/klik ederek (...) bir olayı tetiklemesi veya başlatması olduğunu, ... ibaresinin, yasal yaştaki sigara içicisinin genellikle normal tadı mentollü tada çevirmek için yapması gereken hareketi anlattığını ve bu durumun Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi(...) 4.Temyiz Kurulu’nun kararı ile de teyit edildiğini beyan ederek, Mahkemece verilen kararın kaldırılmasına, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir. İnceleme, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır. Dava; davalı adına ... numarayla tescilli ''...'' ibareli markanın hükümsüzlüğü davası olup, davacı yanca; davaya konu markanın, tüketicilerin tütün ürününün tat değişimini elde etmek için –genellikle normal tadı, mentollü tada çevirmek için- yaptığı klik (...) hareketine atıfta bulunan, ayırt edici değil, tanımlayıcı nitelikte olan bir marka olduğu, markanın başka firmalar tarafından da kullanıldığı, markanın ayırt ediciliğinin düşük olduğu iddia edilerek markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesinin talep edildiği, İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verildiği, kararın davacı vekilince yukarıda açıklanan sebeplerle istinaf edildiği anlaşılmıştır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık; davalı adına tescilli ''...'' ibareli markanın ayırt edici niteliği, sektörde tanımlayıcı nitelikte ve yaygın kullanılan bir marka olup olmadığı hususlarından kaynaklanmaktadır. SMK'nun 25/1.maddesi uyarınca 5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde Mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir. SMK'nun 5/1.maddesinde mutlak ret sebepleri şu şekilde sayılmıştır. Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez: a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler. b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretlerı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler. Görüldüğü üzere, SMK'nun 5/1-b maddesine göre, ayırt ediciliği bulunmayan işaretler marka olarak tescil edilmeyecektir. Davalı, 2012 yılında 34. sınıfta sigaralar için “... ...” markasını tescil ettirmiş olup kullanmaktadır. İlgili ürün kategorisinin makul düzeyde bilgilenmiş ortalama tüketici kitlesine hitap ettiği görülmüştür, Davalının markası “...” ve “...” kelimelerinin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulmuştur. “..." kelimesinin mentol aromasının salındığı kapsülleri içeren bir sigara türünü tarif etmek için kullanıldığı iddia edilmiştir. Yargıtay 11.HD’nin yerleşik kararlarında da işaret edildiği üzere, bir ibarenin tasviri nitelikte olduğunun kabulü için tescilli olduğu mal/hizmet sınıfları için doğrudan karakteristik özellik belirtmesi gerekir. Ancak “...” ve “...” kelimelerinin Türkçe'de bir karşılığının bulunmadığı, dosyaya sunulan Temyiz Kurulu Kararında da vurgulandığı üzere, “...” ibaresinin, Avrupa Birliği genelinde “düğmeye basıldığında veya bir cihaz açıldığından çıkan ses” olarak bilindiği, dolayısıyla dolayısıyla aynı algı düzeyinin somut olayda kabul edilemeyeceği, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, “...” markasının "sigaralar" için ayırt edici nitelikte olduğu, denetime elverişli bilirkişi raporuna göre; sektörde yaygın biçimde kullanılan ve tanımlayıcı bir ibare olmadığı, nitekim YİDK’nın 29.9.2015 tarihli karar içeriğinde (...) ... ibaresinin markasal anlamda yüksek bir ayırt ediciliğinin bulunduğuna dair tespitlerin de yer aldığı, açıklanan sebeplerle hükümsüzlük koşullarının oluşmadığı anlaşılmakla, Mahkemece davanın reddine dair verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı, aksi yöndeki istinaf sebeplerinin yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır. Dosyadaki belgelere, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar ve gerekçe içeriğine göre, ilk derece mahkemesi kararında davanın esasıyla ilgili tarafların gösterdiği hükme etki edecek tüm delillerin toplandığı, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, ihtilafın doğru olarak tanımlandığı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından davacı vekilinin yerinde bulunmayan istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b/1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;1- Usûl ve yasaya uygun İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 16/11/2022 tarih ve 2022/36 E., 2022/174 K. sayılı kararına karşı davacı vekili tarafından yapılan istinaf talebinin 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-b/1. maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE, 2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 179,90 TL maktu istinaf karar ve ilam harcından peşin yatırıldığından yeniden tahsiline yer olmadığına, 3- Davacı tarafça istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,4- İncelemenin duruşmasız olarak yapılması sebebiyle taraflar yararına vekalet ücreti tayinine yer olmadığına,5- Taraflarca yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın karar kesinleştiğinde iadesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 20/07/2017 tarih ve 7035 Sayılı Kanunun 31. maddesiyle değişik 6100 Sayılı HMK'nın 361/1. maddesi gereğince, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi. 23/02/2023