T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
44. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F M A H K E M E S İ K A R A R I
DOSYA NO: 2020/413 Esas
KARAR NO: 2021/1091
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İstanbul Anadolu 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 24/10/2017
NUMARASI: 2017/18 E. - 2017/199 K.
DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 07/10/2021
Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;
G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı şirketin 2004 yılında, ... olarak ticari unvanını tescil ettirildiğini ve 30.09.2004 tarihli 6147 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de kuruluşu ile faaliyet konusunu hukuka uygun olarak yayınladığını, belirtilen tarihten itibaren davacı şirketin ticari hayatına bahsi geçen unvan ile devam ettiğini, davacı şirketin bu ticari unvan ile Türkiye'nin birçok yerinde önemli projelere imza attığını, piyasadaki yerini ve değerini sağlamlaştırdığını, tanınır hale getirdiğini, güvenilir bir firma olduğunu, ülke çapında tanınan "... ltd.şti."markasını da 26.06.2014 tarihinde tescil ettirdiğini, müvekkilinin sermayesi oldukça büyük olan projelerde görev aldığını, piyasada tanınır marka değerinde, adına güvenilir bir firma olduğunu, pazar payının büyük olduğunu, hizmet verdiği alanlardan bazılarının ; ısıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri olduğunu, ayrıca müvekkili şirketin 40 nice nolu alanlar açısından da markasal koruma sahibi olduğunu, bununla birlikte faaliyet göstermiş olduğu 37. ve 42. sınıflar açısından, TPMK nezdinde 15.01.2016 tarihli başvurusunun bulunduğu, bu başvurunun reddedildiğini, itiraz aşamasında olduğunu, yine müvekkilinin 22.12.2016 tarihli başvuru ile 37. ve 42. sınıflar açısından tescil talebinde bulunduğunu, bu başvurusunun değerlendirme aşamasında olduğunu, davalı şirketin 23/05/2005 tarihli ve ... tescil numaralı "..." markasını 2007 yılında 37. sınıfta tescil ettirdiğini, davalı şirketin "ısıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması(tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri" alanında faaliyeti bulunmamasına rağmen bu hizmetlerin de tescilli markasının koruması altında olduğunu, davacının bu hizmetlerini de marka koruması altına almak istemesine rağmen davalının markası nedeniyle tescil talebinin reddedildiğini, davalının markasını bu hizmetler için hiç kullanmadığını, 556 sayılı KHK'nin 14. maddesi uyarınca kullanılmayan markaların iptalinin talep edilebileceğini belirterek, davalıya ait "..." markasının 37. sınıf mal ve hizmetler içinde yer alan "ısıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri" altındaki markasal korumasının hükümsüzlüğüne ve markanın bu bağlamda sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesini duruşmada tekrarla; Müvekkilinin ... Ltd. Şirketi'nin inşaat yaptığını ve bu yaptığı inşaatlarda TPE nezdinde ... tescil numarası ile tescilli “...” markasını kullandığını, yaptığı işe uygun olarak markasının 37.sınıfta tescilinin yapıldığını, davalı şirketin anahtar teslim olarak inşaat yapmakta olup, bu inşaatlarda 37.sınıftaki mal ve hizmetler içinde yer alan ve dava dilekçesinde özellikle belirtilen “ısıtma, havalandırma ve su tesisatı kurulması, bakımı ve tamiri hizmetleri” alanında faaliyet gösterdiğini, dava dilekçesinin 3 nolu paragrafında; davacı şirketin faaliyet gösterdiği 37. ve 42. sınıflar açısından TPE nezdinde 15.01.2016 tarihinde yaptıkları başvurunun reddedildiğinin ve itiraz aşamasında olduğunun ve yine aynı sınıflar açısından 22.12.2016 tarihli yeni bir başvurularının bulunduğunun belirtilmekte olup, bu başvurular sonuçlanmadan açılan davanın reddi gerektiğini, TPE nezdinde marka tescili yapılan sınıfların bir bütün olarak değerlendirilmekte olduğunu, davacının müvekkili şirket adına tescilli “...” markasının 37. sınıftaki mal ve hizmetler içerisinde yer alan “ısıtma, havalandırma ve su tesisatı kurulması, bakımı ve tamiri hizmetleri” altındaki markasal korunmasının hükümsüzlüğüne ve markanın bu bağlamda sicilden terkinine ilişkin kısmi terkin taleplerinin uygulanmasının mümkün olmadığını, kısmi terkin taleplerinin hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını, davacının markasının tanınmış marka olmadığını beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda; "Her ne kadar Türkiye'nin taraf olduğu TRIPs'nin 19. maddesinde de benzer bir hüküm mevcutsa da, bu hükmün markanın kullanma zorunluluğunun mevcut olması halinde uygulanabileceği, 556 Sayılı KHK'nin 14.maddesinin iptali ile SMK'nun yürürlüğe girdiği 10/01/2017 tarihinden önceki dönem için iç hukukumuzda markanın kullanılması zorunluluğunun kalmadığı, bu dönem için TRİPs hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı, iptal kararından sonra yürürlüğe giren ve davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 9. Maddesinde tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verileceğine dair bir düzenleme yer almaktaysa da, bu hükmün ancak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için uygulanabileceğinden, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı nedeniyle SMK'nun yürürlüğe girdiği tarihten önce davalının tescilli markasını kullanma yükümlülüğü bulunmadığından ve SMK'nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra da 5 yıllık süre dolmamış olduğundan davanın reddine" karar verildiği görülmüştür. Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; 1- 556 Sayılı KHK'nın 14. maddesinin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiği, maddenin özellikle Markanın tescil tarihinden itbaren 5 beş yıl içinde kullanılmaması durumunu düzenlediği, maddenin açıkça tescil tarihinden itibaren dediği için yürürlüğe girdiği 27.6.1995 tarihinden sonraki tüm hükümsüzlük davalarına uygulandığı, yargının, 1995 yılından sonra önüne gelen hükümsüzlük davalarına 14. maddeyi uyguladığı ve mahkeme gibi 5 yıllık bir bekleme süresi öngörmediği, yani yerel mahkemenin mantığı ile iş bu maddeye dayanarak açıla- cak davaların ancak 1995 tarihinden sonraki kullanımları değerlendireceği ve ilk davanın 2000 tarihinde açılabileceği, oysa basit bir içtihat taraması ile durumun bu olmadığı, KHK'nın 14. maddesinin yürürlüğünden hemen sonra bu maddeye dayanarak davalar açıldığı ve Yargıtayca onandığı, 2- Dava tarihinin 31.01.2017 olup Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemde açıldığı, her ne kadar dava dilekçesinde dava, 556 Sayılı KHK'nın 14. maddesine dayandırılmış ise de, uygulanması gereken kanun maddesinin, 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9. maddesi olduğu, 3- Hem 556 Sayılı KHK'nın 14. maddesinin, hem de 6769 Sayılı Kanun'un 9. Maddesi tescil tarihinden itibaren 5 yıl kullanılmayan markaya vurgu yaptığı, Kanun maddelerinin genel olarak yürürlük tarihinde uygulama bulduğu, aksi halin yine kanun maddeleriyle belirtildiği, bir maddenin sonradan uygulama alanı bulacağının yine kanun maddesiyle belirtildiği, 6769 sayılı kanunun 9. Maddesi tescil tarihinden itibaren diyerek ihdas edildiği şekli ile geçmişe etkili olarak düzenlendiği, yani kanunların geriye yürümezliği ilkesinin istisnalarından olan kanunun lafzın- dan geçmişe etkili olacağının açıkça anlaşıldığı, bu nedenle mahkeme kararında bu maddenin geçmişe etkili olarak uygulanamayacağı değerlendirmesinin doğru olmadığı, 4- Davalının markasını haklı neden olmaksızın kesintisiz 5 yıl kullanmaması durumu söz konusu olduğundan markanın kısmen hükümsüzlüğünün kanun gereği olduğu, davalının kullanım hususununu kanıtlayamadığı, yerel mahkemeye kullanımını gösterme maksadı ile sunmuş olduğu delillerin ise dava dışı 3. şahsa ait belgeler olup kullanımı kanıtlayabilecek mahiyette olmadıkları, davanın muhatabının davalı ... İnşaat olduğu, 5- Öte yandan müvekkilinin fiilen faaliyet gösterdiği alanda marka koruması alamamasının davalının iş bu hukuksuz tutumundan kaynaklandığı, müvekkilinin davayı açmasında hukuki yararının bulunduğu, yine dosya içerisindeki evraklar incelendiğinde TPE'nin red yanıtını içeriğinin görülebileceği, açıklamaya göre davalının marka koruması alamamasının sebebinin davalının markası olduğu hususları ileri sürülerek yerel mahkemenin davanın reddi ve diğer kararlarının kaldırılmasına, istinafça dosyanın esasına girilerek davanın kabulüne, Mahkeme aksi kanaatte ise yerel mahkemenin davanın reddi ve diğer kararlarının bozularak yeniden inceleme yapılması için yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi talep edilmiştir. İnceleme, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK)355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır. Dava, davalıya ait ... tescil no ile "..." ibareli markasının kullan- mama nedeniyle 37. sınıftaki "ısıtma, havalandırma ve su tesisatının kurulması (tesis edilmesi), bakımı ve tamiri hizmetleri" mal ve hizmetleri bakımından kısmi hükümsüzlük davasıdır. Dosya kapsamına göre; ... tescil numaralı "... Ltd.şti." ibareli markanın 40. sınıfta 26/06/2014 tarihinde davacı adına tescil edildiği, davacının ayrıca ... başvuru numaralı "... ltd.şti." ibareli marka için 37. ve 42. sınıflarda, ... başvuru numaralı "... ltd.şti." ibareli markanın 37. ve 42. sınıflarda tescili için yaptığı başvuruların işlemlerinin devam ettiği, ... tescil numaralı "..." ibareli markanın 04/05/2007 tarihinde 37. sınıfta davalı adına tescil edildiği, ... başvuru numaralı "..." ibareli markanın 11. 19. 36. 37. 39. 40. 41. 42. ve 45. sınıflarda tescil işleminin devam ettiği görülmektedir. Uyuşmazlık davalıya ait ... tescil no ile "..." ibareli markasının yasanın aradığı şartlarda davalının kullanıp kullanılmadığı, davalıya ait markanın tescili tarihinde yürürlükte olan 556 sayılı KHK'nın, Anayasa Mahkemesi'nin 14/12/2016 tarihli ve 2016/148 Esas ve 2016/189 Karar sayılı kararı ile iptal edilmesi ve daha sonra 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 9. Maddesi karşısında, uygulanıp uygulanmayacağı, yeni yasanın 9.maddesine göre, 5 yıllık şartın gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında toplandığı görülmektedir. -556 Sayılı KHK'nın "MARKANIN KULLANILMASI" başlıklı 14. Maddesi şöyledir; "Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir: a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması, c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, d) Markayı taşıyan malın ithalatı." -556 Sayılı KHK'nın "MARKANIN KULLANILMASI" başlıklı 14. maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından 06.01.2017 tarihinde iptal edilmiş, 10.01.2017 tarihinde de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmiştir. 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili maddesi ise; "Markanın kullanılması Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. (2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir: a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması. (3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım
olarak kabul edilir." -"İptal yetkisinin mahkemeler tarafından kullanılması başlıklı
GEÇİCİ MADDE 4- (1)' göre 26 ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi,anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır. Nihayet Kanunun yürürlülük tarihini gösteren "Yürürlük" başlıklı madde ise; "MADDE 192- (1) Bu Kanunun;
a) 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra, b) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen yenileme taleplerinin yapılması gereken süreye ilişkin hükümleri ile 46 ncı maddesinde düzenlenen amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." şeklindedir. Bütün bu düzenlemeler ışığında somut olaya bakıldığında, dava tarihi 31.01.2017 olup Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemde açılmıştır. Mahkemece, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı gereği 10.01.2022 Tarihine değin kullanmama sebebine dayalı olarak dava açılamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; Mahkemenin gerekçesinin aksine, 6769 Sayılı SMK'nın yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihinden önceki 4 günlük yasa boşluğu dönemi hariç, 6 Ocak 2017 tarihine kadar bir yasal düzenleme eksikliği bulunmamaktadır. Mülga 556 sayılı KHK'nın kullanmama nedeniyle marka iptali yaptırımına ilişkin 14.maddesi 6 Ocak 2017 tarihine kadar yürürlükte olup, dava konusu marka sahibi de markanın tescil ettirdiği tarihten, 6 Ocak 2017 tarihine kadar markayı kullan- mamanın iptal yaptırımını gerektirdiğini ve markanın tescil olduğu sicil veya hizmetlerde ciddi biçimde kullanmadığı takdirde mahkemece iptal edilebileceğini bilmektedir. 6769 Sayılı SMK'nın 9., 26. ve geçici 4.madde ile Mülga 556 Sayılı KHK'nın iptal yaptırımını düzenleyen 14.maddesinin yerine aynı yasal yaptırım tekrar getirilmiş olup, önceden bilinmeyen, öngörülemeyen ve geçmişe dönük olarak mülkiyet hakkını kısıtlayan bir durum söz konusu değildir. Kullanılmayan markaların iptal edileceğine dair yasal düzenlemelerin amacı, kullanılmayan ve atıl durumda bulunan markaların, gereksiz yere marka tescilini işgal etmelerinin önüne geçmektir. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi de, önceki düzenlemenin yasa ile yapılması gerekirken Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmasına ilişkindir. Bu nedenle 6769 Sayılı SMK'nın yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihinden sonra ve 10 Ocak 2022 tarihine kadar marka iptal davası açılamayacağına dair görüş yerinde değildir. Her ne kadar mahkeme SMK öncesi dönemde markanın kullanılması yükümlülüğü bulunmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde karar vermiş ise de, bu kararı isabetli olmayıp, SMK'nın yürürlüğünden önce tescil edilmiş olan markalar hakkında SMK'nın yürürlüğünden sonra açılan kullanmama sebebiyle iptal davalarında, 06.01.2017 ilâ 10.01.2017 tarihindeki 4 günlük yasa boşluğu süresi, yasal 5 yıllık süreye eklenerek ve böylece bu gibi davalarda marka iptal için gerekli en az kullanmama süresi 5 yıl 4 gün kabul edilerek, buna göre tüm deliller toplanarak bir inceleme ve değerlendirme yapılması zorunludur (Yargıtay 11 HD'nin 2020/1133-5023 esas ve karar sayılı, 12/11/2020 günlü ilamı). Zira 6769 Sayılı SMK'nın 9.1 maddesinde 5 yıllık kullanmama şartında sürenin markanın tescilinden itibaren başlayacağı öngörülmüş olup, kanunun bu maddesi de 192. maddeye göre kanunun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Sonuç olarak, taraflar delil bildirdiğinden, Mahkemece usulüne uygun bir şekilde delilleri toplayarak işin esasına girilmek suretiyle yargılama yapmak ve esas hakkında karar verilmesi gerekirken dava şartı yokluğundan dolayı davanın reddi kararı esas ve usul yönünden hatalı olduğundan, davacı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile, İstanbul Anadolu 2. FSHHM'nin 24/10/2017 gün ve 2017/18 Esas, 2017/199 Karar sayılı kararının 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a-6. maddesi gereğince kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 1- Davacı vekilinin istinaf isteminin KABULÜ ile, 2- İstanbul Anadolu 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 24/10/2017 gün ve 2017/18 Esas, 2017/199 Karar sayılı kararının 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a/6. maddesi gereğince KALDIRILMASINA, 3- Dosyanın, yukarıda gösterilen biçimde inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 4- İstinaf yasa yoluna başvuran davacı tarafından peşin olarak yatırılan 31,40 TL maktu istinaf karar ve ilam harcının talebi halinde kendisine İADESİNE, 5- Dosya üzerinde inceleme yapılması sebebiyle vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA, 6- İstinaf yasa yoluna başvuran davacı tarafından istinaf aşamasında yapılan giderlerin ilk derece mahkemesince verilecek nihai kararda dikkate alınmasına, 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a/6. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve KESİN olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi. 07/10/2021