T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
44. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F M A H K E M E S İ K A R A R I
DOSYA NO: 2021/245 Esas
KARAR NO: 2021/291
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: Bakırköy 1. Fikri Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 01/12/2020
NUMARASI: 2017/424 E. - 2020/321 K.
DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
İSTİNAF KARAR TARİHİ 18/03/2021
Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;
G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin her türlü kağıt aksesuarları, kağıt makinası ve aksesuarları, her türlü temizlik malzemeleri ile araç ve gereçlerinin yurt içinde ve yurt dışında alım ve satımı ile ihracat ve ithalat işi ile iştigal ettiğini, müvekkilinin söz konusu sektörde kullandığı 2006/26281 sayılı "...", 2007/09802 sayılı "..." ve 2006/07786 sayılı "...+şekil" markalarının sahibi olduğunu, ancak hal böyle iken, müvekkili ile aynı alanda faaliyet gösteren davalının, müvekkili markasının aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzeri olan "..." markası ile ulusal görsel ve yazılı basında reklam kampanyaları yaparak ticari faaliyetlerde bulunduğunu, davalının "..." markası ile müvekkilinin "..." markasının ayırt edilemeyecek derecede benzer olduklarını, davalı yanın müvekkilinin iyi niyetli yaklaşımlarına yanıt vermediğini, davalının amacının aynı veya benzer marka ile aynı sektörde faaliyet gösteren müvekkilinin markasından itibarından yararlanmak olduğunu ve davalı yan fiillerinin müvekkili markasına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini iddia ederek, markaya tecavüz ve haksız rekabetin tespitini, durdurulmasını ve men'ini, maddi tazminat isteminin belirsiz alacak davası olarak kabulü ile davalının markayı kullanmakta elde ettiği kazanca göre, tecavüz ve haksız rekabet sonucu elde edilmesi mümkün görülen kar miktarının tespiti ile bu bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini ve 10.000,00 TL manevi tazminatın, dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Bilahare maddi tazminat talebini 100,00 TL olarak bildirmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili tarafından davalı aleyhinde, davalı adına tescilli "..." markasının hükümsüzlüğü talepli olarak Mahkememizin 2013/52 Esas sayılı dosyası ile dava açtıklarını, bunun üzerine davacı tarafından müvekkili aleyhinde işbu davanın ikame edildiğini, müvekkilinin "..." markasını hukuka aykırı bir şekilde kullanmadığını, müvekkilinin Türk Patent Enstitüsü Resmi Marka Bülteninde yayınlanmış veya tesciline karar verilmiş olan "..." esas unsurlu markalarını kullanmasının yasal sınırlar içinde olduğunu ve herhangi bir hukuka aykırı veya haksız rekabet teşkil edecek bir kullanımın söz konusu olmadığını, bu nedenle hukuka uygun kullanım nedeniyle davacının herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebinde de bulunamayacağını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda; Dosya kapsamı mevcut kayıtlara göre davalının "..." esas unsurlu 21.sınıfı da kapsayan birçok markası bulunmaktadır. Aynı taraflar arasında görülüp bu dosyadan tefrik edilen dosya nedeniyle İstanbul BAM 16. Hukuk Dairesinin 06/03/2020 tarih ve 2017/3929 Esas 2020/574 Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere 556 sayılı KHK’nin 7/1-b ve 8/1-b bentleri uyarınca, tescilli markayı oluşturan işaretin aynısı veya benzerinin sonradan bir başkası adına tescili mümkün değildir. Ancak, her tacirin tescilli markasının asli unsurlarından biri ya da bir kaçını muhafaza ederek seri marka oluşturma hakkının bulunmaktadır. Somut uyuşmazlıkta her iki tarafın markalarının görsel ve işitsel olarak benzer olduğu anlaşılıyorsa da; davalının 2010 yılında 21. Sınıfta davaya konu marka ile aynı sınıf emtia grubunda tescil ettirdiği, ... markasının asıl unsurunun ... olduğu, davalının markalarını uzun süredir kullandığı, taraf markalarının piyasada birlikte var olduğu, davalının markasını davacı markasına yaklaştırarak kullanmadığı, davacının önceki tarihli markalarının tescil veya kullanımıyla ilgili olarak dava tarihine kadar davalı ile aralarında bir uyuşmazlık çıkartılmamak suretiyle söz konusu ibare üzerinde davalı yararına kazanılmış hak gerçekleştiği, davalının ... ibaresi üzerinde korunmaya değer üstün hakkı bulunduğu gibi dava tarihi ve olay tarihi itibariyle SMK'nun 155 maddesi ve yürürlükte bulunmadığından davalının davacı marka haklarına tecavüzü veya haksız rekabeti söz konusu olmadığından davacının davasının reddine karar verilmiştir.
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Davalının görsel, işitsel ve fonetik açıdan ayırt edilemeyecek kadar benzer markayı 21. Sınıf emtialarda kullanarak davacının markasına tecavüz ettiğinin bilirkişi heyetince tespit edildiğini, Davalının ... markasını 21. Sınıf emtialar için 2010/84739 numaralı tescil başvurusunun reddedildiğini, davalı TPE kararının iptalini Ankara 1. Fikri Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2013/29 E, 2014/238 K sayılı dosyası ile dava ettiğini, davacının davası reddedildiğini ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinde 2015/4709 E sayısı ile yerel mahkeme kararı onanmış, YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2016/2505 E, 2017/877 K sayılı 16.02.2017 tarihli kararı ile davacının karar düzeltme talebi reddedilerek karar kesinleştiğini, davalının ... markasını kullanamayacağına dair kesinleşmiş bir hüküm varken yerel mahkemenin davayı reddetmesinin yasal dayanağı olmadığını, bu dava devam ederken kötü niyetli davalı aynı markayı yani ... yine 21. Sınıf emtialarda tescil ettirmek üzere 2013/13002 tescil sayılı müracaatı yaptığını ve Bakırköy 1. Fikri ve Sınai haklar Hukuk Mahkemesinin 2014/223 E sayılı dosyasından verilen karar ile hükümsüz kılındığını ve kararın kesinleştiğini, davalının ... olarak 21. Sınıfta tescilli markası olmadığını, Davalının ... markasını 21. Sınıf emtialar için kullandığı ve bu şekilde davacının tescilli ... markasına tecavüz ettiği yapılan bilirkişi incelemesi ile de sabit olduğunu, davalı 21. sınıfta tescilli parexil markasını gerekçe göstererek ... markasını kullanmasının yasal olduğunu iddia etmekte ise de, davalının kullanamayacağı marka ve davanın konusu olan markanın parex olduğunu, davalının dosyaya sunduğu katalog ve internet sitesi görselleri incelendiğinde parexil markasını değil ... markasını kullandığı sabit olup zaten bu husus bilirkişi raporu ile de sabit olduğundan davanın reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu,-Davanın konusunun davalının ... markasının 21. Sınıf emtialarda kullanılmasının önlenmesi talebi olduğunu, davalının tescilli diğer markaları veya başvurularından ... haricinde farklı unsurlar bulunduğunu, fakat davalının bu markaları değil ... markasını kullanarak davacının marka hakkına tecavüz ettiğini, -Davacının hiç bir aşamada davalının ... ibaresini markalarında kullanmasına sessiz kalmadığını, 21 sınıf dışında yapılan marka başvurularına emtialar farklı olduğu için itiraz edilmediğini, -İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin 2017/3929 E, 2020/574 K sayılı kararının gerekçe yapılmış ise de, bu kararın da hatalı olduğunu, temyiz sürecinin devam ettiğini, müvekkilinin davaya dayanak markası 02.06.2006 tarihinde tescil edildiğini, davalının parexil markası ise 23.09.2010 tarihli başvuru ile tescil edildiğini, yani önceki markaya dayalı kazanılmış hakkın burada uygulama alanı bulamayacağını, taraflar arasında davalının ilk marka müracaatından bu yana başvuruya itiraz ile başlayan ve sonra aynı markaya ilişkin 4 dava bulunmakta olup bu davaların 3'ü halen derdest olduğunu, -Ankara 1. Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2013/29 E Sayılı dosyasında davalının 2010/60598 başvuru numaralı parex markası ile müvekkilinin palex markasının ayırt edilemeyecek kadar aynı olduğuna karar verildiğini, kötüniyetli davalının Ankara mahkemesi davası devam ederken iş bu davaya konu 2013/13002 sayılı marka tescil başvurusunu aynı marka ve aynı emtialar için yaptığını,-Davalının tüm başvurularının kötüniyetli olup kötüniyetli tescillerin korunmayacağı mevzuat ve içtihatlar ile sabit olduğunundan parexil markasının bu davada davalının eylemini meşru hale getiremeyeceğini, Davalının ..., ... markalarını tesadüfen bulup tescil ettirmesi hayatın olağan akışına aykırı olup bu durumda davalının bu markaları müvekkilinin parex markasından ilham alarak kötüniyetli olarak tescil ettirmiş olduğunun sabit olduğunu, davalının web sitesi parexil değil https://www....com.tr/ olduğunu, -Sonuç olarak palex markasının 21. Sınıf emtialar için üstün ve öncelikli hak sahibinin davacı olduğunu, davalının davaya konu marka kullanımları davacının markası ile iltibas yarattığını ve bu husus kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olduğunu, davalının farklı unsurlarla veya farklı sınıflarda tescil ettirdiği markalarının kötüniyetli olarak tescil ettirildiğini, bütün bu hususların yazılı deliller ile sabit olup mahkemece de kesin hükme bağlandığını, davalının kötüniyetli olduğunu kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. İnceleme, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.Dava, markaya tecavüz, haksız rekabet ve tazminata ilişkindir. Davacının 21. Sınıfta kayıtlı 2006/26281 sayılı "palex" nolu markanın tescilli sahibi olduğu tartışmasızdır. Davacının bu markası tescilli ve korunmaktayken, davalı tarafından markanın emtiası alanında marka ile iltibas oluşturacak nitelikteki Parex ürünlerin marka tescili olmadan üretilip satıldığını, böylece davacının tescilli markasına tecavüz edildiğini, markadan haksız yararlanıldığını ve davalının ayrıca haksız olarak tescil ettirdiği “Parexil” ve “Parexfresh” ibareli markaları da üretimde kullandığını, tazminat, tecavüzün tespit ve önlenmesini, giderilmesini, tecavüzlü ürünlerin imhasını ve web sitesinin engellenmesini talep etmiştir. Toplanan kanıtlar ile davalı yanın "Parex" markasını davacının marka kapsamı olan 21. sınıftaki emtiasında kullandığı olgusu tartışmasızdır. Ancak, davalı yan, bir marka başvurusu yaptığını, marka tescilleri bulunduğunu savunmaktadır. Bununla birlikte, davalı tescilli marka hakkına dayandığını ve tescilli markalarının kullanılmasının haksız rekabet olarak nitelenemeyeceğini cevap delikçesinde beyan etmiştir. Tescili marka kullanımı hukuken haksız rekabet olarak nitelenmeyerek, iltibas oluşturan marka kullanımı eylemi hukuka uygun kabul edilmektedir. Tescilli markanın kullanımının haksız rekabet ve marka tecavüzü olarak değerlendirilemeyeceğine dair Yargıtay’ın istikrarlı kararları bulunmakla birlikte, davacının tecavüz iddiasına konu markanın "parex" olduğu, aldırılan bilirkişi raporunda tek harflik farkın ayırt edicilik sağlamadığını, ortalama tüketicinin karıştırılabileceğini belirtmişlerdir. Markanın kullanıldığı ürünler aynı ürünler olup, aynı sınıftaki emtialara ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Davacının, önceki tarihli 2006/26281 sayılı "palex sayılı markasının geçerliliğini devam ettirdiği, dava tarihi itibariyle davalının anılan sınıflarda tescilli bir markası bulunmadığı, ancak, davalının " parex " için mevcut tescili olmadığı halde fiili kullanımı bulunduğu anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki asıl uyuşmazlık davalı adına tescilli "parexil" markasının, "parex" markasının kullanımını meşru hale getirip getirmediği üzerinde toplanmaktadır. Davalı, "parex" sözcüğünü ekleri ile birlikte taşıyan başka markaları olduğunu, başvuruya dayalı kullanımın meşru olduğunu savunmakla birlikte, bu husus parex kullanımının eklerinden ari şekilde kullanımını meşru hale getirmez. Yargıtay 11. HD'nin çeşitli marka çekişmelerinde istikrarlı olarak açıkladığı görüşü, tek harflik farkların iltibas, tecavüz olasılığını ortadan kaldırmadığı yönündedir. Çekişme konusu emtia da, günlük hayatta sıkça alım konusu yapılan, ortalama tüketicinin alım kararı öncesinde çok fazla düşünmeden alış verişe yöneldiği ürünlerdendir. Davalının kullandığı "... + şekil" markası ile benzer olan, bilirkişi raporları ile de benzerliği saptanan " Palex + Şekil" markası karşılaştırıldığında, markaların esas sözcük unsurlarının büyük ölçüde ayniyet içerdiği, tek harflik fark bulunduğu ve özellikle, sesteş oldukları bellidir. Dolayısıyla, önceki tarihi taşıyan davacının 21. sınıflarda kayıtlı markası bakımından korunması gerekmektedir. Davalının, "Parex" kullanımı tescilsiz marka kullanımı olarak gerçekleşmiştir. Gerek işaret, gerekse kullanılan mal ve hizmet örtüşmekte olduğundan, davalının markasının tanınmış marka olduğuna yönelik dosya içerisinde bilgi ve delil bulunmadığı gözetilerek, davacının markasının iltibas yoluyla ihlal edildiğinin kabul edilmesi gerekirken Mahkemece ihlal olmadığı yönünde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Bu nedenle davalının istinaf isteminin yerinde olduğu anlaşılmıştır. MarkKHK'nın 62. maddesi, markası tecavüze uğrayan tarafa tazminat hakkı tanımaktadır. Davalının TTK'nın 18/2. maddesi uyarınca basiretli tacir olarak kendi sektöründeki rakip markayı bilmemesi düşünülemeyeceği gibi, karıştırılabilecek nitelikteki bir markayı tescillemesi hukuki ve mali sorunlara yol açacağına ön görmemesi de kabul edilemez. Davacının ticari faaliyeti ve büyüklüğü ne olursa olsun, tescil edilmiş, kullanılmış, kullanım sonucu bir pazar elde etmiş markası bulunmaktadır. Markanın, tescilli olduğu sürece sahibine başkalarını kullanmaktan men etme ve haksız kullanımdan doğan zararları talep etme yetkisi verdiği kabul edilmelidir. Davalının; davacının kullanım hakkına sahip olduğu marka ile iltibas yaratacak şekilde marka kullanımında bulunduğu bilirkişi raporundan anlaşılmış olmakla ; Marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden bu kullanım yasada tanımlanmış bir ihlal hali kabul edilmelidir.. Markanın haksız kullanımı nedeniyle haksız rekabet özel haksız fiil çeşididir. Tecavüzle ilgili olarak davalının önceki markadan ne kadar yararlandığının tam anlamıyla ölçülmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, Borçlar Kanunu'nun 50/2. maddesine göre, uğranılan zarar miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri gözönünde tutarak zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. Diğer taraftan davacının marka hakkının ihlali nedeniyle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 149/1-ç maddesine dayalı olarak manevi tazminat talebinde bulunabileceği pek tabiidir. Ancak özel durumlar göz önünde tutularak hükmedilecek manevi tazminat miktarı adalete uygun olmalıdır. KHK.'nin 62-(b) maddesi gereğince ise, marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, manevi zararının tazminini talep etme hakkına sahiptir (SMK.'nun 149-(1)-ç) ve 150. maddeleri). Ancak, anılan KHK.’de, manevi tazminata hangi koşullarda hükmedileceğine ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır. Bu istemin, genel hükümler arasında yer alan 6098 sayılı TBK.’nun 58. ve 6102 sayılı TTK.’nun 56-(1)-e) maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre, marka hakkı tecavüze uğrayan gerçek veya tüzel kişinin, piyasada oluşturduğu kalite algısı, yarattığı güven ve imajda meydana gelebilecek tahribat gibi hususlar dikkate alınarak, bir manevi zararın meydana geldiği kabul edilebilir. Manevi tazminat rakamının belirlenmesi, hakimin takdir yetkisindedir. Ancak, bu yetki kullanılırken, olayın oluş şekli, ele geçen taklit ürün miktarı, ihlal süresi, sayısı, tarafların ekonomik ve sosyal konum ve durumları dikkate alınmalıdır.Bu tazminat tutarlarına hükmedebilmek için davacının tescilli "palex" markasının, tecavüz olmasaydı marka sahibinin, markasını ilgili emtiada kullanmakta elde edeceği gelirin, diğer deyimle, yoksun kaldığı kârın gerçeğe ve hayatın olağan akışına uygun biçimde hesabı gereklidir. Bu yönde değerlendirmeler yapılabilmek açısından, tazminatın somut olayın özelliklerine, yanların ticari faaliyetlerinin özelliklerine, marka ile imajları için yaptıkları tanıtımlara, pazarları üzerindeki etkilerine, markanın tescilli olduğu süreye göre, hesabı konusunda, bilirkişi kurulundan rapor alınması gerekmektedir. Ancak, davacının kazanç kaybının tespitine ilişkin olarak dosya içerisinde bulunan rapor, hüküm vermeye yeterli değildir. Bu durumda mahkemece, davacının talebi doğrultusunda 556 sayılı KHK'nın 66/2-a maddesi hükmü ile aynı KHK'nın 66/son fıkrasında düzenlenen "Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur" hükmü birlikte nazara alınmak suretiyle haksız rekabetin gerçekleştiği tarih ile dava tarihi itibariyle davacının ticari defterleri üzerinde konusunda uzman mali müşavir, marka ve sektör bilirkişileri aracılığı ile bilirkişi incelemesi yaptırılıp, davacının maddi zararının tespiti yoluna gidilmesi, davacının maddi zararının miktarının tespit edilememesi halinde tecavüz olgusu ve buna bağlı olarak zararın doğduğunun sabit olması karşısında, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 50., 51. maddeleri uyarınca somut olayın özelliği, tarafların konumları gibi hususlar da dikkate alınarak uygun bir tazminata karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.Yine davacının internet sitesinin kullanımına ilişkin isteminin bulunduğu ancak Mahkemece bu hususta değerlendirme yapılmadığı, eksik inceleme ile karar verildiği kanatine varılmakla, davacı vekilinin istinaf talebinin 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, yukarıda açıklanan hususlarda değerlendirme yapılarak ve davacı davalı tarafça web sitesi ve kataloğunda kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilirkişi raporu alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Bu itibarla, davacı vekilinin istinaf başvurularının, HMK’nın 353/1-a/6. maddesi gereğince kabulü ile kararın davacı yararına kaldırılmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;1- Davacı vekilinin istinaf isteminin KABULÜ ile, 2- Bakırköy 1. Fikri Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 01/12/2020 gün ve 2017/424 Esas, 2020/321 Karar sayılı kararının 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a/6. maddesi gereğince KALDIRILMASINA,3- Dosyanın, yukarıda gösterilen biçimde inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 4- İstinaf yasa yoluna başvuran davacı tarafından peşin olarak yatırılan 31,40 TL maktu istinaf karar ve ilam harcının talebi halinde kendisine İADESİNE,5- Dosya üzerinde inceleme yapılması sebebiyle vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,6- İstinaf yasa yoluna başvuran davacı tarafından istinaf aşamasında yapılan giderlerin ilk derece mahkemesince verilecek nihai kararda dikkate alınmasına,
6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a/6. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve KESİN olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi. 18/03/2021