T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
44. HUKUK DAİRESİ
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F M A H K E M E S İ K A R A R I
DOSYA NO: 2020/1831
KARAR NO: 2023/1312
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İstanbul 1. Fikrî Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 22/10/2019
NUMARASI: 2018/352 E. - 2019/408 K.
DAVANIN KONUSU: Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan)
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 02/11/2023
Yukarıda yazılı ilk derece mahkemesi kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ...'in 1999 yılında Lübnan’da kurulduğunu ve kadın/erkek bakım ve kozmetik ürünleri üzerine pek çok ülkede ticari faaliyet gösteren tanınmış bir firma olduğunu, ürünlerinin, dünya üzerinde 25 ülkede satıldığını, pek çok ülkede “...” ve “...” markalarının kozmetik ve bakım ürünleri üzerinde kullanan davacının ayrıca 2004 yılında verilen “Kalite ve Ticari Prestij” ödülünün de sahibi olduğunu, müvekkiline ait “...” markasının tanınmış marka olduğunu, gerçek hak sahibinin davacı olduğunu, davalının kötüniyetli tescili bulunduğunu, markaların hükümsüz kılınması halinde davalının müvekkilinin haklarını ihlal eden kullanımların tasarım tescili nedeniyle devam edeceğini, bu nedenle ayrıca ... tasarım tescillerinin görsellerinde yer alan "marka ibareleri" yönünden de kısmen hükümsüz kılınmasının gerekli olduğunu, hükümsüzlüğü talep olunan çoklu tasarımda yer alan her bir desende "..." ibaresi yer aldığından 2018 02317 sayılı çoklu tasarım tescilinde 13 farklı tasarım yer aldığını, söz konusu tasarımların her birinde de "..." ibaresinin yer aldığını, dolayısıyla tescilde yer alan her bir desen yönünden kısmen hükümsüzlük taleplerinin yerinde olduğunu, davalının kötüniyeti de gözetilerek, davalı adına ... "..." markasının hükümsüzlüğüne, yine 2018 02317 tasarım tescillerinde yer alan tüm desenler yönünden "..." ibaresine yer veren kısımları ve 1, 3, 4, 6, 7 numaralı desenlerde "..." ibaresine yer verilen kısımları yönünden kısmen hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava atmiştir. Davalı vekili beyan dilekçesinde özetle; Müvekkilinin 2016 yılından bugüne deterjan, bay/bayan/çocuk bakım ve kozmetik ürünleri ile faaliyette bulunan tanınmış bir firma olduğunu ve hükümsüzlük talep edilen ... markasının da içinde olduğu ... gibi toplamda 20 tescilli marka sahibi olduğunu,"... " markasında zikredilen "..." kelimesinin İngilizce’de ’'zariflik, şıklık, İncelik" anlamına gelen bir "sıfat" olup ilgili ürünün kalitesi ve vasfı hakkında tüketiciye fikir verdiğini ve TPE'de Türkiye’de 3. sınıf markalar içerisinde "..." ibaresini barındıran toplamda 46 markanın var olduğunu, ... Tescil nolu "... " markasının adından da açıkça anlaşılacağı üzere "..." İbaresi Görsel, İşitsel ve Kavramsal Benzerlik İle asli bir unsur olarak değil, bir yan unsur, tali unsur olarak yer aldığını, Davacı firmanın "..." ve "..." marka ürünlerinde aynı zamanda davacı firmanın da ticaret unvanını da BÜYÜK HARFLERLE yer aldığı hususu göz önüne alındığında ayrıca ayırt edicilik unsuru bakımından "..." ibaresinin ekli olduğunu, markalar arasında İşitsel bîr benzerlik bulunmadığını, ... ETTB de yer alan 1, 3, 4, 6 ve 7 numaralı desenlerde ... ibaresi yer alsa da piyasaya ilgili desenlerle sunulan emtialarda ... İbaresini kullanmadıklarını, davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir. İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda; "..Davalının salt tescilli markasında yer alan ... ibaresi markada yer alan asli unsur olup, ... ibaresi tamamlayıcı bir ibare olduğundan ve hükümsüzlük ise ancak tescilde var olan hale göre inceleneceğinden davalı markası ile davacı markası arasında iltibas bulunmadığından hükümsüzlük şartlarının marka hükümsüzlüğü talebi yönünden oluşmadığı anlaşılmıştır. Ancak davalının ürünleri sunuş kompozisyonunu, ayrıca tasarım tescili almak suretiyle yasayı dolanmak suretiyle sanki asıl davacının marka ve tescilli tasarımının kendisine ait imajı yaratmak suretiyle üretim ve pazarlama yaptığı dolayısıyla davalının tescilli marka hakkının kapsamında düşünülen kısımları dışında davacının ... ibareli markasını ön planda tutanacak şekilde ürün sunuş kompozisyonu içerisinde bulunan tüm unsurlar ile teknik bir zorunluluktan kaynaklanmadığı hâlde, tasarım tescilleri üzerinde de birebir bir aynılığa yakın derecede markasal kullanımları itibariyle, davalının davacı markasına yaklaştırdığı, bu eyleminin davacı ürünlerini almak isteyenleri yanılarak davacı ürününü almak isterken davalı ürününü almak biçiminde bir yanılgıya düşüreceği, bu benzerlik sayesinde davalının, davacının tüketiciler nezdinde tesis ettiği imaj, güven ve hatırlanırlık ile reklâm gücünden toplumun dikkatini çekmek ve satışlarını artırmak suretiyle haksız olarak istifade edip, onun mesai, çaba ve emeğinden hiç bir çaba harcamadan yararlanmayı intaç edip, anılan imaj ve güvenin kendi ürünlerine devrini sağlayacağı anlaşıldığından, bu eyleminin haksız iktisadi rekabete girişilmesi olarak nitelendirilmesinin ve kötüneyetli bir davranış olduğunun kabulünün zorunlu bulunduğu anlaşıldığından ; öte yandan davalının kozmetik ürünlerini internet sitesinde ürün sunuş kompozisyonunun tescilli marka hakkının kapsamında düşünülen kısımları dışında ayrıca tescilli tasarımını da yine tescilli olduğu şekli ile kullanmayarak yani ambalaj üzerinde markasal olarak ... ile ayrıca raporun 10.sayfasında tespit edildiği gibi ... ibaresinin de yer aldığı şekilde kullanarak bilgi sahibi olmuş bilgilenmiş kullanıcılarında davacı ve davalı arasında idari bir bağlantı olduğunu düşünmeye sevk edecek şekilde hareket ettiği anlaşıldığından keza davacının ülkemizle birlikte birçok ülkede kozmetik alanında faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla Türkiye’ de aynı sektörde faaliyet gösteren tacir sıfatını taşıyan davalının, bu sektörde kullanılıp da Türkiye’ de davacının bilinen markalarından haberdar olmamasının mümkün bulunmaması, TTK’ nun 20/II. maddesinde “her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir işadamı gibi hareket etmesi gerektiği ” biçiminde tanımlanan ilkeye aykırı olduğu gibi hayatın olağan akışına ve normal hayat tecrübelerine de uygun bulunmadığı, dolayısıyla davacının gerek markanın hükümsüzlüğünü gerekse tasarımın hükümsüzlüğünü talep etmesinde hukuki yararının bulunduğu, bu kapsamda davalı adına tescilli markada ... ibaresinin davalı markasında asli olarak ayırt edicilik unsurunu taşıdığından tescilli hali ile ... markasının tescilli olduğu hali ile kullanılması karıştırma ihtimali yaratmadığından ayrıca ... ibaresinin davalının ticaret unvanı olması nedeniyle ünvana ek ibareler ile markasal başvuru yapmasında bu marka yönünden kötüniyet tespit edilmediğinden markanın hükümsüzlüğü isteminin reddine, ancak kurumdan celp edilen tescilli kutu/tasarım görseli üzerinde bizatihi ... ibaresine yer aldığı halde , davalının tasarımın kullanımında tescilli olduğu halden farklı şekilde ... ibaresi ile birlikte ( ... ) ibaresine de yer verdiği, davalının bu kullanımının davacının markasına tecavüz eder şekilde yani gerçek hak sahibinin haklarını gasp edecek şekilde gerçekleştiği bu durumda kötüniyetin korunamayacağı, gözetilerek ; ... tasarım tescillerinde yer alan tüm desenlerdeki "..." ibaresine yer veren kısımların kısmen hükümsüzlüğüne, tasarım kutularında yer alan hayvan başları , damla şekilleri yönünden her hangi bir hükümsüzlük talebi bulunmadından sadece ihlal teşkil eden ... ibareli desenlerin kısmı olarak hükümsüzlüğüne" karar verilmiştir.Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; -6769 sayılı SMK çerçevesinde, kötüniyeli marka tescilinin başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak da kabul edildiğini, Davalının, markasını bilinçli olarak "..." ibaresi ile birlikte başvuruya konu ettiğini, davalının halen, benzer şekilde marka başvurularında bulunmaya devam ettiğini, işbu dava sonuçlanmadan ... sayı ile yeniden "..." ibaresinin marka başvurusuna konu edildiğini, davalının ısrarlı tavırları karşısında ve davalı kullanımlarının davacı kullanımları ile aynı/ ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu hususunun bilirkişi raporunda tespit edildiğini, kötü niyetli marka tescilinin mevcut olmadığı yönündeki kanaatin yerinde olmadığını, bilirkişi raporunda, davalıya ait tasarım tescillerinde, ambalaj olarak yer alan görsellerin üzerinde açıkça "..." yani davacı ticaret unvanı tespit edildiğinden davalının kötüniyetinin sabit olduğunu, davanın bir tecavüz davası olmadığını, hükümsüzlük ve tecavüzün tespiti talebi ile birlikte açılmış bir dava olsaydı, yerel mahkemenin gerekçeli kararının tümünden, kötü niyet sebebiyle davanın kabulüne karar verileceğinin anlaşıldığını, 6769 sayılı SMK m.25/6 maddesinde ilgili kişinin kötüniyet iddiasını sadece tescil başvurusuna itiraz ile sınırlandırmadığını, tescilin kötüniyetli yapıldığı iddiasıyla da hükümsüzlük talep edilebileceğinin düzenlendiğini, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tescillerin kötü niyetli olarak kabul edildiğini, toplanan deliller, davalı fiillerinin kötü niyetini somut bir şekilde ortaya koyduğundan kararının kaldırılarak, davalarının tümüyle kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.Davalı vekili istinafa cevap dilekçesinde özetle; Davacı tarafından hükümsüzlüğü istenen "... " markasında zikredilen "..." kelimesinin İngilizce'de "zariflik, şıklık, incelik" anlamına gelen bir "sıfat" olduğunu, kozmetik sektörünün hizmet ettiği amaç ve hitap ettiği kesim göz önünde bulundurulduğunda "..." ibaresinin bir firmanın tekeline bırakılmasının hukuka ve yasalara açıkça aykırılık teşkil edeceğini, TÜRK PATENT nezdinde kayıtlı ... "... " markasının adından da açıkça anlaşılacağı üzere "..." ibaresinin asli bir unsur olarak değil, bir yan unsur, tali unsur olarak yer aldığını, davacının iddiasının Sadapack adını tescilli ürünlerde ambalaj olarak basıldığından dolayı taraflarının bilmemesinin imkansız olduğunu iddia ettiğini ancak bu durumun ambalaj tasarımını gerçekleştiren tasarımcının hatası olduğunu beyan ettiklerini, bu nedenlerle istinaf talebinin reddine karar verilmesini talep etmiştir.İnceleme, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun(HMK) 355. maddesi hükmü uyarınca istinaf dilekçelerinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.
Dava, davalının markasının ve tasarımının hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesince tasarım hükümsüzlüğü yönünden davanın kabulüne, marka hükümsüzlüğü yönünden davanın reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı davacı vekili, marka hükümsüzlüğüne yönelik kabul kararı verilmesi gerektiği gerekçesi ile yasal süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Davalı adına "... " İbareli ... sayılı markanın 03 Emtia sınıfında 22.2.2018 tarihinden itibaren tescilli olduğu, Davacı taraf ... şirketine ait “..." ve "..." ibareli markaların, sınıf 03 kapsamındaki mallar üzerinde 13/01/2010 tarih ve 111055 sayı ve 28/06/2010 tarih ve 113417 sayı ile Ürdün; 03/04/2013 tarih, 62278 sayı ve 03/04/2013 tarih ve ... sayı ile Yemen; 01/04/2014 tarih ve TN/E/... sayı ile Tunus; 12/07/2010 tarih ve 7515 sayı ile Suriye; 30/05/2013 tarih ve F/TM/O/... sayı ile Nijerya; 03/05/2013 tarih ve ... sayı ile İsveç'te tescilli olduğu, Türkiye'de tescilinin bulunmadığı anlaşılmıştır.Marka koruması tescille elde edileceğinden, tescil ve korumada ülkesellik ilkesi geçerlidir. Ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi ve TRIPS hükümleri dahilindeki bir marka sahibinin Türkiye'de tescilli olmasa dahi ülkemizde ticari faaliyette bulunması koşuluyla öncelik ve üstün hak sahipliği iddiasına dayanması, tanınmışlık halinde de üçüncü kişilerce gerçekleştirilen başvuruya itiraz ve tescil halinde de hükümsüzlük davası açma hakkı mevcuttur. Davacı şirketin Türkiye'de tescilli markasının bulunmadığı anlaşılıyorsa da, dosya kapsamına, 26/12/2016, 04/11/2016 ve 14/11/2016 tarihli faturalar ile, fatura konusu malların Türkiye'deki firmaya teslimi yönünden taşınmasına ilişkin ... firması tarafından düzenlenen belgeler ibraz ettiği, faturalara konu emtiaların ... ibareli saç bakım ve kozmetik ürünleri olduğu anlaşılmıştır. Dosya kapsamına celp edilen kayıtlardan, davalı şirket yetkilisi ... adına 03. Sınıfta 2016/101597 başvuru numaralı ... Professional+şekil marka başvurusuna, davacı tarafça itiraz edildiği, TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından 14/07/2017 tarihinde davalı markasının kötüniyetle tescil edildiği gerekçesiyle reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Davalı tarafça marka başvurusunun reddedilmesinden sonra, 22/02/2018 tarihinde 03. Sınıfta ... ibareli 2018/18036 numaralı marka başvurusunda bulunulmuştur. Davalının hükümsüzlüğüne karar verilen tasarımlarında ... ibaresini ön plana çıkardığı ve bir kısım tasarımlarında davacının .. ticaret unvanına yer verdiği ve davalı vekilinin tasarımların hükümsüzlüğü talebini kabul ettiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Dosya kapsamından davacı markasının Türkiye'deki firmalara 2016 yılı Kasım ayından itibaren satıldığının anlaşıldığı, davacının davalı markasının tescilinden önce 03. sınıf emtialar üzerinde hak sahibi olduğunu ispatladığı, davalı şirket yetkilisi adına ... ibareli 2016/101597 başvuru numaralı markanın kötüniyetli marka başvurusu nedeniyle Kurum tarafından reddi üzerine, davalı şirket adına davaya konu marka başvurusunun aynı sınıfta yapıldığı, 03/04/2018 tarihinde davaya konu tasarım başvurularında bulunulduğu, davalının davacı markasından ve yurt dışı tescillerinden haberdar olduğu ve davacının önceye dayalı hak sahibi bulunduğu ... ibareli markasından faydalanma amacıyla markasını tescil ettirdiği, kötüniyetli olduğu kanaatiyle, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne, davalı markasının kötüniyetli olarak tescil edildiğinden hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, tasarım hükümsüzlüğüne ilişkin mahkeme hükmünün aynen tekrarına oy çokluğuyla karar verilmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜNE,2-İstanbul 1. Fikrî Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 22/10/2019 tarih ve 2018/352 E., 2019/408 K. sayılı kararınIN 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,3-DAVANIN KABULÜNE,3/a-Davalı adına 22/02/2018 başvuru numaralı ... sayılı ... ibareli markanın önceye dayalı hak ve kötüniyetli tescil nedeniyle HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, 3/b-Davalı adına TPMK nezdinde tescilli 2018/02317 Nolu çoklu tasarım belgesi içinde yer alan 1,3,4,6,7 nolu tüm desenler yönünden ... ibaresine yer verilen tüm desenlerin ile ... ibaresinin yer aldığı ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KISMİ olarak HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, karar kesinleştiğinde kesinleşen kararın TPMK’na bildirilmesine, 4- İlk derece yargılaması yönünden;4/a-Alınması gereken marka hükümsüzlüğü ve tasarım hükümsüzlüğü davaları yönünden ayrı ayrı 269,85 TLX2 toplam 539,70 TL ilam harcından peşin yatırılan 35,90 TL ilam harcının mahsubu ile eksik kalan 503,80 TL ilam harcın davalıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,4/b-Davacı tarafın yargılama giderlerinden olan 35,90 TL başvuru harcı 35,90 TL peşin harç 155,00 TL tebligat ve müzekkere masrafı, 3.000 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 3.226,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,4/c-Tasarımın Hükümsüzlüğü talebinin kabulü nedeniyle, hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 25.500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsiliyle davacıya verilmesine,4/d-Markanın Hükümsüzlüğü talebinin kabulü nedeniyle, hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 25.500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan tahsiliyle davacıya verilmesine,5-İstinaf aşamasında yapılan giderler;5/a-Davacı tarafın istinaf başvurusu kabul edilmekle, davacı tarafça yapılan istinaf maktu karar harcının, karar kesinleştiğinde ve talep halinde iadesine,5/b-Davacı tarafça istinaf aşamasında yapılan 83,70 TL tebligat, müzekkere ve posta giderlerinin davalıdan tahsiliyle davacıya ödenmesine,5/c-İncelemenin duruşmasız olarak yapılması sebebiyle taraflar yararına vekalet ücreti tayinine yer olmadığına,6-Taraflarca yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın karar kesinleştiğinde iadesine,Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 20/07/2017 tarih ve 7035 Sayılı Kanunun 31. maddesiyle değişik 6100 Sayılı HMK'nın 361/1. maddesi gereğince, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere, oy çokluğuyla karar verildi. 02/11/2023 Muhalefet şerhi: Marka koruması tescille elde edileceğinden, tescil ve korumada ülkesellik ilkesi geçerlidir. Ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi ve TRIPS hükümleri dahilindeki bir marka sahibinin Türkiye'de tescilli olmasa dahi ülkemizde ticari faaliyette bulunması koşuluyla öncelik ve üstün hak sahipliği iddiasına dayanması, tanınmışlık halinde de üçüncü kişilerce gerçekleştirilen başvuruya itiraz ve tescil halinde de hükümsüzlük davası açma hakkı mevcuttur. Davacı şirketin Türkiye'de tescilli markasının bulunmadığı, bir takım faturalar sunulmuş ise de Türkiye'de satışa sunulan faturalarda tarih bilgisinin yer almadığı, davalı marka tescil başvuru tarihinden önceye dayalı olduğunun anlaşılamadığı, ayrıca tek başına fatura sunulması ile de tanınmışlığın ispatlanamadığı, öncelik hakkının ispatlanamadığı anlaşılmıştır.Davalının tescilinin kötüniyetli olduğu yönündeki iddialar yönünden, Hukukumuzda iyiniyet asıldır; yani kötüniyet iddiasına dayanan taraf bu iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Kötüniyet her somut olayın özelliklerine göre değerlendirilip hukuki olarak taktir edilmesi gereken bir husustur. Davaya konu olayda benzerlik tespit edilmeyen taraf markaları yönünden davalının tescilinin kötüniyetli olduğunun kabulü mümkün değildir. Tescil anında kötüniyetli olma koşulu arandığından, sonraki marka başvurularının kötüniyet tespitinde etkisi bulunmamaktadır. Davalı tarafın yurt dışında tescilli olan davacı markalarından haberdar olması ve markanın benzerini çeşitli eklerle tescil ettirmesi tek başına kötüniyetli olduğunu göstermemektedir. Aldırılan ve denetime elverişli bulunan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı ile; davalı taraf markasının davacının “..." ve "... " markasından "..." olarak görsel ve fonetik açıdan farklı olduğu, benzer olmadığı, tarafların markalarının tescil kapsamlarındaki emtiaların aynı ve birbirleri işle ilgili/benzer olduğu ve bu emtiaların orta düzeyde tüketicilere hitap eden mallar olduğu, tarafların markalarını, tescil kapsamlarındaki emtialar üzerinde kullanmaları halinde orta düzeyde tüketici nezdinde iltibasa neden olmayacağı, tüm bu değerlendirmeler sonucunda davalının davacı markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlaması, şöhretini sömürmesi itibarına zarar vermesi ya da onun ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurması ihtimalinin bulunmadığı ve tüm bunlara göre hükümsüzlük koşullarının gerçekleşmediği ayrıca bir takım faturalar sunulmuş ise de Türkiye'de satışa sunulan faturaların yeterli olmadığı, öncelik hakkı sağlamayacağı, tanınmışlığın ispatlanamadığı anlaşıldığından, ilk derece mahkemesi tarafından davacının hükümsüzlük isteminin reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.