Urteil des Gerichts (Fünfte Kammer) vom 19. Mai 2011. PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM). Gemeinschaftsmarke

Parteien
Entscheidungsgründe
Tenor

Parteien

In der Rechtssache T‑580/08

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) mit Sitz in Budapest (Ungarn), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen H. Granado Carpenter und C. Gutiérrez Martínez,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch O. Mondéjar Ortuño als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

Pepekillo, SL, mit Sitz in Algéciras (Spanien), vertreten durch Rechtsanwalt J. Garrido Pastor,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 30. April und 24. September 2008 (beide verkündet in der Sache R 722/2007‑1) zum Antrag der Pepekillo, SL, auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bzw. zum Widerspruchsverfahren zwischen PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) und Pepekillo

erlässt

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten S. Papasavvas sowie der Richter V. Vadapalas (Berichterstatter) und K. O’Higgins,

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 24. Dezember 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 30. April 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 31. März 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 9. Juli 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung,

aufgrund des Umstands, dass keine der Parteien binnen der Frist von einem Monat nach der Mitteilung, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des daher auf Bericht des Berichterstatters gemäß Art. 135a der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,

nach Änderung der Zusammensetzung der Kammern des Gerichts

folgendes

Urteil

Entscheidungsgründe

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1. Am 20. November 2003 meldete Frau M. S. L. nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2. Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen PEPEQUILLO.

3. Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

– Klasse 18: „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regen- und Sonnenschirme sowie Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“;

– Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“;

– Klasse 35: „Einzelhandelsverkauf von Objekten aller Art; Unterstützung beim Betrieb von Franchiseunternehmen; Verkaufsförderung und Verkauf über Datennetze; Betrieb einer Import- und Exportagentur“.

4. Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 36/2004 vom 6. September 2004 veröffentlicht.

5. Die Rechte an der Anmeldung wurden später auf die Streithelferin, die Pepekillo, SL, übertragen.

6. Am 1. Dezember 2004 erhob ein drittes Unternehmen nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke hinsichtlich der oben in Randnr. 3 genannten Waren und Dienstleistungen.

7. Der Widerspruch war auf folgende ältere Marken gestützt:

– Eintragung der Wortmarke PEPE in Spanien unter der Nr. 1627317 von 1997;

– Eintragung der folgenden Bildmarke in Spanien unter der Nr. 1719159:

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– Eintragung der Wortmarke PEPE als Gemeinschaftsmarke unter der Nr. 345496 vom 20. Oktober 1998;

– Eintragung der Wortmarke PEPE JEANS in Spanien unter der Nr. 1290744 von 1991;

– Eintragung der Wortmarke PEPE JEANS als Gemeinschaftsmarke unter der Nr. 1807379 vom 3. August 2001;

– Eintragung der folgenden Bildmarken in Spanien unter den Nrn. 1905641, 1769728 und 1769576 von 1995 und 1996:

– die nachfolgend wiedergegebene Bildmarke:

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– die nachfolgend wiedergegebene Bildmarke:

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– Eintragung der nachfolgend wiedergegebenen Bildmarke als Gemeinschaftsmarke unter der Nr. 287029 vom 16. Juli 1998:

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– weitere Eintragungen, insbesondere in Spanien, die den Ausdruck „pepe jeans“ oder das Wort „pepe“ enthalten, wie die Marken PEPE JEANS PORTOBELLO (Nr. 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (Nr. 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (Nrn. 2181476 und 2181477), PEPE JEANS M2 (Nr. 2096733), PEPE BETTY (Nr. 1193156), PEPECO (Nr. 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (Eintragung als Gemeinschaftsmarke unter der Nr. 3342649), PEPE CLOTHING (Nr. 1293444), PEPE F4 (Nr. 1704783), PEPE M3 (Nr. 1704784), PEPE 2XL (Nr. 1172266) und PEPE M99 (Nr. 1704781).

8. Die älteren Marken sind für folgende Waren eingetragen:

– die Eintragung in Spanien unter der Nr. 1627317 für folgende Waren der Klasse 18: „Lederwaren und Lederimitationen; Lederetiketten; Reisetaschen, Tornister, Kollegmappen, Geldbörsen, Brieftaschen, Beutel, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke“;

– die Eintragung in Spanien unter der Nr. 1719159 für folgende Waren der Klasse 25: „Konfektionen aller Art“;

– die Gemeinschaftsmarkeneintragung unter der Nr. 345496 für folgende Waren der Klassen 18 und 25:

– Klasse 18: „Taschen, Handtaschen, Tornister, Schultaschen, Proviantbeutel, Ranzen, Rucksäcke, Handkoffer, Sportreisetaschen, Koffer, Handkoffer, Reisetaschen, Geldbörsen, Brieftaschen, Beutel, Regenschirme, Sonnenschirme“;

– Klasse 25: „Bekleidungsstücke; Gürtel; Jeans; Schuhwaren und Kopfbedeckungen“;

– die Eintragung in Spanien unter der Nr. 1290744 für folgende Waren der Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“;

– die Gemeinschaftsmarkeneintragung unter der Nr. 1807379 u. a. für folgende Waren der Klassen 3 und 18:

– Klasse 3: „Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, künstliche Wimpern, Klebemittel für künstliche Wimpern“;

– Klasse 18: „Taschen, Handtaschen, Rucksäcke, Schultaschen, Rucksäcke, Koffer, Schülermappen, Etuis, Handkoffer, Reisetaschen, Taschen, Brieftaschen, Regenschirme, Sonnenschirme“;

– die Eintragungen in Spanien unter den Nrn. 1905641, 1769728 und 1769576 für folgende Waren der Klassen 3, 18 und 25:

– Klasse 3: „Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, falsche Wimpern, Klebemittel für Wimpern“;

– Klasse 18: „Lederartikel und Lederimitation, Lederetiketten, Handtaschen, Koffer, Reiseartikel, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Schulranzen und Tornister, alles aus Leder“;

– Klasse 25: „Kleiderwaren, Schuhe außer orthopädischem Schuhwerk, Kopfbedeckungen“;

– die Gemeinschaftsmarkeneintragung unter der Nr. 287029 u. a. für folgende Waren der Klassen 18 und 25:

– Klasse 18: „Taschen, Handtaschen, Tornister, Schultaschen, Proviantbeutel, Ranzen, Rucksäcke, Reisekoffer, Sportreisetaschen, Koffer, Handkoffer, Reisetaschen, Geldbörsen, Brieftaschen, Beutel, Regenschirme, Sonnenschirme“;

– Klasse 25: „Bekleidungsartikel; Gürtel; Jeans; Schuhwaren und Kopfbedeckungen“;

– die Eintragungen in Spanien unter den Nrn. 2181476, 2181477 und 1704783 für folgende Waren der Klassen 18 und 25:

– Klasse 18: „Leder und Lederimitationen sowie Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regen- und Sonnenschirme sowie Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“;

– Klasse 25: „Kleiderwaren, Schuhe (außer orthopädischem Schuhwerk), Kopfbedeckungen“;

– die Eintragungen in Spanien unter den Nrn. 1704781, 1704784 und 2222218 für folgende Waren der Klasse 25: „Kleiderwaren, Schuhe (außer orthopädischem Schuhwerk), Kopfbedeckungen“;

– die Eintragungen in Spanien unter den Nrn. 1172266, 1193156, 1293444 und 1652022 für folgende Waren der Klasse 25: „Kleiderwaren, Schuhe, Kopfbedeckungen“;

– die Eintragung in Spanien unter der Nr. 1789013 für folgende Waren der Klasse 25: „Kleiderwaren, Sportschuhe (außer orthopädischem Schuhwerk), Kopfbedeckungen“;

– die Eintragung in Spanien unter der Nr. 2096733 für folgende Waren der Klasse 25: „Konfektionskleidung, Gürtel, Jeans, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“;

– die Gemeinschaftsmarkeneintragung unter der Nr. 3342649 für folgende Waren der Klassen 18 und 25:

– Klasse 18: „Waren aus Leder und Lederimitationen; Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Beutel, Geldbörsen, Rucksäcke, Mappen, Schultaschen, Schülermappen, Etuis, soweit sie in Klasse 18 enthalten sind, Handkoffer, Reisetaschen, Brieftaschen“;

– Klasse 25: „Bekleidung, Konfektionskleidung, Gürtel, Jeans, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“.

9. Die Rechte an diesen Eintragungen wurden später auf die Klägerin, die PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), übertragen.

10. Der Widerspruch wurde mit den in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und 5 der Verordnung Nr. 207/2009) geregelten Eintragungshindernissen begründet.

11. Am 9. März 2007 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch für alle Waren und Dienstleistungen, gegen die er gerichtet war, statt und lehnte die Eintragung der angemeldeten Marke ab, weil sie der Auffassung war, dass die Streithelferin durch Benutzung dieser Marke die Wertschätzung der älteren Marken PEPE und PEPE JEANS ausnutze.

12. Am 10. Mai 2007 legte die Streithelferin gemäß den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde beim HABM ein.

13. Die Streithelferin reichte am 13. Juli 2007 und damit einen Tag nach Ablauf der hierfür gesetzten Frist bis zum 12. Juli 2007 die Begründung ihrer Beschwerde beim HABM ein. Durch Mitteilung der Geschäftsstelle vom 19. Juli 2007 unterrichtete das HABM die Streithelferin, dass die Begründung ihrer Beschwerde nach Ablauf der Frist eingegangen sei und die Beschwerde als unzulässig zurückgewiesen werden könne.

14. Die Streithelferin stellte daraufhin am 12. September 2007 gemäß Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 81 der Verordnung Nr. 207/2009) beim HABM einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und führte aus, dass sie sorgfältig gehandelt habe und die verspätete Einreichung der Beschwerdebegründung ihr nicht zur Last gelegt werden könne, da sie vom Kurierunternehmen verursacht worden sei.

15. Mit Entscheidung vom 30. April 2008 (im Folgenden: Wiedereinsetzungsentscheidung) gab die Erste Beschwerdekammer des HABM dem Antrag der Streithelferin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt und entschied dementsprechend, dass „die Beschwerdebegründung als innerhalb der durch die Verordnung Nr. 40/94 festgelegten Frist eingegangen anzusehen“ sei.

16. Mit Entscheidung vom 24. September 2008 (im Folgenden: Entscheidung in der Sache) gab die Erste Beschwerdekammer des HABM auch der Beschwerde der Streithelferin statt, indem sie die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufhob und den Widerspruch der Klägerin zurückwies. Insbesondere stellte sie fest, dass keine Verwechslungsgefahr nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestehe und dass die Bestimmungen von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung im vorliegenden Fall nicht anwendbar seien, da die einander gegenüberstehenden Marken nicht ähnlich seien.

17. Die Beschwerdekammer führte u. a. aus, dass die Marken in Bild, Klang und Bedeutung verschieden seien, dass nicht nachgewiesen worden sei, dass die älteren Zeichen (über eine „Eintragungs“-Familie hinaus) eine Markenfamilie bildeten, und schließlich, dass dem Vorbringen in Bezug auf die Bekanntheit und die besondere Kennzeichnungskraft der älteren Zeichen hier nicht gefolgt werden könne.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

18. Die Klägerin beantragt,

– die Wiedereinsetzungsentscheidung aufzuheben;

– die Entscheidung in der Sache für nichtig zu erklären;

– dem HABM die Kosten des vorliegenden Verfahrens und des beim HABM durchgeführten Verwaltungsverfahrens aufzuerlegen.

19. Das HABM und die Streithelferin beantragen,

– die Klage abzuweisen;

– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

20. In der Erwiderung hat die Klägerin beantragt, der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zu den erstmals vor dem Gericht vorgelegten Unterlagen

21. Im Anhang zur Klageschrift hat die Klägerin die Kopie eines am 22. April 2008 in einer spanischen Tageszeitung veröffentlichten Artikels vorgelegt, in dem es um die zehn in der spanischen Alltagssprache am meisten verwendeten Wörter geht und der Ausdruck „quillo“ als eine Abkürzung des Wortes „chiquillo“ bezeichnet wird.

22. Diese Unterlage, die erstmals vor dem Gericht vorgelegt worden ist, kann nicht berücksichtigt werden. Denn die Klage beim Gericht ist auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009) gerichtet, so dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, im Licht erstmals bei ihm eingereichter Unterlagen den Sachverhalt zu überprüfen. Somit sind die genannten Unterlagen zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft zu werden braucht (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T‑346/04, Slg. 2005, II‑4891, Randnr. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Zum ersten Klageantrag

23. Die Klägerin stützt ihren ersten Klageantrag, mit dem sie die Aufhebung der Wiedereinsetzungsentscheidung begehrt, auf einen einzigen Klagegrund, nämlich einen Verstoß gegen Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94.

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

24. Die Klägerin macht geltend, dass die Streithelferin nicht mit aller nach Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94 gebotenen Sorgfalt gehandelt habe und die Beschwerdekammer daher dem Antrag der Streithelferin auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht habe stattgeben dürfen.

25. Erstens habe die Streithelferin die Frist, über die sie zur Einreichung der Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchskammer des HABM verfügt habe, maximal ausgeschöpft, zweitens habe sie nicht alle Angaben zum Adressaten gegenüber dem Kurierunternehmen erwähnt oder an dieses weitergeleitet, drittens habe sie sich nicht nach dem Stand ihrer Sendung erkundigt, und viertens habe sie das Schreiben, in dem die Beschwerde begründet worden sei, trotz dessen verspäteter Übermittlung nicht per Telefax eingereicht.

26. Wie das HABM in seiner Klagebeantwortung einräume, habe die Streithelferin damit die geringstmögliche Sorgfalt erkennen lassen, obwohl nach Art. 78 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 derjenige, der die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantrage, alle gebotene Sorgfalt aufgewandt haben müsse.

27. Soweit das HABM und die Streithelferin einen Fehler des Kurierunternehmens anführten, um die verspätete Einreichung der Beschwerdebegründung zu erklären, sei demgegenüber zu berücksichtigen, dass den Vertreter der Streithelferin eine gesteigerte Sorgfaltspflicht treffe, weshalb er die Beschwerdebegründung per Telefax hätte versenden und den Versandschein für das dem Kurierdienst übermittelte Schreiben mit der Beschwerdebegründung besser hätte ausfüllen müssen.

28. Schließlich hätte der Vertreter die elementarsten Überprüfungen in Bezug auf die Richtigkeit der Angaben auf dem Versandschein für das dem Kurierdienst übermittelte Schreiben mit der Beschwerdebegründung vornehmen müssen, zumal er verpflichtet sei, dem Kurierdienst die richtige Adresse mitzuteilen und Anweisungen zu geben.

29. Das HABM macht geltend, dass der Antrag auf Aufhebung der Wiedereinsetzungsentscheidung für unzulässig erklärt oder jedenfalls als unbegründet zurückgewiesen werden müsse.

30. Die Streithelferin tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

Würdigung durch das Gericht

31. Für den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94, der als eine der Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung die „Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt“ durch den Antragsteller verlangt.

32. Daher ist zu prüfen, ob im vorliegenden Fall die Streithelferin tatsächlich alle nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat, um die Frist einzuhalten, die ihr für die Einreichung der Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung gesetzt war.

33. Hierzu ist festzustellen, dass die Frist, die der Streithelferin für die Einreichung der Beschwerdebegründung eingeräumt worden war, nahezu abgelaufen war, da sie sich einen Tag vor Ablauf der Frist an das Kurierunternehmen wandte, und dass sich der Sitz des HABM, der Streithelferin und ihres Vertreters in jeweils verschiedenen Städten befinden, nämlich Alicante, Algéciras, Cádiz und Madrid (alle in Spanien).

34. Was erstens das Vorbringen der Klägerin angeht, wonach die Streithelferin die Beschwerdefrist maximal genutzt habe, kann ihr nicht gefolgt werden, da Fristen grundsätzlich festgesetzt sind, um ausgeschöpft zu werden (Urteil des Gerichts vom 20. Juni 2006, Griechenland/Kommission, T‑251/04, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 53).

35. Was zweitens das angebliche Fehlen der das HABM betreffenden Angaben auf dem Versandschein für das dem Kurierdienst übermittelte Schreiben mit der Beschwerdebegründung betrifft, ist festzustellen, dass, wie die Beschwerdekammer in Anbetracht der ihr von der Streithelferin vorgelegten Nachweise festgestellt hat (vgl. Randnr. 25 der Wiedereinsetzungsentscheidung), dieser Versandschein nicht von der Streithelferin, sondern vom Kurierunternehmen ausgefüllt wurde.

36. Die Entscheidung des HABM, auf die die Klägerin in Randnr. 9 der Erwiderung Bezug nimmt, nämlich die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 6. April 2005 in der Sache R 636/2003‑4, SimpleTech, Inc., ist im vorliegenden Fall nicht einschlägig, da in dem betreffenden Verfahren der Vertreter der Klägerin die früher gültigen Angaben zum HABM gemacht hatte. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, so dass die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der Wiedereinsetzungsentscheidung zu Recht entschieden hat, dass der „Beförderer (und nicht der Absender) … den Versandschein ausgefüllt [hat], so dass [der Streithelferin] kein Fehler zur Last gelegt werden kann“.

37. Soweit die Klägerin drittens geltend macht, dass sich die Streithelferin nicht nach dem Stand ihrer Sendung erkundigt habe, ist, wie es die Beschwerdekammer in Randnr. 21 der Wiedereinsetzungsentscheidung zu Recht getan hat, festzustellen, dass die Streithelferin die „sachgerechte Bearbeitung“ in dem Sinne gewählt hat, dass der von ihr in Anspruch genommene Dienst, nämlich der Dienst SEUR 10, ihr die Übergabe des Schreibens mit der Beschwerdebegründung am folgenden Tag um 10 Uhr zusicherte.

38. Die Streithelferin hat mit anderen Worten einen Dienst gewählt, mit dem ihr die fristgemäße Übergabe des Schreibens mit der Beschwerdebegründung zugesagt wurde. Es erscheint daher legitim, dass sich die Streithelferin nicht nach dem Stand ihrer Sendung erkundigt hat, zumal ihr Vertreter, wie die Klägerin in Randnr. 5 der Klageschrift bemerkt, gewöhnlich mit diesem Kurierunternehmen arbeitete. Der Vertreter der Streithelferin hatte demnach so hinreichendes Vertrauen in das Kurierunternehmen, dass er nicht überprüfte, ob das Schreiben mit der Beschwerdebegründung fristgemäß übergeben worden war.

39. Soweit die Klägerin viertens rügt, dass das Schreiben mit der Beschwerdebegründung nicht per Telefax verschickt worden sei, genügt die Feststellung, dass die Übermittlung per Telefax nicht vorgeschrieben ist.

40. Selbst wenn das HABM schließlich in Randnr. 20 seiner Klagebeantwortung ausführt, dass die Streithelferin „im vorliegenden Fall die minimale nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet“ habe, spricht alles dafür, dass es sich dabei um ein Verschreiben handelt, da nicht nur das HABM in Randnr. 21 der Klagebeantwortung vorträgt, dass die Streithelferin alle gebotene Sorgfalt an den Tag gelegt habe, sondern dies auch der Standpunkt ist, aufgrund dessen die Beschwerdekammer die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt hat (vgl. in diesem Sinne Randnr. 15 der Wiedereinsetzungsentscheidung).

41. Nach alledem ist der auf eine Verletzung von Art. 78 der Verordnung Nr. 40/94 gestützte einzige Klagegrund unbegründet und daher zurückzuweisen. Daher ist der erste Klageantrag zurückzuweisen, ohne dass über seine Zulässigkeit entschieden zu werden braucht.

Zum zweiten Klageantrag

42. Die Klägerin stützt ihren zweiten Klageantrag, mit dem sie die Aufhebung der Entscheidung in der Sache begehrt, auf zwei Gründe, nämlich erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und zweitens eine Verletzung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

– Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

43. Die Klägerin trägt vor, dass die Beschwerdekammer in der Entscheidung in der Sache mit einer fehlerhaften Auslegung gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, indem sie festgestellt habe, dass zwischen der angemeldeten Marke PEPEQUILLO und der Familie älterer PEPE‑Marken, deren Inhaberin sie sei, keine Verwechslungsgefahr bestehe.

44. Das HABM und die Streithelferin führen aus, dass in der Entscheidung in der Sache Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 richtig angewandt worden sei, da die älteren Marken und die angemeldete Marke nicht ähnlich seien und deshalb keine Gefahr der Verwechslung im Verkehr bestehe.

Zum Zeichenvergleich

45. Die Klägerin macht geltend, was erstens den visuellen Vergleich der fraglichen Zeichen angehe, müsse dieser zwischen der Familie der älteren PEPE‑Marken einerseits und der angemeldeten Marke PEPEQUILLO andererseits angestellt werden.

46. Dieser Vergleich zeige, dass das Wort „pepe“ vollständig in der angemeldeten Marke enthalten sei und dort ihren „dominierenden Part“ einnehme, nämlich ihren Anfang. Deshalb seien die beiden Zeichen ähnlich, da der Ausdruck „pepe“ allein das Bild beherrsche, das die maßgeblichen Verkehrskreise von der angemeldeten Marke PEPEQUILLO im Gedächtnis behalten dürften.

47. Anders als die Beschwerdekammer in der Entscheidung in der Sache ausführe, sei das Wort „pepe“ ferner, obwohl es sich in Spanien um einen verbreiteten Spitznamen handele, mit hoher Kennzeichnungskraft ausgestattet, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen sei dieser Begriff nicht auf ein Eintragungshindernis gestoßen, wie den Gattungs‑ oder beschreibenden Charakter der Marke, und zum anderen verleihe die Wertschätzung der Marke PEPE diesem Ausdruck eine hohe Kennzeichnungskraft.

48. Der Grad der bildlichen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen betrage somit 50 %, da die Marke PEPEQUILLO das Wort „pepe“ in vollem Umfang übernehme.

49. Was zweitens den Vergleich der Bedeutung der fraglichen Zeichen betreffe, müsse je nach dem zu berücksichtigenden Markt unterschieden werden. Soweit es um das Publikum gehe, das durch den Durchschnittsverbraucher der Gemeinschaft mit Ausnahme des spanischen Durchschnittsverbrauchers repräsentiert werde, sei ein solcher Vergleich nicht notwendig, da die Ausdrücke „pepe“ und „quillo“ keine Bedeutung für ihn hätten. Soweit man es hingegen mit dem Publikum zu tun habe, das vom spanischen Durchschnittsverbraucher repräsentiert werde, seien die betreffenden Zeichen in Bezug auf das Wort „pepe“ begrifflich identisch. Was den Ausdruck „quillo“ betreffe, handele es sich um eine familiäre und liebevolle Abkürzung des spanischen Wortes „chiquillo“, das „Kind“ oder „Kleiner“ bedeute und in Spanien sehr gebräuchlich sei.

50. Daher und weil der Ausdruck „quillo“ in Spanien bekanntermaßen eine Abkürzung von „chiquillo“ sei, verstehe der spanische Durchschnittsverbraucher die Marke PEPEQUILLO im Sinne von „Pepe, der kleine Junge“, „der kleine Pepe“ oder „Pepe, das Kind“.

51. Folglich hätten die fraglichen Zeichen einen hohen Grad der Ähnlichkeit in Bild, Klang und Bedeutung und einen mittleren Grad der Ähnlichkeit in grafischer Hinsicht.

52. Das HABM und die Streithelferin tragen vor, entgegen den Ausführungen der Klägerin seien die fraglichen Zeichen nicht ähnlich.

53. Mit ihrer Behauptung, dass das Wort „pepe“ das dominierende Element des Zeichens PEPEQUILLO sei, teile die Klägerin dieses Zeichen willkürlich in zwei Teile auf, nämlich den Bestandteil „pepe“ einerseits und den Bestandteil „quillo“ andererseits, und mache damit geltend, dass das betreffende Zeichen zu einer Ableitung des Vornamens „Pepe“ werde. Es gebe jedoch keinen auf logischen oder sprachlichen Erwägungen beruhenden Grund, warum es natürlich sein sollte, dass die Verbraucher von Natur aus die Wörter „pepe“ und „quillo“ in dem von der Marke hervorgerufenen Gesamteindruck identifizierten und nicht z. B. die Ausdrücke „pe“ und „pequillo“.

54. Das HABM trägt ferner vor, zwar lasse ein visueller Vergleich der fraglichen Zeichen den Schluss auf eine gewisse Ähnlichkeit zu, weil das Zeichen PEPE vom Anfang der angemeldeten Marke „vollständig umfasst“ sei, doch seien bei vergleichsweise kurzen Zeichen die mittleren Bestandteile genauso wichtig wie diejenigen am Anfang und am Ende der betreffenden Zeichen.

55. Die Streithelferin vertritt die Ansicht, dass die Struktur der fraglichen Zeichen unbestreitbar unterschiedlich sei, da sich das Zeichen PEPEQUILLO aus vier Silben zusammensetze, die älteren Zeichen aber höchstens aus drei Silben bestünden.

56. Außerdem habe sie zwar die Wertschätzung der älteren Marke PEPE anerkannt, doch stehe das nicht im Widerspruch dazu, dass der Ausdruck „pepe“ jedenfalls in Spanien von vornherein schwache Kennzeichnungskraft habe, da es sich um die Verkleinerungsform des Vornamens „José“ handele.

57. Die Wertschätzung des Wortes „pepe“ für Jeansbekleidung begründe aber nicht ohne Weiteres eine Ähnlichkeit aller fraglichen Zeichen, seien sie einfach oder komplex, die diesen Ausdruck enthielten, selbst wenn er am Anfang dieser Zeichen erscheine.

58. Was den Vergleich der Bedeutung der fraglichen Zeichen angehe, müsse zudem zwischen dem Durchschnittsverbraucher der Gemeinschaft, für den ein solcher Vergleich sinnlos sei, und dem spanischen Durchschnittsverbraucher unterschieden werden. Im zuletzt genannten Fall sei erstens zu beachten, dass die Klägerin das Zeichen PEPEQUILLO zu Unrecht aufspalte. Es handele sich nämlich um ein einfaches Zeichen ohne besondere Bedeutung, das Frau M. S. L. geschaffen und erfunden habe.

59. Selbst wenn man zugestehen könnte, dass der Ausdruck „quillo“ die Abkürzung des Wortes „chiquillo“ sei, und die Ausdrücke „pepe“ und „quillo“ tatsächlich, für sich genommen, ihre eigene Bedeutung haben könnten, sei zweitens dennoch nicht der Schluss zulässig, dass sie in ihrer Verbindung notwendigerweise eine Bedeutung hätten.

60. Im Hinblick auf den Klang schließlich liege die Betonung nicht auf denselben Silben, da im Fall des Zeichens PEPE die erste und im Fall des Zeichens PEPEQUILLO die dritte Silbe betont werde.

Zur Verwechslungsgefahr

61. Die Klägerin macht geltend, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 24 der Entscheidung in der Sache einen schweren Fehler begangen habe, indem sie festgestellt habe, dass es sich bei der Markenfamilie PEPE nur um eine Familie von Eintragungen handele, da ihre Benutzung im Verkehr nicht nachgewiesen worden sei.

62. Hierzu führt sie aus, dass mehrere Dokumente, die sie im Widerspruchsverfahren vor dem HABM vorgelegt habe, wie Bescheinigungen der wichtigsten Amtlichen Spanischen Handelskammern, Entscheidungen der Gerichte und der Verwaltung oder in der Presse erschienene Veröffentlichungen, nicht nur die Wertschätzung, sondern auch die intensive Benutzung der Markenfamilie PEPE belegten.

63. Außerdem habe die Widerspruchsabteilung in der Entscheidung vom 9. März 2007 (Seiten 9 und 10) selbst eingeräumt, dass der Nachweis für die Existenz einer Markenfamilie in Spanien erbracht worden sei.

64. Deshalb bestehe eine offensichtliche Gefahr, dass der Durchschnittsverbraucher auf den Gedanken komme, dass es sich bei der angemeldeten Marke PEPEQUILLO um eine von einer Hauptmarke PEPE abgeleitete Marke handele und dass sie ein spezifisches Warensortiment bezeichne, das „Bestandteil der Markenfamilie PEPE“ sei.

65. Folglich habe die Beschwerdekammer, indem sie die hohe Kennzeichnungskraft der Marke PEPE verkannt habe, einen Fehler begangen, zumal die Wertschätzung der Marke PEPE von der Streithelferin und dem HABM anerkannt worden sei, und dadurch ihre Begründungspflicht aus Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009) verletzt.

66. Nach Ansicht des HABM und der Streithelferin genügt zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Wertschätzung der Familie älterer Marken die Feststellung, dass abgesehen von der Eintragung die Existenz dieser Markenfamilie von der Klägerin nicht nachgewiesen worden sei. Da nicht alle älteren Marken im Verkehr benutzt würden, könnten die europäischen Durchschnittsverbraucher unmöglich auf den Gedanken kommen, dass die angemeldete Marke PEPEQUILLO zur Markenfamilie PEPE gehöre.

67. Zudem sei die angebliche Bekanntheit des Zeichens PEPE oder der Markenfamilie PEPE in Spanien nicht so groß, dass die spanischen Durchschnittsverbraucher die fraglichen Zeichen gedanklich in Verbindung bringen könnten, und zwar deshalb, weil es angesichts der vorausgehenden Erwägungen wenig wahrscheinlich sei, dass die betreffenden Verbraucher künstlich in der angemeldeten Marke einen Bestandteil identifizieren könnten, der dem „früheren Recht, auf das sich die vis atractiva der Bekanntheit richten könnte“, entspreche.

– Würdigung durch das Gericht

68. Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die angemeldete Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Zu den älteren Marken gehören nach Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 2 Buchst. a Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009) in einem Mitgliedstaat eingetragene Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

69. Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach der Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, gemäß der Wahrnehmung der betreffenden Zeichen sowie Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01, Slg. 2003, II‑2821, Randnrn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).

70. Für die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 setzt eine Verwechslungsgefahr voraus, dass Identität oder Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen mit denen besteht, für die die ältere Marke eingetragen ist. Es handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzungen (vgl. Urteil des Gerichts vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM – easyGroup IP Licensing [easyHotel], T‑316/07, Slg. 2009, II‑43, Randnr. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

71. In Bezug auf die maßgeblichen Verkehrskreise ist mit den Verfahrensbeteiligten festzustellen, dass sie aus den Durchschnittsverbrauchern der Gemeinschaft, einschließlich der spanischen Durchschnittsverbraucher, bestehen, da es sich bei den Waren des vorliegenden Falles um solche des allgemeinen Bedarfs handelt (vgl. Urteil des Gerichts vom 3. Juli 2003, Alejandro/HABM – Anheuser-Busch [BUDMEN], T‑129/01, Slg. 2003, II‑2251, Randnr. 41). Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren gilt als normal informiert sowie angemessen aufmerksam und verständig.

72. Was den Vergleich der fraglichen Waren angeht, bestreiten die Verfahrensbeteiligten nicht die Feststellung der Beschwerdekammer in Randnr. 15 der Entscheidung in der Sache, dass diese Waren identisch oder ähnlich seien.

Zum Zeichenvergleich

73. Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen im Bild, im Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen wirken. Dabei nimmt der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf ihre verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C‑334/05 P, Slg. 2007, I‑4529, Randnr. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).

74. Gleichwohl wird er ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile zerlegen, die ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wörtern ähnlich sind (vgl. Urteile des Gerichts vom 6. Oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/HABM – Krafft [VITAKRAFT], T‑356/02, Slg. 2004, II‑3445, Randnr. 51, und vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04, Slg. 2007, II‑449, Randnr. 57).

75. Was ferner den visuellen Vergleich der Zeichen angeht, ist darauf hinzuweisen, dass einer Prüfung, ob zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke bildliche Ähnlichkeit besteht, nichts entgegensteht, da diese beiden Markenarten Gegenstand einer grafischen Gestaltung sind, die einen optischen Eindruck vermitteln kann (vgl. Urteil des Gerichts vom 4. Mai 2005, Chum/HABM – Star TV [STAR TV], T‑359/02, Slg. 2005, II‑1515, Randnr. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).

76. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnr. 20 der Entscheidung in der Sache ausgeführt, dass sich „die Marke PEPEQUILLO … [von der älteren Marke PEPE] sowohl im Bild als auch im Klang [unterscheidet], da sie viel länger ist und die Betonung auf der [dritten] Silbe … liegt“.

77. Der Ausdruck „pepe“ erscheint am Anfang des Zeichens PEPEQUILLO. Außerdem unterscheidet sich das Zeichen PEPEQUILLO zwar vom älteren Zeichen PEPE aufgrund seiner letzten beiden Silben, die länger sind als seine ersten beiden Silben, und von allen älteren Zeichen dadurch, dass es aus einem einzigen, vergleichsweise langen Wort gebildet wird, während die anderen älteren Zeichen in der Regel aus einem kurzen Wort bestehen, wie das Zeichen PEPE, oder aus zwei Wörtern, wie das Zeichen PEPE JEANS; dies ist jedoch nicht entscheidend, um jede bildliche Ähnlichkeit auszuschließen, da nach ständiger Rechtsprechung der Verbraucher dem Anfang einer Marke im Allgemeinen mehr Aufmerksamkeit widmet als deren Ende (Urteile des Gerichts vom 7. September 2006, Meric/HABM – Arbora & Ausonia [PAM‑PIM’S BABY‑PROP], T‑133/05, Slg. 2006, II‑2737, Randnr. 51, und vom 25. März 2009, L’Oréal/HABM – Spa Monopole [SPA THERAPY], T‑109/07, Slg. 2009, II‑675, Randnr. 30). Zudem besteht unter den älteren Zeichen das ältere Zeichen PEPECO aus dem Ausdruck „pepe“, an den das Suffix „co“ angehängt ist, was ihm eine Struktur ähnlich der des Zeichens PEPEQUILLO gibt. Festzuhalten ist somit, dass der bildliche Eindruck, den die angemeldete Marke hinterlässt, dem der älteren Marke entspricht.

78. Deshalb besteht zwischen den fraglichen Zeichen in bildlicher Hinsicht ein mittlerer Ähnlichkeitsgrad.

79. Was den Vergleich des Klangs der fraglichen Zeichen angeht, genügt die unterschiedliche Zahl von Silben nicht, um eine klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen auszuschließen (Urteil des Gerichts vom 28. Oktober 2010, Farmeco/HABM – Allergan [BOTUMAX], T‑131/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall sind die ersten beiden Silben der fraglichen Zeichen identisch und werden gleich ausgesprochen. Zwar liegt die Betonung im Zeichen PEPEQUILLO auf der dritten und in den älteren Zeichen auf der ersten Silbe, doch reicht das nicht aus, um jede klangliche Ähnlichkeit zu verneinen.

80. Deswegen ist zumindest ein geringer Grad der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen in klanglicher Hinsicht festzustellen.

81. Was den Vergleich der Bedeutung der fraglichen Zeichen betrifft, sind der Durchschnittsverbraucher der Gemeinschaft, mit Ausnahme des spanischen Durchschnittsverbrauchers, als der Teil der angesprochenen Verkehrskreise, für den ein solcher Vergleich irrelevant ist, da die Wörter „pepe“ und „quillo“ für ihn nichts bedeuten, einerseits und der spanische Durchschnittsverbraucher, für den sie eine Bedeutung haben können, andererseits zu unterscheiden.

82. Obwohl das Zeichen PEPEQUILLO als solches keine Bedeutung hat, da es kein geläufiger Name ist, kann es sein, dass der spanische Durchschnittsverbraucher es im Einklang mit der in Randnr. 74 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung in zwei Ausdrücke aufteilt, die für ihn eine Bedeutung haben, nämlich die Wörter „pepe“ und „quillo“. Einzeln betrachtet haben diese beiden Ausdrücke nämlich eine genaue Bedeutung für die spanischen Verbraucher: Das Wort „pepe“ ist die Verkleinerungsform des Vornamens „José“, und der Ausdruck „quillo“ ist die familiäre Abkürzung des Wortes „chiquillo“. Auch wenn, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 20 der Entscheidung in der Sache ausführt, die geläufigen Verkleinerungsformen von „Pepe“ die Ausdrücke „pepito“ und „pepillo“ sein sollten, lässt sich somit nicht ausschließen, dass der spanische Durchschnittsverbraucher glauben könnte, dass das Zeichen PEPEQUILLO „Pepe, der kleine Junge“ bedeutet.

83. Folglich kann der spanische Durchschnittsverbraucher zu dem Gedanken veranlasst werden, dass ein Wortspiel vorliegt, mit dem die angemeldete Marke aus der Verkleinerungsform „Pepe“ gebildet worden ist, wie es für die älteren Marken der Fall ist. Die in Rede stehenden Zeichen sind daher in Bezug auf ihre Bedeutung ähnlich.

84. Somit haben die fraglichen Zeichen Ähnlichkeit in Bild, Klang und Bedeutung.

Zur Verwechslungsgefahr

85. Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C‑39/97, Slg. 1998, I‑5507, Randnr. 17, und Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, Slg. 2006, II‑5409, Randnr. 74).

86. Nach Auffassung der Beschwerdekammer hatte die Klägerin die Verwechslungsgefahr zwischen ihren älteren Marken und der angemeldeten Marke PEPEQUILLO nicht rechtlich hinreichend nachgewiesen. So gebe es erstens keine Markenfamilie PEPE oder PEPE JEANS im Verkehr, und die Marke PEPEQUILLO weise jedenfalls nicht dieselbe Struktur auf wie die älteren Marken. Zweitens folge aus der Wertschätzung der älteren Marken nicht, dass jede Marke, die das Wort „pepe“ enthalte, zu einer Verwechslung im Verkehr führe, und außerdem hätte dieser Ausdruck das dominierende Element der Marke PEPEQUILLO sein müssen, was hier nicht der Fall sei.

87. Nach dem siebten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt achter Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009) hängt das Vorliegen von Verwechslungsgefahr von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem fraglichen Markt. Da die Verwechslungsgefahr umso größer ist, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt, genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken mit geringerer Kennzeichnungskraft (vgl. entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 11. November 1997, SABEL, C‑251/95, Slg. 1997, I‑6191, Randnr. 24, Canon, Randnr. 18, und vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Slg. 1999, I‑3819, Randnr. 20).

88. Das Vorliegen einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft infolge der Bekanntheit einer Marke auf dem Markt setzt notwendig voraus, dass die Marke zumindest einem erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist, ohne dass sie zwangsläufig im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 bekannt sein muss. Es kann nicht allgemein, beispielsweise durch Rückgriff auf bestimmte Prozentsätze in Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen, angegeben werden, ab wann eine Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt. Jedoch ist eine gewisse Wechselbeziehung zwischen der Bekanntheit einer Marke beim Publikum und ihrer Kennzeichnungskraft in dem Sinne anzuerkennen, dass die Kennzeichnungskraft der Marke umso größer ist, je bekannter sie bei den angesprochenen Verkehrskreisen ist. Bei der Prüfung der Frage, ob einer Marke infolge ihrer Bekanntheit bei den Verkehrskreisen eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie die Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden (vgl. Urteil des Gerichts vom 12. Juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/HABM – Johnson’s Veterinary Products [VITACOAT], T‑277/04, Slg. 2006, II‑2211, Randnrn. 34 und 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).

89. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin als Anlage zur Klageschrift eine Tabelle der in Spanien getätigten Ausgaben für Werbung und eine Tabelle der in Spanien erzielten Verkäufe vorgelegt, die alle beide mit dem Zeichen PEPE JEANS LONDON überschrieben sind, um die Wertschätzung ihrer Marke nachzuweisen.

90. Darüber hinaus hat die Klägerin als Anlagen zur Klageschrift auch verschiedene Dokumente eingereicht, mit denen der Ruf der Marken PEPE und PEPE JEANS nachgewiesen werden soll, darunter Bescheinigungen spanischer Handelskammern und Entscheidungen spanischer Gerichte.

91. Aus diesem Grund genießt die Marke PEPE eine gewisse Wertschätzung, zumindest beim spanischen Teil der angesprochenen Verkehrskreise, und hat dadurch eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangen können. Nach der Rechtsprechung kann eine Marke nämlich, wenn sie aufgrund der ihr innewohnenden Eigenschaften keine Kennzeichnungskraft hat, diese infolge ihres Rufs erworben haben (vgl. Urteile des Gerichts vom 4. November 2003, Díaz/HABM – Granjas Castelló [CASTILLO], T‑85/02, Slg. 2003, II‑4835, Randnrn. 43 und 44, und vom 15. September 2009, Royal Appliance International/HABM – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte [Centrixx], T‑446/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 58). Im vorliegenden Fall ist der Ausdruck „pepe“ zwar vergleichsweise geläufig in Spanien und als solcher nicht mit bedeutender Kennzeichnungskraft ausgestattet, doch hat er dank der Wertschätzung der Marke erhöhte Kennzeichnungskraft erlangen können. Zudem ist der Ruf der Marke PEPE von der Streithelferin in ihrer Klagebeantwortung ausdrücklich eingeräumt und vom HABM in verschiedenen Entscheidungen, die im Anhang zur Klageschrift vorgelegt worden sind, anerkannt worden.

92. Soweit die Klägerin ausführt, ihre Marken hätten einen solchen Ruf, dass zwischen den fraglichen Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe, ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die Wertschätzung einer Marke zwar einen Gesichtspunkt darstellt, der im Rahmen der Frage nach dem Vorliegen einer Verwechslungsgefahr heranzuziehen ist, aber für sich genommen eine solche Gefahr nicht begründen kann. Er wird bei der Prüfung der Frage berücksichtigt, ob die Ähnlichkeit zwischen den Zeichen oder zwischen den Waren und Dienstleistungen ausreicht, um Verwechslungsgefahr hervorzurufen (Urteile des Gerichts vom 11. Juli 2006, Torres/HABM – Bodegas Muga [Torre Muga], T‑247/03, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 72, und vom 18. Dezember 2008, Torres/HABM – Bodegas Peñalba López [Torre Albéniz], T‑287/06, Slg. 2008, II‑3817, Randnr. 75).

93. Hier ist in den Randnrn. 72 und 84 des vorliegenden Urteils festgestellt worden, dass die fraglichen Zeichen ähnlich waren und identische oder ähnliche Waren betrafen. Deshalb besteht durchaus eine Verwechslungsgefahr, die durch die Kennzeichnungskraft der älteren Marken nur noch verstärkt wird.

94. In Bezug auf die mit der Existenz einer Markenfamilie PEPE verbundene Verwechslungsgefahr müssen zwei von der Rechtsprechung aufgestellte Voraussetzungen erfüllt sein, damit sie tatsächlich feststeht. Erstens muss der Inhaber der angeblichen Markenfamilie die Benutzung aller zu der Familie gehörenden Marken oder zumindest einer Reihe von Marken, die eine Familie bilden können, nachweisen, und zweitens muss die angemeldete Marke nicht nur den zu der Familie gehörenden Marken entsprechen, sondern auch Merkmale aufweisen, die geeignet sind, sie mit der Familie in Verbindung zu bringen (Urteil des Gerichts vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM – Marine Enterprise Projects [BAINBRIDGE], T‑194/03, Slg. 2006, II‑445, Randnrn. 126 und 127).

95. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin zwar die Benutzung der Marken PEPE und PEPE JEANS nachgewiesen, doch ist ihr, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 24 der Entscheidung in der Sache bemerkt, nicht der Nachweis der Benutzung der anderen älteren Marken gelungen, die zu ihrer angeblichen Markenfamilie gehören, wie z. B. PEPE F4, PEPE 2XL und PEPE M99.

96. Die Frage, ob es eine Markenfamilie PEPE gibt oder nicht, ändert jedenfalls nichts an der Feststellung, dass die Marken PEPE und PEPE JEANS eine solche Kennzeichnungskraft besitzen, dass die Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen und die Identität der fraglichen Waren und Dienstleistungen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

97. Somit greift der vorliegende Klagegrund durch.

Zum zweiten Klagegrund: Verletzung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94

– Vorbringen der Parteien

98. Die Klägerin trägt zum einen vor, dass es keine Unterschiede in Bild, Klang und Bedeutung zwischen den fraglichen Zeichen gebe, die der Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 entgegenstünden, und kein „rechtfertigender Grund“ für die Eintragung der Marke PEPEQUILLO vorliege.

99. So bestehe die offensichtliche und reale Gefahr, dass die angemeldete Marke die Wertschätzung der Marken PEPE in unlauterer Weise ausnutze, indem sie die Verbraucher fälschlicherweise glauben lasse, dass das Zeichen PEPEQUILLO eine weitere Marke der Markenfamilie PEPE sei.

100. Zum anderen habe die Beschwerdekammer die Ähnlichkeit oder Identität nicht im Hinblick auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 geprüft und sich mit einer Prüfung der Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 1 dieser Verordnung begnügt. Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 verlange jedoch, wie die Streithelferin in ihrer Klagebeantwortung bemerkt habe, eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen und nicht eine Verwechslungsgefahr.

101. Somit habe die Beschwerdekammer ihre Entscheidung nicht hinreichend begründet und auch gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, als sie geäußert habe, dass zwischen den älteren Marken und dem Zeichen PEPEQUILLO keine Verwechslungsgefahr bestehe und die in Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung aufgeführte Voraussetzung der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen deshalb nicht gegeben sei.

102. Das HABM und die Streithelferin führen aus, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht verletzt worden sei, da die älteren Marken und das Zeichen PEPEQUILLO nicht ähnlich seien.

103. Außerdem habe die Klägerin weder die Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken nachgewiesen noch erläutert, inwiefern die Gefahr einer Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft ihrer älteren Marken, die Gefahr einer Beeinträchtigung ihrer Wertschätzung oder die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung oder der Kennzeichnungskraft ihrer älteren Marken bestehe.

– Würdigung durch das Gericht

104. Nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Abs. 2 die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

105. Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gilt auch, wenn die Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind. So hat die Rechtsprechung anerkannt, dass eine bekannte Marke im Fall der Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen einen mindestens genauso umfassenden Schutz genießen können muss wie im Fall der Benutzung eines Zeichens für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen (Urteil des Gerichts vom 22. März 2007, Sigla/HABM – Elleni Holding [VIPS], T‑215/03, Slg. 2007, II‑711, Randnr. 32; vgl. auch entsprechend Urteile des Gerichtshofs vom 9. Januar 2003, Davidoff, C‑292/00, Slg. 2003, I‑389, Randnrn. 24 bis 26, sowie Adidas-Salomon und Adidas Benelux, C‑408/01, Slg. 2003, I‑12537, Randnrn. 19 bis 22).

106. Der erweiterte Schutz, der der älteren Marke durch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gewährt wird, erfordert daher die Erfüllung mehrerer Voraussetzungen. Erstens muss die ältere, angeblich bekannte Marke eingetragen sein. Zweitens müssen diese und die Marke, deren Eintragung beantragt wird, identisch oder einander ähnlich sein. Drittens muss die ältere Marke in der Gemeinschaft bekannt sein, wenn es sich um eine ältere Gemeinschaftsmarke handelt, oder im betreffenden Mitgliedstaat im Fall einer älteren nationalen Marke. Viertens muss die Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund die Gefahr herbeiführen, dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt würde. Da diese Voraussetzungen zusammen erfüllt sein müssen, scheidet die Anwendung der Bestimmung aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (Urteile des Gerichts VIPS, Randnrn. 34 und 35, und vom 11. Juli 2007, Mülhens/HABM – Minoronzoni [TOSCA BLU], T‑150/04, Slg. 2007, II‑2353, Randnrn. 54 und 55).

107. Im vorliegenden Fall sind die angeblich bekannten Marken PEPE und PEPE JEANS sowohl als nationale wie auch als Gemeinschaftsmarken eingetragen (siehe oben, Randnr. 7). Wie das Gericht in Randnr. 84 festgestellt hat, sind die fraglichen Zeichen außerdem einander ähnlich.

108. In Anbetracht der von der Klägerin vorgelegten Beweismittel und wie oben in den Randnrn. 89 bis 91 festgestellt, sind die älteren Marken zumindest in Spanien bekannt.

109. Damit stellt sich die Frage, ob die Benutzung der angemeldeten Marke die Gefahr herbeiführen kann, dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt würde.

110. Hierzu vertritt die Klägerin die Ansicht, es bestehe die Gefahr, dass die angemeldete Marke die Wertschätzung der Marken PEPE in unlauterer Weise ausnutze, obwohl es keinen „rechtfertigenden Grund“ für die Eintragung der Marke PEPEQUILLO gebe.

111. Es ist darauf hinzuweisen, dass unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke alle Fälle zu fassen sind, in denen eine berühmte Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen. Es handelt sich somit um die Gefahr, dass das Bild der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird (vgl. Urteil VIPS, Randnr. 40 und die dort angeführte Rechtsprechung).

112. Wie die Klägerin bemerkt (siehe oben, Randnr. 100), ist außerdem die in Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 angeführte Verwechslungsgefahr von dem Zusammenhang zwischen den Zeichen zu unterscheiden, auf den Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 abstellt.

113. Während nämlich die Verwechslungsgefahr als die Gefahr definiert wird, dass der Verkehr glauben könnte, die mit der angemeldeten Marke bezeichneten und die mit der älteren Marke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, sehen die beteiligten Verkehrskreise in den Fällen, auf die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 abstellt, stattdessen einen Zusammenhang, d. h., sie stellen eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken her, ohne sie jedoch zu verwechseln. Folglich ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für die Anwendung dieser Bestimmung (vgl. Urteil VIPS, Randnr. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).

114. Somit besteht die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke dann, wenn der Verbraucher, ohne notwendigerweise die betriebliche Herkunft der fraglichen Ware oder Dienstleistung zu verwechseln, durch die angemeldete Marke als solche angezogen wird und die damit gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung kauft, weil sie mit dieser Marke versehen ist, die mit einer bekannten älteren Marke identisch oder ihr ähnlich ist (Urteil VIPS, Randnr. 42).

115. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Zweck von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 insbesondere darin liegt, es dem Inhaber einer bekannten älteren Marke zu ermöglichen, sich der Eintragung von Marken zu widersetzen, durch die die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder in unlauterer Weise ausgenutzt werden könnte. Dabei ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Er muss allerdings Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann (vgl. Urteil VIPS, Randnr. 46 und die dort angeführte Rechtsprechung).

116. Hier ergibt sich der Klägerin zufolge diese Gefahr daraus, dass die Verbraucher glauben gemacht würden, die angemeldete Marke sei eine weitere Marke der Markenfamilie PEPE.

117. Wie in den Randnrn. 94 und 95 des vorliegenden Urteils entschieden worden ist, kann im Hinblick auf die Umstände des vorliegenden Falles die Existenz einer Markenfamilie PEPE nicht festgestellt werden. Nichtsdestoweniger ist die Wertschätzung der älteren Marken PEPE im Bereich von Bekleidungsstücken und anderen Bekleidungsaccessoires sehr wohl nachgewiesen worden.

118. Der Verbraucher wird eine Ware der Marke PEPEQUILLO also nicht nur deshalb kaufen, weil er eine Jeanshose oder eine Tasche kaufen will, sondern auch, weil sie diese Marke trägt, die den älteren bekannten Marken PEPE ähnelt.

119. Die von der angemeldeten Marke erfassten Waren sind ähnlich. Deshalb und unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen können die spanischen Verbraucher einen Zusammenhang zwischen den älteren Marken PEPE und der angemeldeten Marke herstellen.

120. Somit besteht die Gefahr, dass die Marke PEPEQUILLO in unlauterer Weise die Wertschätzung der älteren Marken ausnutzt, indem sie Verbraucher anzieht, die womöglich Waren einer Marke erwerben wollen, die den bekannten älteren Marken PEPE ähnlich ist.

121. Daher greift der vorliegende Klagegrund durch.

122. Folglich ist dem zweiten, auf die Aufhebung der Entscheidung in der Sache gerichteten Klageantrag stattzugeben.

Kosten

123. Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Besteht der unterliegende Teil aus mehreren Personen, so entscheidet das Gericht über die Verteilung der Kosten. Da im vorliegenden Fall das HABM und die Streithelferin mit ihrem Vorbringen im Wesentlichen unterlegen sind, sind ihnen ihre eigenen Kosten und jeweils die Hälfte der Kosten der Klägerin aufzuerlegen.

124. Die Klägerin hat beantragt, das HABM zur Tragung der Kosten des Verwaltungsverfahrens zu verurteilen, das vor dem HABM stattgefunden hat. Insoweit ist zu beachten, dass nach Art. 136 § 2 der Verfahrensordnung die Aufwendungen der Parteien, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendig waren, als erstattungsfähige Kosten gelten. Gleiches gilt jedoch nicht für die Aufwendungen für das Verfahren vor der Widerspruchsabteilung. Folglich kann dem Antrag der Klägerin, das mit seinem Vorbringen unterlegene HABM zur Tragung der Kosten des Verwaltungsverfahrens vor dem HABM zu verurteilen, nur hinsichtlich der notwendigen Aufwendungen der Klägerin für das Verfahren vor der Beschwerdekammer stattgegeben werden (Urteil des Gerichts vom 10. Februar 2010, O2 [Germany]/HABM [Homezone], T‑344/07, Slg. 2010, II‑153, Randnr. 84).

Tenor

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 24. September 2008 (Sache R 722/2007‑1) wird aufgehoben.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Das HABM trägt seine eigenen Kosten, die Hälfte der Kosten der PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) sowie die notwendigen Aufwendungen der PJ Hungary kft für das Verfahren vor der Ersten Beschwerdekammer des HABM.

4. Die Pepekillo, SL, trägt ihre eigenen Kosten und die Hälfte der Kosten der PJ Hungary kft.

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