WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Office 1 Superstores International Inc. v. Office 1 Amersfoort Zaaknr. DNL2010-0021 1. Partijen
Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International Inc., gevestigd te East Hampton, New York, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door CMS DeBacker, België.
Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam
De onderhavige domeinnaam (hierna: “de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via . 3. Geschiedenis van de Procedure
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 1 april 2010. Het Instituut heeft op 8 april 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 8 april 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als domeinnaamhouder en heeft de SIDN de contactgegevens van Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 15 april 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 mei 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 4 mei 2010.
Overeenkomstig artikel 8.1 van de Regeling heeft de SIDN het mediation proces aangevangen op 7 mei 2010. Op 24 juni 2010 is door de SIDN vastgesteld dat het mediation proces niet heeft geleid tot een regeling van het geschil tussen partijen en is het mediation proces beëindigd.
Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 9 juli 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Op 9 juli 2010 heeft Eiser een “aangevulde klacht met een nieuw stuk geworden als antwoord op het Verweer en op de stukken gevoegd bij het Verweer” ingediend. Op grond van artikel 12.1 van de Regeling is de schriftelijke procedure gesloten na benoeming van de Geschillenbeslechter, met dien verstande dat nadere stukken waartoe is uitgenodigd of die zijn toegelaten tot de gedingstukken worden gerekend. Op grond van artikel 11.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of het Nadere Stuk dat door Eiser uit eigen beweging is ingediend wordt toegelaten. Gezien de aard en het doel van de onderhavige procedure, te weten een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief voor een gang naar de rechter, en met inachtneming van de relatief korte termijnen voor de (proces)handelingen, waaronder het beschikbaar stellen van de Uitspraak, ligt het niet voor de hand dat de Geschillenbeslechter na de Eis en het Verweerschrift een tweede schriftelijke ronde toestaat. Nu door Eiser geen begeleidende toelichting is gegeven over het nut of de noodzaak van de door Eiser uit eigen beweging ingediende repliek en Eiser ook nog heeft gewacht met het indienen van dit Nadere Stuk tot na het mediation proces, oordeelt de Geschillenbeslechter dit Nadere Stuk niet toelaatbaar en zal hij dit stuk buiten beschouwing laten. 4. Feitelijke Achtergrond
Eiser is een internationale handelaar van kantoormateriaal, -meubelen en –toestellen, die verkocht worden via een netwerk van zowel winkels als via het internet en telemarketing. Dit netwerk van verkooppunten in de verschillende landen is opgebouwd op basis van franchiseovereenkomsten. Merken
Eiser beroept zich in deze procedure op de volgende merken (hierna: “de Merken”):
het beeldmerk OFFICE 1 SUPERSTORE, ingeschreven in de Benelux op 19 maart 2002 onder nummer 727403, voor waren en diensten in de klassen 16, 20 en 35;
het beeldmerk OFFICE 1 SUPERSTORE, ingeschreven in de Gemeenschap op 17 september 2004 onder nummer 3191186, voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 35;
het beeldmerk OFFICE 1 E-SHOP, gedeponeerd in de Gemeenschap op 4 februari 2010 onder nummer 8860181, voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 35. Handelsnaam
Daarnaast beroept Eiser zich op de handelsnaam Office1 (hierna: “de Handelsnaam”). Domeinnaam
Eiser is verder houder van de domeinnaam , waaraan tevens haar website gekoppeld is. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk en handelsnaam
Eiser stelt rechthebbende te zijn op de Handelsnaam, welke identiek is aan de Domeinnaam. Verder stelt zij rechthebbende te zijn op de Merken welke volgens Eiser verwarringwekkend overeenstemmen met de Domeinnaam nu het bestanddeel OFFICE 1 het belangrijkste onderscheidende element is van deze merken en dit element volledig overeenstemt met de Domeinnaam. De toevoeging SUPERSTORE is eerder beschrijvend, volgens Eiser. Domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam
Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Domeinnaam is destijds geregistreerd door een franchisenemer van Eiser. Deze franchisenemer heeft de Domeinnaam aan Verweerder, een subfranchisenemer van de franchisenemer, overgedragen nadat de franchiseovereenkomst met de franchisenemer was beëindigd. Na de beëindiging van de franchiseovereenkomst had de franchisenemer niet langer het recht de Domeinnaam te gebruiken en derhalve eveneens niet het recht deze over te dragen.
Indien Verweerder enige bekendheid had onder de naam Office 1, dan was dit als subfranchisenemer van Eiser en de franchiseovereenkomst is nu beëindigd. Bovendien doet Verweerder in hoofdorde zaken onder de naam Herco. Volgens Eiser verwees de Domeinnaam voor ee