Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco Español de Cr�dito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira
Caso No. D2000-0018
Las partes
1.1.- Demandante: Banco Español de Cr�dito, S.A., con domicilio social en Gran V�a de Hotaleza n� 3, 28003 - Madrid - España.
1.2.- Demandado: D. Miguel Duarte Pery Vidal Taveira, de nacionalidad portuguesa, residente en Madrid, calle Bas�lica n� 15, 28020, que ha actuado hasta el 9 de Marzo representado a trav�s del Abogado D. Juli�n Plaza Garc�a.
El Nombre de Dominio y el Registro
2.1.- La demanda tiene como objeto dos nombres de dominio, BANESTO.ORG y BANESTO.NET.
2.- La entidad registradora de ambos nombres es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.
Inter procedimental
3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme", seg�n fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Pol�tica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el d�a 27 de Enero de 2000, complet�ndose las deficiencias observadas por el Centro de Arbitraje mediante nueva versi�n corregida de la demanda remitida el 7 de Febrero.
3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo electr�nico a la entidad registradora y al demandado, quien contest� a la demanda con fecha 28 de Febrero de 2000.
3.3.- Con fecha 3 de Marzo, de acuerdo con la petici�n del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI design� a Luis H. de Larramendi como panelista, haci�ndole llegar el siguiente d�a 6 de Marzo copia completa de la documentaci�n.
3.4.- Con fecha 9 de Marzo el Abogado D. Juli�n Plaza Garc�a ha renunciado a la representaci�n de D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, demandado en el procedimiento, y a continuar la defensa del caso D-2000-0018.
Antecedentes de hecho
4.1.- El demandante, Banco Español de Cr�dito, S.A., aparece fundado en 1902, seg�n resulta de la escritura de apoderamiento otorgada a favor de D� Elena Nuevo Cuadrillero, que se acompaña como documento n� 1.
Esa entidad es titular registral de marcas en España, en el territorio de la Comunidad Europea, y en los Estados Unidos de Am�rica, consistentes en la denominaci�n BANESTO, sola o acompañada de un logotipo para diversos productos y servicios, con antigüedad desde el 18 de Marzo de 1966, seg�n resulta de los documentos acompañados a la demanda bajo los n�mero 5 � 13.
Entre esas marcas de que es titular El Banco Español de Cr�dito es preciso hacer notar, a los efectos de este procedimiento, su registro español de marca 1.657.948 BANESTO (gr�fica), con antigüedad del 26 de Septiembre de 1991, y protegido para "servicios de comunicaciones", en la clase 38 del Nomencl�tor Internacional.
El Banco Español de Cr�dito, S.A. es titular del nombre de dominio territorial BANESTO.ES, desde el que tiene la marca BANESTO presencia en la red. Documentos 14 � 20 de la demanda.
4.2.- El demandado es una persona f�sica, D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, de nacionalidad portuguesa, con permiso de residencia en España.
El demandado admite el prestigio e implantaci�n de la marca BANESTO en el mercado (p�gina 6 l�nea primera de la demanda).
Existe una comunicaci�n con el IPS AZC.COM para alojar la p�gina BANESTO.ORG fechada el 25 de Febrero de 2000.
4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener tambi�n en cuenta los siguientes hechos:
- Quien accede a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET se encuentra con la p�gina principal del dominio REGISTER.COM, que es la entidad citada como contacto administrativo por el demandado en el registro de sus nombres BANESTO.ORG y BANESTO.NET. Documento 4 de la demanda.
- En dicha p�gina principal de REGISTER.COM se ofrecen los servicios de "venta de nombres de dominio". Documento 4 de la demanda.
- Los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET fueron registrados con fecha 14 de Junio de 1998 (documentos 2 y 3 de la demanda).
5. Pretensiones de las partes
5.1. Demandante
El demandante afirma:
- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es id�ntico a una marca y nombre notoriamente usado por el demandante,
- que El Banco Español de Cr�dito es conocido habitualmente en su actuaci�n mercantil bajo la denominaci�n BANESTO.
- que El Banco Español de Cr�dito es una de las principales entidades financieras españolas, y su nombre contra�do y marca BANESTO gozan de renombre general y notoriedad sectorial en España,
- que la presencia de El Banco Español de Cr�dito, S.A. en la red Internet, desde la direcci�n BANESTO.ES, tiene especial relevancia, as� como sus actividades mercantiles vinculadas al comercio electr�nico
- que el demandado no tiene ning�n inter�s leg�timo ni ning�n tipo de derecho en relaci�n con los nombres de dominio en debate, y
- que el demandado ha registrado y usado esos nombres de dominio de mala fe.
El demandante solicita la transferencia a su favor de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET.
5.2. El demandado
El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:
- que aunque los nombres "son semejantes", el grado de discernimiento de un usuario de Internet es superior a la media,
- que debe respetarse el hecho de haber sido primero en el tiempo en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET,
- que el empleo de los nombres de dominio en la red BANESTO.ORG y BANESTO.NET "no supone" un descr�dito del buen nombre de la marca BANESTO, toda vez que el contenido de los nombres de dominio "no contendr�" ning�n aspecto que atente a la imagen de dicha marca,
- que la finalidad de los nombres BANESTO.ORG y BANESTO.NET no es de inter�s comercial alguno, lo que excluye la posible inducci�n a error a terceros,
- que el registro de esos dominios no puede considerarse un acto de competencia desleal por falta de fines concurrenciales.
El demandante solicita que se desestime la demanda y se decrete la continuidad en el uso de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET por D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira.
6. Debate y conclusiones
6.1.- Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Pol�tica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.
Teniendo en cuenta la com�n residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la pol�tica uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.
6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la pol�tica uniforme.
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusi�n, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derechos o inter�s leg�timo en relaci�n con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1.- An�lisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio
No ofrece ninguna duda que la marca BANESTO y los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, ofrecen, eliminada de la comparaci�n la part�cula correspondiente al nivel superior de dominio gen�rico de cada caso ("org" y "net"), una absoluta identidad.
D�cese que hay identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.
Aunque entre las marcas invocadas por el Banco Español de Cr�dito, S.A. existen algunas que contienen junto con la denominaci�n BANESTO algunos elementos de diseño, debe precisarse que puesto que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ning�n tipo de elemento gr�fico, la identidad existe siempre que las denominaciones as� lo sean, con independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes.
6.2.2.- An�lisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses leg�timos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.
Analizando esta cuesti�n se observa que el demandado:
- no expresa ninguna raz�n por la que haya decidido adoptar el dominio BANESTO, bajo las terminaciones ".ORG" y ".NET", en lugar de cualquier otra denominaci�n,
- no señala que haya sido conocido o identificado bajo esa denominaci�n,
- afirma conocer la reputada marca BANESTO.
La consideraci�n conjunta de esos tres factores determinan claramente la falta de un leg�timo inter�s en los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET.
A�n cuando el demandado no acredita su leg�timo inter�s, y por lo tanto acepta la falta de tal leg�timo inter�s esgrimida por el demandante, alega sobre su derecho, conforme a la Legislaci�n española, para usar los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET invocando la Ley de Marcas española de 10 de Noviembre de 1988, y la Ley de Competencia Desleal española de 10 de Enero de 1991.
A�n siendo el panel de la opini�n de que la falta de inter�s leg�timo en el uso de un nombre de dominio es cosa distinta del derecho del titular de una marca o de un part�cipe en el mercado a impedir una conducta determinada de un tercero, procede realizar las siguientes manifestaciones:
- El �nico inter�s leg�timo que esgrime el demandado sobre los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, es el que deriva, precisamente, de haber registrado tales nombres de dominio, lo que implica hacer supuesto de la cuesti�n.
- El art�culo 30 de la Ley de Marcas, en consonancia con el apartado 2 d) del art�culo 31 de ese texto legal, otorga al titular de una marca el derecho exclusivo para utilizar la misma a efectos publicitarios, y para impedir que otros hagan lo mismo.
- La presencia en la red de un nombre de dominio es, "per se", una presencia p�blica.
- La presencia en la red Internet de un nombre de dominio, y de un contenido bajo ese nombre de dominio, supone un servicio de comunicaci�n, y esos servicios, gratuitos u onerosos, constituyen el objeto preciso de la protecci�n del registro de marca n� 1.657.948 BANESTO (gr�fica) clase 38.
- El art�culo 34.3 d) del Anteproyecto de la Ley de Marcas español, tal y como se divulg� el 8 de Noviembre de 1999, tras su inserci�n en la p�gina web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM.ES, establece que podr� prohibirse, en especial:
"Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad o en redes de comunicaci�n telem�ticas y, en particular, como nombre de dominio".
- En cuanto a la esgrimida falta del derecho a impedir el uso de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Competencia Desleal, por falta de finalidad concurrencial a que se refiere el art�culo 2.1, es de tener en cuenta la presunci�n de finalidad concurrencial que se contiene en el apartado 2 de ese mismo art�culo.
En relaci�n con esa presunci�n de finalidad concurrencial, que naturalmente es una presunci�n "iuris tantum", la opini�n de la doctrina española, "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal" de D. Jos� Masager (Editorial C�vitas), en Madrid 1999, p�gina 124, señala ..."de otro lado, la presunci�n de finalidad concurrencial se ha formulado sin restricci�n alguna desde un punto de vista subjetivo y, por tanto, vale tanto para los operadores econ�micos profesionales, como para aqu�llos que intervienen en el mercado de forma espor�dica o para la satisfacci�n de necesidades econ�micas e individuales, as� como vale tanto para los que desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que lleven a cabo actividades cient�ficas, deportivas, caritativas..."
Nada existe en lo obrante en el expediente administrativo arbitral, que apoye las manifestaciones del demandado sobre la falta de objetivo concurrencial, no quedando, por tanto, destruida la presunci�n existente, que hace que la adopci�n de un nombre de dominio id�ntico a una marca notoria deba considerarse una pr�ctica de competencia desleal, objetivamente contraria a la buena fe, que provoca confusi�n, que constituye imitaci�n, y que supone una explotaci�n de la reputaci�n ajena.
En su contestaci�n a la demanda el demandado no ofrece ning�n dato relativo a su profesi�n, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ning�n otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no concurrencial.
6.2.3.- An�lisis de la existencia o no de mala fe en el registro de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET, y an�lisis de la existencia o no de uso de mala fe de esos nombres de dominio.
En las decisiones arbitrales ya dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI se ha analizado, desde el primer caso decidido, D99-001, si el p�rrafo 4 (a) (iii) de la Pol�tica Uniforme considera uno o dos supuestos, y hace preciso, por tanto, la concurrencia de mala fe en el registro y tambi�n un uso de mala fe, para que la pol�tica uniforme pueda ser aplicada.
En la interpretaci�n de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:
- es necesario que exista alg�n requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se ha ya desentendido el solicitante,
- es preciso considerar tambi�n con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del p�rrafo 4 a) (iii) de la "Pol�tica Uniforme".
En ese sentido, sin establecer en l�neas generales, la decisi�n D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atenci�n especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que puede haber satisfacci�n bajo la "Pol�tica Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuaci�n (y por lo tanto un uso) de mala fe.
Esa consideraci�n de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el C�digo Civil, art�culo 1282, establece que para juzgar de la intenci�n de los contratantes (en este caso de las partes)... "deber� atender principalmente a los actos de �stos, coet�neos y posteriores al contrato".
Todo lo anterior lleva a ampliar la consideraci�n de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisici�n del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.
De esa l�nea de interpretaci�n podr�a y deber�a seguirse que lo �nico que enervar�a la apreciaci�n de que existe uso de mala fe, cuando hay registro del dominio de mala fe, ser�a:
- o un uso efectivo de buena fe, acreditado por el demandado, (o preparativos serios y efectivos, igualmente acreditados para tal uso), o
- una carencia de todo uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuesti�n, s�lo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil.
Igualmente es de tener en cuenta la especial consideraci�n de que gozan las marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del art�culo 6-bis del Convenio General de la Uni�n de Par�s, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los art�culos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en España.
Asimismo hay que tener en cuenta los estudios realizados por la OMPI, y ofrecidos a ICANN el 30 de Abril de 1999, (Informe final de la OMPI sobre proceso relativo a los nombres de dominio de Internet) con sus consideraciones sobre el problema de la notoriedad, las marcas famosas y las notoriamente conocidas, sin dejar de valorar el an�lisis interno que ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, realiza sobre el problema de las marcas famosas, que en su reuni�n del 10 de Marzo en El Cairo acord� solicitar a la OMPI la elaboraci�n de una lista de marcas globalmente famosas.
Aplicando esas consideraciones al caso de referencia, se advierte que:
- el demandante prueba la existencia de su marca BANESTO, acredita la presencia de su marca BANESTO, y de un dominio equivalente bajo terminaci�n territorial BANESTO.ES en la red, e igualmente prueba la notoriedad y antigüedad de la denominaci�n BANESTO, bajo la que de hecho es conocida. y
- el demandado reconoce saber de la existencia de la marca BANESTO, y de su notoriedad, y no aduce ninguna raz�n -independientemente de que fuera o no veros�mil- sobre el motivo que le llev� a registrar precisamente una denominaci�n coincidente con esa marca notoria que conoc�a.
Entre las circunstancias no limitativas que el art�culo 4 b) de la Pol�tica Uniforme considera constitutivas de prueba del registro de mala fe, se encuentra en su apartado (ii) la de haber registrado el nombre de dominio para impedir al titular de la marca reflejar esa marca en el correspondiente nombre de dominio, siempre que el titular del nombre de dominio tenga una trayectoria de actuaciones equivalentes.
Es la opini�n del panel la de que en el caso de marcas de alto renombre, condici�n que se reconoce a BANESTO, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.
Debe señalarse que ese especial grado de discernimiento de los usuarios de Internet, que invoca el demandado en su contestaci�n a la demanda, hace impensable que desconozca el grave problema que supone el registro de nombres de dominio equivalentes a marcas notorias por quienes no son los titulares de �stas.
De lo anterior se desprende la acreditada mala fe del demandado en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET.
Al analizar la cuesti�n del uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET debe tenerse en cuenta que:
- Al acceder a las p�ginas correspondientes, se entra en la p�gina principal de la firma REGISTER.COM, contacto t�cnico de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET.
- Si bien es pr�ctica no infrecuente de algunos servidores que albergan dominios inactivos el ofrecer en �stos un escaparate de sus propias actividades, publicit�ndolas as�, no es menos cierto que tal pr�ctica puede ser impedida por el titular del dominio que, al no hacerlo as�, consiente, y participa, por tanto, en ese uso, toda vez que, al acceder a las p�ginas BANESTO.ORG y BANESTO.NET, el usuario se encuentra con oferta de actividades comerciales lucrativas desde tales p�ginas.
- Es especialmente de notar el hecho de que en esas p�ginas a las que se accede a trav�s de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, se hace referencia a la venta de nombres de dominio, ofreci�ndose incluso, cuando se accede a trav�s de sucesivos enlaces a otras p�ginas, la posibilidad de efectuar pujas sobre nombres de dominio.
- Es tambi�n de tener en cuenta el hecho de que la �nica actuaci�n llevada a cabo por el demandado para dar a la p�gina web BANESTO.ORG (no as� a BANESTO.NET) de un contenido distinto, y en l�nea con sus manifestaciones sobre lo que constitu�a el objetivo del registro de esos dominios, ha sido llevado a cabo el 24 de Febrero del año 2000, despu�s de recibida comunicaci�n de la demanda formulada por el Banco Español de Cr�dito, S.A., y s�lo tres d�as antes de contestar a �sta.
- El demandado tampoco ofrece ninguna informaci�n sobre su trayectoria personal, profesional, cultural, que permita valorar la existencia de buena fe en su conducta, o en su pasividad en la tenencia de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, y que apoye sus afirmaciones sobre un uso no comercial.
Teniendo en cuenta que el propio demandado reconoce el uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, solicitando al Centro de Arbitraje de la OMPI que se decrete ..."la continuidad en el uso de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET a mi mandante, su actual titular", teniendo en cuenta igualmente la notoriedad de la marca BANESTO, el reconocimiento de esa circunstancia por el demandado, y de la previa noticia de la existencia de la marca BANESTO, y las circunstancias que se dan en relaci�n con el resultado de los intentos de acceder a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, se considera probada la existencia de un uso de los mismos de mala fe.
S�lo si se hubiera adoptado una pol�tica activa de no uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, en un caso en el que tales dominios reproducen una marca notoria y de alto renombre, o que el uso realizado, siempre que hubiera existido en el solicitante un inter�s leg�timo o un derecho al uso de la denominaci�n, fuera de car�cter no comercial ni atentatorio contra la marca BANESTO, se podr�a entender no concurrente el requisito de un uso de mala fe.
7. Decisi�n
El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el p�rrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET sean transferidos al demandante.
Luis H. de Larramendi
Panelista �nico
18 de Marzo de 2000
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