Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Guillermo J. Fesser P�rez de Petinto y Juan L. Cano Ambros v. r&t y Tino Hern�ndez
Caso No. D2000-0201
1. Las partes
(1) Demandantes: Guillermo J. Fesser P�rez de Petinto y Juan L. Cano Ambros, ambos con domicilio en c/ Puentecillo n�6, 28043 de Madrid - España.
(2) Demandados: r&t y Tino Hern�ndez, con domicilio en c/ Panera n�52, bajo, 47009 Valladolid - España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
(1) El nombre de dominio controvertido, objeto de la presente demanda es
(2) El presente nombre de dominio se encuentra registrado a nombre del demandado en NETWORK SOLUTIONS, INC., una corporaci�n de Delaware, con sede en Herndon, 505 Huntmar Park Drive, Virginia, 20170 - 5139, USA.
3. Curso del procedimiento
(1) Con fecha 23 de Marzo de 2000 se present� por v�a electr�nica al Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI una demanda, de acuerdo con la "Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo denominada "Pol�tica Uniforme"), el Reglamento de la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en los sucesivo "el Reglamento"), ambos aprobados por la ICANN el d�a 24 de Octubre de 1999, as� como por el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI, (en adelante "el Reglamento Adicional".
(2) La demanda original en papel, con sus anexos, fue recibida el posterior d�a 27 de Marzo de 2000.
(3) El d�a 4 de Abril de 2000 el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI acus� recibo de la demanda, asignando al caso el n� D2000-0201 y designando como Administrador del procedimiento a Patricia Simão.
(4) Igualmente, el d�a 4 de Abril de 2000 el Centro de Arbitraje, una vez comprobado el cumplimiento en la demanda de los requisitos formales de la Pol�tica Uniforme, el Reglamento y el Reglamento Adicional, notific� formalmente la demanda a r&t y Tino Hern�ndez, informando al mismo tiempo de la fecha de inicio del Procedimiento Administrativo y del plazo de veinte d�as para que por el demandado se procediese a enviar al Centro de Arbitraje su escrito de contestaci�n (hasta el d�a 23 de Abril de 2000).
(5) El d�a 7 de Abril de 2000, se recibe de Network Solutions, Inc. la confirmaci�n de que la demanda le fue oportunamente comunicada; de que es el registrador del nombre de dominio ; de que el titular del nombre de dominio es r&t; y, por �ltimo, de que el contrato de servicio 5.0 de Network Solutions, Inc. se encuentra en vigor.
(6) Con fecha 25 de Abril de 2000, el Centro de Arbitraje notifica la falta de presentaci�n de escrito de contestaci�n a la demanda, tanto a la parte actora, a trav�s de su representante autorizado, como a la parte demandada r&t (contacto administrativo: Tino Hern�ndez).
(7) Mediante notificaci�n de fecha 11 de Mayo el Director del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI designa a Luis H. de Larramendi como panelista �nico, haci�ndole llegar el siguiente d�a 16 copia de la totalidad del expediente de este procedimiento.
(8) Con fecha 22 de Mayo el �rbitro designado señal� a la OMPI la imposibilidad, por motivos profesionales de dictar su resoluci�n en el plazo inicialmente concedido, solicitando la ampliaci�n de �ste hasta el 5 de Junio, lo que fue comunicado a las partes por la OMPI el siguiente d�a 23.
4. Idioma del procedimiento
(1) La parte actora solicita en su escrito que el presente procedimiento se tramite en español, al ser el registrante y actual titular del nombre de dominio, al igual que los demandantes, de nacionalidad española.
(2) De acuerdo con lo autorizado por el p�rrafo 11 del Reglamento, y no habiendo la parte demandada objetado la petici�n de los demandantes, el Panel ha acordado dictar la presente decisi�n en español.
5. Antecedentes de hecho
(1) El panel, revisada la documentaci�n acompañada al escrito de demanda, particularmente los anexos B y C, y no habiendo el demandado impugnado su validez, tiene por acreditada la titularidad por parte de Guillermo J. Fesser P�rez de Petinto y Juan L. Cano Ambros de los siguientes registros de marca españoles:
NUMERO
DENOMINACION
CLASE
CONCESION
SITUACION
1.125.745
GOMAESPUMA
41
02/06/1987
En vigor
1.125.746
GOMAESPUMA
38
02/06/1987
En vigor
1.239.718
GOMAESPUMA
35
03/12/1990
En vigor
1.739.405
GOMAESPUMA
9
20/10/1993
En vigor
1.739.406
GOMAESPUMA
16
20/10/1993
En vigor
Las demandantes no han acreditado, sin embargo, la titularidad sobre los registros de marca españoles n�1.739.407, 1.739.408, 2.241.150 y 2.241.151.
(2) La fecha de registro del nombre de dominio es la de 8 de Marzo de 2000.
(3) No consta que el demandado est� autorizado o licenciado por la parte actora para obtener el registro del nombre de dominio .
6. Pretensiones de las partes
(1) Parte demandante
Afirma la parte actora:Que el nombre de dominio registrado es id�ntico a sus marcas , protegidas en España en las clases 9, 16, 35, 38 y 41 del Nomencl�tor Internacional. Que los demandantes son un conocido d�o de humoristas que dirigen un programa de radio de gran audiencia y difusi�n y que son notoriamente conocidos en España como . Que el demandado no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio . Que el nombre de dominio ha sido registrado y est� siendo usado de mala fe, por cuanto el demandado ha expresado su intenci�n de vender el nombre de dominio por una cantidad de dinero muy superior al coste del registro (4.475.000�- Ptas.). Que el demandado pretende aprovecharse de la reputaci�n de la parte actora y enriquecerse injustamente a costa de las marcas titularidad de los demandantes. Que, finalmente, la realidad es que los demandantes no pueden usar su marca en Internet, habida cuenta de la obtenci�n del nombre de dominio por la parte demandada. Que deben ser tenidos en cuenta por el Panel, adem�s de otras resoluciones dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI, los precedentes judiciales dictados con ocasi�n de conflictos entre nombres de dominio y marcas, en concreto el Auto del Juzgado de 1� Instancia N�5 de Oviedo (asunto ), el Auto del Juzgado de 1� Instancia N�13 de Bilbao (asunto ) y la sentencia de 26 de Junio de 1998 dictada por el Juzgado de 1� Instancia N�36 de Barcelona (asunto ).
Teniendo en cuenta estas premisas, los demandantes solicitan la transferencia a su favor del dominio , designando, al mismo tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el p�rrafo 3.b) xiii) del Reglamento, su sometimiento a la jurisdicci�n de los tribunales de Valladolid (España),.
(2) Parte demandada
Los demandados no han contestado a las alegaciones de la parte actora, por lo que la decisi�n del panel debe ser dictada teniendo en cuenta las manifestaciones de los demandantes, la Pol�tica Uniforme, el Reglamento, el Reglamento Adicional y las leyes y principios del derecho nacional español.
7. Debate
(1) Normas aplicables
El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisi�n de la demanda sobre la base de:las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Pol�tica Uniforme y en el propio Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el Panel
considere aplicables.
Tal y como se ha manifestado en otros casos resueltos por paneles administrativos de la OMPI (Caso D2000-0001, apartado 6.A, y Caso D2000-0143, apartado 6.3, entre otros), cuando las partes en el Procedimiento Administrativo sean residentes del mismo pa�s, las leyes y principios de derecho aplicables deben incluir los de ese pa�s.
Teniendo en cuenta la com�n residencia en España de demandantes y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la Pol�tica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español, incluido el C�digo Civil español de 1889, la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 y la Ley de Competencia Desleal de 10 de Enero de 1991, entre otros.
(2) Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda -p�rrafo 4(a) de la Pol�tica Uniforme-
Desde la primera decisi�n adoptada por el Centro de Arbitraje, ha quedado claro que para que un nombre de dominio deba ser cancelado o transferido en favor de un demandante, �ste debe probar la concurrencia acumulativa en el supuesto de hecho de los tres requisitos que se contienen en el p�rrafo 4(a) de la Pol�tica Uniforme:que el nombre de dominio registrado por el demandado sea id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos, que el demandado carezca de derechos o intereses leg�timos respecto al nombre de dominio, y que el nombre de dominio haya sido registrado y sea usado de mala fe.
(A) Identidad o similitud entre marca y dominio:
Al cotejar el panel el nombre de dominio controvertido y las marcas de los demandantes, se aprecia con claridad la coincidencia letra por letra entre ellos. La introducci�n en el nombre de dominio objeto de la presente disputa del elemento ".com" en nada cambia esta apreciaci�n, por cuanto lo realmente determinante a efectos comparativos es el elemento contenido en el nombre de dominio como segundo nivel y no como nivel primario.
Se puede afirmar que en el conjunto de un nombre de dominio el primer nivel es de naturaleza gen�rica, raz�n �sta por la que no puede ser apropiado en exclusiva ni, consecuentemente, debe ser tenido en cuenta a efectos comparativos.
Por lo tanto, habiendo acreditado los demandantes la titularidad de diversos registros de marca en España para la denominaci�n GOMAESPUMA, es posible afirmar que concurre el primer requisito preciso, al existir identidad con el nombre de dominio GOMAESPUMA.COM obtenido de contrario.
Con independencia del conocimiento personal que de la denominaci�n GOMAESPUMA pudiera tener el �rbitro actuante, y de la relevancia que de ello pudiera derivarse, lo cierto es que los demandantes no han acreditado en el procedimiento, siquiera indiciariamente, la fama en la que basan su pretensi�n de especial protecci�n para sus marcas.
(B) Derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio:
El p�rrafo 4 (c) de la Pol�tica Uniforme establece diversas circunstancias que permiten demostrar al titular de un nombre de dominio los derechos o intereses leg�timos que ostenta sobre el mismo.
Ha sido, sin embargo, decisi�n del demandado, a pesar de la oportunidad que se le ha dado, la de no contestar al escrito de demanda y no hacer manifestaci�n alguna sobre los derechos o intereses leg�timos que le amparan para la obtenci�n y registro del nombre de dominio en disputa. La ausencia de contestaci�n ha impedido a la parte demandada, por lo dem�s, acreditar y probar documentalmente sus eventuales derechos o intereses, que podr�an haber venido definidos por la titularidad de registros de marca, por haber sido expresamente autorizado por los demandantes o, en �ltima instancia, por un contrato de licencia.
Esta ausencia probatoria se debe �nicamente a la falta de hacer de r&t por cuanto a pesar de la oportunidad que se le dio decidi� no presentar un escrito oponi�ndose a las manifestaciones realizadas por los demandantes, particularmente en su fundamento de derecho segundo.
Por �ltimo, es deber del Panel recordar la decisi�n dictada en el Caso n� D2000-0062 en el que expresamente se afirm� que el mero registro de un nombre de dominio no genera derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, suficientes para que se estime la no concurrencia del apartado 4.(a)(ii) de la Pol�tica Uniforme.
(C) Registro y uso de mala fe:
Nuevamente el Panel debe señalar que la no contestaci�n a la demanda es un claro indicio del reconocimiento t�cito por parte de r&t de que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe. Si la parte demandada hubiese registrado leg�timamente el nombre de dominio, deber�a haber contestado a la demanda con el fin de desvirtuar las alegaciones contenidas en el fundamento de derecho tercero del escrito de demanda. Debe recordar el Panel que la contestaci�n a una demanda de arbitraje no conlleva gasto alguno para la parte demandada, salvo que solicite que la decisi�n sea dictada por un grupo administrativo de expertos compuesto por tres personas.
Señalar, igualmente, que el C�digo Civil español en su Art�culo 1.214 dispone:
"Incumbe la prueba de las alegaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinci�n al que la opone".
Ya se ha dicho que la parte demandada no ha aportado elemento o prueba alguna para acreditar los derechos que amparan o justifican la obtenci�n o registro del nombre de dominio . En este sentido conviene recordar las palabras del Panel en el asunto n� D2000-0018, que seguidamente se transcriben:
"Todo lo anterior lleva a ampliar la consideraci�n de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisici�n del registro del nombre de dominio ha sido de mala fe.
De esta l�nea de interpretaci�n podr�a y deber�a seguirse que lo �nico que enervar�a la apreciaci�n de que existe uso de mala fe, cuando hay registro del dominio de mala fe, ser�a:
- o un uso efectivo de buena fe, acreditado por el demandado, (o preparativos serios y efectivos, igualmente acreditados para tal uso), o
- una carencia de todo uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuesti�n, s�lo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil".
A diferencia de la inactividad probatoria de la parte demandada, las actoras han aportado diversos documentos junto al escrito de demanda de los que se desprende que el registro del nombre de dominio ha sido obtenido con �nimo de lucro, por cuanto no s�lo se ha ofrecido a las demandantes su venta por 4.475.000�- Ptas., cantidad �sta muy superior a los costes de su registro, sino que, adicionalmente, ha habido un ofrecimiento p�blico de venta del nombre de dominio en la p�gina web , seg�n se aprecia en el Anexo D del escrito de demanda.
No obstante, el Panel estima que la parte actora no ha probado suficientemente sus alegaciones concernientes al ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa a trav�s de la web de subastas iB, ni que el demandante sea una persona que de forma habitual registra nombres de dominio con el objeto de ofrecerlos en venta.
Sin embargo, y siguiendo las decisiones dictadas por los distintos paneles en otros asuntos, se puede afirmar que el registro del nombre de dominio se ha obtenido de mala fe y que su uso es, igualmente, de mala fe. Diversas circunstancias concurren en el presente pleito para sustentar esta afirmaci�n de uso y registro de mala fe, circunstancias �stas que ya han sido valoradas por otros paneles para determinar la concurrencia de este tercer requisito del p�rrafo 4.(a) de la Pol�tica Uniforme:Ha habido un ofrecimiento de venta del nombre de dominio en favor de los demandantes por un importe superior a los costes de registro (Caso n�D1999-0001, Caso n� D2000-0013 y Caso n� D2000-0060). El nombre de dominio se ha puesto a la venta en la p�gina web de la demandada (Caso n� D2000-0001). No hay evidencias de que la p�gina web de la demandada est� realmente en proceso de ser establecida y desarrollada para el ofrecimiento continuado de productos y/o servicios. No hay una acci�n positiva, sino todo lo contrario, una falta de hacer por parte del demandado en relaci�n con el nombre de dominio registrado (Caso n� D2000-0003). El nombre de dominio ha sido registrado con el fin de privar al titular marcario de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio bajo el primer nivel ".com" (Caso n� D2000-0028 y Caso n� D2000-0062). La intenci�n del demandado con su p�gina web es la de atraer a su p�gina la atenci�n de aquellos que quieran conectarse con la de los demandantes. Ni siquiera la informaci�n que se contiene en la p�gina del demandado (Anexo D del escrito de demanda) relativa a que esa p�gina es la "no oficial de Goma Espuma" desvirt�a la mala fe que se alega (en sentido similar Caso n� D2000-0038). El demandado ha introducido en su p�gina web un contador de visitas, lo cual ya se ha afirmado en otras ocasiones que es un medio para anunciar que la p�gina web se encuentra en venta y que sirve como indicativo de su valor (Caso n� D2000-0010)
De todo lo anterior queda claro para el Panel que concurre en la presente disputa la tercera de las premisas del p�rrafo 4.(a) de la Pol�tica Uniforme.
8. Conclusiones
(1) Los demandantes son titulares de registros de marca en España.
(2) La Ley de Marcas española dispone en su art�culo 30 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tr�fico econ�mico. Por otra parte el art�culo 31.2 establece que su titular puede prohibir, entre otros, que los terceros hagan uso de sus marcas en los documentos de negocio y publicidad. Incluso debe señalarse que el Anteproyecto de la Ley de Marcas, divulgado en Noviembre de 1999, contiene un art�culo, el 34.3.d), en el que se otorga al titular de la marca registrada la posibilidad de prohibir que los terceros utilicen en el tr�fico econ�mico el signo como nombre de dominio.
(3) El art�culo 5 de la Ley de Competencia Desleal española declara desleal todo comportamiento que resulte contrario a las exigencias de la buena fe. Y señala en su art�culo 6 que es desleal todo comportamiento que resulte id�neo para crear confusi�n con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. Por �ltimo, en su art�culo 12, considera tambi�n desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaci�n industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
(4) El art�culo 7 del C�digo Civil dispone:
(a) que los derechos deben ser ejercitados conforme a las exigencias de la buena fe,
(b) que la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, y
(c) que todo acto u omisi�n que por la intenci�n de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepasen manifiestamente los l�mites normales del ejercicio del derecho, con daño para tercero, dar� lugar a la adopci�n de las medidas que impidan la persistencia en el abuso.
(5) La protecci�n que dispensa a los titulares de registros de marca la Ley de Marcas española y la protecci�n que tambi�n les confiere la Ley de Competencia Desleal, as� como las circunstancias que concurren en el presente asunto, llevan al Panel a considerar que el titular del nombre de dominio no ostentaba derechos leg�timos para su adquisici�n y que ha actuado de mala fe primero en su registro y posteriormente en su uso. Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Pol�tica Uniforme y en el C�digo Civil español, deben adoptarse las medidas judiciales o administrativas necesarias para impedir la persistencia en el abuso en que ha incurrido la parte demandada. As� se ha entendido no s�lo por el Centro de Mediaci�n y Arbitraje en numerosas decisiones, sino tambi�n por los juzgados y tribunales españoles en las distintas resoluciones judiciales dictadas hasta la fecha, aportadas por la parte actora como Anexo F de su escrito de demanda.
9. Decisi�n
El Panel Administrativo declara que los demandantes han probado la concurrencia en la presente controversia de las tres circunstancias que se contienen en el p�rrafo 4(a) de la Pol�tica Uniforme. Por ello, de conformidad con el p�rrafo 4(i) de dicha normativa ordena que el nombre de dominio sea transferido a los demandantes,Guillermo J. Fesser P�rez de Petinto y Juan L. Cano Ambros .
Luis H. de Larramendi
Panelista �nico
2 de Junio de 2000
Full & Egal Universal Law Academy