Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Compañ�a An�nima Cigarrera Bigott Sucesores v. Alberto Pardo Pisani
Caso N� D2000-0448
1. Las Partes
La Parte Demandante es la sociedad COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, una sociedad an�nima organizada y existente de conformidad con las leyes de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela y domiciliada en la Avenida Francisco de Miranda, Edificio Bigott Los Ruices, ciudad de Caracas, Rep�blica Bolivariana de Venezuela (la "Demandante"), representada por los abogados señores Ricardo Antequera Parilli y Ricardo Antequera Hern�ndez, domiciliados en la ciudad de Caracas, Rep�blica Bolivariana de Venezuela, quienes act�an en calidad de apoderados, de conformidad con el poder allegado a la demanda.
La Parte Demandada es el señor ALBERTO PARDO PISANI, ciudadano Venezolano, residente en 540 Brickell Key Drive en la ciudad de Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos de Am�rica (el "Demandado"), representado por su apoderado el abogado señor Miguel Angel Monroy, domiciliado en la ciudad de Caracas, Rep�blica Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el poder anexado al expediente el 21 de septiembre de 2000.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es , registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Am�rica, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de Am�rica (el "Registrador").
3. Curso del Procedimiento
El 17 de mayo de 2000, el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el "Centro"), recibi� por v�a electr�nica una demanda de acuerdo a la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Pol�tica"), el Reglamento de la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 18 de mayo de 2000, el "Centro" recibi� la demanda en copia de papel, con sus anexos.
Ante el requerimiento del "Centro" al "Registrador" sobre la confirmaci�n de los datos del registro del dominio , el 31 de mayo de 2000 el "Registrador" confirm� que lo ten�a registrado desde el 5 de enero de 1999, siendo el "Demandado" el titular del registro del nombre de dominio , que estaba vigente el acuerdo de servicio versi�n 5.0 y que el dominio ten�a el status de "activo".
El 15 de junio de 2000, el "Centro", luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, notific� a la "Demandante" de las deficiencias de su demanda y le otorg� un plazo de cinco (5) d�as calendario para subsanarla. Dentro del t�rmino previsto para el efecto, la "Demandante" present� por correo electr�nico la subsanaci�n de la demanda y posteriormente, el 26 de junio de 2000, el Centro recibi� el original de dicho documento.
El 29 de junio de 2000, el "Centro" notific� la demanda al "Demandado", junto con la notificaci�n de comienzo del procedimiento, concedi�ndole un t�rmino de veinte (20) d�as calendario para presentar su contestaci�n a la demanda, los cuales venc�an el 19 de julio de 2000. El 19 de julio de 2000, el "Demandado" solicit� una extensi�n del t�rmino por cinco (5) d�as calendario adicionales, que venc�an el 23 de julio de 2000. El 24 de julio de 2000, el "Centro" notific� al "Demandado" que vencido el t�rmino otorgado para la presentaci�n de su contestaci�n, el mismo no contest�. El 25 de julio de 2000, el "Centro" recibi� la contestaci�n extempor�nea de la demanda. El 25 de julio de 2000, el "Centro" acus� recibo de la contestaci�n de la demanda.
Despu�s de recibir la declaraci�n de independencia e imparcialidad de Fernando Triana, el 11 de agosto de 2000, el "Centro" lo design� como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designaci�n a las partes el 16 de agosto de 2000 y fijando plazo hasta el 30 de agosto de 2000 para que el "Panel" env�e la decisi�n al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Pol�tica" y su "Reglamento".
El "Panel" mediante comunicaci�n transmitida al "Centro" el 28 de agosto de 2000, ampli� el t�rmino para enviarle su decisi�n al "Centro" de acuerdo a las facultades consagradas en el literal c) del art�culo 10 del "Reglamento". En la misma comunicaci�n, el "Panel" igualmente dispuso que el idioma del procedimiento administrativo ser�a el español, de conformidad con el literal a) del art�culo 11 del "Reglamento". La anterior determinaci�n fue tomada por el "Panel" en atenci�n a los siguientes hechos presentes en el procedimiento:
3.1 As� hab�a sido solicitado por la "Demandante";
3.2 Varias de las pruebas aportadas al proceso estaban escritas en Español;
3.3 El "Demandado" contest� la demanda en este idioma;
3.4 La "Demandante" es una persona jur�dica constituida conforme a las leyes de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela, con domicilio en dicho pa�s;
3.5 El "Demandado" es un ciudadano de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela;
3.6 El idioma oficial de dicho pa�s es el Español.
El 1 de septiembre de 2000, el "Panel" ordena que de acuerdo con las facultades consagradas en el literal b) del art�culo 10 del "Reglamento", se corra traslado al "Demandado" en su idioma original, el Español, de las Inspecciones Judiciales efectuadas por la "Demandante" el 25 de mayo y el 15 de junio de 2000, y que la versi�n en el idioma Español de dichas Inspecciones Judiciales, igualmente le sea remitida al "Panel", señalando que tan pronto obtuviera dicha documentaci�n proceder�a a fijar�a la fecha del fallo. Ese mismo d�a, el "Centro" corri� traslado a las partes de la comunicaci�n del "Panel".
El 11 de septiembre de 2000, el "Panel" requiri� al "Registrador" para que informara el valor del registro del nombre de dominio en cuesti�n. Igualmente requiri� a la parte "Demandante" para que señalara la vigencia de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y de las denominaciones comerciales BIGOTT Y DISEÑO, certificados Nos. F-27.400, F-41.449, D-4.544, F-105.182 y D-17.575 y a la parte "Demandada" para que aportara el poder conferido a Miguel Angel Monroy. De esta comunicaci�n, el "Centro" corri� traslado a las partes el mismo 11 de septiembre de 2000.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2000, el "Registrador" comunica al "Centro" que la informaci�n concerniente al registro del nombre de dominio le debe ser solicitada directamente por el titular del respectivo registro.
El 18 de septiembre de 2000, el "Panel" recibi� la complementaci�n de las pruebas aportadas por la parte "Demandante". El 20 de septiembre de 2000, el "Panel" requiere al "Demandado" para que aporte la informaci�n concerniente al valor del registro del nombre de dominio en cuesti�n y el poder requerido, otorg�ndole un plazo perentorio hasta el 22 de septiembre de 2000, señalando como fecha para proferir el fallo el 25 de septiembre de 2000.
El 21 de septiembre de 2000, el "Panel" recibi� del "Demandado" la informaci�n concerniente al valor del registro del nombre de dominio , al igual que el poder conferido a su apoderado, Miguel Angel Monroy.
El 22 de septiembre de 2000, el "Panel" recibi� una comunicaci�n del "Demandado" en la que solicita que se le otorgue un plazo para la revisi�n de las inspecciones judiciales aportadas por la "Demandante" y para poder presentar su defensa, toda vez que no hab�a recibido las inspecciones judiciales cuyo traslado hab�a sido ordenado por el "Panel" en su comunicaci�n del 1 de septiembre de 2000. Ese mismo d�a, el "Panel" recibe del "Demandado" la factura expedida por el "Registrador" en la que aparece la informaci�n concerniente al registro del nombre de dominio , al igual que el valor correspondiente a dicho registro. El 22 de septiembre de 2000, el "Panel" se pronuncia en el sentido de otorgarle un plazo al "Demandado" para los efectos antes anotados, hasta el 29 de septiembre de 2000. Vencido dicho t�rmino el "Panel" no recibi� escrito alguno del "Centro" en el que el "Demandado", se hubiese pronunciado sobre las Inspecciones Judiciales aportadas al procedimiento por la "Demandante".
El 2 de octubre de 2000, el "Panel" recibe v�a courier del "Demandado" un escrito refiri�ndose a las Inspecciones Judiciales realizadas por la "Demandante". En la misma fecha, el "Panel" considera el escrito presentado por el "Demandado" como extempor�neo y fija la fecha para su fallo.
El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Pol�tica" y el "Reglamento".
4. Antecedentes de Hecho
El "Panel", ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:
La "Demandante" fue constituida e inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal y Estado de Miranda, bajo el n�mero 2 de fecha 7 de enero de 1921. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera principal los siguientes servicios: "�manufacturar, cultivar, curar, tratar, exportar, distribuir y vender cigarrillo (puros), cigarrillos, tabaco y derivados del mismo en todas sus formas y clases, la adquisici�n para su uso exclusivo de bienes muebles e inmuebles y en general, realizar cualquier actividad de l�cito comercio e industria necesaria para llevar a cabo el objeto social aqu� enunciado, todo ello en los t�rminos y condiciones establecidas por las leyes y disposiciones".
La "Demandante" es titular del registro de la marca BIGOTT, Registro Venezolano n�mero F-27400 del 14 de enero de 1953 vigente hasta el 14 de enero de 2008, para distinguir: "tabacos, cigarros, cigarrillos y toda clase de productos del tabaco que elabora y expende", productos de la Clase 34 Internacional.
La "Demandante" igualmente es titular del registro del nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO, Registro Venezolano n�mero D-4544 del 10 de mayo de 1962, vigente hasta el 10 de mayo de 2007 para distinguir: "un establecimiento industrial y comercial de productos del tabaco, especialmente cigarrillos y picadura", cuyo aspecto gr�fico de conformidad con su certificado de registro consiste: "en el nombre dicho sobre la representaci�n de un escudo, limitado por l�neas gruesas. En su interior, se nota en primer plano una hoja de tabaco, semicubriendo a otras dos que est�n detr�s. Esta combinaci�n deja notar tres puntas de hojas en su parte superior y tres en la inferior. Lo esencial es el conjunto descrito, el cual, independientemente del tamaño o color, se usa de todas las maneras apropiadas."
El nombre comercial antes señalado tambi�n se encuentra registrado como la marca BIGOTT (MIXTA) a nombre de la "Demandante" para distinguir: "cigarrillo, picaduras y dem�s productos del tabaco", productos de la Clase 34 Internacional, Registro n�mero F-41.449, del 28 de mayo de 1962, vigente hasta el 28 de mayo de 2007.
La "Demandante" es titular adem�s del registro de la marca BIGOTT (MIXTA), Registro n�mero F-105.182 del 21 de noviembre de 1983, vigente hasta el 21 de noviembre de 2008, para identificar: "productos del tabaco", productos de la Clase 34 Internacional. El aspecto gr�fico de dicha marca de conformidad con su certificado de registro es el siguiente: "un diseño de tres hojas, imitada las de tabaco y la palabra BIGOTT."
Finalmente, la marca antes señalada se encuentra registrada como el nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO a favor de la "Demandante" para distinguir: "la fabricaci�n de cigarrillos", Registro n�mero 17.575-D, del 20 de septiembre de 1983, vigente hasta el 20 de septiembre de 2008.
La sociedad civil FUNDACION BIGOTT fue constituida por la "Demandante" con su capital y fue inscrita en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito de Sucre del Estado de Miranda el 23 de julio de 1963, bajo el n�mero 26, Folio 101, Tomo 8, Protocolo Primero del Tercer Trimestre de 1963. Dicha Fundaci�n tiene como domicilio la ciudad de Caracas, Rep�blica Bolivariana de Venezuela y tiene como objeto social primario y secundario: "Realizar actividades en pro de la ciencia, la cultura, la agricultura, la agroindustria y todo aquello que vaya a favor de la comunidad, mediante la promoci�n, fomento y colaboraci�n con centros culturales, publicaciones, exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, producciones audiovisuales" y "hacer donaciones a instituciones ben�ficas, culturales, cient�ficas, educativas y a todas las personas naturales y jur�dicas que se considere conveniente", respectivamente.
La FUNDACION BIGOTT edita la revista BIGOTT y otras publicaciones tales como "Venezuela: Tradici�n en la Modernidad".
La "Demandante" fabrica cigarrillos bajo las marcas BELMONT, CONSUL, LUCKY STRIKE y KENT, entre otras, en cuyos empaques aparece una alusi�n casi imperceptible a la raz�n social de la "Demandante" y a la marca y nombre comercial BIGOTT.
La p�gina web identificada con el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, www., fue utilizada como un link o v�nculo a la p�gina: , en la cual aparecen fotograf�as de "j�venes adolescentes" desnudas. El nombre de dominio MENORES.COM aparece registrado ante el "Registrador" el 2 de septiembre de 1998, a nombre del "Demandado".
Este "Panel", ingres� al sitio www. el 16 de agosto de 2000, el 18 de septiembre de 2000 y el 21 de septiembre de 2000, y pudo comprobar que a pesar de que en ella aparece alguna informaci�n concerniente a dibujos animados para niños, el "Demandado" no le ha dado un contenido definido, toda vez que en ella se señala que posteriormente se completar� la informaci�n, siendo realmente una p�gina en construcci�n.
Al respecto, cabe anotar igualmente que el 16 de agosto de 2000, el "Panel" al ingresar a la p�gina en cuesti�n encontr� que en ella se encontraba la frase: "you have reached the future website of ", y en donde exist�a la posibilidad de hacer una b�squeda de dominios auspiciada por ".".
El aspecto de dicha p�gina fue modificado en varias oportunidades, de forma que el d�a de la �ltima inspecci�n realizada por el "Panel" la p�gina no ten�a la alternativa antes comentada y en cambio conten�a las expresiones: "Welcome to the home site of "Big Ott". Debajo de lo anterior, aparec�a las figuras de dos perros sentados uno junto al otro, uno pequeño de color gris aparentemente de la raza "Fox Terrier" y el otro de color caf� rojizo, aparentemente de la raza "Buldog", portando �ste un collar con p�as. Ambos perros se mostraban unidos por un hueso largo que aparec�an mordiendo.
En la parte inferior de la p�gina aparec�an las siguientes expresiones: "enter here", debajo de �sta "para español entrar a Gran Ott", y debajo de �sta "Pour Francais allez a GrandO".
Al ingresar a la opci�n "enter here", apareci� una p�gina mostrando siete (7) figuras animadas colocadas en l�nea horizontal. Debajo de �stas, en el centro se destacaba la figura de un hombre grueso llevando una pizza.
En la parte inferior de la p�gina apareci� la leyenda: "first issue and site�s rules on 9-20-00". Sin embargo, al ingresar el "Panel" a la misma, el 21 de septiembre de 2000, pudo constatar que se encontraba exactamente igual, pues no se le hab�a agregado informaci�n adicional alguna.
Por otra parte, a partir del 15 de marzo de 2000, la "Demandante" a trav�s de un tercero y por el correo electr�nico: webmaster@, manifest� al "Demandado" su intenci�n de negociar un precio por el traspaso del nombre de dominio .
A este respecto, el 17 de marzo de 2000, la "Demandante" recibi� una respuesta proveniente de la direcci�n de correo electr�nico del "Demandado" (a1876273@) y suscrita por quien se identific� como "Nick", pidiendo una oferta econ�mica.
Posteriormente, el 21 de marzo de 2000, la "Demandante" envi� una oferta de USD$2,000.oo, a lo cual �sta recibe una contestaci�n proveniente de otra direcci�n de correo del "Demandado" (menores@), manifestando que han recibido ofertas hasta de USD$10,000.oo y que las han rechazado. Igualmente, expres� que la mayor�a de las ofertas tienen como fin vender el dominio a la tabacalera, por lo cual le solicita su mejor oferta, teniendo en cuenta que puede revender el nombre de dominio en los siguientes t�rminos:
"1- We have received offers up to $10.00,00 to be paid within a year and we refuse it.
"2- Most offer are to re-sale the domain name to the tabacco company.
"What is your best offer, you can obtain a big profit if you resale it."
El 23 de marzo de 2000, el "Demandado" reiter� al oferente que le presentara una oferta de contado. El 24 de marzo de 2000, el oferente hizo una oferta de USD$4,000.oo de contado, a lo cual el "Demandado" ese mismo d�a contest� que prefer�a esperar.
En una de las comunicaciones cruzadas, el "Demandado" escribi� desde el correo electr�nico: menores@, lo cual sumado al hecho de que se prob� su titularidad sobre el nombre de dominio MENORES.COM, pone de presente la relaci�n que existe entre los nombres de dominio y MENORES.COM. En efecto, es un factor adicional de prueba de la relaci�n entre dichos nombres de dominio, el hecho de que el nombre de dominio era utilizado como un v�nculo a la p�gina web: , tal y como fue demostrado por la "Demandante" a trav�s de la inspecci�n judicial realizada el 25 de mayo de 2000.
De igual forma, la "Demandante" prob� mediante la inspecci�n judicial realizada el 15 de junio de 2000, que el nombre de dominio tambi�n fue utilizado como v�nculo a la p�gina: /pm/p/catana/pm_cata.htm, en la que aparece informaci�n concerniente a la empresa PHILLIP MORRIS, principal competidor de la "Demandante".
No obstante, tal y como fue señalado anteriormente, al ingresar el "Panel" el 16 de agosto de 2000 a la p�gina www. pudo constatar que los v�nculos con las p�ginas: y /pm/p/catana/pm_cata.htm hab�an sido eliminados y que la apariencia de la misma hab�a sido modificada.
La "Demandante" edit� la publicaci�n "C.A. BIGOTT 75 AÑOS DE HISTORIA", en donde no s�lo aparece la historia de dicha sociedad desde sus or�genes, sino tambi�n la extensa publicidad que se ha realizado sobre las marcas y el nombre comercial BIGOTT a lo largo de su historia.
5. Alegatos de las Partes
5.1 Demanda
Afirma la "Demandante":
Que es titular de los registros Venezolanos ya reseñados de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), al igual que de las denominaciones comerciales BIGOTT Y DISEÑO, para identificar productos derivados del tabaco, cigarrillos, servicios de manufactura de cigarrillos y el servicio de establecimiento comercial e industrial para productos del tabaco, especialmente cigarrillos.
Que el uso del nombre de dominio por parte del "Demandado" no s�lo le causa perjuicios a la "Demandante", sino a otras entidades, especialmente a la FUNDACION BIGOTT. Esta Fundaci�n es una organizaci�n sin �nimo de lucro que lleva a cabo numerosas actividades culturales, sociales y cient�ficas en la Rep�blica Bolivariana de Venezuela desde el año 1963 y que est� directamente relacionada con la "Demandante", quien hace grandes contribuciones a favor de aqu�lla.
Que la marca BIGOTT es una marca notoria por lo cual el registro de ella como un nombre de dominio por parte del "Demandado" viola la "Pol�tica" teniendo en cuenta los siguientes argumentos:
5.1.2 Que el nombre de dominio es id�ntico hasta el punto de generar confusi�n, a la marca BIGOTT, sobre la cual la "Demandada" tiene derechos de propiedad industrial.
De la identidad entre el nombre de dominio en cuesti�n y de la marca de la "Demandada" se presume que el "Demandado" persigue un inter�s doloso, dado que utiliza dicho nombre de dominio para identificar el negocio de la pornograf�a infantil, teniendo en cuenta que al ingresar a su p�gina se genera un v�nculo a la p�gina , una p�gina de pornograf�a infantil.
Que la intenci�n dolosa del "Demandado" tambi�n se deriva del hecho de que pretendi� obtener una ganancia de la venta del nombre de dominio por un precio que supera abiertamente los precios razonables para este tipo de negocios.
Adicionalmente a lo anterior, el hecho de que el nombre de dominio en cuesti�n sea utilizado como un v�nculo a una p�gina de pornograf�a infantil implica que se genere confusi�n entre el p�blico consumidor.
Independientemente de que ahora el "Demandado" pretenda legitimar su registro sobre el dominio , al manifestar que dicho nombre es una expresi�n de fantas�a, es evidente que la marca BIGOTT es conocida pr�cticamente por todos los Venezolanos, por lo que el "Demandado" pretende inducir al p�blico consumidor a error.
5.1.2 En cuanto a las razones para señalar que el "Demandado" carece de intereses leg�timos sobre el nombre de dominio , aduce la "Demandante" que la marca BIGOTT es notoria en la Rep�blica Bolivariana de Venezuela, siendo directamente asociada por el p�blico consumidor a las actividades desarrolladas por ella. Dichas actividades son la producci�n y comercializaci�n de cigarrillos, entre los cuales se encuentran los identificados con las marcas CONSUL, BELMONT, LUCKY STRIKE y KENT, a trav�s de las licencias concedidas por la sociedad matriz, BRITISH AMERICAN TOBACCO. Teniendo en cuenta la larga historia de la "Demandante", es evidente que el "Demandado" al registrar el nombre de dominio en cuesti�n, pretendi� aprovecharse del prestigio asociado a dichas marcas.
Adicionalmente, la marca BIGOTT tuvo su origen en el apellido del señor Luis Bigott, quien fund� la sociedad "Demandante".
El "Demandado" al registrar el nombre de dominio en cuesti�n, igualmente se est� aprovechando de la alta diseminaci�n cultural llevada a cabo por la FUNDACION BIGOTT a trav�s del desarrollo de sus actividades.
Otro argumento que indica las intenciones fraudulentas de "Demandado" en el registro del nombre de dominio es su af�n de lucro a trav�s de la potencial venta y consecuente traspaso del mismo. Es as�, como las negociaciones adelantadas entre un tercero a nombre de la "Demandante" y el "Demandado", constatadas en las comunicaciones aportadas por la "Demandante", a su juicio, indican claramente la intenci�n del "Demandado" de concretar la venta por un precio ostensiblemente superior al del registro y mantenimiento del registro de dicho nombre de dominio.
De igual forma, el hecho de que el nombre de dominio haya sido utilizado como v�nculo para ingresar a la p�gina , siendo �sta un lugar de pornograf�a infantil, demuestra la falta de legitimidad del "Demandado" sobre el dominio en cuesti�n. Es m�s, el "Demandado" es el titular del registro del dominio MENORES.COM, de acuerdo a la informaci�n suministrada por el sistema de b�squeda WHOIS del "Registrador".
5.1.3 En cuanto a las razones por las cuales se concluye que el "Demandado" registr� y us� el nombre de dominio de mala fe, la "Demandante" señala que aqu�l infringi� su marca BIGOTT, generando un obst�culo para el registro de dicho nombre de dominio por parte de �sta, para efectos del desarrollo de su presencia en el Internet.
Igualmente, señala la "Demandante" que el registro del nombre de dominio en cuesti�n por parte del "Demandado" ha impedido el uso de la marca BIGOTT por parte de la FUNDACION BIGOTT, lo cual ha tra�do como consecuencia que �sta no pueda diseminar las expresiones culturales Venezolanas.
Adicionalmente, aduce que es prueba del uso de mala fe del nombre de dominio por parte de su titular el hecho de que �ste dio informaci�n falsa sobre su lugar de residencia.
As� mismo, afirma que el hecho de que el "Demandado" haya registrado una marca notoria como nombre de dominio con la intenci�n de venderlo es constitutivo de mala fe.
Por �ltimo, es igualmente constitutivo de mala fe el hecho de que el nombre de dominio sea utilizado como un v�nculo a una p�gina dedicada a la pornograf�a infantil. Esto, adem�s repercute en la reputaci�n y en el prestigio de la "Demandante" y de la FUNDACION BIGOTT.
De acuerdo a lo anterior, la "Demandante" solicita la transferencia del dominio a favor de ella. La "Demandante" cita en apoyo de su pretensi�n el art�culo 4 literal b) numeral i) de la "Pol�tica", dado que de las circunstancias antes citadas se puede desprender que el "Demandado" adquiri� el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o trasferirlo de alguna manera al titular de la marca, por un valor que supera los costos directamente relacionados con el registro del nombre de dominio, lo cual evidencia la mala fe de aqu�l.
5.2 Contestaci�n de la Demanda
La contestaci�n del "Demandado" fue extempor�nea, debido a que el 29 de junio de 2000 el "Centro" le notific� la demanda al "Demandado", junto con la notificaci�n de comienzo del procedimiento, concedi�ndole un t�rmino de veinte (20) d�as calendario para presentar su contestaci�n a la demanda, los cuales venc�an el 19 de julio de 2000. El 19 de julio de 2000, el "Demandado" solicit� una extensi�n del t�rmino por cinco (5) d�as calendario adicionales, que venc�an el 23 de julio de 2000. El 24 de julio de 2000, el "Centro" notifica al "Demandado" que vencido el t�rmino otorgado para la presentaci�n de su contestaci�n, el mismo no contest�. El 25 de julio de 2000 el "Centro" recibi� la contestaci�n extempor�nea de la demanda y ese mismo d�a el "Centro" acus� recibo de la contestaci�n de la demanda.
De otra parte, debe mencionarse que el literal e) del art�culo 5 del "Reglamento" prev� que la falta de contestaci�n de la demanda por la parte demandada conlleva a que el grupo de expertos resuelva la controversia con base exclusivamente en la demanda. Adicionalmente, el literal a) del art�culo 14 de dicho "Reglamento" señala que el incumplimiento de una de las partes, sin que existan circunstancias excepcionales, le otorga la facultad al grupo de expertos de sacar las conclusiones que �l considere pertinentes.
As� mismo, es de notar que el "Demandado" ha debido tener en claro la perentoriedad de los t�rminos procesales, as� como tambi�n, que los mismos de conformidad con el "Reglamento" se contabilizan por d�as calendario. Lo anterior resulta m�s relevante si se tiene en cuenta que el "Demandado" es de nacionalidad Venezolana y est� representado en �ste procedimiento por un abogado tambi�n Venezolano. Esto lleva al "Panel" a considerar que el m�nimo conocimiento que hubieran podido tener el "Demandado" y su apoderado acerca de la contabilizaci�n de t�rminos devendr�a precisamente de la normatividad Venezolana. De igual forma, atendiendo a la nacionalidad de las partes de la controversia y de sus apoderados, el "Panel" ha considerado aplicable a la misma la normatividad procesal Venezolana. El C�digo de Procedimiento Civil Venezolano al respecto señala lo siguiente:
"Art�culo 196: Los t�rminos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la Ley; el Juez solamente podr� fijarlos cuando la Ley lo autorice para ello."
"Art�culo 197: Los t�rminos o lapsos procesales se computar�n por d�as calendarios consecutivos, excepto los lapsos de prueba, en los cuales no se computar�n los s�bados, domingos, el Jueves y el Viernes santos, los declarados d�as de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el tribunal disponga no despachar." (El subrayado es del "Panel".)
De igual forma, dicho C�digo acerca de la improrrogabilidad de los lapsos o t�rminos procesales, señala lo siguiente:
"Art�culo 202: Los t�rminos o lapsos procesales no podr�n prorrogarse ni abrirse de nuevo despu�s de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la Ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite haga lo necesario�"
Las disposiciones antes citadas denotan el car�cter perentorio reconocido a los t�rminos procesales, de lo que se desprende que el incumplimiento de dichos t�rminos acarrea sanciones de �ndole procesal.
Por lo tanto, el "Panel" considera que la contestaci�n extempor�nea de la demanda por parte del "Demandado" constituye su confesi�n ficta. El art�culo 362 del C�digo de Procedimiento Civil Venezolano consagra la figura de la confesi�n ficta, en los siguientes t�rminos:
"Art�culo 362. Si el demandado no diere contestaci�n a la demanda dentro de los plazos indicados en este C�digo, se le tendr� por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petici�n del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoci�n de pruebas, sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal proceder� a sentenciar la causa, sin m�s dilaci�n, dentro de los ocho d�as siguientes a aquel lapso, ateni�ndose a la confesi�n del demandado. En todo caso, a los fines de la apelaci�n, se dejar� transcurrir �ntegramente el mencionado lapso de ocho d�as si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento."
Lo anterior, no obsta para que, en ejercicio de las facultades otorgadas al "Panel" por el literal b) del art�culo 10 del "Reglamento" y dando aplicaci�n del principio de igualdad de las partes y el debido proceso, el "Panel" haya decidido estudiar los argumentos esgrimidos por el "Demandado" y correrle traslado de las pruebas aportadas por la "Demandante" para los efectos del caso.
6. Debate y Conclusiones
6.1 Normas aplicables
El art�culo 15 literal a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisi�n sobre la base de:
6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
6.1.2 Lo dispuesto en la "Pol�tica" y en el propio "Reglamento";
6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.
La versi�n 5.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye la "Pol�tica" en vigencia para el "Registrador". Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Pol�tica" y a su "Reglamento".
Por otra parte, siendo el "Demandado" y la "Demandante" nacionales Venezolanos y teniendo en cuenta que la propiedad industrial e intelectual en dicho pa�s se encuentra regulada por normatividad de car�cter supranacional, dado que dicho pa�s es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, el "Panel" igualmente considerar� las disposiciones contenidas en los art�culos 84, 102, 104 y 105 de la Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena.
Atendiendo los argumentos señalados en el punto 5.2 de la presente decisi�n, el "Panel" igualmente considera aplicables a la presente controversia los art�culos 196, 197, 202 y 362 del C�digo de Procedimiento Civil Venezolano.
Asimismo, el "Panel" ha considerado aplicable la siguiente norma del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, suscrito, aprobado y ratificado por la Rep�blica Bolivariana de Venezuela: Art�culo 10 bis 3) 1).
El art�culo 4 literal a) de la "Pol�tica" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes t�rminos:
"a. Controversias aplicables. Usted estar� obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:
"i) usted posee un nombre de dominio id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
"ii) usted no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
"iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe."
En aplicaci�n de los lineamientos citados, a continuaci�n el "Panel" estudiar� y evaluar� los hechos y las alegaciones de cada una de las partes del proceso.
6.2 Identidad o Similitud Confundible
Alega la "Demandante" que el nombre de dominio , registrado por el "Demandado" es id�ntico a la marca sobre la que ella tiene derechos.
Para efectos de realizar el an�lisis de confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca BIGOTT de propiedad de la "Demandante", el "Panel" considera necesario remitirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en aplicaci�n del art�culo XXIX del Tratado de creaci�n del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, hoy Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suscrito el 28 de mayo de 1979 y modificado por el Protocolo de Cochabamba. Dicho Tribunal fue creado dentro del marco del Sistema Andino de Integraci�n, el 28 de mayo de 1979 e inici� sus actividades el 2 de enero de 1984. Este Tribunal tiene competencia territorial en los cinco Pa�ses Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Per� y Venezuela) y tiene entre otras, la funci�n de interpretar por v�a prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jur�dico de la Comunidad, para asegurar la aplicaci�n uniforme de dichas normas en el territorio de los Pa�ses Miembros. Siendo las interpretaciones efectuadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de obligatorio acatamiento por las autoridades de los Pa�ses Miembros de dicha Comunidad, el Panel considera imprescindible referirse a las mismas para efectuar el an�lisis de confundibilidad.
Acerca de la confundibilidad entre marcas y de los criterios para determinarla, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 2-IP-95, del 19 de septiembre de 1995, dentro del caso LAURA vs. LAURA ASHLEY, señal� lo siguiente:
"El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial) debe llevar a cabo para llegar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusi�n, ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los procesos 1-IP-87, GO No. 28 de 15 de febrero de 1987, 09-IP-94, GO No. 180 de 10 de mayo de 1995, y proceso 4-IP-94.
"�
"El cotejo marcario para esos efectos se basa en un an�lisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusi�n como son el visual, el auditivo, el ideol�gico o conceptual, y fon�tico, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.
"La confusi�n gr�fica o visual se produce por la simple observaci�n del signo, que conduzca a esa conclusi�n por la identificaci�n o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas, etc.
"La confusi�n en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fon�tica similar.
"La similitud ideol�gica que conlleva el riesgo de confusi�n, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocaci�n que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea id�ntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto."
Al cotejar el "Panel" el nombre de dominio del "Demandado", , con la marca BIGOTT, se concluye f�cilmente la identidad entre los mismos. Esto es as�, si tenemos en cuenta que la expresi�n ".com" debe ser excluida del an�lisis de confundibilidad, en atenci�n a que la misma es inapropiable por ser propia de los nombres de dominio y como tal, no le otorga distintividad alguna a dicha expresi�n. En efecto, al excluir la expresi�n ".com", vemos claramente que el nombre de dominio en cuesti�n se encuentra conformado por exactamente las mismas letras, ubicadas todas en el mismo orden dentro de las expresiones. Lo anterior conlleva naturalmente a que las expresiones comparadas sean id�nticas en sus aspectos visual, ortogr�fico, fon�tico e incluso ideol�gico, siendo por lo tanto, evidentemente confundibles.
Existe identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.
Con ello, el "Panel" tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio con la marca BIGOTT, dado que tal y como se señal� antes, la adici�n de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusi�n a los fines de la "Pol�tica", art�culo 4 literal a) numeral i).
De otra parte, la "Pol�tica", en su art�culo 4 literal a) numeral i) menciona: "una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellos registros que consiga acreditar suficientemente el demandante, tal y como ha sucedido en este caso, pues la "Demandante" ha anexado la copia de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) descritas en el punto 4 de la presente decisi�n. De hecho, la Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena, en su art�culo 102, establece el sistema atributivo del registro de la propiedad industrial, en los siguientes t�rminos:
"Art�culo 102. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirir� por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, en la solicitud de interpretaci�n prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia de entre otros, el art�culo 102 de la Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena, señal� lo siguiente:
"En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del r�gimen comunitario andino, �ste consagra lo que se conoce como el sistema atributivo seg�n el cual solo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente esta conformado por la Oficina Nacional Competente, como se explica m�s adelante en esta sentencia interpretativa.
"�
"De acuerdo con lo dispuesto en los art�culos 93, 102, 103 y 104 de la Decisi�n 344 del Acuerdo de Cartagena, el registro de la marca confiere a su titular no solo el derecho al uso exclusivo de la misma (art�culo 102), sino tambi�n el derecho accesorio de negociar su exclusividad de uso mediante transferencia o concesi�n que, a su vez deber� ser objeto de registro a la luz de lo dispuesto por los art�culos 115 y 117 de la Decisi�n 344; adem�s otorga el derecho de prioridad para solicitar el registro; el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utiliz�ndola o la use en otros productos pudiendo inducir al p�blico a error o confusi�n, como lo establece el art�culo 104 de la misma Decisi�n.
"�
"El anterior an�lisis sirve el prop�sito de aclarar que el registro de la marca en los t�rminos establecidos por la decisi�n comunitaria y ante la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial que cada pa�s designe, es el �nico que tiene la virtualidad de amparar todos los derechos inherentes a la marca. De esta manera no podr�a ser oponible al registro de una marca otorgado de acuerdo con la ley comunitaria, ning�n otro registro o sistema de inscripci�n que por su contenido y por el origen de la entidad que lo otorgue, se aparte del registro marcario establecido por la norma comunitaria."
De conformidad con lo anterior, el "Panel" encuentra que el nombre de dominio es id�ntico a la marca BIGOTT, sobre la cual la "Demandante" tiene derechos constituidos de conformidad con la normatividad vigente.
6.3 Derechos e Intereses Leg�timos Respecto del Nombre de Dominio
Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio, en primer lugar, es de considerar que la falta de contestaci�n tempor�nea de la demanda por parte del "Demandado" lleva al "Panel" a valorar dicha actuaci�n como una confesi�n ficta, tal y como est� consagrado en el art�culo 362 del C�digo de Procedimiento Civil Venezolano, citado en el punto 5.2 del presente fallo. Esto implica, tal y como fue señalado arriba, que el "Panel" estudiar� los escritos aportados por el "Demandado" teniendo como confesados los hechos susceptibles de confesi�n.
La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio , toda vez que �ste le corresponde a ella en raz�n de que el mismo hace alusi�n a su nombre comercial y a las marcas de las que es propietaria. Esto no ha sido espec�ficamente contestado por el "Demandado" como era su obligaci�n conforme al art�culo 4 literal c) de la "Pol�tica".
El art�culo 4 literal c) de la "Pol�tica" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus leg�timos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:
"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
"iii) usted hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuesti�n con �nimo de lucro."
El "Demandado" se limita a afirmar que el nombre de dominio tiene un contenido infantil, pues se refiere al personaje BIG OTT y GRAN OTT, tratando de justificar as� el inter�s leg�timo que le asiste sobre dicho nombre de dominio. Sin embargo, esta afirmaci�n carece de fundamento alguno, pues el "Panel" desconoce el personaje al que se refiere el "Demandado". Al respecto, el "Panel" indag� en varios diccionarios y pudo constatar que la expresi�n BIGOTT es una palabra H�ngara cuya traducci�n al idioma Ingl�s es: "bigoted", que significa: "lleno de perjuicios, fan�tico, intolerante, santurr�n." Es de notar, que el �nico contenido ideol�gico atribuible a la palabra BIGOTT en nada se relaciona con el uso que el "Demandado" ha dado y se encuentra dando de la misma.
De otra parte, en su escrito del 28 de septiembre de 2000, el "Demandado" manifest� que el significado de la expresi�n BIGOTT es el acr�nimo de la expresi�n "BEAUTIFUL, INNOCENT, GORGEOUS, ORIGINAL, TENDER, TEENS", contradici�ndose con respecto a lo que hab�a sido señalado en su escrito de contestaci�n de la demanda.
De otra parte, habiendo sido probado a trav�s de la inspecci�n judicial practicada el 25 de mayo de 2000, por la "Demandante" y confesado por el "Demandado" en su contestaci�n de la demanda que el nombre de dominio fue utilizado como v�nculo inmediato a la p�gina , evidencia per se la falta de inter�s leg�timo del "Demandado", pues no existe relaci�n entre dicho nombre de dominio y la p�gina a la cual derivaba. Tampoco existe una relaci�n entre el contenido "infantil" actual de la p�gina www. y el contenido de la p�gina , el cual a�n cuando moral e incluso jur�dicamente criticable, no es objeto de la presente controversia.
A este respecto, el "Demandado" señala que la referida vinculaci�n entre el nombre de dominio y el sitio , no indica que aqu�l no tenga un leg�timo inter�s, pues dicho sitio posee fuerza aut�noma. Sin embargo, esta afirmaci�n no tiene relevancia alguna en la controversia, ni justifica el leg�timo inter�s alegado por el "Demandado" sobre el nombre de dominio en cuesti�n. Por el contrario, dicha afirmaci�n constituye una confesi�n del "Demandado" sobre precisamente el uso ileg�timo del nombre de dominio en cuesti�n por parte de �ste.
Adicionalmente, el "Demandado" se abstiene de manifestar las actividades a las cuales se dedica y la naturaleza comercial o no de las mismas. Acerca de esto, lo �nico que se conoce del "Demandado" es que tambi�n es el titular del registro del nombre de dominio MENORES.COM. El "Demandado" no ofrece ning�n dato relativo a su profesi�n, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ning�n otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no comercial o concurrencial.
Sin embargo, las pruebas allegadas al proceso, al igual que la naturaleza de los hechos, lleva al "Panel" a concluir la finalidad concurrencial de las actividades del "Demandado". Es de notar, que en materia de competencia desleal existe una presunci�n de finalidad concurrencial. Acerca de esta presunci�n, el doctrinante Jos� Masager en su obra "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Editorial Civitas, Madrid, 1999, p�gina 124, señal� lo siguiente:
"�de otro lado, la presunci�n de finalidad concurrencial se ha formulado sin restricci�n alguna desde un punto de vista subjetivo y por tanto, vale tanto para los operadores econ�micos profesionales, como para aquellos que intervienen en el mercado de forma espor�dica o para la satisfacci�n de necesidades econ�micas e individuales, as� como vale tanto para los que desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que lleven a cabo actividades cient�ficas, deportivas, caritativas�"
En particular, como lo aduce la "Demandante" y no lo niega el "Demandado", �ste no se encuentra legitimado para el uso del nombre de dominio por no ser titular de ninguna marca BIGOTT, ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. Al respecto, la Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena en su art�culo 104, señala lo siguiente:
"El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relaci�n a productos o servicios id�nticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:
"�.
(a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al p�blico a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca ;
"�
(e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse an�logo o asimilable a los literales indicados en el presente art�culo."
Es as�, como la disposici�n antes citada le otorga al titular de un registro marcario la facultad de impedir los actos de imitaci�n o el uso que un tercero realice sobre su marca. Esto implica que correlativamente quien use o imite una marca registrada por una persona, no se halla legitimado para ello.
En el �mbito de la competencia desleal, el art�culo 10 bis numeral 1) del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL proh�be los actos de confusi�n en los siguientes t�rminos:
"En particular deber�n prohibirse:
"1) Cualquier acto capaz de crear confusi�n, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial�"
Adem�s, el "Demandado" no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominaci�n para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al tratar de acceder al sitio www.. En efecto, tal y como se expuso atr�s, el "Panel" ingres� el 16 de agosto de 2000, el 18 de septiembre de 2000 y el 21 de septiembre de 2000, a dicha p�gina y ha encontrado una ausencia de contenido real, de lo que se desprende que dicha p�gina tiene la naturaleza de ser un sitio en construcci�n.
De otra parte, acerca de la notoriedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) alegada por la "Demandante", debemos tener en cuenta lo señalado por la legislaci�n vigente en los pa�ses miembros de la Comunidad Andina de Naciones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta materia. En relaci�n con �ste punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso No. 1-1P-87 del 3 de diciembre de 1987, en el caso Aktiebolaget VOLVO vs. la Sociedad Industrial VOLMO S.A., en relaci�n con la interpretaci�n Prejudicial de los art�culos 58, 62 y 64 de la Decisi�n 85 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Rep�blica de Colombia, ya reconoc�a las prerrogativas de la marca notoria. Al respecto, señal� lo siguiente:
"Tiene especial inter�s en �ste proceso la noci�n de "marca notoria", ya que ella est� protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, m�s all� de los l�mites de "la clase" de producto o servicio o "regla de especialidad", siempre que, adem�s de ser notoria, est� tambi�n registrada, as� sea en el exterior."
�
"En virtud de la norma en cuesti�n, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una "notoriamente conocida y registrada en el exterior", as� no cuente con un registro nacional v�lido".
"Igual protecci�n tienen las marcas solicitadas con anterioridad y las reivindicadas posteriormente. La marca notoria, que adem�s cuente con registro en el pa�s o en el exterior - en cambio - goza de una protecci�n m�s amplia que se extiende a "servicios o servicios id�nticos o similares" (no necesariamente de una misma clase), en virtud del literal g) del citado Art�culo 58".
La Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena consagra la especial protecci�n otorgada a las marcas notorias en la disposici�n que sigue a continuaci�n:
"Art�culo 83. Asimismo, no podr�n registrarse como marcas aquellos signos que, en relaci�n con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
"�e) Sean similares hasta el punto de producir confusi�n con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro�"
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso No. 5-IP-94 del 23 de febrero de 1995, en el caso BENETTON GROUP S.P.A. vs. Alberto Kadoch, respecto de las marcas notorias señal� la siguiente definici�n, que consideramos vigente:
"La marca notoria es aquella que re�ne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo."
En un primer momento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina equipar� el concepto de marca notoria a la de un hecho notorio que por definici�n no requiere prueba alguna. Esta interpretaci�n qued� plasmada en el proceso No. 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, en el caso LISTERINE, sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA. vs. WARNER LAMBERT COMPANY, en la que se señal� lo siguiente:
"�Para la correcta interpretaci�n de esta norma, debe tenerse en cuenta que por "hecho notorio" debe entenderse todo aquel que es conocido por la generalidad delas personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fen�meno relativo, cuya importancia jur�dica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida. En virtud de la norma en cuesti�n, entonces, la autoridad competente debe negarse a registrar una marca que pueda confundirse con una notoriamente conocida y registrada en el exterior, as� no cuente con un registro nacional v�lido�"
Sin embargo, ya en el caso LISTERINE se reconoc�a la necesidad de la prueba de la notoriedad de las marcas, tal y como qued� plasmado en la jurisprudencia antes anotada, que a continuaci�n citamos:
"�No se debe confundir la notoriedad de un hecho que har�a raramente superflua la prueba, (�), con la notoriedad establecida por la ley como base de un derecho en varios preceptos. Lo primero es en realidad una excepci�n sentada por la doctrina y raras veces admitida por la jurisprudencia, al principio de que la verdad de un hecho no liga al juez sino a condici�n de que haya sido debatido en juicio por iniciativa de las partes dentro del sistema dispositivo de la prueba, o allegada al ex oficio si el proceso es inquisitivo, en otras palabras, que el conocimiento personal que el juez tenga de un hecho no es prueba del mismo; quod non est in actis, non est de hoc mundo". (Rocha Antonio. De la Prueba en Derecho, Tomo I, Bogot�. Ediciones Lerner, 1967).
(�)
"A diferencia de los hechos notorios que forman parte del conocimiento privado del juez, la notoriedad de la marca necesita ser probada, como acertadamente sostiene el Tribunal de Quito (PROCESO No. 5-IP-94)(�) Y hay que reconocer que la prueba de la notoriedad no es una tarea f�cil, justamente porque la notoriedad es una situaci�n f�ctica compleja que presupone la difusi�n y el subsiguiente conocimiento de la marca en el mercado. (�)". (Alcance de los derechos exclusivos de las marcas; Seminario de la OMPI, Lima 25 a 27 de octubre de 1995)."
Lo anterior tuvo reconocimiento expreso por parte de la Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena, al consagrar en su Art�culo 84, los siguientes par�metros que sirven para determinar si una marca es o no notoria:
"Art�culo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendr�n en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
"a) La extensi�n de su conocimiento entre el p�blico consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada."
"b) La intensidad y el �mbito de la difusi�n y de la publicidad o promoci�n de la marca."
"c) La antigüedad de la marca y su uso constante."
"d) El an�lisis de producci�n y mercadeo de los productos que distinguen la marca."
En consecuencia, para efectos de determinar si las marcas de propiedad de la "Demandante" son notorias, se analizan a continuaci�n las pruebas que para el efecto fueron aportadas por dicha parte:
Copia del documento inscrito bajo el n�mero 45, Tomo 145-A del Registro Mercantil II De la Circunscripci�n Judicial del Distrito y Estado de Miranda del 10 de octubre de 1983, por medio del cual se modifica el objeto social de la "Demandante", en donde consta como fecha de inscripci�n de �sta en el Registro de Comercio el 7 de enero de 1921.
Copias de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), Nos. F-41.449 del 28 de mayo de 1962, F-105.182 del 21 de noviembre de 1983, D-17.575 del 20 de septiembre de 1983 y F-27.400 del 14 de enero de 1952, as� como tambi�n del registro de los nombres comerciales BIGOTT Y DISEÑO, certificados Nos. D-17.575 y D-4544 del 20 de septiembre de 1983 y del 12 de diciembre de 1961, respectivamente.
Copia de la publicaci�n "C.A. CIGARRERA BIGOTT 75 AÑOS DE HISTORIA", Editada por la Gerencia de Comunicaci�n Interna y Bienestar social, Direcci�n de Recursos Humanos, Caracas, Rep�blica Bolivariana de Venezuela, en donde adem�s de la historia de la "Demandante", aparece la publicidad que la misma ha hecho, entre otras, de las marcas LUCKY STRIKE, BANDERA ROJA, ROYAL, CONSUL, BELMONT y DELTA. As� mismo, aparece la publicidad hecha sobre algunos de los concursos hechos por la "Demandante" en las d�cadas de los años 20 y 30, promocionados con el nombre comercial de COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES. Dicha publicaci�n igualmente señala que la "Demandante" tiene una participaci�n de m�s del 80% del mercado Venezolano y comercializa las marcas de mayor prestigio en el pa�s.
El libro "VENEZUELA: TRADICION EN LA MODERNIDAD", Equinoccio ediciones de la Universidad Sim�n Bol�var y Fundaci�n Bigott, Venezuela 1998.
La revista BIGOTT EDICION ESPECIAL, N�mero 50, Julio, Agosto y Septiembre de 1999, Editada por la Fundaci�n Bigott, Caracas, Rep�blica Bolivariana de Venezuela.
Del an�lisis del material probatorio aportado por la "Demandante", el "Panel" considera probado el uso del nombre comercial BIGOTT desde el año 1921 en Venezuela. Respecto del uso de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), el "Panel" encuentra que si bien el registro de las mismas fue concedido varios años antes del registro del nombre de dominio en cuesti�n, la "Demandante" se abstuvo de probar el uso constante de aqu�llas. A diferencia de lo que respecta a las marcas de sus cigarrillos BELMONT, LUCKY STRIKE y ROYAL, entre otros, sobre las cuales s� se ha realizado la "Demandante" extensa publicidad, el "Panel" no tiene conocimiento acerca del conocimiento que tenga el p�blico consumidor sobre las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA).
De acuerdo a lo anterior, el "Panel" concluye que la "Demandante" no prob� la notoriedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) de conformidad con los par�metros establecidos por el art�culo 84 de la Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena, por lo que no es procedente la declaratoria de notoriedad de dichas marcas.
No obstante, la antigüedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y el uso del nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO por parte de la "Demandante" desde muchos años antes que el "Demandado" obtuviera el registro del nombre de dominio en cuesti�n, sumado al hecho de que el "Demandado" en ning�n momento niega conocer las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), ni los productos y servicios identificados con ellas, lleva al "Panel" a concluir que �ste ten�a conocimiento acerca de la titularidad de dichas marcas por parte de la "Demandante".
El "Demandado" tampoco explica la finalidad que tuvo al registrar el nombre de dominio en cuesti�n, ni la raz�n por la cual considera que se encontraba legitimado para registrarlo, habida cuenta de lo dispuesto por el art�culo 5 literal b) numeral i) del "Reglamento" (carga de contestar espec�ficamente a las alegaciones de la "Demandante"), lo que induce necesariamente al "Panel" a dudar que tenga derechos o intereses leg�timos sobre el mismo.
Adicionalmente, es de notar que la voluntad manifiesta del "Demandado" de vender el nombre de dominio , pone de presente que no se encuentra d�ndole un uso leg�timo, ni tiene un inter�s l�cito o leg�timo en el mismo.
Si bien las causales enumeradas en el art�culo 4 literal c) del "Reglamento" son enunciativas y no taxativas, el "Demandado" no ha provisto al "Panel" de las pruebas que evidencien que se encuentra en alguna de dichas situaciones, lo cual lo justificar�a para tener alg�n inter�s leg�timo en el nombre de dominio en cuesti�n.
Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresi�n, as� como el hecho de que la expresi�n BIGOTT realmente no guarda relaci�n con el nombre o las actividades del "Demandado", el "Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses leg�timos sobre el nombre de dominio .
6.4 Registro de Mala Fe
Mucho se ha discutido acerca de si para que surja la obligaci�n de sometimiento al procedimiento administrativo señalado en el art�culo 4 literal a) de la "Pol�tica", es necesario que se cumplan todos las situaciones all� establecidas. Es decir, la semejanza o confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca, la falta de legitimidad del titular del registro del nombre de dominio respecto de dicho dominio y la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.
El hecho de que en la enumeraci�n de las circunstancias se haya utilizado la conjunci�n "y" indica que el "Demandante" debe probar la ocurrencia de las tres causales. As� fue interpretado por el Panel Administrativo de la OMPI, en el Caso No. D99-0001. En el punto 6 de dicha Decisi�n, el Panel Administrativo se refiere a la historia legislativa de la "Pol�tica" y en particular al Segundo Reporte de Implementaci�n de Documentos para dicha "Pol�tica" e indica que hubo comentarios de parte de la INTA ("International Trademark Association") y de varios propietarios de marcas, tendientes a abogar por ampliar la definici�n de registro de mala fe o abusivo, incluyendo de manera independiente tanto los casos de registro de mala fe, como los de uso de mala fe, en vez de exigir la coincidencia de ambas circunstancias. Esto, en atenci�n a que se ha visto que los piratas de la red o "cybersquatters" muchas veces registran numerosos nombres de dominio, sin usarlos, lo cual evitar�a la aplicaci�n del procedimiento administrativo, a la luz de la interpretaci�n antes anotada. A�n cuando este argumento parece tener m�rito, tal y como lo señala el Panel Administrativo en el caso antes citado, implicar�a un cambio en la "Pol�tica". Sin embargo, tanto el Reporte de la OMPI, como recomendaciones hechas por los registradores, requirieron el cumplimiento del registro y el uso de mala fe para la procedencia del procedimiento administrativo.
Hecho el anterior pre�mbulo, la "Demandante" afirma que el dominio ha sido registrado y usado de mala fe, ya que constituye una infracci�n de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante" sobre sus marcas, generando un obst�culo para efectos de la presencia en Internet de �sta.
Adicionalmente, la "Demandante" señala que el registro del nombre de dominio en cuesti�n igualmente obstaculiza las labores desarrolladas por la FUNDACION BIGOTT. A este respecto, es de notar que la parte demandante en el presente procedimiento es la COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, quien es la titular de los registros de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y no dicha Fundaci�n. Por lo anterior, el perjuicio y uso que el registro del nombre de dominio por parte del "Demandado" le cause o no a la FUNDACION BIGOTT no es para nada relevante en la presente controversia.
En lo concerniente a las alegaciones de la "Demandante" en cuanto al uso que esta haciendo el "Demandado" de sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y de los nombres comerciales BIGOTT Y DISEÑO, es de notar que la Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena prev� la posibilidad del uso de buena fe de una marca registrada por un tercero, en los siguientes t�rminos:
"Art�culo 105. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a t�tulo de marca, los terceros podr�n, sin consentimiento del titular de la marca registrada utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seud�nimo; el uso de un nombre geogr�fico; o de cualquier otra indicaci�n cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o �poca de producci�n de sus productos o de la prestaci�n de sus servicios u otras caracter�sticas de �stos; siempre que tal uso se limite a prop�sitos de identificaci�n o de informaci�n y no sea capaz de inducir al p�blico a error sobre la procedencia de los productos o servicios.
"El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios leg�timamente marcados; o usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuaci�n de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al prop�sito de informaci�n al p�blico y no ser� susceptible de inducirlo a error o confusi�n sobre el origen empresarial de los productos respectivos.
"El titular de la marca registrada podr� ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tr�fico econ�mico y sin su consentimiento, una marca o signo id�ntico o semejante para distinguir productos o servicios id�nticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al p�blico a error."
Sin embargo, es evidente que el "Demandado" no aport� las pruebas tendientes a evidenciar que el uso del nombre de dominio en cuesti�n no genera confusi�n entre el p�blico consumidor, ni que se encuadra dentro de algunos de los supuestos señalados por la norma antes citada para que sea considerado un uso de buena fe.
En lo concerniente a la intenci�n del "Demandado" de vender el nombre de dominio , el "Panel" considera que no se aport� prueba por parte de la "Demandante" que evidencie que el registro del mismo se haya hecho con el fin de venderlo. No obstante, es igualmente claro que el "Demandado" tuvo la intenci�n de venderlo por lo menos en el momento en que se adelantaron las conversaciones con el emisario de la "Demandante", por un precio substancialmente superior al del registro, que fue de USD$70.oo, seg�n la factura expedida por el "Registrador" y aportada por el "Demandado" el 21 de septiembre de 2000.
Resulta relevante para efectos del an�lisis de la motivaci�n que tuvo el "Demandado" en el registro del nombre de dominio , el hecho de que en la comunicaci�n del 21 de marzo de 2000, �ste pone de presente al emisario de la "Demandante" que tiene conocimiento acerca del inter�s de la "Demandante" en el nombre de dominio y que en este sentido el valor de la reventa ser�a interesante.
De hecho, si bien es cierto que la iniciativa de la venta del nombre de dominio en efecto fue de la "Demandante", tambi�n lo es que el "Demandado" mostr� su inter�s en venderlo por un precio superior al registro del mismo, de lo que se desprende su �nimo de lucro.
Tal y como fue señalado en el punto 4 del presente fallo, ante una de las ofertas hechas por el emisario de la "Demandante", el "Demandado" le manifest� que han recibido ofertas hasta de USD$10,000.oo y que las han rechazado. Igualmente, expres� que la mayor�a de las ofertas tienen como fin vender el dominio a "la compañ�a tabacalera", por lo cual le solicita su mejor oferta, teniendo en cuenta que puede revender el nombre de dominio en los siguientes t�rminos:
"1- We have received offers up to $10.00,00 to be paid within a year and we refuse it.
"2- Most offer are to re-sale the domain name to the tabacco company.
"What is your best offer, you can obtain a big profit if you resale it." (El subrayado es del "Panel".)
Luego de la �ltima oferta hecha por el emisario de la "Demandante" de USD$4,000.oo, el "Demandado" finalmente le informa que prefiere esperar, de lo que se desprende un evidente af�n de lucro por parte de �ste.
Con lo dicho, el "Panel" considera que el "Demandado" no s�lo no ha negado su exigencia a la "Demandante" de una suma superior a "los costos diversos documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio" (art�culo 4 literal b) numeral i) de la "Pol�tica"), sino que directamente la reconoce.
Habi�ndose establecido en el punto 6.3 arriba que el "Demandado" carece de derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, queda acreditado para este "Panel", por reconocimiento expreso del "Demandado", que lo ha registrado de mala fe, seg�n lo describe la "Pol�tica", en su art�culo 4 literal b) numeral i), ya que lo ha hecho "fundamentalmente con el fin de vender (...) el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios (...) por un valor cierto que supera los costos que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio".
No es �bice para esta conclusi�n que el "Demandado" haya alegado que fue la otra parte quien se contact� con �l, y que desconoc�a el inter�s de la "Demandante" en el dominio. Obviamente, de haber tenido el "Demandado" derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio �l podr�a haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el "Demandado" no tiene ni derechos ni intereses leg�timos sobre el nombre de dominio. Parece razonable que el titular marcario, al advertir que la marca de la que es titular ha sido registrada como nombre de dominio por otro, contacte al titular del respectivo registro para intentar llegar a un acuerdo que evite un litigio o un procedimiento como el presente. La mala fe al momento del registro existe o no existe, y que el titular marcario sea quien haga el contacto no cambia la mala fe del titular del registro, si tal fuera el caso. A contrario sensu, quien registre un nombre de dominio de buena fe, y con derechos o intereses leg�timos sobre el mismo, no pierde esa buena fe ni sus derechos por contactar al titular del registro marcario para negociar la venta.
El "Demandado" en un primer momento aleg� sin probarlo que el nombre de dominio es una expresi�n de fantas�a, pues hac�a referencia al GRAN OTT y al BIG OTT. Posteriormente, el "Demandado" argument� que la expresi�n BIGOTT no era de fantas�a, sino por el contrario, era el acr�nimo de la frase: "BEAUTIFUL, INNOCENT, GORGEOUS, ORIGINAL, TENDER, TEENS", lo cual explica el v�nculo que se hac�a a la p�gina: . Sin embargo, el "Panel" no le encuentra sentido alguno a las alegaciones del "Demandado", toda vez que el mismo se contradice, tratando de atribuirle alg�n sentido a la expresi�n BIGOTT y justificando su registro y uso del nombre de dominio .
As� mismo, el "Demandado" tampoco neg� conocer a la "Demandante", de hecho reconoci� que conoc�a los productos y servicios ofrecidos y prestados por ella. Tal y como se expuso antes, el "Demandado" reconoci� que la "Demandante" tendr�a inter�s en adquirir el nombre de dominio, por lo que podr�a obtener una suma importante.
La "Pol�tica", en su art�culo 4 literal b) numeral ii), requiere que el "Demandado" "haya desarrollado una conducta de esa �ndole". El "Panel" considera que el "Demandado", al conocer las circunstancias de titularidad y uso de la marca ajena a la que es id�ntico el dominio, y registrar �ste sin derechos ni intereses leg�timos propios, ha incurrido en una conducta de tal �ndole, con lo que se determina que el requisito descrito se encuentra presente.
El "Demandado" tambi�n ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la "Pol�tica", en su art�culo 4 literal b) numeral iii) que dice: "Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".
Al respecto, resulta relevante tener en cuenta que la inspecci�n judicial llevada a cabo por la "Demandante" el 15 de junio de 2000, evidencia que el nombre de dominio era utilizado por el "Demandado" como un v�nculo a una p�gina en la que aparec�a informaci�n concerniente a la empresa PHILLIP MORRIS, principal competidora de la "Demandante". Este hecho es un indicio de la intenci�n del "Demandado" de presionar a la "Demandante" para que adquiriera el nombre de dominio .
A todas luces, el "Demandado" no es un "competidor" de la "Demandante". Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbaci�n, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aqu� la perturbaci�n se ha realizado para hostigar a la "Demandante" y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del "Demandado" con el citado art�culo 4 literal b) numeral iii) de la "Pol�tica" queda enmarcada, as� como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.
El "Panel" concluye por lo tanto, que la "Demandante" ha probado la circunstancia del art�culo 4 literal b) numeral i) de la "Pol�tica".
Adem�s, el hecho de que el uso del nombre de dominio por parte del "Demandado", se haya limitado a constituir un "link" o v�nculo con otras p�ginas y posteriormente presentarla como una p�gina en construcci�n, no solo pone de presente que dicho "Demandado" no requiere tal dominio para el desarrollo de sus actividades, sino que confirma que el registro ha sido hecho manifiestamente con la intenci�n de impedirle al titular de la marca el uso de dicho dominio, logrando consolidar un poder de negociaci�n sobre aqu�l. Como se vio, el "Demandado" no ha probado derechos ni intereses leg�timos propios sobre el nombre de dominio.
Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.
6.5 Utilizaci�n de Mala Fe
Reprocha la "Demandante" al "Demandado" la falta de utilizaci�n leg�tima del nombre de dominio , trat�ndose de un nombre de dominio id�ntico a las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), de las cuales es titular aqu�lla.
Acerca de lo alegado por la "Demandante", en lo concerniente al uso del nombre de dominio en cuesti�n como un "link" o v�nculo a las p�ginas y a la p�gina /pm/p/catana/pm_cata.htm, en la cual aparece informaci�n de la empresa PHILLIP MORRIS, el "Panel" considera probados estos hechos, de conformidad con las inspecciones judiciales aportadas por la "Demandante" y efectuadas en la ciudad de Caracas, Rep�blica Bolivariana de Venezuela, en los d�as 23 de mayo de 2000 y 15 de junio de 2000. As� mismo, el "Panel" efectu� varias visitas independientes al sitio web www. los d�as 16 de agosto de 2000, 18 de septiembre de 2000 y 21 de septiembre de 2000 y pudo constatar que el uso de dicho nombre de dominio ha variado, por cuanto en la actualidad y desde que este "Panel" tuvo a su cargo el estudio del caso de la referencia, dicha p�gina identifica un lugar cuya naturaleza es la de ser un sitio en construcci�n.
Al respecto, el "Panel" considera relevante tener en cuenta la opini�n del Panelista Unico, Roberto A. Bianchi, quien en la decisi�n del Panel Administrativo presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI en el caso No. D2000-0143, señal� lo siguiente:
"Por otra parte, mantener meses despu�s del registro el sitio "en construcci�n" cuando el nombre de dominio es id�ntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el pa�s demandado y provocando la posibilidad de confusi�n a los navegantes de la WEB que deseen conectarse con el sitio del demandante �sin aclararles que su conexi�n no se ha hecho con un sitio del demandante- representa un uso evidente de la mala fe. En consecuencia, el "Panel" determina que el nombre de dominio ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado."
En efecto, el nombre de dominio conduce a una p�gina web en construcci�n, equivalente a un obrar negativo del "Demandado". Sin embargo, tal y como fue expuesto en el punto 6.4 de la presente decisi�n, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino ampliado a una falta de uso. Es as�, como es posible que dadas las circunstancias, la inactividad del demandado pueda llevar a considerar que se encuentra usando el nombre de dominio de mala fe. As� fue reconocido por el Panel Administrativo en el caso No. D2000-003, a prop�sito del registro del nombre de dominio TELSTRA.ORG. Adicionalmente, el art�culo 4 literal b) de la "Pol�tica" reconoce expresamente que la enumeraci�n de las pruebas del registro y utilizaci�n de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: "las circunstancias siguientes, entre otras,..."
El "Panel" considera por lo tanto, que en el caso en cuesti�n, la falta de uso del nombre de dominio por parte del "Demandado", sin la debida justificaci�n por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe. Las circunstancias particulares del caso en estudio, que llevan al "Panel" a la anterior conclusi�n, son las siguientes:
a) El "Demandante" ha demostrado que sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), las cuales son id�nticas al nombre de dominio , son ampliamente conocidas en la Rep�blica Bolivariana de Venezuela;
b) El "Demandado" no provey� al "Panel" de prueba alguna que evidenciara siquiera sumariamente que actu� o ha actuado de buena fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuesti�n;
c) El "Demandado" no desconoce de manera expresa la existencia de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA). Por el contrario, las pruebas aportadas por la "Demandante" ponen de presente que el "Demandado" tuvo conocimiento del mejor derecho que le asiste a aquella sobre el nombre de dominio en cuesti�n;
d) El "Demandado" impl�citamente acepta haber pedido al "Demandante" por la transferencia del registro del nombre de dominio un monto superior a aqu�l constituido por el valor de su registro y de su mantenimiento (USD$70.oo), lo cual evidencia su ileg�timo �nimo de lucro;
e) El "Demandado" no manifest� el tipo de actividades a las que se dedica, lo cual hace poco plausible concebir alguna circunstancia en la que pudiese usar leg�timamente el nombre de dominio ;
f) Las anteriores circunstancias ponen de presente que el eventual uso del nombre de dominio por parte del "Demandado", ser�a ileg�timo, pudiendo constituir una violaci�n de las normas que regulan la competencia desleal y una usurpaci�n de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante".
g) Finalmente, el "Demandado" no contest� en tiempo la demanda por lo que se entiende que ha confesado su proceder ileg�timo y de mala fe denunciado por la "Demandante" en su demanda.
Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que la conducta omisiva en cuanto a la ausencia de uso del nombre de dominio por parte del "Demandado", constituye una forma de uso de mala fe.
7. Decisi�n
El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio es id�ntico a las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses leg�timos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" tambi�n ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de �ste es una conducta que tiene una clara connotaci�n de mala fe.
Por todo ello y conforme a los art�culos 4 literal i) y 15 de la "Pol�tica" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio sea transferido a la "Demandante", COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES.
Fernando Triana
Panelista Unico
5 de octubre de 2000
Full & Egal Universal Law Academy