Centro de Mediaci�n y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Transacciones Universales S.A. v. Mario Ariel Castillo Vargas
Caso N� D2000-0484
1. Las Partes
La Parte Demandante es la sociedad TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A., una sociedad an�nima organizada y existente de conformidad con las leyes de la Rep�blica de Guatemala y domiciliada en la ciudad de Guatemala (la "Demandante"), representada legalmente por el señor John Otto Knoke Schlosser, quien act�a en su calidad de Gerente General y Representante Legal, de conformidad con la documentaci�n allegada a la demanda. A requerimiento de la "Demandante", �sta act�a en el presente proceso a trav�s de su abogada Ada Lisette Redondo Aguilera.
La Parte Demandada es el señor MARIO ARIEL CASTILLO VARGAS, residente en la 18 avenida 9-60 zona 6 de la ciudad de Guatemala, Guatemala 01006 (el "Demandado").
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es BANCARED.COM, registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Am�rica, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de Am�rica (el "Registrador").
3. Curso del Procedimiento
El 24 de mayo de 2000 el Centro de Arbitramento y Mediaci�n de la OMPI (el "Centro"), recibi� por v�a electr�nica una demanda de acuerdo a la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Pol�tica"), el Reglamento de la Pol�tica Uniforme de Soluci�n de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 29 de mayo de 2000, el "Centro" recibi� la demanda en copia de papel, con sus anexos.
El 26 de mayo de 2000 el "Centro" requiri� al "Registrador" la confirmaci�n de los datos del registro del dominio BANCARED.COM. El 31 de mayo de 2000 el "Registrador" confirm� que lo ten�a registrado, siendo el "Demandado" el titular del registro del nombre de dominio BANCARED.COM, que estaba vigente el acuerdo de servicio versi�n 4.0 y que el dominio ten�a el status de "activo".
El 2 de junio de 2000 el "Centro" notific� la demanda al "Demandado", junto con la notificaci�n de comienzo del procedimiento. El 6 de junio de 2000 el Centro recibi� la contestaci�n de la demanda. El 7 de junio de 2000 el "Centro" acus� recibo de la contestaci�n de la demanda.
Despu�s de recibir la declaraci�n de independencia e imparcialidad de Fernando Triana, el 20 de junio de 2000, el "Centro" lo design� como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designaci�n a las partes el 22 de junio de 2000 y fijando plazo hasta el 6 de julio de 2000 para que el "Panel" env�e la decisi�n al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Pol�tica" y su "Reglamento".
El "Panel" mediante comunicaci�n transmitida al "Centro" el 29 de junio de 2000, le solicit� a la "Demandante" pruebas adicionales y aclaraciones sobre los fundamentos de hecho y de derecho de su escrito de demanda y de su r�plica. Debido a la antedicha petici�n, se acord� una pr�rroga del t�rmino para emitir el fallo de diez d�as siguientes a la recepci�n de todos los documentos y las aclaraciones solicitadas. El 11 de julio de 2000 la parte "Demandante" envi� su respuesta al requerimiento del "Panel".
El 13 de julio de 2000, por solicitud del "Panel", se corri� traslado de la respuesta al requerimiento al "Demandado", de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del art�culo 10 del "Reglamento". El 14 de julio de 2000 el "Panel" recibi� la comunicaci�n del "Demandado" del 30 de junio de 2000, por medio de la cual �ste le propone a la "Demandante" un acuerdo de transacci�n, el cual nunca se concret�.
El 17 de julio de 2000, la "Demandante" remiti� comunicaci�n dando respuesta a las afirmaciones del "Demandado" del 30 de junio de 2000 y del 13 de julio de 2000. Finalmente, el 18 de julio de 2000, el "Demandado" da respuesta a lo anterior.
El 18 de julio de 2000, el "Panel" le solicita al "Centro" la aclaraci�n acerca de si la versi�n 4.0 del Acuerdo del "Registrador", vigente al momento del registro del nombre de dominio BANCARED.COM, incluye la "Pol�tica" y el "Reglamento". El 24 de julio de 2000, el "Centro" le contesta al "Panel" señalando que en efecto tanto la "Pol�tica", como el "Reglamento" est�n incluidos dentro de la versi�n 4.0 del Acuerdo del "Registrador". El 27 de julio de 2000 se recibe de la "Demandante" un recuento de leyes para admitir y rechazar pruebas, seg�n las leyes de la Rep�blica de Guatemala.
El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Pol�tica" y el "Reglamento".
La "Demandante" es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de la Rep�blica de Guatemala y el "Demandado" es un individuo de nacionalidad Guatemalteca, ambos con domicilio en la ciudad de Guatemala, Rep�blica de Guatemala. La demanda y su contestaci�n se hicieron en idioma español. Por lo tanto, de acuerdo al "Reglamento", Art�culo 11 literal a), el "Panel" resuelve que el procedimiento se tramite en idioma español.
4. Antecedentes de Hecho
El "Panel", ante lo afirmado en la demanda, en la contestaci�n de la demanda, en la r�plica de la "Demandante" y en la contra r�plica del "Demandado" y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:
La "Demandante" fue constituida el 14 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil General de la Rep�blica de Guatemala el 23 de junio de 1993. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera principal los siguientes servicios: "...la administraci�n y centralizaci�n de la informaci�n de las interconexiones electr�nicas de car�cter financieras, burs�tiles, cajeros autom�ticos, terminales punto de ventas y todo tipo de instrumento computadorizado o electr�nico que tenga o pudiera tener relaci�n con ellos o que contribuya a facilitar la pronta y efectiva transmisi�n de informaci�n electr�nica...".
El 25 de junio de 1993, la "Demandante" solicit� ante el Registro de la Propiedad Industrial de la Rep�blica de Guatemala, el registro de la marca BANCARED Y DISEÑO para cubrir: "servicios en asuntos financieros y monetarios, relacionados con los institutos bancarios; servicios de cr�dito que no sean bancos; asuntos monetarios; las interconexiones financieras, burs�tiles, cajeros autom�ticos, terminales punto de venta por la v�a electr�nica o cualquier instrumento computadorizado" servicios de la Clase 36 Internacional.
La solicitud anteriormente descrita, procedi� a registro siguiendo los tr�mites propios de la legislaci�n guatemalteca, inscribi�ndose el 6 de octubre de 1998, bajo el n�mero 92,384 con vigencia de diez años, es decir hasta el 5 de octubre de 2008. La marca registrada por TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA es la siguiente:
La "Demandante" ofrece servicios financieros por medios electr�nicos o Internet, utilizando su marca BANCARED Y DISEÑO. A los servicios prestados por la "Demandante" se puede acceder en las siguientes p�ginas web: -gt, y , las cuales contienen la misma informaci�n, presentaci�n y diseño.
De acuerdo a las manifestaciones de ambas Partes y a lo confirmado por el "Registrador" al "Centro", el "Demandado" es titular del nombre de dominioBANCARED.COM desde el 6 de septiembre de 1997, vigente hasta el 7 de septiembre de 2000.
Este "Panel", ingres� al sitio , y pudo comprobar que el "Demandado" no est� utilizando su nombre de dominio.
De igual forma, la "Demandante" ha realizado publicidad sobre su marca BANCARED Y DISEÑO desde por lo menos el 22 de julio de 1996, de acuerdo a las pruebas aportadas por la misma.
El "Demandado" fue empleado de la empresa CABLENET, S.A. desde el 3 de marzo de 1997 hasta el 31 de mayo de 1998. En el mes de julio de 1997, la empresa CABLENET, S.A. mantuvo relaciones comerciales con la parte "Demandante", seg�n lo acredita la cotizaci�n enviada el 3 de junio de 1997, por Hans Thiel, Gerente General de dicha empresa a Otto Knoke Schlosser, Gerente General de la "Demandante" y la orden de compra del 18 de julio de 1997 emitida por la "Demandante" y dirigida a la mencionada empresa.
5. Alegatos de las Partes
5.1 Demanda
Afirma la "Demandante" que:
Que es una sociedad de nombre comercial BANCARED y que fue constituida el 14 de enero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil General de Guatemala el 23 de junio de 1993. Dicha sociedad se cre� con el prop�sito de ofrecer entre otros, servicios financieros electr�nicos utilizando tecnolog�a reciente.
El 25 de junio de 1993 la "Demandante" solicit� el registro de la marca BANCARED Y DISEÑO para identificar: "Servicios financieros y monetarios, relacionados con los institutos bancarios; servicios de cr�dito que no sean bancos; asuntos monetarios, las interconexiones financieras, burs�tiles, cajeros autom�ticos, terminales punto de venta por la v�a electr�nica o cualquier otro instrumento computarizado", servicios de la Clase 36 Internacional. Dicha solicitud de registro fue concedida el 6 de octubre de 1998, con una vigencia de diez (10) años, es decir hasta el 5 de octubre de 2008.
Desde 1993 hasta la fecha la "Demandante" ha venido utilizando su marca BANCARED Y DISEÑO para promocionar y publicitar los servicios ofrecidos por ella en Guatemala y en Centroam�rica.
La "Demandante" tiene como meta la expansi�n de los servicios electr�nicos por Internet y la promoci�n de la banca digital en Internet en Guatemala y Centroam�rica. De igual forma, la "Demandante" tiene como proyecto futuro prestar sus servicios por medios electr�nicos a consumidores de Guatemala, Centroam�rica, Latinoam�rica y el mundo. Para �stos fines, la "Demandante" precisa reflejar su marca BANCARED Y DISEÑO en el dominio de nivel superior gen�rico .com.
El "Demandado" obtuvo el registro del nombre de dominio BANCARED.COM el 6 de septiembre de 1997, en vigencia del contrato de servicios del "Registrador", versi�n 4.0 y efectu� modificaciones sobre el mismo el 16 de noviembre de 1999, en vigencia del contrato de servicios del "Registrador", versi�n 5.0. La "Demandante" afirma que dado que el "Demandado" realiz� modificaciones al registro en vigencia de la versi�n 5.0 del Acuerdo, la cual incluye la "Pol�tica" y el "Reglamento", �stos le son aplicables.
Poco despu�s de haber registrado el nombre de dominio BANCARED.COM, el "Demandado" contact� telef�nicamente al señor Otto Knoke Schlosser, Representante Legal de la "Demandante" con el fin de venderle a la sociedad "Demandante" dicho nombre de dominio a un precio equivalente al costo del registro, gastos de mantenimiento y de reinscripci�n y otros gastos extras en que hab�a incurrido por el registro.
La "Demandante" no acept� esta oferta, ni las ofertas sucesivas que el "Demandado" le hizo, con el argumento de que es ella la titular del registro marcario.
Adicionalmente, desde 1997 a la fecha el "Demandado" no ha hecho uso del nombre de dominio BANCARED.COM para llevar a cabo actividad alguna.
Teniendo en cuenta que la "Demandante" es la titular del registro de la marca BANCARED Y DISEÑO, de la cual ha venido haciendo un uso leg�timo, y que el ordenamiento jur�dico vigente en Guatemala le otorga el derecho de hacer cesar el uso o imitaci�n indebida de su marca, se encuentra facultada para interrumpir el uso de la marca BANCARED, como el registro del nombre de dominio por parte del "Demandado". M�s a�n si se considera que �ste no se encontraba legitimado para solicitar el registro del nombre de dominio BANCARED.COM, ni para ofrecer dicho registro a la sociedad titular de la marca, es decir a la "Demandante".
El nombre de dominio BANCARED.COM es id�ntico a la marca BANCARED de propiedad de la "Demandante", ya que siendo el ".com" un dominio gen�rico de nivel superior, es una expresi�n inapropiable.
La "Demandante" señala que tiene motivos suficientes para considerar que el "Demandado" no tiene inter�s leg�timo en el nombre de dominio BANCARED, toda vez que desde el 6 de septiembre de 1997, fecha en la cual el "Demandado" obtuvo el registro de dicho nombre de dominio, no lo ha utilizado para actividades comerciales, no comerciales o de cualquier otra naturaleza; no existen evidencias que apunten a que el "Demandado" se encuentra garantizando su presencia comercial o de cualquier �ndole en el Internet; el "Demandado" no ofrece productos o servicios identificados con la marca BANCARED; el titular del nombre de dominio BANCARED lleva m�s de dos años sin haber introducido contenido alguno a dicho nombre; y el nombre de dominio no corresponde a alguna sociedad, empresa, seud�nimo o nombre del "Demandado", lo cual evidencia la falta de inter�s leg�timo del "Demandado" a dicho nombre.
Al respecto, la "Demandante" afirma que s� tiene presencia en la red, tal y como se puede comprobar al ingresar a sus p�ginas web, y que tiene inter�s de obtener el registro de su nombre de dominio en el nivel superior gen�rico ".com", toda vez que �ste designa a las entidades que desarrollan actividades comerciales y tiene una connotaci�n internacional.
Solicita la transferencia del dominio BANCARED.COM a favor de la "Demandante". La "Demandante" cita en apoyo de su pretensi�n el art�culo 4 b) i) de la "Pol�tica", dado que de las circunstancias antes citadas se puede desprender que el "Demandado" adquiri� el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o trasferirlo de alguna manera al titular de la marca, por un valor que supera los costos directamente relacionados con el registro del nombre de dominio, lo cual evidencia la mala fe de aqu�l. La "Demandante" igualmente cita el art�culo 4 b) ii), afirmando que el "Demandado", al registrar el nombre de dominio BANCARED.COM obstaculiz� que la "Demandante" reflejara su marca BANCARED Y DISEÑO en el nivel ".com". Por �ltimo, la "Demandante" alega que el "Demandado" incurri� en al conducta señalada en el art�culo 4 b) iii), al registrar el nombre de dominio de mala fe, con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
Otras alegaciones de la "Demandante" se examinan en el punto 6, abajo.
5.2 Contestaci�n de la Demanda
Alega el "Demandado":
El origen del nombre de dominio BANCARED.COM es un acr�nimo del lema comercial: "Bosques y Areas Naturales para la Conversaci�n del Agua". Por carecer de una preposici�n "-e" usada en los anglicismos para significar electr�nico, se toma la terminaci�n RED, para su identificaci�n de estar en el Internet.
El "Demandado" dice hacer parte de un grupo de personas cuya preocupaci�n principal es los efectos de la contaminaci�n de mantos acu�feros por el crecimiento desordenado y sin control de la industrializaci�n, lo cual se prueba con el hecho de que tambi�n tiene a su nombre el registro del nombre de dominio AGUAPURA.COM.
En el momento en que registr� el nombre de dominio BANCARED.COM, los �nicos nombres de dominio gen�ricos de nivel superior disponibles eran: .COM, .NET y .ORG, lo que determin� que registraran el nombre de dominio con el .COM, que era el que m�s se asimilaba a las actividades por �l desarrolladas.
La "Demandante" hasta ahora ha visto el valor del Internet, por lo que pretende sobreponer los intereses de entidades financieras con poder econ�mico y pol�tico sobre las personas que vieron la oportunidad primero, afrontaron el costo y a�n contin�an en buena fe intentando conciliar la situaci�n.
El "Demandado" señala que en su posici�n de "CEO" del grupo, se encuentra en disposici�n de acatar lo dispuesto por el "Panel", pese que la convenci�n de derechos de autor�a y de propiedad industrial, que se encuentra pendiente de aprobaci�n por su gobierno, proteger�a su autor�a sobre la expresi�n BANCARED.
Reitera que se encuentra en disponibilidad para llegar a un acuerdo con respecto al nombre de dominio BANCARED.COM, siempre que la "Demandante" le reintegre los gastos administrativos incurridos sin ning�n margen de utilidad para �l.
5.3 R�plica de la "Demandante" a la Contestaci�n de la Demanda
Indica la "Demandante" que el "Demandado" no tiene un inter�s leg�timo en el nombre de dominio BANCARED.COM, toda vez que dicha expresi�n no es producto de su creatividad, toda vez que la "Demandante" ha utilizado su marca y nombre comercial BANCARED Y DISEÑO y ha efectuado publicidad sobre la misma desde el momento en que solicit� el registro de su marca en 1993. Desde ese momento la "Demandante" ha venido realizando campañas agresivas de publicidad sobre su marca para dar a conocer los servicios financieros por medios electr�nicos no solo en Guatemala, sino en otros pa�ses de Centroam�rica. Lo anterior, ha llevado a que la marca BANCARED Y DISEÑO goce de reconocimiento en Guatemala y que cualquier residente en la ciudad de Guatemala est� muy familiarizado con dicha marca.
La manifestaci�n del "Demandado" en lo que respecta a la violaci�n de sus derechos de autor sobre la expresi�n BANCARED por parte de la "Demandante" es falsa y puede dar lugar a los delitos de injuria y calumnia.
Teniendo en cuenta que la "Demandante" tiene proyectos relacionados directamente con el Internet, tiene la necesidad de reflejar su marca con el dominio del nivel superior gen�rico ".com", mediante el nombre de dominio BANCARED.COM, del cual es titular el "Demandado".
De otra parte, teniendo en cuenta que el "Demandado" fue empleado de la sociedad CABLENET S.A. durante el per�odo correspondiente al 3 de marzo de 1997 al 31 de mayo de 1998, per�odo dentro del cual �sta sociedad mantuvo relaciones comerciales con la "Demandante", es de suponerse que el señor Mario Ariel Castillo Vargas pudo enterarse de los proyectos de Internet entre las mencionadas sociedades. As�, es probable que de esta forma se le haya ocurrido registrar el nombre de dominio BANCARED.COM para luego venderlo a un precio mayor del que normalmente cuesta un nombre de dominio en Internet en los gTLD al titular de la marca.
Con respecto al grupo, asociaci�n o entidad Bosques y Areas Naturales para la Conservaci�n del Agua (Red), del cual seg�n el "Demandado" se deriva el nombre de dominio BANCARED.COM, la "Demandante" señala que a pesar de que de acuerdo a la legislaci�n vigente en Guatemala, las entidades sin �nimo de lucro deben registrarse ante el Registro de Personas Jur�dicas de la Municipalidad de Guatemala, el "Demandado" no aporta la prueba de dicho registro, ni la prueba de la calidad con la que act�a dentro de dicho grupo, asociaci�n o entidad.
Igualmente, la "Demandante" afirma que es extraño que siendo el grupo Bosques y Areas Naturales para la Conservaci�n del Agua (Red) aparentemente una organizaci�n de car�cter no lucrativo, el nombre de dominio haya sido registrado a favor del "Demandado" y que se haya utilizado el dominio del nivel superior gen�rico ".com", que de acuerdo al documento "Request For Comments" RFC 1591, anexo a la demanda, esta destinado a entidades comerciales. En ese caso aduce que la "Demandante", se debi� registrar el citado nombre de dominio en el nivel gen�rico ".org".
La "Demandante" tambi�n llama la atenci�n sobre el hecho de que dentro del conjunto de asociaciones, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, grupos de personas o individuos quienes trabajan o intercambian informaci�n acerca de la preservaci�n del medio ambiente en Centroam�rica, listados en el sitio no aparece ni el grupo Bosques y Areas Naturales para la Conservaci�n del Agua (Red), ni el "Demandado". De igual forma, el "Demandado" tampoco aparece en forma personal o en representaci�n de dicho grupo la lista que elabora la Comisi�n Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que se anex� por la "Demandante" en su r�plica.
La indeterminaci�n por parte del "Demandado" del precio en la oferta de venta del nombre de dominio BANCARED.COM, deja a su discreci�n el momento y las condiciones del traspaso del nombre de dominio, coloc�ndolo en una posici�n de poder frente a la "Demandante". Esta circunstancia, sumada al hecho de que si la "Demandante" paga al "Demandado" lo que �l estima conveniente en cuanto a gastos administrativos para obtener el registro del nombre de dominio, estar�a incentivando a personas que como el "Demandado", registren signos distintivos notorios previamente registrados ante las Oficinas de Propiedad Intelectual, como nombres de dominio en Internet. La "Demandante" alega que debido al valor comercial que han adquirido los nombres de dominio en Internet, hay personas que con el objeto de obtener una ventaja o ganancia registren como nombres de dominio, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, pretendiendo obtener recompensas en la venta de dichos nombres de dominio a los titulares de los derechos de propiedad industrial. Las anteriores circunstancias devienen en la negativa de la "Demandante" en adquirir del "Demandado" el nombre de dominio, objeto de �sta controversia.
5.4 Contestaci�n a la R�plica por parte del "Demandado" y escritos complementarios subsiguientes
El "Demandado" afirma que:
En el momento en que se hace alusi�n la direcci�n de la sociedad CABLENET estaba a cargo de dos personas y el cuerpo t�cnico tambi�n estaba formado por dos personas, una de las cuales era �l.
El dominio BANCARED.COM fue registrado desde las instalaciones de CABLENET en horas h�biles y enviado a las direcciones IP de OSI, S.A.
Teniendo en cuenta que el procedimiento normal en el registro de un nombre de dominio es enviar al administrador de los servidores un e-mail solicitando la autorizaci�n de instalaci�n del dominio en dicha ubicaci�n f�sica, es evidente que el registro del nombre de dominio BANCARED.COM fue de conocimiento de los directivos de la empresa CABLENET.
Tiempo despu�s, el Ingeniero Robert Duke toma posesi�n como gerente general de CABLENET y el Licenciado Luis Roberto Cobar pasa a ser presidente de dicha empresa. En la propuesta de negocio por escrito el Ingeniero Duke le ofreci� el nombre de dominio al señor Knoke, es decir al Representante Legal de la "Demandante", lo cual evidencia que la empresa CABLENET ten�a conocimiento acerca del registro del nombre de dominio BANCARED.COM.
Los gastos que se pidieron rembolsar eran de $1,200.oo, valor �ste que es menos de la mitad del solicitado al momento de contactar al señor Knoke hace tres años. Dicho monto no refleja deseo de lucro.
En comunicaci�n dirigida al "Demandante" y con copia al "Panel" del 30 de junio de 2000, el "Demandado" manifiesta que estar�a dispuesto a transferir el nombre de dominio en cuesti�n a la "Demandante", siempre y cuando �sta haga una donaci�n a una organizaci�n internacional ecologista por el monto que se considere relacionado al valor del dominio y que se le d� un cheque por un monto de USD$0.1.
Por �ltimo, en comunicaci�n del 18 de julio de 2000, el "Demandado" a trav�s de la señora Ingrid Castillo, persona de su "conocimiento y confianza" reitera que el destino del nombre de dominio siempre ha sido el de una labor no comercial y nunca fue puesto en funciones operativas al haberse sugerido un posible conflicto de intereses. Por lo tanto, la acci�n tomada fue la de contactar telef�nicamente a la "Demandante" para ofrecerle la transferencia del nombre de dominio BANCARED.COM por un valor de $350.oo.
El "Demandado" afirma en esa misma comunicaci�n que recientemente la abogada de la "Demandante" lo contact� a trav�s de su tel�fono celular en dos ocasiones y que en total, han sido cuatro las llamadas intercambiadas a prop�sito del asunto en menci�n. Que la referencia a entidades no se hizo con el fin de evadir responsabilidades, sino para proveer la informaci�n de manera completa. Finalmente, señala el "Demandado" que su propuesta del 30 de junio de 2000 la hizo con base a la resoluci�n del conflicto de dominio "McDonalds � Quitter", como una manifestaci�n de su buena fe.
5.5 Respuesta del "Demandante" y del "Demandado" al requerimiento del "Panel"
Ante el requerimiento del "Panel" de aportar la "Demandante" las pruebas conducentes a demostrar que el "Demandado" contact� en varias oportunidades a �sta para ofrecerle la venta del nombre de dominio a cambio de costos, gastos, recargos y dem�s gastos extras en que hab�a incurrido �ste por el registro, mantenimiento y administraci�n del nombre de dominio BANCARED.COM, la parte "Demandante" señal� lo siguiente:
Como prueba de lo anterior, se encuentra la declaraci�n de la "Demandada" en la Respuesta a la R�plica del 16 de junio de 2000, en la que no solo se hace referencia el hecho de que �sta solicit� la suma de $1,200.oo por concepto de la transferencia del nombre de dominio, sino que manifiesta expresamente que en varias oportunidades, �sta intent� negociar la venta del nombre de dominio con la "Demandante", de lo cual no obtuvo ning�n resultado.
Adicionalmente, la "Demandante" afirma que en una conversaci�n telef�nica sostenida con el "Demandado", �ste le inform� que los gastos administrativos podr�an ascender de $1,500.oo a $2,000.oo, mas otros gastos en los que pudo incurrir y no contabiliz�, como son el "WEB hosting" y otros servicios, sin incluir ventaja o utilidad alguna. Sin bien la "Demandante" no tiene prueba del hecho mencionado, manifiesta que es evidente que el "Demandado" pretend�a obtener una utilidad, por cuanto tal y como consta en la comunicaci�n del "Registrador", que adjunta como prueba, el registro del nombre de dominio ".com" costaba en 1997 la cantidad de $100.oo, lo que correspond�a al registro y a la administraci�n por dos años.
En lo referente a la vigencia del CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 1 de junio de 1968, la "Demandante" aclara que dicho Convenio sigue siendo la legislaci�n vigente en materia de propiedad industrial en Guatemala, junto con los Tratados Internacionales suscritos, aprobados y ratificados por dicho pa�s, tal y como los ADPIC y el Convenio de Par�s para la Protecci�n de la Propiedad Industrial. Ello por cuanto los protocolos de modificaci�n del citado Convenio Centroamericano no han sido aprobados, ni una nueva ley en materia de propiedad industrial ha sido emitida. El "Demandante" aclara que hace referencia al Convenio Centroamericano para la Protecci�n de la Propiedad Industrial, para señalar la aplicaci�n del p�rrafo 4 inciso a) ii) de la "Pol�tica", que establece que el titular de un nombre de dominio esta obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero ("Demandante") sostenga ante un proveedor competente, en cumplimiento del "Reglamento", que aqu�l posee un nombre de dominio id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o servicios sobre que el "Demandante" tiene derechos.
Por �ltimo, en su comunicaci�n del 17 de julio de 2000, la "Demandante" manifiesta que a�n cuando su mayor deseo es solucionar la controversia, �nicamente retirar� la demanda si el "Demandado" transfiere el nombre de dominio BANCARED.COM a nombre de TRANSACCIONES UNIVERSALES S.A. en forma inmediata, gratuita o sin costo, plazo o condici�n alguna.
6. Debate y Conclusiones
6.1 Normas aplicables
El art�culo 15 numeral a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisi�n sobre la base de:
6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
6.1.2 Lo dispuesto en la "Pol�tica" y en el propio "Reglamento";
6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.
La versi�n 4.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye seg�n el "Centro" la "Pol�tica" en vigencia para el "Registrador" desde el 1� de enero de 2000. Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Pol�tica" y a su "Reglamento".
Por otra parte, las partes son residentes en el mismo pa�s, es decir en la Rep�blica de Guatemala, por lo que los principios de derecho aplicables incluyen a los de ese pa�s. El "Panel" ha estudiado para esos efectos el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del 1 de junio de 1968, tal como figura en el sitio web oficial de la SIECA (SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA), , y en particular las siguientes disposiciones: Art�culos 10 (k), 12, 17, 26 (b), 65 y 66 (d).
De igual forma, el "Panel" ha considerado aplicables las siguientes normas del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, suscrito, aprobado y ratificado por la Rep�blica de Guatemala: Art�culo 10 bis 3) 1).
El art�culo 4 (a) de la "Pol�tica" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes t�rminos:
"a. Controversias aplicables. Usted estar� obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:
"i) usted posee un nombre de dominio id�ntico o similar hasta el punto de crear confusi�n con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
"ii) usted no tiene derechos o intereses leg�timos respecto del nombre de dominio; y
"iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe."
En aplicaci�n de los lineamientos citados, a continuaci�n el "Panel" estudiar� y evaluar� los hechos y las alegaciones de cada una de las partes del proceso.
6.2 Identidad o Similitud Confundible
Alega la "Demandante" que el nombre de dominio BANCARED.COM, registrado por el "Demandado" es id�ntico a la marca sobre la que ella tiene derechos.
Al cotejar el "Panel" el nombre de dominio del "Demandado" con la marca BANCARED Y DISEÑO, lo primero que se debe destacar es que �sta marca es de tipo mixto, pues adem�s de su aspecto nominativo, tiene un elemento gr�fico, tal y como fue presentada en el punto 4 de la presente providencia.
El CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su art�culo 12 señala la importancia de establecer el elemento caracter�stico de las marcas que consistan en un diseño o en una etiqueta, en los siguientes t�rminos:
"Art�culo 12. Cuando una marca consista en una etiqueta o diseño, la protecci�n se extender� �nicamente a las palabras, leyendas o signos que la caracterizan, mas no a los t�rminos o signos de uso com�n o corriente en el comercio, la industria o las actividades de servicios."
Dentro del an�lisis de confundibilidad de la marca BANCARED Y DISEÑO tambi�n se debe considerar el hecho de que la misma pueda ser descriptiva de los servicios de la Clase 36 Internacional que identifica. Sin embargo, esto carece de peso en este procedimiento debido a que dentro de la limitada competencia del "Panel" que act�a conforme a la "Pol�tica" y al "Reglamento", no se debe discutir en este procedimiento si la marca puede ser una expresi�n que describa los servicios que pretenda identificar. Es cierto que de acuerdo al CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, art�culo 10 k), no pueden registrarse como marcas, ni como elementos de las mismas:
"k. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos, mercanc�as o servicios que tratan de ampararse con la marca, o sus ingredientes, cualidades, caracter�sticas f�sicas o del uso a que se destinan;"
Sin embargo, la "Pol�tica", en su art�culo 4(a)(i) menciona "una marca de productos o de servicios sobre la que el "Demandante" tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellos registros que consiga acreditar suficientemente el "Demandante", tal y como lo ha sucedido en este caso, pues la "Demandante" ha anexado la copia de su certificado de marca extendido por el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala. De hecho, el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su art�culo 17, establece el sistema atributivo del registro de la propiedad industrial, en los siguientes t�rminos:
"Art�culo 17. La propiedad de una marca se adquiere por el registro de la misma de conformidad con el presente Convenio y se prueba con la Certificaci�n de Registro, extendida por la autoridad competente."
En efecto, el "Panel" no est� habilitado para pronunciarse sobre la validez o invalidez de una marca concedida por la Oficina de Marcas de un determinado pa�s. Los �nicos �rganos competentes para declarar la invalidez de una marca son los del pa�s de registro o los del pa�s del tribunal que resulte competente.
Ahora bien, para efectos de determinar la confundibilidad entre el nombre de dominio BANCARED.COM y la marca BANCARED Y DISEÑO resulta indispensable tener en cuenta los criterios señalados por la doctrina y acogidos reiteradamente por la jurisprudencia. Dichos criterios han sido planteados entre otros, por el autor Jorge Otamendi, quien al respecto señal�:
"La confusi�n puede producirse en tres campos el visual, el auditivo o el ideol�gico
"4.3. Confusi�n visual.
"Es la confusi�n causada por la identidad o similitud de los signos, sean �stos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observaci�n.
"4.4 Confusi�n auditiva.
"Esta confusi�n se da cuando la pronunciaci�n de las palabras tiene una fon�tica similar.
"4.5 Confusi�n ideol�gica.
"4.5.1 Similitud conceptual de palabras.
"Es la que se deriva del mismo parecido contenido conceptual de las marcas..."
Es as� como, para determinar la confundibilidad entre la marca BANCARED Y DISEÑO y el nombre de dominio BANCARED.COM, debemos tener en cuenta que la confusi�n puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideol�gico y que el orden en que se analicen estos aspectos depender� del tipo de marcas de que se trate. Por lo tanto, el examinador, al analizar una marca mixta, debe determinar cual es el elemento que prevalece dentro de ella, atendiendo a la impresi�n de conjunto que despierte la marca, analiz�ndola sucesivamente, coloc�ndose en el lugar del consumidor presunto y teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las expresiones en conflicto.
De igual forma, es de notar que en las marcas mixtas suele prevalecer el aspecto nominativo sobre el gr�fico, en atenci�n a la fuerza expresiva de las palabras, las cuales tienden a ser gravadas en la mente del consumidor que las percibe con mayor facilidad. Lo anterior, no obsta para que en algunas ocasiones el aspecto gr�fico sea el que caracterice a la marca en estudio. Sin embargo, es evidente que en el caso de la marca BANCARED Y DISEÑO, el aspecto nominativo sea el que predomine, dado que el gr�fico se limita a incluir cierto diseño tendiente a destacar a la expresi�n BANCARED.
Resulta pues obvia la coincidencia letra por letra del nombre de dominio de segundo nivel BANCARED con la marca de la "Demandante". Con ello, el "Panel" tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio BANCARED.COM con tal marca. La adici�n de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusi�n a los fines de la "Pol�tica", art�culo 4 a) i) pues esta es una part�cula correspondiente al nivel superior de dominio gen�rico.
Existe identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.
Aunque la marca de la "Demandante" contiene junto con la denominaci�n BANCARED algunos elementos de diseño, debe aclararse que puesto que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ning�n tipo de elemento gr�fico, la identidad existe siempre que las denominaciones as� lo sean, con independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes.
En consecuencia, el "Panel" encuentra que el nombre de dominio BANCARED.COM es id�ntico a la marca BANCARED Y DISEÑO de la "Demandante".
6.3 Derechos e Intereses Leg�timos Respecto del Nombre de Dominio
La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio BANCARED.COM. Esto no ha sido espec�ficamente contestado por el "Demandado" como era su obligaci�n conforme al art�culo 5(b)(i) del "Reglamento".
El "Demandado" atribuye el origen del nombre de dominio BANCARED.COM a un acr�nimo del lema del grupo ambientalista que aparentemente preside "Bosques y Areas Naturales para la Conservaci�n del Agua" y que la expresi�n RED se la coloc� dado que en el idioma Español no existe la preposici�n ".e", que en Ingl�s significa: electr�nico. Sin embargo, se abstiene de aportar las pruebas de la existencia de dicho grupo o de la calidad de "CEO", con la que afirma obrar.
A�n cuando, el "Demandado" afirma que el grupo que preside desarrolla actividades no comerciales o no concurrenciales, nada obra dentro del expediente que apoye esa manifestaci�n, lo que implica que la presunci�n de finalidad concurrencial, propia del derecho de competencia desleal no fue desvirtuada por el "Demandado". Acerca de esta presunci�n, el doctrinante Jos� Masager en su obra "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Editorial Civitas, Madrid, 1999, p�gina 124, señal� lo siguiente:
"�de otro lado, la presunci�n de finalidad concurrencial se ha formulado sin restricci�n alguna desde un punto de vista subjetivo y por tanto, vale tanto para los operadores econ�micos profesionales, como para aquellos que intervienen en el mercado de forma espor�dica o para la satisfacci�n de necesidades econ�micas e individuales, as� como vale tanto para los que desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que lleven a cabo actividades cient�ficas, deportivas, caritativas�"
As� mismo, en sus numerosos escritos, el "Demandado" no ofrece ning�n dato relativo a su profesi�n, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ning�n otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no comercial o concurrencial.
Teniendo en cuenta que el "Demandado" se identifica como parte de un grupo ambientalista, llama la atenci�n al "Panel" que el dominio de nivel superior escogido haya sido el ".com" y no el ".org", el cual igualmente se encontraba disponible en la fecha en la que aqu�l registr� el nombre de dominio BANCARED.COM y se adecuaba mejor a la naturaleza y finalidades del grupo ambientalista de la que aparentemente hace parte el "Demandado". De igual forma, es sorprendente el hecho de que a pesar de que el "Demandado" afirma actuar a nombre del mencionado grupo ambientalista, el nombre de dominio haya sido registrado en su propio nombre. Estas situaciones que fueron señaladas de manera reiterada por la "Demandante" en sus escritos y no fueron contra argumentadas por el "Demandado" en ninguno de sus escritos.
Tambi�n llama la atenci�n el hecho de que el "Demandado" haya registrado otros nombres de dominio, tales como: "", "", "", "", "" y "", en su propio nombre y en el mismo d�a y en los d�as subsiguientes a aqu�l en el que solicit� el registro del nombre de dominio objeto del conflicto. Es de notar, que con la excepci�n del dominio "", en cuya p�gina aparece una breve informaci�n concerniente al tema del medio ambiente y en la que se hace referencia a informaci�n que ser�a presentada con posterioridad, dichos dominios no se encuentran activos. Las anteriores afirmaciones han sido debidamente probados por la parte "Demandante" y no fueron contestados en debida forma por el "Demandado", lo cual constituye un indicio grave en su contra.
Ese registro en masa de nombres de dominio poco hace para probar que el "Demandado" tenga derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. Por el contrario, lo que el hecho mencionado induce a pensar es que el "Demandado" en un momento dado decidi� registrar dichos nombres de dominio con fines especulativos. En particular, y como lo aduce la "Demandante" y no lo niega el "Demandado", �ste no se encuentra legitimado para el uso del nombre "BANCARED" por no ser titular de ninguna marca "BANCARED", ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. Al respecto, el CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su art�culo 26, señala lo siguiente:
"El propietario de una marca registrada tendr� los derechos siguientes:
"�.
(b) Hacer cesar el uso o imitaci�n indebida de aqu�lla;�"
Es as�, como la disposici�n antes citada le otorga al titular de un registro marcario la facultad de impedir los actos de imitaci�n o el uso que un tercero realice sobre su marca. Esto implica que correlativamente quien use o imite una marca registrada por una persona, no se haya legitimado para ello.
En el �mbito de la competencia desleal, el art�culo 10 bis del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL proh�be los actos de confusi�n en los siguientes t�rminos:
"En particular deber�n prohibirse:
"1) Cualquier acto capaz de crear confusi�n, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y comercial."
De igual forma, El CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en su art�culo 65 define la competencia desleal en los siguientes t�rminos:
"Art�culo 65. Sin perjuicio de lo prescrito en las leyes penales de los Estados Contratantes, para los efectos de este Convenio se entiende por competencia desleal todo acto o hecho engañoso que como los que contempla el art�culo 66, se realice con la intenci�n de aprovecharse indebidamente de las ventajas que otorgan las marcas, nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda en perjuicio del titular de las mismas o del p�blico consumidor."
El art�culo 66 del mencionado Convenio por su parte, consagra una lista enunciativa de las conductas que pueden ser consideradas de competencia desleal, previendo en su literal (d) lo siguiente:
"Art�culo 66. Para los fines del presente Convenio constituir� competencia desleal la realizaci�n por cualquier persona de actos como los siguientes:
"�
"d. La reproducci�n a�n parcial, de los elementos gr�ficos o fon�ticos de una marca ajena, sin la autorizaci�n de su propietario; �"
Por lo tanto, quien incurra en esta prohibici�n, estar� en una posici�n ileg�tima frente al titular del registro marcario.
Adem�s el "Demandado" no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominaci�n BANCARED.COM para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al tratar de acceder al sitio .
De otra parte, la "Demandante" si bien no prob� la notoriedad de su marca BANCARED Y DISEÑO, s� logr� demostrar un uso y una publicidad masiva en Guatemala por lo menos desde el año 1996, es decir, meses antes a que el "Demandado" obtuviera el registro del nombre de dominio en cuesti�n. Igualmente, se debe tener en cuenta que la marca BANCARED Y DISEÑO fue solicitada por la "Demandante" desde el 25 de junio de 1993, a�n cuando su inscripci�n en el Registro de la Propiedad Industrial de Guatemala solo se efectu� hasta el 6 de octubre de 1998.
Al respecto, es de notar que el "Demandado" en ning�n momento niega conocer la marca BANCARED Y DISEÑO, ni los servicios identificados con dicha marca, a pesar de que es evidente de que el registro de dicha marca fue posterior al registro de su nombre de dominio.
Es as� como, desde el momento de su registro el nombre de dominio BANCARED.COM no ha sido utilizado por parte del "Demandado" para identificar servicios financieros a trav�s de Internet, ni para distinguir cualquier otro servicio o producto. A pesar de que el "Demandado" afirma que esto se debe al conflicto entre dicho nombre de dominio y la marca BANCARED Y DISEÑO, no explica suficientemente esta situaci�n toda vez que fue �l mismo quien le ofreci� a la "Demandante" la transferencia del dominio. El "Demandado" tampoco explica la finalidad que tuvo al registrar el nombre de dominio en cuesti�n, ni la raz�n por la cual considera que se encontraba legitimado para registrarlo, lo que induce necesariamente al "Panel" a dudar que tenga derechos o intereses leg�timos sobre el mismo. El "Demandado" ni en su contestaci�n a la demanda, ni en los escritos subsiguientes, se molesta siquiera en referirse a ese punto, habida cuenta de lo dispuesto por el art�culo 5 b) i) del "Reglamento" (carga de contestar espec�ficamente a las alegaciones del "Demandante"). Ello constituye una presunci�n desfavorable en contra del "Demandado" en cuanto a la posible existencia de derechos e intereses leg�timos propios de �ste en relaci�n con el dominio BANCARED.COM.
Finalmente, el art�culo 4 (c) de la "Pol�tica" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus leg�timos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:
"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaci�n, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaci�n con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
"ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaci�n) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
"iii) usted hace un uso leg�timo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenci�n de desviar a los consumidores de manera equ�voca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuesti�n con �nimo de lucro."
Si bien las causales enumeradas son enunciativas y no taxativas, el "Demandado" no ha provisto al "Panel" de las pruebas que evidencien que se encuentra en alguna de dichas situaciones, lo cual lo justificar�a para tener alg�n inter�s leg�timo en el nombre de dominio en cuesti�n.
Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de su marca BANCARED Y DISEÑO o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresi�n, as� como el hecho de que la expresi�n BANCARED realmente no guarda relaci�n con el nombre o las actividades del "Demandado", el "Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses leg�timos sobre el nombre de dominio BANCARED.COM.
6.4 Registro de Mala Fe
Mucho se ha discutido acerca de si para que surja la obligaci�n de sometimiento al procedimiento administrativo señalado en el art�culo 4 (a) de la "Pol�tica", es necesario que se cumplan todos las situaciones all� establecidas. Es decir, la semejanza o confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca, la falta de legitimidad del titular del registro del nombre de dominio respecto de dicho dominio y la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.
El hecho de que en la enumeraci�n de las circunstancias se haya utilizado la conjunci�n "y" indica que el "Demandante" debe probar la ocurrencia de las tres causales. As� fue interpretado por el Panel Administrativo de la OMPI, en el Caso No. D99-0001. En el p�rrafo 6 de dicha Decisi�n, el Panel Administrativo se refiere a la historia legislativa de la "Pol�tica" y en particular al Segundo Reporte de Implementaci�n de Documentos para dicha "Pol�tica" e indica que hubo comentarios de parte de la INTA ("International Trademark Association") y de varios propietarios de marcas, tendientes a abogar por ampliar la definici�n de registro de mala fe o abusivo, incluyendo de manera independiente tanto los casos de registro de mala fe, como los de uso de mala fe, en vez de exigir la coincidencia de ambas circunstancias. Esto, en atenci�n a que se ha visto que los piratas de la red o "cybersquatters" muchas veces registran numerosos nombres de dominio, sin usarlos, lo cual evitar�a la aplicaci�n del procedimiento administrativo, a la luz de la interpretaci�n antes anotada. A�n cuando este argumento parece tener m�rito, tal y como lo señala el Panel Administrativo en el caso antes citado, implicar�a un cambio en la "Pol�tica". Sin embargo, tanto el Reporte de la OMPI, como recomendaciones hechas por los registradores, requirieron el cumplimiento del registro y el uso de mala fe para la procedencia del procedimiento administrativo.
Hecho el anterior pre�mbulo, la "Demandante" afirma que el dominio BANCARED.COM ha sido registrado y usado de mala fe, y que fue registrado con la �nica y exclusiva intenci�n de venderlo por un precio m�s elevado que el que le cost� adquirirlo al "Demandado". La "Demandante" afirma tambi�n en su demanda que poco despu�s de haber efectuado el registro del nombre de dominio BANCARED.COM, el "Demandado" contact� telef�nicamente al señor Otto Knoke Schlosser, Representante Legal de la "Demandante" con el fin de venderle el nombre de dominio en cuesti�n a un precio indeterminado, que cubrir�a: costo, gastos los recargos y dem�s gastos extras en que �l hab�a incurrido, por el registro, mantenimiento y la administraci�n del nombre de dominio mencionado.
Empero, �sta afirmaci�n de la "Demandante" carece de sustento probatorio. A pesar del requerimiento del "Panel", la "Demandante" no arrim� prueba documental o testimonial, as� sea rendida ante Notario P�blico, de las supuestas llamadas telef�nicas hechas por el "Demandado" para vender el dominio tan pronto lo obtuvo. En comunicaci�n del 27 de julio de 2000, la "Demandante" manifest� al "Panel" su imposibilidad de grabar las conversaciones telef�nicas sostenidas con el "Demandado", toda vez que la legislaci�n en Guatemala proh�be esta pr�ctica. Al respecto, debemos resaltar que el "Panel" en ning�n momento ha exigido que se le presenten grabaciones de las conversaciones telef�nicas sostenidas entre el "Demandante" y el "Demandado", dado que es consciente de la prohibici�n que reposa sobre �sta pr�ctica. Sin embargo, el "Panel" deja en claro que el "Demandante" no aport� ni siquiera, por ejemplo, una prueba testimonial rendida por su Representante Legal ante un Notario P�blico, que hubiese podido sustentar sus afirmaciones en este sentido.
No obstante lo anterior, en el escrito del 6 de junio de 2000, el "Demandado" confiesa que: "los gastos que pidi� rembolsar a la fecha son de $1200.oo y que eran menos de la mitad en el momento de contactar al señor Knoke hace m�s de tres años". Posteriormente, en su comunicaci�n del 30 de junio de 2000, el "Demandado" manifiesta que estar�a dispuesto a transferir el nombre de dominio a cambio de una donaci�n a una organizaci�n internacional ecologista por el monto que se considere relacionado al valor del dominio y un cheque por valor de $0.1 a su favor. Por �ltimo, en su escrito del 18 de julio de 2000, el "Demandado" s� afirma que han sido cuatro las llamadas telef�nicas realizadas con motivo del conflicto y el valor de los gastos que deb�an ser reembolsados por concepto de la transferencia del nombre de dominio BANCARED.COM era por la suma de $350.oo.
Es as�, como si bien el "Demandado" no reconoce expresamente que haya adquirido el nombre de dominio materia del conflicto con la intenci�n de venderlo, es claro que por lo menos en momentos posteriores a la obtenci�n del registro respectivo, estaba dispuesto a transferirlo a cambio de una contraprestaci�n econ�mica superior a la suma de USD$100.oo, correspondientes a lo que dicho registro cost�, seg�n la prueba allegada por la "Demandante".
Con lo dicho el "Panel" considera que el "Demandado" no s�lo no ha negado su exigencia a la "Demandante" de una suma superior a "los costos diversos documentados que est�n relacionados directamente con el nombre de dominio" (art�culo 4 b) i) de la "Pol�tica"), sino que directamente la reconoce.
En lo concerniente al Registro del nombre de dominio BANCARED.COM hecho de mala fe por parte del "Demandado", tambi�n se debe resaltar el hecho de que �ste fue empleado de la empresa CABLENET, tal y como consta de las pruebas aportadas por la "Demandante" y por las afirmaciones del "Demandado". Esta empresa mantuvo relaciones comerciales con la "Demandante", motivo por el cual aqu�l pudo llegar a conocer las intenciones de la "Demandante" de hacer uso de su marca BANCARED Y DISEÑO en el Internet. Ello se corrobora con el hecho aducido por el "Demandado", de que al tiempo en que se presentaron los hechos CABLENET contaba con tan solo cuatro empleados, uno de los cuales era �l.
El "Demandado" aleg� sin probarlo que el nombre de dominio BANCARED.COM es producto de su creatividad. As� mismo, el "Demandado" tampoco neg� conocer a la "Demandante", ni a los servicios prestados por ella e identificados con la marca BANCARED Y DISEÑO. Obviamente, de haber tenido el "Demandado" derechos o intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, �l podr�a haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el "Demandado" no tiene ni derechos ni intereses leg�timos sobre el nombre de dominio, tal y como qued� establecido en el punto 6.3 arriba.
El "Demandado" tambi�n afirm� que hab�a ofrecido al "Demandante" la transferencia del nombre de dominio en cuesti�n a cambio de $350.oo, que cubrir�an los gastos efectuados por �l en la obtenci�n y administraci�n de dicho dominio. Sin embargo, no acredit� ante el "Panel" cu�les fueron esos gastos, por lo que resta concluir que al ser dicha suma superior al valor de $100.oo, señalado por el "Registrador" como el valor del registro de un nombre de dominio y su mantenimiento por dos años, en prueba aportada por la "Demandante", el "Demandado" incurri� en lo establecido en el art�culo 4 b) i) de la "Pol�tica" por cuanto, el valor cobrado, as� este no sea manifiestamente exagerado, supera los costos documentados del registro del dominio BANCARED.COM en el año de 1997.
La "Demandante" aport� con su R�plica pruebas que evidencian la publicidad que por lo menos desde el año de 1996 ha venido realizando sobre su marca BANCARED Y DISEÑO. Igualmente aport� las pruebas indiciarias del conocimiento que pudo tener el "Demandado" de la existencia de dicha marca y de los planes de su titular, TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA, de incursionar en el Internet. El "Demandado" sab�a o al menos deb�a saber de la existencia de los servicios distinguidos por la marca BANCARED Y DISEÑO. Por lo tanto, registrar como nombre de dominio una expresi�n confundible o id�ntica con una marca registrada impide que el titular marcario refleje la marca en el nombre de dominio correspondiente.
La "Pol�tica", en su art�culo 4 b) ii), requiere que el "Demandado" "haya desarrollado una conducta de esa �ndole". El "Panel" considera que el "Demandado", al conocer las circunstancias de titularidad y uso de la marca ajena a la que es id�ntica el dominio, y registrarlo sin derechos ni intereses leg�timos propios, ha incurrido en una conducta de tal �ndole, con lo que se determina que el requisito descrito se encuentra presente.
El "Demandado" tambi�n ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la "Pol�tica", en su art�culo 4 b) iii) que dice: "Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".
A todas luces, el "Demandado" no es un "competidor" de la "Demandante". Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbaci�n, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aqu� la perturbaci�n se ha realizado para hostigar a la "Demandante" y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del "Demandado" con el citado art�culo 4 b) iii) de la "Pol�tica" queda enmarcada, as� como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.
El "Panel" concluye por lo tanto, que la "Demandante" ha probado la circunstancia del art�culo 4(b)(i) de la "Pol�tica".
De otra parte, la finalidad de lucro ileg�timo por la venta del nombre de dominio no agota las circunstancias de registro de mala fe, que han sido enumeradas s�lo como ejemplo en la "Pol�tica". Que el "Demandado" haya registrado un nombre de dominio ".com", de uso comercial de acuerdo al "Request for Comments 1591", cuando al mismo tiempo afirma que BANCARED corresponde a una organizaci�n ambientalista, habla de una inconsecuencia inadmisible en quien dice obrar de buena fe. Si hubiese sido consecuente el "Demandado" con lo que ha afirmado en sus escritos, durante el presente procedimiento, entonces no deber�a haber pensado en registrar un nombre de dominio ".com", destinado a un uso comercial, dado que seg�n �l mismo ha afirmado la organizaci�n que preside no tiene fines comerciales.
Adem�s, la falta de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", desde el momento mismo de su registro, no solo pone de presente que dicho "Demandado" no lo requiere para el desarrollo de sus actividades, sino que confirma que el registro ha sido hecho manifiestamente con la intenci�n de impedirle al titular de la marca el uso de dicho dominio, logrando consolidar un poder de negociaci�n sobre aqu�l. Como se vio, el "Demandado" no ha probado derechos ni intereses leg�timos propios sobre el nombre de dominio, ni mucho menos alg�n inter�s legitimo como, por ejemplo, "realmente querer ilustrar" al p�blico sobre el cuidado del medio ambiente.
Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que el nombre de dominio BANCARED.COM ha sido registrado de mala fe.
6.5 Utilizaci�n de Mala Fe
Reprocha la "Demandante" al "Demandado" la falta de utilizaci�n leg�tima del nombre de dominio BANCARED.COM por m�s de dos años, trat�ndose de un nombre de dominio id�ntico o engañosamente similar a la marca BANCARED Y DISEÑO, de la cual es titular aqu�lla.
Coincidentemente con lo alegado por el "Demandante", este "Panel" ha constatado mediante una visita independiente realizada el 30 de junio de 2000 al sitio web que no es posible lograr el acceso a p�gina alguna.
Al respecto, la "Demandante" trae a colaci�n la opini�n del Panelista Unico, Roberto A. Bianchi, quien en la decisi�n del Panel Administrativo presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediaci�n de la OMPI en el caso No. D2000-0143, señal� lo siguiente:
"Por otra parte, mantener meses despu�s del registro el sitio "en construcci�n" cuando el nombre de dominio es id�ntico o confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy conocida en el pa�s demandado y provocando la posibilidad de confusi�n a los navegantes de la WEB que deseen conectarse con el sitio del demandante �sin aclararles que su conexi�n no se ha hecho con un sitio del demandante- representa un uso evidente de la mala fe. En consecuencia, el panel determina que el nombre de dominio ha sido usado y se usa de mala fe por el demandado."
En efecto, el nombre de dominio BANCARED.COM no conduce a una p�gina web o a cualquier otra presencia en el Internet. No existe prueba alguna que apunte a que una p�gina web u otra presencia en el Internet est�n en proceso de construcci�n para ser utilizados con dicho nombre de dominio. Tampoco hay prueba que evidencie que se est� realizando publicidad o promoci�n del nombre de dominio. Sin embargo, tal y como fue expuesto en el punto 6.4, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino ampliado a una falta de uso. Es as�, como es posible que dadas las circunstancias, la inactividad del demandado pueda llevar a considerar que se encuentra usando el nombre de dominio de mala fe. As� fue reconocido por el Panel Administrativo en el caso No. D2000-003, a prop�sito del registro del nombre de dominio TELSTRA.ORG. Adicionalmente, el art�culo 4 b) de la "Pol�tica" reconoce expresamente que la enumeraci�n de las pruebas del registro y utilizaci�n de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: "las circunstancias siguientes, entre otras,..."
El "Panel" considera que en el caso en cuesti�n, la falta de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", sin la debida justificaci�n por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe. Las circunstancias particulares del caso en estudio, que llevan al "Panel" a la anterior conclusi�n son las siguientes:
a) El "Demandante" ha demostrado que su marca BANCARED Y DISEÑO, la cual es id�ntica al nombre de dominio BANCARED.COM, ha sido objeto de extensa publicidad, por lo que es ampliamente conocida en Guatemala y en otros pa�ses Centroamericanos;
b) El "Demandado" no provey� al "Panel" de prueba alguna que evidenciara siquiera sumariamente que actu� o ha actuado de buena fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuesti�n;
c) El "Demandado" no desconoce de manera expresa la existencia de la marca BANCARED Y DISEÑO. Por el contrario, las pruebas aportadas por la "Demandante" ponen de presente que mediante la relaci�n laboral del "Demandado" con la empresa CABLENET, �ste pudo haber tenido conocimiento de la existencia de los planes de la "Demandante" para incursionar en el Internet utilizando su marca.
d) El "Demandado" acepta haber pedido al "Demandante" por la transferencia del registro del nombre de dominio un monto superior a aqu�l constituido por el valor de su registro y de su mantenimiento, lo cual evidencia su �nimo de lucro.
e) El "Demandado" no manifest� el tipo de actividades a las que se dedica. A pesar de que dice actuar en calidad de "CEO" del grupo "Bosques y Areas Naturales para la Conservaci�n de las Aguas", no aport� prueba alguna que sustentara estas afirmaciones, lo cual hace poco plausible concebir alguna circunstancia en la que pudiese usar leg�timamente el nombre de dominio BANCARED.COM.
f) Las anteriores circunstancias ponen de presente que el eventual uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", ser�a ileg�timo, pudiendo constituir una violaci�n de las normas que regulan la competencia desleal y una usurpaci�n de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante".
Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que la conducta omisiva en cuanto a la ausencia de uso del nombre de dominio BANCARED.COM por parte del "Demandado", constituye una forma de uso de mala fe.
7. Decisi�n
El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio BANCARED.COM es id�ntico a la marca BANCARED Y DISEÑO de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses leg�timos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" tambi�n ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de �ste es una conducta que tiene una clara connotaci�n de mala fe.
Por todo ello y conforme a los art�culos 4 i) y 15 de la "Pol�tica" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio BANCARED.COM sea transferido a la "Demandante", TRANSACCIONES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA.
Fernando Triana
Panelista Unico
2 de agosto de 2000
Full & Egal Universal Law Academy